Apelação/Remessa Necessária Nº 5017290-36.2021.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Evento 50) contra a r. sentença (Evento 44, sentença integrativa no Evento 60) proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta em face do Apelante e de EPEX LTDA por EPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 913.174.998, referente à marca mista “EPEX”, depositado para assinalar os produtos da classe internacional 06.

O MM. Juízo, após acolhimento de embargos de declaração, julgou o pedido procedente, homologando o reconhecimento da procedência do pedido pelo INPI, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

Em sua apelação, o INPI se insurge apenas contra sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, alegando que atuou como interveniente e reconheceu a procedência da demanda desde a contestação, pelo que não deveria ter sido condenado às despesas de sucumbência.

Contrarrazões da Apelada EPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA pugnando pela manutenção integral da sentença (Evento 97).

Determinação de redistribuição dos autos por incompetência da Sexta Turma Especializada (Evento 7/TRF).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (Evento 14/TRF). 

É o relatório. Sem revisão.

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Apelação/Remessa Necessária Nº 5017290-36.2021.4.02.5101/RJ

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Evento 50) contra a r. sentença (Evento 44, sentença integrativa no Evento 60) proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta em face do Apelante e de EPEX LTDA por EPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 913.174.998, referente à marca mista “EPEX”, depositado para assinalar os produtos da classe internacional 06.

O MM. Juízo, após acolhimento de embargos de declaração, julgou o pedido procedente, homologando o reconhecimento da procedência do pedido pelo INPI, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

Para efeito de exame do cabimento do duplo grau de jurisdição obrigatório, deve ser considerado tanto o proveito econômico quanto a condenação. A sentenca, embora tenha homologado o reconhecimento da procedência pelo INPI, também condenou a autarquia ao pagamento das despesas sucumbenciais, representando-lhe prejuízo econômico. Deste modo, deve ser conhecida a remessa necessária.

No mérito recursal, entendo que assiste razão ao INPI.

Em seu apelo, o INPI requer sua exoneração da obrigação de pagar as verbas sucumbenciais, o que inclui os honorários advocatícios para a parte autora. Alega que, por ter se manifestado desde a contestação favorável ao acolhimento dos pedidos iniciais, não pode ser condenado em honorários sucumbenciais pois não resistiu à pretensão autoral.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados sobre o tema, vem decidindo que a legitimidade processual do INPI tem caráter sui generis, na medida em que sua atuação é obrigatória em demandas de nulidade de marca e tem por finalidade a proteção da concorrência e dos consumidores, e não a defesa de interesse individual do Instituto.

Desta forma, a análise da legitimidade do INPI é dinâmica: em cada demanda deve-se tomar em consideração a conduta  processual  inicialmente  adotada  pelo Instituto, “para além da tradicional avaliação in status assertionis”, ou seja, à luz das afirmações do autor na inicial, em conformidade com a teoria da asserção.

No presente caso, o INPI posicionou-se, em sede de contestação, favoravelmente à procedência do pleito. Deste modo, a autarquia não responde pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples (REsp1.264.644/RS, rel. min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 09/08/2016)

Neste sentido, transcreve-se o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA JURISDICIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. POSIÇÃO DO INPI. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS AO ASSISTENTE ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM.
I. Controvérsia em torno da possibilidade de serem arbitrados honorários recursais em favor do INPI quando do provimento de apelação por ele interposta em demanda anulatória de registro de desenho industrial julgada procedente, sendo acolhidos os pedidos formulados pela parte autora.
II. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem explicitou, no julgamento dos embargos de declaração, o motivo pelo qual entendeu ser descabida a fixação de honorários recursais.
III. Nas ações anulatórias de direito de propriedade industrial, a pretensão do autor se volta não apenas contra o titular do direito, mas também contra ato administrativo do INPI, a quem compete examinar os requisitos e conceder o direito de exclusividade temporária conferido pelo Estado.
IV. Eventualmente, porém, a depender da causa de pedir e dos pedidos formulados pelo autor, o INPI pode vir a ocupar a posição de assistente especial, quando então não serão devidos honorários advocatícios aos seus patronos.
V. Os honorários advocatícios apenas podem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando eles tiverem sido fixados desde a origem. Precedentes.
VI. Caso concreto em que os honorários foram fixados na origem, porém apenas ao autor, e não ao INPI.
VII. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 1.865.156/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 8/9/2020.)

Assim, merece prosperar o recurso de apelação interposto pelo Instituto, uma vez que, no presente caso, o INPI atua na condição de assistente especial, indiferente aos interesses das partes, o que implica afastar sua condenação nas verbas sucumbenciais.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso e à remessa necessária, apenas para afastar a condenação do INPI ao pagamento de verbas sucumbenciais.

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Apelação/Remessa Necessária Nº 5017290-36.2021.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA e apelação. reconhecimento da procedência dos pedidos autorais. não cabimento de CONDENAÇÃO DO INPI EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

- Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta em face do Apelante e de EPEX LTDA por EPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 913.174.998, referente à marca mista “EPEX”, depositado para assinalar os produtos da classe internacional 06. O MM. Juízo, após acolhimento de embargos de declaração, julgou o pedido procedente, homologando o reconhecimento da procedência do pedido pelo INPI, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

- Remessa necessária conhecida face a condenação do INPI ao pagamento das verbas sucumbenciais.

- Quando manifesta-se favoravelmente à pretensão autoral, o INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL passa a adotar a posição de assistente simples, pelo que não deve ser condenado em honorários sucumbenciais. Precedente jurisprudencial.

- Apelação e remessa necessária providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR provimento ao recurso e à remessa necessária, apenas para afastar a condenação do INPI ao pagamento de verbas sucumbenciais, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2023.

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001298419v6 e do código CRC 9d2395d0.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/03/2023

Apelação/Remessa Necessária Nº 5017290-36.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

PRESIDENTE: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário