Apelação Cível Nº 5020944-02.2019.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA, em face da sentença do juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 156/JFRJ), datada de 01/08/2022, que julgou procedente, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, pretensão autoral de  nulidade da patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 para "disposição aplicada em pino central para alto-falante com anel dissipador de calor", condenando, a apelante, em custas e honorários advocatícios de sucumbências, em favor da apelada, SEVEN DRIVER ÁUDIO LTDA., no percentual de 18% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante art. 85, §2º, do CPC/2015.

O juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral por entender que: Requisitos de Patenteabilidade do MU 8902361-7: Novidade- (i) "No presente caso, o Perito, ao responder ao primeiro quesito do Juízo, atestou que a anterioridade relacionada como D5 (trecho referenciando o estado da técnica em US2006/0018503 A1) antecipa todas as características de proteção da patente anulanda, conforme consignado na seção 6.d do laudo, a seguir transcrita: 'A análise empreendida identificou nas anterioridades apresentadas, antecipação ou revelação de todos os elementos caracterizantes da solução técnica reivindicada em documento único, conforme orienta a Resolução Nº 169/2016. O trecho referenciando o estado da técnica em US2006/0018503 A1, descrito em D5, ilustra uma configuração de alto-falante (parte inferior apenas) em que é demonstrado um anel de curto-circuito (S2), inserido na borda superior escalonada do polo central (3), neste caso, antecipando completamente os elementos caracterizados em R1.a, R1.b e R1.c. Assim, considerando o disposto no art.11 da LPI, pode-se afirmar que o conteúdo da matéria reivindicada na patente não é novo, pois está integralmente descrito em D5'"; (ii) "Ressalto que o INPI, órgão técnico e imparcial, em sua última manifestação nos processos (A, evento 149; B, evento 117), corroborou tal conclusão do laudo pericial pela falta de novidade"; (iii) "Assim, com fundamento nas conclusões do laudo pericial elaborado por profissional capacitado e de confiança, que atua com absoluta imparcialidade, bem como na opinião técnica do INPI, este Juízo fica totalmente convencido do não atendimento ao requisito de novidade pela patente de modelo de utilidade MU 8902361-7";  Ato Inventivo e Melhoria Funcional- (iv) "Ao responder ao quarto e quinto quesitos do Juízo, a perícia afirmou que a modificação trazida pelo objeto do MU8902361-7 não importa em nova forma ou disposição do objeto de uso prático (ou parte deste), que não seja decorrência de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, para um técnico no assunto, e nem melhoria funcional do uso ou fabricação do objeto de uso prático protegido, pois 'o efeito de condução térmica do polo para o anel e dissipação de temperatura por este decorre de maneira direta do estado da técnica'; (v) "A opinião técnica do INPI se manteve após a produção da prova pericial, tendo a autarquia concordado com o teor do laudo quanto à falta de ato inventivo e dos esclarecimentos (A, eventos 132 e 149; B, eventos 105 e 117)"; (vi) De fato, considerando que o problema técnico descrito no quadro reivindicatório consiste em excessivo calor na região de formação do campo magnético do alto-falante, e que a solução apresentada pela MU880716-2 consiste na inserção de um anel na borda escalonada da extremidade superior do pino central, é fácil perceber que, além de todas as características reivindicadas estarem presentes em D5, os documentos D1, D2 e D6 também trazem o uso de um anel, de material de maior condutibilidade térmica, cujo efeito técnico pleiteado pode ser esperado, já que as mesmas características físicas estão presentes. Não é possível perceber, portanto, qualquer nova forma ou disposição, e muito menos qualquer melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto, tal como reivindicado na MU880716-2"; (vii) "Quanto às irresignações apontadas pela empresa ré, considero que a menção, no laudo pericial, a 'atividade inventiva' ao invés de 'ato inventivo', em poucas oportunidades, não implicou em prejuízo à compreensão do laudo nem em desvirtuamento do seu conteúdo, pois claramente o Perito realizou a análise do objeto da perícia segundo os requisitos afetos a patentes de modelo de utilidade - e não a patentes de invenção"; (viii) "Assim, levando em consideração toda a documentação colacionada aos autos, e em concordância com as conclusões técnicas do laudo pericial e do INPI, entendo que a patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 não preenche os requisitos de ato inventivo e melhoria funcional, dado que sua construtividade  resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante das anterioridades D1, D2, D5 e D6"; Aplicação Industrial- (ix) "No caso dos autos, este requisito não foi impugnado pela parte autora e foi considerado satisfeito pelo laudo pericial e pelo INPI, pelo que o considero suficientemente atendido";  Suficiência Descritiva- (x) "No caso dos autos, reputo tal condição como presente na MU 8902361-7, com base no entendimento manifestado pelo laudo pericial (resposta ao item 6 do Juízo)"; Instrução Normativa n.º 30/2013- (xi) "No processo B, alegou a autora TRITON violação ao art. 13, XII da Instrução Normativa n.º 30/2013, pois é totalmente explicativo o trecho 'de alumínio ou outro material com melhor coeficiente de condutividade térmico que o ferro, de forma a otimizar a troca térmica nessa região de maior concentração de calor' (...) Quanto ao ponto suscitado, estabelece a Instrução Normativa que: 'As reivindicações, quanto à formulação, deverão cumprir as seguintes especificações: (...) XII. não serão aceitas reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação às vantagens e ao uso do objeto'"; (xii) "Entendo que assiste total razão à autora TRITON em tal questionamento, com base na opinião técnica da perícia e do parecer técnico do INPI, eis que, evidentemente, o trecho questionado ('de alumínio ou outro material com melhor coeficiente de condutividade térmico que o ferro, de forma a otimizar a troca térmica nessa região de maior concentração de calor') é totalmente explicativo, sendo também por tal motivo justificada a sua nulidade, ainda que parcialmente"; Conclusão- (xiii) Analisando, assim, todo o conjunto probatório, julgo que a patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 não preenche os requisitos legais de novidade, ato inventivo e melhoria funcional, dado que sua construtividade resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante das anterioridades trazidas, além de incidir a sua redação em violação ao art. 13, XII da Instrução Normativa n.º 30/2013, devendo ser, em decorrência de todo o exposto, julgado totalmente procedente o pedido com a decretação de sua nulidade.

Em razões recursais (evento 164/JFRJ), ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA alegou, em síntese, que: Da questão preliminar – Da desconsideração/nulidade do laudo pericial- (i) "(...)  referida decisão que levou em consideração apenas o laudo pericial, deve ser reformada, uma vez que o laudo pericial não deve prevalecer, única e exclusivamente, para o julgamento da lide. Isto porque o Sr. perito não analisou a questão como um todo e de acordo com os subsídios e argumentos apresentados nas duas oportunidades pela Apelante. Percebe-se que o MM. Juiz a quo não sopesou para este fato, acompanhando a opinião exclusiva e equivocada do Sr. Perito. Vale notar que a Apelante apresentou um laudo divergente (eventos 130 e 150), bastante técnico e, que não foi sequer considerado pelo MM.Juiz de Direito, tampouco pelo Sr. Perito que, repita-se, possui um entendimento equivocado sobre a natureza jurídica do que é um modelo de utilidade"; (ii) "O modelo de utilidade patenteado pela Apelante não é o anel, o pino do alto falante e nem o alto falante, mas a forma de dispor esse anel é que traz uma diferenciação até então não utilizada. Da forma como o laudo abordou o caso e a r. sentença acompanhou, os elementos caracterizantes do Modelo de Utilidade 8902361-7 são: Inserção de um anel, na borda escalonada e da extremidade superior do pino central, o que não retrata a objeto em si e sua construtividade. O principal elemento do MU é a forma como esse anel é disposto"; (iii) "No caso do presente modelo de utilidade o mesmo atende esse requisito, cujo princípio da função do anel dissipador tende a melhorar a quantidade de dissipação de calor (equação que consta no Laudo), e promover a melhoria da vida útil do produto, constando ainda que com a dissipação do calor o risco de incêndio é afastado" (iv) "Por causa destas características inovadoras e que não foram reconhecidas no laudo pericial e tampouco pelo MM. Juiz ad quo é que o modelo de utilidade MU 8902361-7 preenche os requisitos de patenteabilidade, devendo ser este fato reconhecido por meio de um outro laudo pericial, uma vez que o que consta nos autos encontra-se prejudicado, devendo ser anulado"; Do mérito recursal-Da instrução normativa nº 30/2013- (v) "Especificamente a r. sentença afirma que o citado artigo diz que 'não serão aceitas reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação às vantagens e ao uso do objeto'. Ocorre que o referido pedido foi protocolado/depositada em 2009 de modo que a referida instrução Normativa é de 2013, não sendo aplicada a citada regra, já que na época do deposita a mesma não existia. Assim de rigor a reforma da r. sentença quanto a aplicação da Instrução normativa 30/2013 por ser posterior ao pedido, mantendo o registro do modelo de utilidade"; Do entendimento de modelo de utilidade- (vi) "Portanto, podemos verificar que o modelo de utilidade não é inventar algo, mas pegar um objeto (invenção) e utilizar ou dar uma função diferente ou, ainda, realizar a instalação de forma ainda não utilizada. O modelo de utilidade patenteado pela Apelante não inventou o anel, o pino do alto falante e nem o alto falante, mas a forma de dispor esse anel é que traz uma diferenciação até então não utilizada. Não se deve atentar que os elementos caracterizantes sejam aqueles do laudo, quais sejam: Inserção de um anel, na borda escalonada e da extremidade superior do pino central. O principal elemento é a forma como esse anel é disposto, sendo isso não aplicado em outras situações, o que foi exaustivamente demonstrado pelo Assistente técnico da Apelante em todas as suas manifestações (eventos 130 e 150/151). No caso do modelo de utilidade o mesmo atende esse requisito, cujo princípio da função do anel dissipador tende a melhorar a quantidade de dissipação de calor (equação que consta no Laudo), e promover a melhoria da vida útil do produto, constando ainda que com a dissipação do calor o risco de incêndio é afastado"; Do equívoco da perícia – tratou o objeto como invenção e não modelo de utilidade- (vii) "Embora o Sr. Perito tenha mencionado no início de seu Laudo Pericial que 'O presente laudo se refere à ação de nulidade de Patente Modelo de Utilidade sob nº MU8902361-7, intitulada Disposição Aplicada em Pino Central para Alto-Falante com Anel', a conclusão não deixa dúvidas que, por equívoco, sua análise técnica adotou a natureza errada do objeto, o que tornou prejudicada toda a perícia, motivo pelo qual ela deverá ser considerada nula por este Tribunal, conforme solicitado preliminarmente. Nota-se que o Sr. Perito ao concluir pela ausência de atividade inventiva, analisou a patente como invenção, quando na verdade estamos diante de uma patente de modelo de utilidade"; (viii) "Portanto, todo o laudo deve ser refeito tomando como base uma patente de modelo de utilidade, o que faz toda a diferença ao se comparar com as anterioridades, pois, não se busca neste caso um ineditismo para a solução de um problema, mas uma melhoria funcional no uso ou na fabricação de um objeto já conhecido"; Do ato inventivo- (ix) "Com relação ao ato inventivo, o qual não foi analisado, como foi dito acima, a Perícia analisou a Patente na natureza errada, onde temos: 'O conteúdo da matéria reivindicada na patente não contém atividade inventiva: o efeito de arrefecimento por condução térmica é um efeito secundário do posicionamento de um Anel de Faraday naquela posição do polo central, antecipado pelo estado da técnica'. A conclusão não deixa dúvidas de que o Sr. Perito analisou o efeito e não a construtividade do objeto, tal como se espera de uma patente de modelo de utilidade"; (x) "Assim, considerando a elevada temperatura que alcança um alto-falante, tal como também confirmado na exordial, a disposição construtiva proposta, vem resolver tal problema de forma simples e eficiente e, portanto, diferentemente como alegado e não provado, o Modelo de Utilidade em questão, possui ato inventivo. Concordamos que por se tratar de um dissipador de calor, o resfriamento é o elemento que comprova a eficiência da nova disposição construtiva, porém, a construtividade do objeto é que caracteriza a patente de modelo de utilidade"; Da alegada ausência de novidade- estado da técnica- (xi) "Entendemos que o 'Anel dissipador de calor' e o 'Anel Faraday' são analogamente como uma 'arruela' e um 'anel de vedação', ambos são de formatos anelares, mas com objetivos completamente distintos e, portanto, sem relação técnica entre eles. Foi apresentado ainda um link que menciona a utilização em um alto-falante, de três anéis Faraday, o que foi comprovado acima não se tratar do objeto da patente em causa"; (xii) "É apresentado ainda o documento MU8102236-0 como uma 'solução' para o problema de aquecimento dos alto-falantes, mas não foi demonstrado sua eficiência e tal documento não apresenta a mesma disposição construtiva do objeto da patente MU8902361-7, anterioridade não prevê um anel no pino central, tal como reivindicado na patente em causa"; Das supostas antecipações- Documento D4 e D5- (xiii) "O anel dissipador da MU 8902361- é composto de um único anel, na borda escalonada, nota-se portanto, que o perito não observou que na patente do US 2006/0018503 A1, o anel é inserido na borda superior escalonada e o outro secundário na base do polo. Do quanto exposto, podemos concluir que é exatamente a disposição, ou seja, como e onde ele é colocado que diferencia a patente em discussão da patente US 2006/0018503 A1; (xiv) "Ademais, quanto a função de dissipação de calor que consta da patente US 2006/0018503 A1, o perito afirma que é de menor quantidade criando a relevância de que comparada ao produto do modelo de utilidade objeto da presente ação, esta perde a relevância do pedido"; Documento D1- (xv) "O laudo pericial afirma a antecipação dos elementos na publicação citada acima devendo tal análise ser desconsiderada pelas seguintes razões: A referida publicação não tem ISBN ou ISSN1 de modo que não tem validação científica. Se trata de uma apostila de um resumo de anotações de aula"; (xvi) "Ademais tal revista tem especialidade em caixas acústicas, e não em alto falante, onde as imagens e técnicas apresentadas são apenas suposições não representadas na prática, não tendo, portanto, qualquer validade comprovada"; (xvii) "O perito afirma que o controle de estabilização do fluxo do campo magnético pode ser possível de ter ou resolver. Cientificamente para se ter o controle de estabilização de um campo magnético é necessário se ter uma equação geral que represente o modelo do estado físico em estudo. Geralmente, a equação que 30 representa o modelo físico é uma equação não linear, composta de ações de forças externas. O controle efetivo do fluxo do campo magnético é baseado na teoria de controle que propõe uma solução teórica. A teoria que demonstra o resultado de estabilidade de um modelo físico é a teoria de estabilidade de Lyapunov, cuja classificação dos auto valores e vetores podem ser demonstrados. Já o modelo físico proposto pela empresa Ultravox (Apelante) é um protótipo físico que demonstra a dissipação de energia térmica, conforme comprovado pelos equipamentos térmicos e pela curva de resposta em frequência, bem como pelos vídeos já apresentados";  Documento D2- (xviii) "Quanto a essa suposta antecipação novamente há uma confusão do perito quando não difere o anel de Faraday com o anel da patente objeto do processo. Já que a princípio o anel de Faraday tem como função principal dissipar o calor, tendo outra função, acaba de forma secundária sendo utilizada para tanto, já o anel da forma proposta no objeto em discussão, tem em sua função principal dissipar o calor"; Documento D6- (xix) "Quanto a essa suposta antecipação novamente há uma confusão do perito quando não difere o anel de Faraday com o anel da patente objeto do processo. Já que a princípio o anel de Faraday tem como função principal dissipar o calor, tendo outra função, acaba de forma secundária sendo utilizada para tanto, já o anel da forma proposta no objeto em discussão, tem em sua função principal dissipar o calor. Inclusive a perícia aufere que a referida citação não descreve de maneira direta um conjunto de motor de alto falante, acaba indicando o uso de anéis de Faraday na parte superior do polo central, sem qualquer análise geométrico".

Ao final, requer a nulidade do laudo pericial, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para realização de nova perícia. Subsidiariamente, requer  provimento ao recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de que a presente ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (evento 168/JFRJ), INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, alegou, em síntese, que: (i) "Conforme bem salientado na sentença atacada, o MU 8902361-7 anulanda não preenche os requisitos legais de novidade, ato inventivo e melhoria funcional"; (ii) "O INPI, em todas as manifestações técnicas trazidas aos autos, apontou que o modelo de utilidade não preenche os requisitos de patenteabilidade, carecendo de novidade perante o documento D5 e de ato inventivo (perante este e o documento D1), concordando ainda com o Ilmo. Perito no sentido de que o respectivo quadro reivindicatório também não atende ao disposto no Art. 13 da IN n. 30/2013".

Ao final, requer que seja negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença.

Em contrarrazões (evento 169/JFRJ), SEVEN DRIVER AUDIO LTDA., alegou, em síntese, que: Preliminares- Do laudo pericial e desnecessidade de anulação- (i) "Diferentemente do alegado pela Apelante, o perito analisou o caso como uma patente de modelo de utilidade, e não como invenção e corretamente entendeu que os requisitos não estariam presentes tendo em vista o estado da técnica, como será posteriormente explicado"; (ii) "No mais, destaca-se que o laudo apresentado pela Apelante fora realizado de forma unilateral, diferentemente do laudo apresentado pelo Sr. Marcos Heringer, o qual levou em consideração quesitos técnicos de ambas as partes e inclusive do douto juízo a quo"; (iii) "Evidentemente a Apelante apenas está inconformada com o resultado, requerendo a anulação de um laudo pericial que cumpriu com todos os requisitos e chegou a uma posição fundamentada e correta para o caso em concreto, o laudo pericial analisou os requisitos de um modelo de utilidade para chegar a concessão, bem como o estado da técnica relacionando os documentos apresentados e os argumentos que a Apelante alega que foram 'ignorados', não havendo lógica alguma a anulação deste laudo pericial"; Mérito- (iv) "(...) evidentemente a patente de modelo de utilidade MU 8902361- 7 não preenche os requisitos legais de novidade, ato inventivo e melhoria funcional".

O MPF manifestou-se (evento 10/TRF2) no sentido de que: (i) "(...) diferentemente do alegado pela Apelante, o perito analisou o caso como uma patente de modelo de utilidade, e não como invenção e corretamente entendeu que os requisitos não estariam presentes tendo em vista o estado da técnica. No mais, destaca-se que o laudo apresentado pela Apelante fora realizado de forma unilateral, diferentemente do laudo apresentado pelo expert do juízo, o qual levou em consideração quesitos técnicos de ambas as partes e inclusive do douto juízo a quo"; (ii) "a matéria aqui debatida, além de ter sido alvo de prova técnica no âmbito judicial, também foi submetida ao exame da Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados do INPI, tendo o r. órgão técnico concluído que assiste razão à autora. Nesse contexto, não vejo motivos para não prevalecer as conclusões encontradas pelas duas provas técnicas produzidas durante o processado."

Ao final, o MPF opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001287004v88 e do código CRC 035ab919.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 14/02/2023, às 19:04:21

Apelação Cível Nº 5020944-02.2019.4.02.5101/RJ

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO- Relator) Conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais.

Inicialmente, há de se ressaltar que o recurso ora em julgamento refere-se à patente MU 8902361-7, também objeto do processo nº 5106213-09.2019.4.02.5101.

A princípio, os processos seriam julgados em conjunto na sessão virtual de 06/03/2023. No entanto, apenas o processo nº 5106213-09.2019.4.02.5101 foi julgado na referida sessão, tendo em conta que no processo ora em julgamento (processo nº 5020944-02.2019.4.02.5101), houve oposição à forma de julgamento virtual.

I- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA

A apelante requer a nulidade do laudo pericial sustentanto, em síntese, que o perito (i) não analisou seus subsídios e argumentações; (ii)  realizou a análise do objeto da perícia segundo os requisitos afetos a patentes de invenção e não patentes de modelo de utilidade.

Diversamente do alegado, todos os aspectos fundamentais à constatação do objeto  da perícia foram verificados pelo perito, que se desincumbiu satisfatoriamente do seu encargo de esclarecer a matéria técnica submetida à apreciação.

Não há que se declarar a nulidade da perícia apenas porque o litigante discorda das conclusões do especialista. Em verdade,  a recorrente está questionando a prova técnica na tentativa de ver deferida sua pretensão, o que não se pode admitir. 

No mais,  quanto à alegação de que o perito  realizou a análise do objeto da perícia segundo os requisitos afetos a patentes de invenção, conforme bem asseverou o juízo a quo, a menção, no laudo pericial, à "atividade inventiva" ao invés de "ato inventivo", em poucas oportunidades, não implicou em prejuízo à compreensão do laudo nem em desvirtuamento do seu conteúdo. Isto porque, claramente, o perito realizou a análise segundo os requisitos afetos a patentes de modelo de utilidade - e não a de invenção.

II- DO MÉRITO

Após analisar os autos, não há reparos a fazer na sentença.

Por conseguinte, considerando entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença1 ou do parecer ministerial2 - motivação per relationem -, adoto os fundamentos da sentença apelada, dos quais extraio os seguintes excertos, in verbis:

(...) 

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Patente de Modelo de Utilidade

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art.5^o, XXIX, que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

As patentes são títulos de propriedade outorgados pelo Estado, que conferem aos respectivos proprietários um direito limitado no tempo e no espaço para explorar a invenção reivindicada. Nas palavras de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA (“Tratado da Propriedade Industrial”, volume I, parte I, São Paulo: RT, 1945, p.206.):

“As leis de todos os países, nos tempos modernos, reconhecem e garantem ao inventor a propriedade de suas criações, conferindo-lhe um privilégio de uso e exploração, durante certo prazo, findo o qual o direito se extingue e a invenção cai no domínio público, podendo ser, desde então, livremente empregada e explorada”.

A patente está indissociavelmente ligada à inovação tecnológica e ao crescimento econômico, servindo como incentivo às criações e conferindo direito de propriedade temporário àquele que despendeu tempo e investimento na criação de determinada tecnologia.

Ao depositar um pedido de patente, o titular obtém a expectativa de dela utilizar-se, de modo exclusivo, durante um certo período de tempo. Mas, em contrapartida, é obrigado a revelar integralmente seu conteúdo, de forma que as outras pessoas possam dela beneficiar-se, quando, expirado tal prazo, cair em domínio público. Segundo MARIA FERNANDA GONÇALVES MACEDO e A. L. FIGUEIRA BARBOSA (“Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento: um manual de propriedade industrial”, Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000):

“A patente é uma unidade contraditória: protege o inventor, mas também o desafia ao facilitar a geração de novas invenções por terceiros, induzindo o seu próprio titular a prosseguir inventando para se manter à frente de seus competidores. Em outras palavras, a propriedade temporalmente limitada e o interesse público da informação divulgada – razão-de-ser público e privado da patente -, é um instrumento de promoção do desenvolvimento tecnológico”.

A concessão de uma patente, depois de concluídos todos os trâmites legais, constitui ato jurídico perfeito e acabado não só para o seu titular, mas também para o INPI e para todas as outras pessoas, que adquirem o direito de, desde logo, conhecer o seu objeto e utilizá-lo livremente para a pesquisa de novas invenções ou aperfeiçoamentos, e, após transcorrido o prazo de duração da patente, fazer uso direto de seu objeto, inclusive comercialmente. De tal modo, todas as outras pessoas que não o titular da patente adquirem o direito de dela utilizar-se, quando em domínio público.

As patentes de invenção são concedidas às verdadeiras inovações industriais, que consistem em soluções técnicas que propiciem produtos ou processos até então inexistentes. Já as patentes de modelos de utilidade não se destinam a resolver problemas do estado da técnica, mas ao aperfeiçoamento de inventos já existentes.

A LPI define ser patenteável como modelo de utilidade “o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (art. 9º).

Uma patente de modelo de utilidade é definida essencialmente por uma nova forma ou disposição, de modo que não é possível analisar seu objeto sem se avaliar e comparar seus desenhos, eis que a LPI dispõe, em seu art. 41, que “a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”.

Um modelo de utilidade não deve resolver um problema do estado da técnica, papel que se atribui às patentes de invenção. Um modelo de utilidade deve apresentar um objeto de uso prático que descreva uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (LPI, art. 9º).

É possível que uma patente de modelo de utilidade proteja um objeto que apresente uma construtividade dotada de ato inventivo, que atinja o mesmo resultado de uma alternativa anterior, só que com menos peças (melhoria na fabricação, uso ou manutenção) ou de uma maneira mais prática, rápida ou eficiente (melhoria funcional).

Assim, a patente de modelo de utilidade deve atender a quatro requisitos básicos: novidade, ato inventivo, aplicação industrial e melhoria funcional (LPI, art. 9º). Além disso, não deve incidir nas exclusões legais (LPI, art. 10) e deve atender ao requisito da suficiência descritiva (LPI, art. 24).

MU 8902361-7

O pedido de patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 foi depositado em 30/10/2009 (RPI 2051, de 27/04/2010) pela empresa ré, com publicação em 21/01/2015 (RPI 2298).

Formuladas exigências durante o exame técnico (RPI 2413, de 04/04/2017), foram atendidas pela titular, vindo a patente de modelo de utilidade a ser deferida (RPI 2438, de 26/09/2017) e concedida (RPI 2451, de 26/12/2017) com a seguinte reivindicação única, com as figuras correspondentes:

1) "DISPOSIÇÃO APLICADA EM PINO CENTRAL PARA ALTO-FALANTE COM ANEL DISSIPADOR DE CALOR", de alumínio ou outro material com melhor coeficiente de condutividade térmico que o ferro, de forma a otimizar a troca térmica nessa região de maior concentração de calor, caracterizado pela inserção de um anel (1) na borda escalonada (15) da extremidade (E) superior do pino central (2).

3. Pontos controvertidos

Em ambos os processos, ora julgados conjuntamente, as empresas autoras pretendem a nulidade da patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 para “disposição aplicada em pino central para alto-falante com anel dissipador de calor”, de titularidade da empresa ré, aos seguintes argumentos, que constituem os pontos controvertidos a serem dirimidos: 

• ausência de novidade; 
• ausência de ato inventivo;
• ausência de melhoria funcional;
• violação ao art. 13, XII da Instrução Normativa n.º 30/2013.

4. Estado da Técnica

O estado da técnica, também conhecido por estado da arte ou arte prévia, conforme definido no art. 96, § 1º, da LPI, consiste em “tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio”, ressalvadas as exceções legais.

O estado da arte é um conceito amplo, essencial para a análise dos requisitos legais de novidade e originalidade. Não existem limitações quanto à localização geográfica ou onde e em que língua ou de que maneira a informação relevante foi disponibilizada ao público. De igual modo, não existe limite de idade estipulado para que os documentos ou outras fontes de informações possam ser considerados.

A data que delimita o estado da técnica em relação ao pedido de patente, regra geral, é a data de depósito de tal pedido. Todavia, conforme o disposto nos artigos 16 e 17 da LPI, a data delimitadora do estado da arte prévia também poderá ser a data de prioridade, seja a prioridade unionista (art.4º da CUP), seja a prioridade interna, relativa a pedido posterior sobre a mesma matéria, depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores. Assim, as divulgações ocorridas entre a data de prioridade e a data de depósito do pedido no Brasil não são consideradas estado da técnica.

CHAVANNE e BURST (“Droit de la proprieté industrielle”, Dalloz 1976, pgs. 15 e seg., apud Denis Borges Barbosa, in “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, 2.ed.rev. e at., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003) afirmam que a anterioridade deve ser certa, suficiente, total e pública:

• Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.
• Suficiente, um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.
• Total, a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.
• Pública, a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público.  O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.

Para comprovar o estado da técnica, foram trazidos os seguintes documentos: 

Os documentos D7 e D8 foram corretamente descartados pela análise pericial, pois não é possível precisar as respectivas datas de publicação.

Também devem ser descartados o documento D9, cuja data é posterior à data de depósito da patente anulanda (30/10/2009) e o documento D10, por inacessível.

Todos os demais documentos apresentados - D1 a D6 - são aptos a constituir o estado da técnica, vez que possuem data anterior à data de depósito da patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 (30/10/2009).

5. Problema e Melhoria Funcional

Sobre o mecanismo básico de funcionamento de alto-falantes, explica o laudo pericial (item 4.1):

"Basicamente, o som é produzido por uma perturbação mecânica de moléculas num meio elástico, como o ar. Quando um corpo se movimenta no ar, ele empurra uma camada de moléculas, comprimindo-as (princípio da inércia) e provocando uma região de maior densidade. A tendência é que este movimento seja propagado no meio, de forma que estas moléculas ora mais comprimidas que as das adjacências, empurrem as da camada subsequente e assim por diante. O mesmo é verdadeiro no caso do movimento contrário do corpo: naquele ponto ele provocará uma descompressão daquela região, que causará um movimento inverso das moléculas.3 

O sistema motor básico dos alto-falantes eletrodinâmicos é formado por um ímã, um polo central, uma placa traseira e uma placa dianteira, e uma bobina de voz. A bobina de voz é montada num espaço (gap) formado pela montagem do polo central no centro da placa traseira e a placa dianteira. Entre as duas placas é inserido o ímã. 

O conjunto motor é conectado a uma carcaça que contém um cone, um domo e uma “aranha”. A carcaça protege e gera estabilização do cone e a “aranha” mantém a bobina centrada na peça polar e ajuda o cone a retornar a sua posição de repouso. 

A bobina de voz recebe um sinal em corrente alternada senoidal em determinada frequência, por exemplo, do amplificador, gerando um campo elétrico, o qual tem seu caminho formado pelo polo central, o qual é geralmente feito de material altamente permeável, como ferro.

O campo elétrico na bobina se alterna entre a fase positiva e a fase negativa do sinal, causando o movimento de vai-e-vem desta no espaço do gap, ao longo do polo central. A bobina, por sua vez, ligada ao cone, em movimento, provoca compressão e descompressão do ar, provocando as ditas perturbações mecânicas, portanto, o som. 

A qualidade da reprodução de som está intimamente ligada à simetria do campo magnético gerado, uma vez que isto estabiliza o movimento da bobina nas duas direções ao longo do polo, conseguindo, portanto, reproduzir com precisão suficiente o sinal alternado.

Anéis de Curto-circuito ou Anéis de Faraday são dispositivos usados para estabilizar perturbações no fluxo de campo eletromagnético. Estas perturbações no fluxo causam a modulação da bobina (de maneira suscinta, uma perturbação na trajetória ao longo do polo central), o que se traduz em distorção do som emitido pelo alto-falante. Estas modulações por correntes parasitas são responsáveis por uma quantidade substancial do aquecimento indutivo em alto-falantes de grandes indutores5 . Este fenômeno pode ser explicado pela Lei de Joule, onde um material condutor é aquecido devido à variação do fluxo de corrente elétrica que passa por ele, provocado por um indutor".

De modo similar e bem resumido, o relatório descritivo da patente em questão explica o seguinte:

"O funcionamento do alto-falante se dá a partir de um equipamento de áudio, que gera uma corrente contínua até a bobina, que devidamente energizada origina um campo magnético na região motor do alto-falante. Tal região é formada por um disco metálico inferior, ímã, disco metálico superior e pino central igualmente metálico, além da bobina. A partir daí é gerado o campo magnético, da base do pino central para a sua extremidade superior. Com o campo magnético é gerado um ruído e/ou vibração que combinado com o cone transforma dito ruído em som".

O relatório descritivo descreve que a formação do campo magnético no entorno do pino central gera um problema de calor excessivo na região de formação do campo magnético do alto-falante, com consequências deletérias, tais como: a) redução da vida útil da bobina e do alto-falante; b) perda da qualidade do som e c) perda de eficiência.

Relata, também, que no estado da arte são encontrados alguns documentos que solucionam tal problema técnico, "cada qual com suas particularidades construtivas e tecnologias".

A solução proposta na MU 8902361-7 consiste na "instalação de um anel de alumínio na extremidade do pino central do alto-falante, onde há maior concentração de calor devido à intensidade do campo magnético", propiciando o arrefecimento na parte crítica do conjunto motor do alto-falante, ante o maior coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio em relação ao ferro, melhorando o desempenho do produto e de seus componentes internos, em especial a bobina.

6. Prova Técnica

6.1 Prova Pericial

A requerimento da empresa ré ULTRAVOX, foi determinada a produção de prova pericial conjunta em ambos os processos, realizada por engenheiro de operação na modalidade mecânica de máquinas, com conhecimentos na área de propriedade intelectual.

O laudo pericial (A, evento 121 e B, evento 95) fez a análise da patente anulanda - modelo de utilidade MU 8902361-7 em relação às anterioridades trazidas pela parte autora, respondendo os quesitos do Juízo e das partes e trazendo as seguintes conclusões:

"O conteúdo da matéria reivindicada na patente NÃO É NOVO: Está integralmente descrito no documento referenciado em D5; 

O conteúdo da matéria reivindicada na patente NÃO CONTÉM ATIVIDADE INVENTIVA: o efeito de arrefecimento por condução térmica é um efeito secundário do posicionamento de um Anel de Faraday naquela posição do polo central, antecipado pelo estado da técnica; 

A patente TEM APLICAÇÃO INDUSTRIAL: Caráter industrial, dotado de utilidade e capacidade de repetibilidade. 

A patente fere o Art. 13 da IN30/2013: pois traz no corpo da reivindicação um trecho explicativo sobre vantagem ou uso; 

A patente de invenção NÃO PREENCHE OS 3 REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE".

Após manifestação das partes, o Perito respondeu aos quesitos complementares trazidos pela parte ré e  prestou esclarecimentos (A, evento 137 e B, evento 110), corroborando as conclusões do laudo pericial, e esclarecendo: a) que a utilização do termo "atividade inventiva" ao invés de "ato inventivo" no laudo se deu por erro material, não alterando a análise realizada nem as suas conclusões; b) o documento D5 é anterior ao documento D4 e referenciado diretamente neste, contendo todos os elementos caracterizantes da MU objeto da lide, pelo que possível a sua utilização como anterioridade relevante do estado da técnica; c) sobre a questão da eficiência térmica e os testes realizados, devem ser levadas em consideração as características físicas e geométricas, não havendo como dissociar a característica de arrefecimento do sistema por meio da condução térmica, em se tratando do uso de anel de Faraday produzido em cobre, cuja constante de condutividade térmica inerente é mais do que 80% superior ao alumínio; d) sobre o descumprimento da Instrução Normativa n.º 30/2013, entende ser vedada a utilização de "trechos explicativos com relação às vantagens e ao uso do objeto", ainda que no preâmbulo das reivindicações.

6.2 Empresas autoras

No processo B, a autora TRITON trouxe, com a inicial, parecer técnico do engenheiro em mecânica de máquinas ANTONIO DE PADUA DA CUNHA COELHO (B, evento 1:6).

Após a produção da prova pericial, as empresas autoras limitaram-se a concordar com o seu resultado, não apresentando pareceres técnicos (A, eventos 131 e 154; B, eventos 102 e 116).

6.3 Empresa Ré

Após a apresentação do laudo pericial, a empresa ré trouxe parecer de seu assistente técnico, o arquiteto e agente da propriedade industrial EDILSON RODRIGUES GUIMARÃES (A, evento 130; B, evento 104), com quesitos complementares, e, depois da resposta e dos esclarecimentos prestados pelo Perito, apresentou petição com documentos (A, evento 151; B, evento 118).

6.4 INPI

Nos pareceres técnicos apresentados com as contestações (A, evento 19; B, evento 32), o INPI concluiu pela nulidade da patente em litígio, por ausência de ato inventivo.

Após a produção do laudo pericial, o INPI concordou com a análise do Perito quanto à falta de ato inventivo (A, evento 132; B, evento 105).

Prestados esclarecimentos pelo Perito, a requerimento da empresa ré, o INPI trouxe manifestação técnica (A, evento 149; B, evento 117), afirmando concordar com o Perito quanto aos seguintes pontos: a) o erro material na utilização do termo "atividade inventiva" não importa em prejuízos para a análise; b) o quadro reivindicatório não atende ao disposto no art. 13 da Instrução Normativa n.º 30/2013; c) a matéria da MU 8902361-7 não atende aos requisitos de novidade e ato inventivo.

7. Requisitos de Patenteabilidade do MU 8902361-7

Verifico, inicialmente, que a patente de modelo de utilidade em apreço não incide nas exclusões legais (art.10 da LPI).

Passo, pois, a examinar os requisitos próprios de patenteabilidade da patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 para “disposição aplicada em pino central para alto-falante com anel dissipador de calor”, com base em todas as provas trazidas aos autos.

7.1 Novidade

A novidade é o requisito inventivo mais básico e simples, tendo por finalidade evitar que uma solução técnica que já conste do estado da arte seja patenteada (principalmente evitar que patentes antigas sejam novamente concedidas). Por ser elementar, a novidade é um pré-requisito à verificação da atividade inventiva (no caso de patentes de invenção) ou do ato inventivo (no caso de patentes de modelo de utilidade), sendo desnecessário apurar o segundo requisito caso a novidade se mostre ausente.

De acordo com o art. 11 da LPI, a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica. O alcance do estado da técnica, para efeitos de aferição da novidade, dá-se com a análise de documento por documento, geralmente não permitindo a combinação de documentos ou informações.

A definição de novidade, para o sistema patentário, não é a mesma daquela compreendida pelo senso comum ou por um especialista; trata-se de um conceito jurídico, que é atendido ao se verificar que a solução técnica apresentada ainda não foi precisamente descrita, de forma integral, numa só fonte.

Para afastar a novidade, assim, não são suficientes meras semelhanças entre o objeto do pedido de patente e os documentos que compõem o estado da técnica, sendo necessário que toda a matéria reivindicada esteja integralmente descrita em um único documento do estado da técnica, de acordo com o princípio do documento único.

Segundo tal princípio, não se admite que o estado da técnica seja lido como um mosaico de anterioridades, sendo essencial que toda a matéria reivindicada esteja contida em um único documento do estado da técnica, não se podendo, em regra, combinar documentos, admitindo-se, entretanto, poucas exceções, como a que ocorre quando se utiliza de documentos que referenciem uns aos outros (Diretrizes de Exame do Escritório Europeu de Patentes – EPO). A respeito, dizem as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI (Resolução INPI n.º 169/2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco II – “Patenteabilidade”):

"Etapas para averiguação de novidade

4.3 Para a avaliação da novidade, o examinador deve aplicar as seguintes etapas:

(i) identificar os elementos contidos na reivindicação;

(ii) determinar se um documento em análise faz parte do estado da técnica (...);

(iii) determinar e apontar se todos os elementos da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente combinados no documento, para um técnico no assunto, de modo a antecipar a reivindicação.

Detalhes técnicos e observações gerais

(...)

4.6 A novidade exigida para uma reivindicação deve ser apurada sobre a reivindicação como um todo, e não somente sobre a parte caracterizante da mesma, tampouco sobre a análise individual dos elementos que a compõem, que poderão separadamente estar abrangidos pelo estado da técnica. Assim, se o preâmbulo define as características A e B, e a parte caracterizante define as características C e D, não importa que C e/ou D sejam em si conhecidas, mas sim se são conhecidas em associação com A e B – não somente com A nem somente com B, mas com ambos.

4.7 A matéria em exame não será nova quando todas as características de uma dada reivindicação (por exemplo, elementos de um produto ou etapas de um processo), inclusive as características apresentadas no preâmbulo, estiverem reveladas em uma única anterioridade. Tais características podem ser encontradas na anterioridade quando são claramente apresentadas e/ou quando não há qualquer dúvida de que a informação está inerente ao que foi literalmente revelado.

4.8 A delimitação do entendimento do que seja uma informação técnica dedutível diretamente e sem ambiguidade do documento do estado da técnica, também é importante. Assim, quando se considera a novidade, não é correto interpretar os ensinamentos de um documento do estado da técnica como envolvendo equivalentes muito conhecidos os quais não são descritos explicitamente no dito documento; esta é uma questão relativa à obviedade, ou seja, à atividade inventiva.

4.9 A ausência de novidade frente a um documento encontrado no estado da técnica não pode ser baseada em possibilidades, hipóteses ou especulações a partir da matéria revelada na anterioridade. A relação entre os documentos comparados deve ser de identidade estrita, o que significa que um único documento deve descrever cada elemento da reivindicação analisada, seja explicitamente ou de forma inerente, caso contrário, a questão se desloca para análise de atividade inventiva.

4.10 Para a análise do requisito de novidade, não é possível combinar dois documentos diferentes do estado da técnica. Quando tal combinação for necessária, apenas a atividade inventiva deve ser discutida. Entretanto, mais de um documento do estado da técnica pode ser citado para argumentações contrárias à novidade da matéria pleiteada, desde que essas anterioridades não necessitem ser combinadas para suportar tais alegações, conforme os seguintes casos:

(i) podem ser utilizados documentos diferentes para discutir a novidade de matérias de reivindicações diferentes;

(ii) para diferentes alternativas em uma mesma reivindicação independente, como por exemplo fórmulas Markush, podem ser utilizadas diferentes anterioridades incidindo na novidade da matéria de uma mesma reivindicação, quando cada anterioridade referir-se a alternativas diferentes dentro das possibilidades oferecidas pela reivindicação. Cabe ressaltar que na análise de reivindicações com alternativas, uma anterioridade que revele uma das alternativas é suficiente para destituir a novidade da reivindicação como um todo. No entanto, podem ser aceitas reformulações da reivindicação de forma a excluir a matéria encontrada no estado da técnica.

(iii) pode ser citado um segundo documento, tal como um dicionário ou documento similar de referência na discussão acerca da novidade da matéria de uma reivindicação, de modo a interpretar o significado de um termo específico, tais como, para comprovar que o queijo é um laticínio, ou para demonstrar sinonímia, ressaltando-se que somente a primeira anterioridade citada é impeditiva para a novidade da matéria reivindicada;

(iv) onde um documento do estado da técnica faça referência a um segundo documento publicado, este será incorporado por referência ao primeiro".

Especificamente sobre o requisito da novidade nas patentes de modelo de utilidade, a Diretriz de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade (Resolução INPI n.º 85/2013 - Consulta disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/Resoluo0852013_MU.pdf) traz as seguintes orientações:

"4.3.2 Nova forma ou disposição (novidade)

(...)

A nova forma ou disposição, isto é, a novidade, reside nas características técnico-estruturais do objeto ainda não encontradas no estado da técnica, independente de sua função ou campo de aplicação. O estado da técnica é constituído por todo o conjunto de informações que tenha se tornado acessível ao público anteriormente ao depósito do pedido de Patente.

A novidade de um Modelo de Utilidade conceitualmente é a mesma de uma Invenção e deve ser verificada pelo princípio do documento único. O princípio do documento único se refere ao fato de ser necessário a qualquer anterioridade impeditiva que esta apresente integralmente todos os elementos da solução técnica para qual é pretendida a novidade".

No presente caso, o Perito, ao responder ao primeiro quesito do Juízo, atestou que a anterioridade relacionada como D5 (trecho referenciando o estado da técnica em US2006/0018503 A1) antecipa todas as características de proteção da patente anulanda, conforme consignado na seção 6.d do laudo, a seguir transcrita:

"A análise empreendida identificou nas anterioridades apresentadas, antecipação ou revelação de todos os elementos caracterizantes da solução técnica reivindicada em documento único, conforme orienta a Resolução Nº 169/2016. 

O trecho referenciando o estado da técnica em US2006/0018503 A1, descrito em D5, ilustra uma configuração de alto-falante (parte inferior apenas) em que é demonstrado um anel de curto-circuito (S2), inserido na borda superior escalonada do polo central (3), neste caso, antecipando completamente os elementos caracterizados em R1.a, R1.b e R1.c. 

Assim, considerando o disposto no art.11 da LPI, pode-se afirmar que o conteúdo da matéria reivindicada na patente não é novo, pois está integralmente descrito em D5".

Ressalto que o INPI, órgão técnico e imparcial, em sua última manifestação nos processos (A, evento 149; B, evento 117), corroborou tal conclusão do laudo pericial pela falta de novidade.

Ademais, não procede a impugnação da empresa ré quanto à utilização do documento D5 visto que, em se tratando de trecho referenciado em uma anterioridade com data anterior à data de depósito da patente anulanda, evidentemente não pode haver dúvida de que se trate a referência de documento anterior do estado da técnica.

Assim, com fundamento nas conclusões do laudo pericial elaborado por profissional capacitado e de confiança, que atua com absoluta imparcialidade, bem como na opinião técnica do INPI, este Juízo fica totalmente convencido do não atendimento ao requisito de novidade pela patente de modelo de utilidade MU 8902361-7.

Afastada a novidade, a rigor, não haveria necessidade de prosseguir no exame dos demais requisitos. Contudo, tendo em vista que a empresa ré alega que tal documento não permite uma análise aprofundada do objeto - o  que é contestado pela perícia -, e ante os principios da eventualidade e da primazia do mérito, decido prosseguir no exame dos outros requisitos.

7.2 Ato Inventivo e Melhoria Funcional

Quanto ao segundo requisito, estabelece a LPI que é patenteável, como modelo de utilidade, o objeto que “apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (art.9º).

Destaco que a atividade inventiva é requisito afeto às patentes de invenção, sendo requisito das patentes de modelo de utilidade apenas o ato inventivo, que se constitui em um passo inventivo de menor complexidade.

Ademais, considera-se que existe ato inventivo “sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica” (art.14 da LPI). Em outras palavras, não há ato inventivo quando um técnico no assunto, com a ajuda de seus conhecimentos profissionais e por um jogo de simples operações de execução, poderia perceber a solução trazida pelo modelo de utilidade, pela combinação dos meios divulgados no estado da técnica.

O ato inventivo, assim, teria a mesma natureza que a atividade inventiva exigida para as patentes de invenção, mas com a exigência de um menor grau de inventividade.

Frise-se, no entanto, que mesmo que as patentes de modelo de utilidade não exijam grau elevado de inventividade, não é possível conceder o privilégio a quem não apresente um contributo mínimo em relação ao estado da técnica.

A busca por anterioridades de modelos de utilidade recai, normalmente, sobre objetos da mesma classe e função, avaliando-se, no estado da técnica que melhor representa o objeto do pedido, a presença de ato inventivo, expressa a partir da nova forma ou disposição para executar a mesma função disposta no estado da técnica correspondente, com melhora funcional que represente tal contributo mínimo.

7.2.1 Técnico no Assunto

Em se tratando de patente de modelo de utilidade, a aferição do ato inventivo se dá pela investigação não da obviedade, como no caso das patentes de invenção, mas da vulgaridade da melhoria funcional proposta, por meio do constructo jurídico denominado “técnico no assunto”, também denominado pelo direito estrangeiro de pessoa versada na arte ou pessoa com conhecimentos ordinários na arte (no jargão do direito norte-americano, person having ordinary skill in the art – abreviado pelo acrônimo Phosita).

O conceito técnico de matéria comum ou vulgar, no direito patentário, não é equivalente ao conceito de comum ou vulgar do senso comum, e a sua análise não está submetida à discrição individual do examinador, do perito ou do Juiz, mas à ficção jurídica que representa uma pessoa de conhecimento corrente na área técnica apreciada.

A Diretriz de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade já mencionada  contém as seguintes orientações acerca da verificação de existência do ato inventivo:

"4.3.3 Ato Inventivo

(...)

A nova forma ou disposição é o resultado do ato inventivo. Para um objeto já existente no estado da técnica, o ato inventivo caracteriza a diferença incomum ou não vulgar entre esses dois objetos, o proposto pelo pedido e o antecipado pelo estado da técnica. Ou seja, a diferença não deve ser corriqueira, habitual, normal, trivial ou ordinária para um técnico no assunto.

A definição de técnico no assunto é abrangente. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão.

Na avaliação de ato inventivo deverá ser, preferencialmente, utilizado apenas um único documento de anterioridade. Em algumas situações em que detalhes construtivos do objeto sejam encontrados de forma complementar em outro documento de anterioridade, este poderá ser usado contra o ato inventivo do pedido em exame, desde que tal documento contemple apenas detalhes construtivos do objeto".

Já sobre melhoria funcional, a Diretriz de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade trazem as seguintes orientações:

"4.3.4 Melhoria Funcional

(...)

Um novo objeto, ainda que dotado de ato inventivo, não é patenteável caso não tenha melhoria funcional. A melhoria funcional está relacionada à utilização do objeto, seja de forma mais prática, cômoda e/ou eficiente em seu uso e/ou fabricação. Portanto, a melhoria funcional deve ser declarada pelo depositante.

A LPI no artigo 9º exige que a Patente de Modelo de Utilidade seja dotada de ato inventivo e que resulte em melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto. É portanto necessário, além de haver a dita melhoria funcional, a presença de um contributo mínimo de inventividade, o ato inventivo. Se equiparássemos ato inventivo e melhoria funcional como tendo o mesmo significado, isto implicaria em estar concedendo uma Patente para resultado, pois uma melhoria funcional em um objeto pode ser considerada comum ou vulgar para um técnico no assunto.

Em outras palavras, devemos entender os conceitos de melhoria funcional e ato inventivo como conceitos relacionados, porém distintos, de forma que uma variação trivial ou vulgar, que traga melhoria funcional não seja protegida por Modelo de Utilidade por falta de ato inventivo, e desta forma não se protegendo o resultado".

7.2.2 Aferição de Ato Inventivo e Melhoria Funcional

No presente caso, a parte autora alega que a patente anulanda não é dotada de ato inventivo que resulte em melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto, o que foi corroborado pela prova pericial produzida e pelos pareceres técnicos do INPI.

Analisando o objeto da patente de modelo de utilidade MU8902361-7 em confronto com os documentos D1 a D6, o laudo pericial elaborou diversas tabelas com as colidências verificadas, das quais destaco as seguintes:

Ao responder ao quarto e quinto quesitos do Juízo, a perícia afirmou que a modificação trazida pelo objeto do MU8902361-7 não importa em nova forma ou disposição do objeto de uso prático (ou parte deste), que não seja decorrência de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, para um técnico no assunto, e nem melhoria funcional do uso ou fabricação do objeto de uso prático protegido, pois "o efeito de condução térmica do polo para o anel e dissipação de temperatura por este decorre de maneira direta do estado da técnica". Na seção 6, item "e" do laudo pericial é feita a análise a seguir:

"O Modelo de Utilidade anulando apresenta como solução técnica ao problema apontado (qual seja: aumento de temperatura no polo central e consequente decréscimo da eficiência e vida útil do alto falante) a inserção de um anel de material de maior condutibilidade térmica na extremidade superior do polo central, de modo que esta extremidade esteja escalonada, para receber o dito anel. 

Ocorre que as anterioridades apontadas, principalmente, em D1 e D5 trazem o uso de um anel de material de maior condutibilidade térmica que o material do polo central (indicado nos documentos como, por exemplo, alumínio e cobre). Ainda que os documentos indicados ensinem que estes anéis são utilizados para estabilização de correntes magnéticas parasitas, o efeito técnico pleiteado pelo detentor da patente anulanda pode ser esperado, já que as mesmas características físicas estão presentes. 

Sendo assim, sou de parecer que a patente padece de ato inventivo, pois o efeito de condução térmica do polo para o anel e dissipação de temperatura por este decorre de maneira direta do estado da técnica, contrariando os Artigos 9º e 14 da LPI."

O mesmo entendimento já havia sido exarado pelo INPI nos pareceres técnicos apresentados com as contestações, nos seguintes termos: 

PROCESSO A (evento 19): 

a) os documentos relevantes para a análise são D1 (DICKASON) e D3 (MU8102236-0), mas D3 não antecipa a forma nem a disposição da patente em litígio; b) a nova forma ou disposição do objeto da MU 8902361-7 não envolve ato inventivo, sendo uma variação comum ou vulgar do que é antecipado em D1, não havendo qualquer melhoria funcional.

PROCESSO B (evento 32):

a) os documentos relevantes para a análise são D1(DICKASON) e D5 (US 2006/0018503 A1); b) o objeto da MU 8902361-7 traz uma variação comum ou vulgar do que é antecipado em D1 e D5, não havendo diferença que importe em melhoria funcional e, consequentemente, inexiste ato inventivo.

A opinião técnica do INPI se manteve após a produção da prova pericial, tendo a autarquia concordado com o teor do laudo quanto à falta de ato inventivo e dos esclarecimentos (A, eventos 132 e 149; B, eventos 105 e 117).

De fato, considerando que o problema técnico descrito no quadro reivindicatório consiste em excessivo calor na região de formação do campo magnético do alto-falante, e que a solução apresentada pela MU880716-2 consiste na inserção de um anel na borda escalonada da extremidade superior do pino central, é fácil perceber que, além de todas as características reivindicadas estarem presentes em D5, os documentos D1, D2 e D6 também trazem o uso de um anel, de material de maior condutibilidade térmica, cujo efeito técnico pleiteado pode ser esperado, já que as mesmas características físicas estão presentes.

Não é possível perceber, portanto, qualquer nova forma ou disposição, e muito menos qualquer melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto, tal como reivindicado na MU880716-2.

Ressalte-se que o laudo pericial foi integralmente corroborado pelo INPI, autarquia federal que tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, sendo os seus atos dotados de presunção de legalidade e validade, especialmente à míngua de prova imparcial que refute as suas conclusões técnicas.

Quanto às irresignações apontadas pela empresa ré, considero que a menção, no laudo pericial, a "atividade inventiva" ao invés de "ato inventivo", em poucas oportunidades, não implicou em prejuízo à compreensão do laudo nem em desvirtuamento do seu conteúdo, pois claramente o Perito realizou a análise do objeto da perícia segundo os requisitos afetos a patentes de modelo de utilidade - e não a patentes de invenção.

E, sobre a questão da eficiência térmica e os testes realizados, tenho por suficientes as explicações da perícia no sentido de que devem ser levadas em consideração as características físicas e geométricas, não havendo como dissociar a característica de arrefecimento do sistema por meio da condução térmica, em se tratando do uso de anel de Faraday produzido em cobre, cuja constante de condutividade térmica inerente é mais do que 80% superior ao alumínio.

Assim, levando em consideração toda a documentação colacionada aos autos, e em concordância com as conclusões técnicas do laudo pericial e do INPI, entendo que a patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 não preenche os requisitos de ato inventivo e melhoria funcional, dado que sua construtividade  resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante das anterioridades D1, D2, D5 e D6.

7.3 Aplicação Industrial

No que toca ao requisito da aplicação industrial, diz o art.15 da LPI que “a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”.

Com o requisito da aplicação industrial temos o fundamento do patenteamento em propriedade industrial. A razão de o Estado conceder o direito à exploração econômica exclusiva de um produto tem por fundamento o fato de tal produto representar uma realização técnica de caráter industrial, a ser revelado pelo inventor em benefício de toda a sociedade.

O conceito de indústria aqui é amplo, empregando-se o conceito definido no art.1.3 da Convenção de Paris: “A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativistas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, água minerais, cervejas, flores, farinhas”.

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA (Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, tomo 1, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010, p.81-83) já observava que “A noção de caráter industrial, conquanto seja fácil de compreender, é de difícil definição. Nenhuma lei estabelece com clareza o significado dessa fórmula e de outras equivalentes, a que o legislador recorre para indicar uma das condições essenciais a que a invenção deve satisfazer para que possa ser patenteada. Na doutrina reina a mesma imprecisão”.

O autor avalia a concepção de caráter industrial realizada por autores como ALLART, POUILLET, MAINIÉ, RAULET e MUGUET, mencionando que é confusa a definição do caráter industrial da invenção privilegiável com as noções de utilidade e realidade da invenção.

Todavia, o mesmo reconhece que o conceito de suscetibilidade industrial, embora não se confunda com o conceito de invenção, está a ele relacionado, ante a constatação de que a aplicação industrial importa em excluir de seu campo as criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito à indústria:

“A expressão industrial, que a lei emprega para caracterizar a utilização de que a invenção é suscetível, destina-se, pois, a excluir de seu campo de aplicação as criações intelectuais puramente científicas, literárias e artísticas. Desse modo, o caráter industrial da invenção vem a ser o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica”.

Destarte, merece menção o argumento de MAINIÉ, ao mesclar elementos da análise dos atributos de uma invenção ao conceito de caráter industrial (original sem grifos):

“Mainié segue a mesma orientação. Em sua opinião, as invenções consideram-se industriais sempre que se aumente o número de objetos fabricados ou os métodos empregados em sua fabricação; sempre que um serviço, de qualquer ordem ou de qualquer importância, seja prestado à indústria; sempre que o uso da invenção traga, não só um progresso, uma superioridade de fabricação, mas também uma diferença ou modificação no fabrico”.

Assim, verifica-se que nem toda invenção é passível de patenteamento. Para que um invento possa ser patenteável ele deverá, obrigatoriamente, ter aplicação na atividade industrial e, evidentemente, representar um contributo industrial, razão pela qual não é possível o patenteamento de descobertas e matérias que pertençam ao campo da constatação ou criação intelectual científica, literária ou artística, além dos casos previstos no art.10 da LPI. O invento passível de proteção deve modificar o estado da natureza ou o estado da técnica, representando modificação ou incremento industrial.

No caso dos autos, este requisito não foi impugnado pela parte autora e foi considerado satisfeito pelo laudo pericial e pelo INPI, pelo que o considero suficientemente atendido. 

7.4 Suficiência Descritiva

Quanto aos requisitos da suficiência descritiva e do best mode, estipula o art.24 da Lei n.º 9279/96:

“O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução”.

O requisito da suficiência descritiva, consolidado no Direito Internacional pelo art.29 de TRIPs, é de fundamental importância para o sistema patentário, dado que é por meio da descrição suficiente que o inventor prova possuir a informação técnica que alega ser inventiva.

É a suficiência descritiva, aliada ao requisito de ser divulgada a melhor forma de execução, que justifica o direito de exclusividade, vez que torna acessível ao público a informação que se alega ser inventiva.

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA (Tratado da Propriedade Industrial: Dos Privilégios de Invenção, dos Modelos de Utilidade e dos Desenhos e Modelos Industriais, volume II, tomo I, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010) já advertia que “deve o inventor ter o máximo cuidado ao especificar os pontos característicos da invenção, indicando de modo claro e preciso no que ela consiste, sem omitir nenhum de seus elementos essenciais”, muito embora reconhecesse que “o inventor, geralmente, tem a tendência de ocultar detalhes essenciais da invenção, ou por não se sentir suficientemente garantido contra a divulgação oficial da invenção, ou para subtrair ao conhecimento de seus concorrentes o que ela tem de essencial, ou, ainda, para continuar a explorá-la de modo exclusivo, depois de findo o privilégio”.

A carência de tal requisito retira do alegado invento o interesse social que fundamenta a concessão do monopólio temporário por patenteamento, dado que a sociedade não teria à sua disposição as informações plenas e necessárias, a partir das quais poderiam ser utilizadas por outras pessoas da área em questão para promover o progresso técnico ou científico.

Como bem ressaltado no Manual para o Depositante de Patentes (Elaborado pela Diretoria de Patentes do INPI, abril de 2015, p.9, disponível no site: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf):

“O interesse público fica preservado na divulgação da informação, permitindo à sociedade o livre acesso ao conhecimento da matéria objeto da patente. Dessa forma, os concorrentes do inventor podem desenvolver suas pesquisas a partir de um estágio mais avançado do conhecimento, promovendo, assim, o desenvolvimento tecnológico do país”.

Portanto, quando não há a comprovação suficiente do efeito técnico reivindicado, a patente se torna inútil, pois não existe verdadeira divulgação do invento, dado que não há informações críveis, aptas a subsidiar pessoas versadas na área ao desenvolvimento de novas pesquisas e incrementos tecnológicos, tendo a descrição e os dados científicos do invento por base.

No caso dos autos, reputo tal condição como presente na MU 8902361-7, com base no entendimento manifestado pelo laudo pericial (resposta ao item 6 do Juízo), devendo a questão relativa ao descumprimento da Instrução Normativa n.º 30/2013 ser tratado em tópico específico.

7.5 Instrução Normativa n.º 30/2013

No processo B, alegou a autora TRITON violação ao art. 13, XII da Instrução Normativa n.º 30/2013, pois é totalmente explicativo o trecho "de alumínio ou outro material com melhor coeficiente de condutividade térmico que o ferro, de forma a otimizar a troca térmica nessa região de maior concentração de calor".

A Instrução Normativa n.º 30/2013 trata do estabelecimento de normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei n.º 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações dos pedidos de patente.

No Capítulo II, ao tratar das especificações do pedido de patente de modelo de utilidade, tal Instrução trata sobre o relatório descritivo (art. 9º), a existência de uma reivindicação única (art. 10), reivindicações dependentes (art. 11), numeração (art. 12), formulação das reivindicações (art. 13), resumo (art. 14) e desenhos (art. 15). Quanto ao ponto suscitado, estabelece a Instrução Normativa que:

"As reivindicações, quanto à formulação, deverão cumprir as seguintes especificações:

(...)

XII. não serão aceitas reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação às vantagens e ao uso do objeto".

Entendo que assiste total razão à autora TRITON em tal questionamento, com base na opinião técnica da perícia e do parecer técnico do INPI, eis que, evidentemente, o trecho questionado ("de alumínio ou outro material com melhor coeficiente de condutividade térmico que o ferro, de forma a otimizar a troca térmica nessa região de maior concentração de calor") é totalmente explicativo, sendo também por tal motivo justificada a sua nulidade, ainda que parcialmente.

Ao teor do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação e majoro os honorários de sucumbência em 1% passando a condenação para 19% (dezenove por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC/2015.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001287010v63 e do código CRC ae3e56b7.

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Apelação Cível Nº 5020944-02.2019.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE.  ausência dos requisitos legais de novidade, ato inventivo e melhoria funcional. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Caso concreto- Trata-se de apelação cível interposta por ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA, em face da sentença, que julgou procedente pretensão autoral de  nulidade da patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 para "disposição aplicada em pino central para alto-falante com anel dissipador de calor".

2. Sentença- O juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral por entender que: Requisitos de Patenteabilidade do MU 8902361-7: Novidade- (i) "No presente caso, o Perito, ao responder ao primeiro quesito do Juízo, atestou que a anterioridade relacionada como D5 (trecho referenciando o estado da técnica em US2006/0018503 A1) antecipa todas as características de proteção da patente anulanda, conforme consignado na seção 6.d do laudo, a seguir transcrita: 'A análise empreendida identificou nas anterioridades apresentadas, antecipação ou revelação de todos os elementos caracterizantes da solução técnica reivindicada em documento único, conforme orienta a Resolução Nº 169/2016. O trecho referenciando o estado da técnica em US2006/0018503 A1, descrito em D5, ilustra uma configuração de alto-falante (parte inferior apenas) em que é demonstrado um anel de curto-circuito (S2), inserido na borda superior escalonada do polo central (3), neste caso, antecipando completamente os elementos caracterizados em R1.a, R1.b e R1.c. Assim, considerando o disposto no art.11 da LPI, pode-se afirmar que o conteúdo da matéria reivindicada na patente não é novo, pois está integralmente descrito em D5'"; (ii) "Ressalto que o INPI, órgão técnico e imparcial, em sua última manifestação nos processos (A, evento 149; B, evento 117), corroborou tal conclusão do laudo pericial pela falta de novidade"; (iii) "Assim, com fundamento nas conclusões do laudo pericial elaborado por profissional capacitado e de confiança, que atua com absoluta imparcialidade, bem como na opinião técnica do INPI, este Juízo fica totalmente convencido do não atendimento ao requisito de novidade pela patente de modelo de utilidade MU 8902361-7";  Ato Inventivo e Melhoria Funcional- (iv) "Ao responder ao quarto e quinto quesitos do Juízo, a perícia afirmou que a modificação trazida pelo objeto do MU8902361-7 não importa em nova forma ou disposição do objeto de uso prático (ou parte deste), que não seja decorrência de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, para um técnico no assunto, e nem melhoria funcional do uso ou fabricação do objeto de uso prático protegido, pois 'o efeito de condução térmica do polo para o anel e dissipação de temperatura por este decorre de maneira direta do estado da técnica'; (v) "A opinião técnica do INPI se manteve após a produção da prova pericial, tendo a autarquia concordado com o teor do laudo quanto à falta de ato inventivo e dos esclarecimentos (A, eventos 132 e 149; B, eventos 105 e 117)"; (vi) De fato, considerando que o problema técnico descrito no quadro reivindicatório consiste em excessivo calor na região de formação do campo magnético do alto-falante, e que a solução apresentada pela MU880716-2 consiste na inserção de um anel na borda escalonada da extremidade superior do pino central, é fácil perceber que, além de todas as características reivindicadas estarem presentes em D5, os documentos D1, D2 e D6 também trazem o uso de um anel, de material de maior condutibilidade térmica, cujo efeito técnico pleiteado pode ser esperado, já que as mesmas características físicas estão presentes. Não é possível perceber, portanto, qualquer nova forma ou disposição, e muito menos qualquer melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto, tal como reivindicado na MU880716-2"; (vii) "Quanto às irresignações apontadas pela empresa ré, considero que a menção, no laudo pericial, a 'atividade inventiva' ao invés de 'ato inventivo', em poucas oportunidades, não implicou em prejuízo à compreensão do laudo nem em desvirtuamento do seu conteúdo, pois claramente o Perito realizou a análise do objeto da perícia segundo os requisitos afetos a patentes de modelo de utilidade - e não a patentes de invenção"; (viii) "Assim, levando em consideração toda a documentação colacionada aos autos, e em concordância com as conclusões técnicas do laudo pericial e do INPI, entendo que a patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 não preenche os requisitos de ato inventivo e melhoria funcional, dado que sua construtividade  resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante das anterioridades D1, D2, D5 e D6"; Aplicação Industrial- (ix) "No caso dos autos, este requisito não foi impugnado pela parte autora e foi considerado satisfeito pelo laudo pericial e pelo INPI, pelo que o considero suficientemente atendido";  Suficiência Descritiva- (x) "No caso dos autos, reputo tal condição como presente na MU 8902361-7, com base no entendimento manifestado pelo laudo pericial (resposta ao item 6 do Juízo)"; Instrução Normativa n.º 30/2013- (xi) "No processo B, alegou a autora TRITON violação ao art. 13, XII da Instrução Normativa n.º 30/2013, pois é totalmente explicativo o trecho 'de alumínio ou outro material com melhor coeficiente de condutividade térmico que o ferro, de forma a otimizar a troca térmica nessa região de maior concentração de calor' (...) Quanto ao ponto suscitado, estabelece a Instrução Normativa que: 'As reivindicações, quanto à formulação, deverão cumprir as seguintes especificações: (...) XII. não serão aceitas reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação às vantagens e ao uso do objeto'"; (xii) "Entendo que assiste total razão à autora TRITON em tal questionamento, com base na opinião técnica da perícia e do parecer técnico do INPI, eis que, evidentemente, o trecho questionado ('de alumínio ou outro material com melhor coeficiente de condutividade térmico que o ferro, de forma a otimizar a troca térmica nessa região de maior concentração de calor') é totalmente explicativo, sendo também por tal motivo justificada a sua nulidade, ainda que parcialmente"; Conclusão- (xiii) Analisando, assim, todo o conjunto probatório, julgo que a patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 não preenche os requisitos legais de novidade, ato inventivo e melhoria funcional, dado que sua construtividade resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante das anterioridades trazidas, além de incidir a sua redação em violação ao art. 13, XII da Instrução Normativa n.º 30/2013, devendo ser, em decorrência de todo o exposto, julgado totalmente procedente o pedido com a decretação de sua nulidade.

3. Argumentos suscitados na apelação ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA- Da questão preliminar – Da desconsideração/nulidade do laudo pericial- (i) "(...)  referida decisão que levou em consideração apenas o laudo pericial, deve ser reformada, uma vez que o laudo pericial não deve prevalecer, única e exclusivamente, para o julgamento da lide. Isto porque o Sr. perito não analisou a questão como um todo e de acordo com os subsídios e argumentos apresentados nas duas oportunidades pela Apelante. Percebe-se que o MM. Juiz a quo não sopesou para este fato, acompanhando a opinião exclusiva e equivocada do Sr. Perito. Vale notar que a Apelante apresentou um laudo divergente (eventos 130 e 150), bastante técnico e, que não foi sequer considerado pelo MM.Juiz de Direito, tampouco pelo Sr. Perito que, repita-se, possui um entendimento equivocado sobre a natureza jurídica do que é um modelo de utilidade"; (ii) "O modelo de utilidade patenteado pela Apelante não é o anel, o pino do alto falante e nem o alto falante, mas a forma de dispor esse anel é que traz uma diferenciação até então não utilizada. Da forma como o laudo abordou o caso e a r. sentença acompanhou, os elementos caracterizantes do Modelo de Utilidade 8902361-7 são: Inserção de um anel, na borda escalonada e da extremidade superior do pino central, o que não retrata a objeto em si e sua construtividade. O principal elemento do MU é a forma como esse anel é disposto"; (iii) "No caso do presente modelo de utilidade o mesmo atende esse requisito, cujo princípio da função do anel dissipador tende a melhorar a quantidade de dissipação de calor (equação que consta no Laudo), e promover a melhoria da vida útil do produto, constando ainda que com a dissipação do calor o risco de incêndio é afastado" (iv) "Por causa destas características inovadoras e que não foram reconhecidas no laudo pericial e tampouco pelo MM. Juiz ad quo é que o modelo de utilidade MU 8902361-7 preenche os requisitos de patenteabilidade, devendo ser este fato reconhecido por meio de um outro laudo pericial, uma vez que o que consta nos autos encontra-se prejudicado, devendo ser anulado"; Do mérito recursal-Da instrução normativa nº 30/2013- (v) "Especificamente a r. sentença afirma que o citado artigo diz que 'não serão aceitas reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação às vantagens e ao uso do objeto'. Ocorre que o referido pedido foi protocolado/depositada em 2009 de modo que a referida instrução Normativa é de 2013, não sendo aplicada a citada regra, já que na época do deposita a mesma não existia. Assim de rigor a reforma da r. sentença quanto a aplicação da Instrução normativa 30/2013 por ser posterior ao pedido, mantendo o registro do modelo de utilidade"; Do entendimento de modelo de utilidade- (vi) "Portanto, podemos verificar que o modelo de utilidade não é inventar algo, mas pegar um objeto (invenção) e utilizar ou dar uma função diferente ou, ainda, realizar a instalação de forma ainda não utilizada. O modelo de utilidade patenteado pela Apelante não inventou o anel, o pino do alto falante e nem o alto falante, mas a forma de dispor esse anel é que traz uma diferenciação até então não utilizada. Não se deve atentar que os elementos caracterizantes sejam aqueles do laudo, quais sejam: Inserção de um anel, na borda escalonada e da extremidade superior do pino central. O principal elemento é a forma como esse anel é disposto, sendo isso não aplicado em outras situações, o que foi exaustivamente demonstrado pelo Assistente técnico da Apelante em todas as suas manifestações (eventos 130 e 150/151). No caso do modelo de utilidade o mesmo atende esse requisito, cujo princípio da função do anel dissipador tende a melhorar a quantidade de dissipação de calor (equação que consta no Laudo), e promover a melhoria da vida útil do produto, constando ainda que com a dissipação do calor o risco de incêndio é afastado"; Do equívoco da perícia – tratou o objeto como invenção e não modelo de utilidade- (vii) "Embora o Sr. Perito tenha mencionado no início de seu Laudo Pericial que 'O presente laudo se refere à ação de nulidade de Patente Modelo de Utilidade sob nº MU8902361-7, intitulada Disposição Aplicada em Pino Central para Alto-Falante com Anel', a conclusão não deixa dúvidas que, por equívoco, sua análise técnica adotou a natureza errada do objeto, o que tornou prejudicada toda a perícia, motivo pelo qual ela deverá ser considerada nula por este Tribunal, conforme solicitado preliminarmente. Nota-se que o Sr. Perito ao concluir pela ausência de atividade inventiva, analisou a patente como invenção, quando na verdade estamos diante de uma patente de modelo de utilidade"; (viii) "Portanto, todo o laudo deve ser refeito tomando como base uma patente de modelo de utilidade, o que faz toda a diferença ao se comparar com as anterioridades, pois, não se busca neste caso um ineditismo para a solução de um problema, mas uma melhoria funcional no uso ou na fabricação de um objeto já conhecido"; Do ato inventivo- (ix) "Com relação ao ato inventivo, o qual não foi analisado, como foi dito acima, a Perícia analisou a Patente na natureza errada, onde temos: 'O conteúdo da matéria reivindicada na patente não contém atividade inventiva: o efeito de arrefecimento por condução térmica é um efeito secundário do posicionamento de um Anel de Faraday naquela posição do polo central, antecipado pelo estado da técnica'. A conclusão não deixa dúvidas de que o Sr. Perito analisou o efeito e não a construtividade do objeto, tal como se espera de uma patente de modelo de utilidade"; (x) "Assim, considerando a elevada temperatura que alcança um alto-falante, tal como também confirmado na exordial, a disposição construtiva proposta, vem resolver tal problema de forma simples e eficiente e, portanto, diferentemente como alegado e não provado, o Modelo de Utilidade em questão, possui ato inventivo. Concordamos que por se tratar de um dissipador de calor, o resfriamento é o elemento que comprova a eficiência da nova disposição construtiva, porém, a construtividade do objeto é que caracteriza a patente de modelo de utilidade"; Da alegada ausência de novidade- estado da técnica- (xi) "Entendemos que o 'Anel dissipador de calor' e o 'Anel Faraday' são analogamente como uma 'arruela' e um 'anel de vedação', ambos são de formatos anelares, mas com objetivos completamente distintos e, portanto, sem relação técnica entre eles. Foi apresentado ainda um link que menciona a utilização em um alto-falante, de três anéis Faraday, o que foi comprovado acima não se tratar do objeto da patente em causa"; (xii) "É apresentado ainda o documento MU8102236-0 como uma 'solução' para o problema de aquecimento dos alto-falantes, mas não foi demonstrado sua eficiência e tal documento não apresenta a mesma disposição construtiva do objeto da patente MU8902361-7, anterioridade não prevê um anel no pino central, tal como reivindicado na patente em causa"; Das supostas antecipações- Documento D4 e D5- (xiii) "O anel dissipador da MU 8902361- é composto de um único anel, na borda escalonada, nota-se portanto, que o perito não observou que na patente do US 2006/0018503 A1, o anel é inserido na borda superior escalonada e o outro secundário na base do polo. Do quanto exposto, podemos concluir que é exatamente a disposição, ou seja, como e onde ele é colocado que diferencia a patente em discussão da patente US 2006/0018503 A1; (xiv) "Ademais, quanto a função de dissipação de calor que consta da patente US 2006/0018503 A1, o perito afirma que é de menor quantidade criando a relevância de que comparada ao produto do modelo de utilidade objeto da presente ação, esta perde a relevância do pedido"; Documento D1- (xv) "O laudo pericial afirma a antecipação dos elementos na publicação citada acima devendo tal análise ser desconsiderada pelas seguintes razões: A referida publicação não tem ISBN ou ISSN1 de modo que não tem validação científica. Se trata de uma apostila de um resumo de anotações de aula"; (xvi) "Ademais tal revista tem especialidade em caixas acústicas, e não em alto falante, onde as imagens e técnicas apresentadas são apenas suposições não representadas na prática, não tendo, portanto, qualquer validade comprovada"; (xvii) "O perito afirma que o controle de estabilização do fluxo do campo magnético pode ser possível de ter ou resolver. Cientificamente para se ter o controle de estabilização de um campo magnético é necessário se ter uma equação geral que represente o modelo do estado físico em estudo. Geralmente, a equação que 30 representa o modelo físico é uma equação não linear, composta de ações de forças externas. O controle efetivo do fluxo do campo magnético é baseado na teoria de controle que propõe uma solução teórica. A teoria que demonstra o resultado de estabilidade de um modelo físico é a teoria de estabilidade de Lyapunov, cuja classificação dos auto valores e vetores podem ser demonstrados. Já o modelo físico proposto pela empresa Ultravox (Apelante) é um protótipo físico que demonstra a dissipação de energia térmica, conforme comprovado pelos equipamentos térmicos e pela curva de resposta em frequência, bem como pelos vídeos já apresentados";  Documento D2- (xviii) "Quanto a essa suposta antecipação novamente há uma confusão do perito quando não difere o anel de Faraday com o anel da patente objeto do processo. Já que a princípio o anel de Faraday tem como função principal dissipar o calor, tendo outra função, acaba de forma secundária sendo utilizada para tanto, já o anel da forma proposta no objeto em discussão, tem em sua função principal dissipar o calor"; Documento D6- (xix) "Quanto a essa suposta antecipação novamente há uma confusão do perito quando não difere o anel de Faraday com o anel da patente objeto do processo. Já que a princípio o anel de Faraday tem como função principal dissipar o calor, tendo outra função, acaba de forma secundária sendo utilizada para tanto, já o anel da forma proposta no objeto em discussão, tem em sua função principal dissipar o calor. Inclusive a perícia aufere que a referida citação não descreve de maneira direta um conjunto de motor de alto falante, acaba indicando o uso de anéis de Faraday na parte superior do polo central, sem qualquer análise geométrico".

4. Argumentos suscitados nas contrarrazões INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI- (i) "Conforme bem salientado na sentença atacada, o MU 8902361-7 anulanda não preenche os requisitos legais de novidade, ato inventivo e melhoria funcional"; (ii) "O INPI, em todas as manifestações técnicas trazidas aos autos, apontou que o modelo de utilidade não preenche os requisitos de patenteabilidade, carecendo de novidade perante o documento D5 e de ato inventivo (perante este e o documento D1), concordando ainda com o Ilmo. Perito no sentido de que o respectivo quadro reivindicatório também não atende ao disposto no Art. 13 da IN n. 30/2013".

5. Argumentos suscitados nas contrarrazões SEVEN DRIVER AUDIO LTDA.- Preliminares- Do laudo pericial e desnecessidade de anulação- (i) "Diferentemente do alegado pela Apelante, o perito analisou o caso como uma patente de modelo de utilidade, e não como invenção e corretamente entendeu que os requisitos não estariam presentes tendo em vista o estado da técnica, como será posteriormente explicado"; (ii) "No mais, destaca-se que o laudo apresentado pela Apelante fora realizado de forma unilateral, diferentemente do laudo apresentado pelo Sr. Marcos Heringer, o qual levou em consideração quesitos técnicos de ambas as partes e inclusive do douto juízo a quo"; (iii) "Evidentemente a Apelante apenas está inconformada com o resultado, requerendo a anulação de um laudo pericial que cumpriu com todos os requisitos e chegou a uma posição fundamentada e correta para o caso em concreto, o laudo pericial analisou os requisitos de um modelo de utilidade para chegar a concessão, bem como o estado da técnica relacionando os documentos apresentados e os argumentos que a Apelante alega que foram 'ignorados', não havendo lógica alguma a anulação deste laudo pericial"; Mérito- (iv) "(...) evidentemente a patente de modelo de utilidade MU 8902361- 7 não preenche os requisitos legais de novidade, ato inventivo e melhoria funcional".

6. Sentença mantida-  A patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 não preenche os requisitos legais de novidade, ato inventivo e melhoria funcional, dado que sua construtividade resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante das anterioridades trazidas, além de incidir a sua redação em violação ao art. 13, XII da Instrução Normativa n.º 30/2013, devendo ser, em decorrência de todo o exposto, julgado totalmente procedente o pedido com a decretação de sua nulidade.

7. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação e majorar os honorários de sucumbência em 1% passando a condenação para 19% (dezenove por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC/2015, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2023.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001289558v17 e do código CRC 0fe27197.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/03/2023

Apelação Cível Nº 5020944-02.2019.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária