Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Agravo de Instrumento Nº 5006178-13.2022.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela QINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD., com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 9ª Vara Federal/RJ, Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto, na qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela que objetivava: a) a suspensão dos efeitos dos registros nºs 912.923.288 (marca mista “PICO”), 912.923.431 (marca mista “PICO”), 912.923.644 (marca mista “PICO VR”), 912.924.012 (marca mista “PICO VR”) e 912.924.225 (marca mista “PICO VR”), com a publicação na RPI; b) a determinação de abstenção do uso dos sinais “PICO” e “PICO VR” pela empresa ré/agravada, BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA., em todo o território nacional, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia.

Requereu concessão de antecipação da tutela recursal para o fim de:

a) Suspender os efeitos dos registros nºs 912.923.288, 912.923.431, 912.923.644, 912.924.012 e 912.924.225 e do pedido de registro nº 925.858.234, com a determinação de abstenção do uso das referidas marcas até o julgamento final, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) Alternativamente, caso não seja concedida a tutela de urgência nos exatos termos acima requeridos, requer que os efeitos dos registros sejam suspensos ao menos inter partes, autorizando, assim, que a agravante, QINGDAO PICO, bem como sua proprietária BYTEDANCE, façam uso das marcas “PICO” no Brasil.

No mérito, buscou que seja confirmada a reforma da decisão agravada, determinando que os efeitos dos registros números 912.923.288, 912.923.431, 912.923.644, 912.924.012 e 912.924.225 e do pedido de registro nº 925.858.234 sejam suspensos, bem como, em decorrência lógica do pedido anterior, a segunda agravada seja compelida a cessar a utilização da referida marca imediatamente, até que haja um julgamento final na presente demanda, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, alegou a agravante, em síntese, o seguinte:

1. Conhecida internacionalmente como “PICO”, a agravante foi fundada no ano de 2015, inicialmente como “BEIJING PICO TECHNOLOGY CO. LTD.”, sendo uma empresa subsidiária integral da agravante QINGDAO PICO TECHNOLOGY CO., LTD, conforme se depreende da declaração firmada por Fei Li, representante legal da agravante, cujo documento está devidamente notarizado e apostilado (evento 1, OUT18). A agravante conta atualmente com aproximadamente 300 funcionários ao redor do mundo e é uma empresa essencialmente de tecnologia, que se concentra na criação de RV móvel (realidade virtual móvel).

2. A PICO (agravante) tem escritórios nos Estados Unidos da América (Nova Iorque e São Francisco), Europa (Barcelona), China (Pequim e Qingdao), Japão (Tóquio) e Coreia do Sul (Suwon) e ao longo dos últimos anos movimentou mais de US$ 66 milhões em capital de risco. A agravante faz parte do grupo econômico “ByteDance”, que por sua vez é a proprietária da marca mundialmente conhecida “TikTok”. A compra da “PICO” pelo grupo BYTEDANCE por aproximadamente U$ 790 (setecentos e noventa) milhões de dólares, mais de quatro bilhões de reais, foi notícia em diversos sites especializados em tecnologia, que destacaram o grande potencial de crescimento a partir dessa nova parceria.

3. A ação originária tem por objeto a adjudicação dos registros concedidos pelo INPI em para a marca “PICO” (evento 1, INIC3), uma vez que foram obtidos em flagrante má-fé pela empresa agravada, sua ex-parceira no Brasil e que ardilosamente abusou da confiança nela depositada pela agravante para usurpar no Brasil a titularidade de marca internacionalmente reconhecida da agravante.

4.  A agravante é legítima titular no Brasil da marca mista “PICO NEO” (registros nºs 918.944.147 – depositado em 2020 e 920.658.865 – depositado em 2021), sendo, ainda, titular da marca “PICO” em inúmeros países de todo mundo pelo menos desde 2015, consoante listagem constante à fl. 11 (item 18 da inicial do presente recurso) e celebrou em 15/09/2017 contrato de parceria com a segunda agravada (“Acordo de Não Divulgação e Confidencialidade” -  com objetivo de iniciar uma parceria para distribuição e comercialização dos produtos identificados pela marca “PICO” no país -  conforme contrato – evento 1, OUT13), cuja negociação se iniciou muito antes do depósito dos registros marcários ora impugnados no INPI, o que torna indiscutível que a empresa agravada tinha plena ciência da existência e titularidade da agravante sobre a marca “PICO”, ensejando sem qualquer dificuldade a aplicação do artigo 124, XXIII, da LPI.

5.  A segunda agravada acabou de ajuizar uma ação na Justiça do Paraná (local de sua sede – evento 1, OUT14 – Proc. nº 0004195-41.2022.8.16.0194) acusando a BYTEDANCE, empresa que incorporou recentemente a agravante ao seu grupo econômico, de infração da marca “PICO”, pleiteando não apenas o pagamento de indenização mas também a concessão de liminar para determinar que a agravante e suas parceiras locais “abstenha[m] imediatamente de distribuir/utilizar/vender a marca”, além de recolher os produtos disponíveis no mercado.

6. Após a agravante tomar ciência da traição sofrida de sua antiga parceira comercial, buscou extrajudicialmente solucionar o conflito, pedindo a devolução pacífica dos registros indevidamente obtidos pela segunda agravada em nome próprio para a marca da agravante. Foi quando recebeu a proposta de venda por 20 milhões de dólares, que revelou o golpe sofrido de sua representante no Brasil (evento 1, OUT23), caracterizando o caso já clássico no ordenamento jurídico pátrio de usurpação de direitos marcários por ex-parceiro comercial.

7. A qualquer momento pode ser proferida uma decisão na referida ação judicial em trâmite no TJPR, concedendo uma tutela de urgência para determinar que a agravante e sua proprietária, BYTEDANCE, sejam impedidas de utilizar a marca “PICO” no Brasil, além de recolher os produtos que já estão no mercado. Afirma que essa nova informação não chegou a ser objeto de análise pela Exma. Magistrada, pois no momento do ajuizamento da presente ação, em 08/04/2022, a BEENOCULUS ainda não havia ajuizado a ação perante o TJPR, o que foi feito apenas em 20/04/2022.

8. A empresa agravada confessou a existência dessa parceria quando enviou a notificação extrajudicial para a BYTEDANCE BRASIL (evento 1, OUT17), afirmando que o acordo comercial seria entre as partes para “iniciar um relacionamento de negócios visando a distribuição e comercialização dos produtos ‘PICO’ em território brasileiro”. Afirma que na ação judicial movida pela BEENOCULUS contra a atual representante nacional da agravante, ela novamente admite que a parceria entre as empresas era “visando a distribuição e comercialização dos produtos "PICO" em território brasileiro”;

9. Destaca a desfaçatez da agravada de buscar o registro de logomarca idêntica à registrada previamente pela agravante em outros países torna indefensável qualquer tese de coincidência. Afirma que a BEENOCULUS só poderia registrar as marcas PICO no Brasil com uma autorização expressa da agravante, legítima titular e criadora da marca, o que definitivamente não ocorreu.

10. A qualquer momento pode ser proferida uma decisão na referida ação, determinando que a BYTEDANCE cesse o uso da marca no país e recolha todos os produtos com a marca “PICO” que já estão no mercado nacional.  Ainda que a agravante ingresse naqueles autos comprovando toda a farsa adotada pela BEENOCULUS, o que certamente será feito, o fato das marcas “PICO” estarem registradas perante o INPI em nome da agravada é um fator que pode acabar por induzir em erro o Magistrado da mencionada ação. Justamente por isso é que requer a tutela antecipada recursal, determinando a suspensão dos efeitos dos registros e, consequentemente, a suspensão do direito da BEENOCULUS de impedir que a agravante e suas parceiras comerciais utilizem as marcas “PICO” no Brasil.

No evento 2, DESPADEC1 foi deferida em parte a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender inter partes os registros marcários da agravada nºs 912.923.288, 912.923.431, 912.923.644, 912.924.012 e 912.924.225 e o pedido de registro nº 925.858.234 até o julgamento do mérito do presente recurso, devendo o INPI anotar que encontram-se sub judice.

A empresa agravante interpôs embargos de declaração no evento 10, EMBDECL1, alegando pequeno erro material sanável na decisão do evento 02.

No evento 12, INIC1 BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA interpôs agravo interno com pedido de efeito suspensivo em face da decisão do evento 2, DESPADEC1.

Alegou que deve ser suspensa a decisão do evento 2, DESPADEC1, tendo em vista que causa danos irreversíveis à própria subsistência da empresa, permitindo à QINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD. que continue com a usurpação do seu negócio.

Para tanto, sustentou a empresa BEENOCULUS que:

1. Em janeiro de 2015 empresa foi constituída no Brasil. Com tecnologia, à época, revolucionária, foi uma das pioneiras na produção e distribuição de realidade virtual em território nacional, sendo diferenciada por fomentar acesso tecnológico ao oferecer um produto de alta tecnologia (até então inacessível) por baixo custo e para fins educacionais.

2.  No ano de 2015, a empresa BEENOCULUS lançou seu equipamento, intitulado “BEENOCULUS” (e constituído por um par de óculos de realidade virtual, joysticks e fones de ouvido por Bluetooth) na Consumer Eletronics Show – CES, em Las Vegas, Estados Unidos da América, por valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), passando a receber atenção especial e favorável da mídia nos meses subsequentes.

3. Em razão do gradativo ganho de mercado da empresa agravada após o lançamento de seu produto em Las Vegas (EUA), a demanda de mercado aumentou e surgiu então um novo gargalo de mercado: atender à demanda, agora do mercado corporativo, pelo mesmo baixo custo anteriormente apresentado.

4. Nesse momento a requerente notou a necessidade de dar um passo a mais, pois a demanda corporativa exigia existência de um novo elemento ("hardware"), equipamento mais robusto e com tecnologia embarcada.

5. À época este equipamento não estava disponível no Brasil, tendo a relação entre as partes se iniciado nesse contexto.

6. Para suprir esta nova demanda, a empresa BEENOCULUS (por meio do Sr. JOSÉ TERRABUIO JÚNIOR, então diretor da empresa), realizou um levantamento de mercado internacional e fora pessoalmente à República Popular da China, em 2016, para visitar as fábricas que poderiam atender a necessidade da “BEENOCULUS”.

7. Foi assim que a empresa BEENOCULUS foi apresentada à BEIJING PICO TECHNOLOGY CO., uma startup chinesa fundada em 2015, mesma época em que a ora agravante.

8. Em que pese a ideia inicial da empresa BEENOCULUS fosse apenas adquirir equipamentos que atendessem à demanda de mercado e incorporá-los à “BEENOCULUS” (sendo a ora agravada (PICO), neste cenário, nada além de mera fornecedora), a empresa PICO informou que não possuía interesse no mercado brasileiro e que, por essa razão, a melhor alternativa seria que a empresa BEENOCULUS representasse e comercializasse seus produtos no Brasil.

9. Em 15 de setembro de 2017, após meses de tratativas, as partes assinaram seu primeiro documento: um Memorando de Entendimentos (MOU) para estreitar suas tratativas comerciais e garantir o sigilo de informações sensíveis durante o curso do processo.

10. Durante este período, as partes objetivavam negociar a distribuição e a comercialização dos produtos da empresa QINGDAO PICO (que não possuía interesse em atuar e investir no Brasil), pela empresa BEENOCULUS, em território nacional.

11. O MOU assinado visava estreitar os laços entre as partes, não implicando, necessariamente, qualquer tipo de relação comercial de representação.

12. Passados 15 (quinze) meses da assinatura do MOU, em 1º de dezembro de 2018, as partes assinaram a “Carta de Autorização” em que a empresa QINGDAO PICO autorizou a agravante BEENOCULUS como a agência geral da PICO no Brasil.

13. O instrumento assinado, além de i) posicionar a agravante BEENOCULUS como agência máxima dos produtos “PICO” em território nacional,
ainda a autorizava a ii) desenvolver outros revendedores de forma independente; e iii) reautorizar (e cassar) revendedores no Brasil.

14. A agravante BEENOCULUS como agência geral de representação dos produtos “PICO” em território nacional deu então início à construção da marca “PICO” no Brasil, já registrada sob sua titularidade, visto que todos os custos, investimentos e riscos do negócio ficaram sob sua responsabilidade.

15. A agravante BEENOCULUS fortaleceu a marca "PICO" no Brasil, por meio das seguintes ações:

"i) Aprimoramento do produto vendido, através de Engenharia de Hardware, com estudos de ergonomia para ocidentalização do item “PICOVR” e Engenharia de Software no item “SDK” (software de desenvolvimento) dos produtos.

ii) Investimentos na divulgação e promoção dos produtos “PICO” – em território onde a marca era inédita. Note-se que apenas por conta destes investimentos, durante 4 anos, foi possível desenvolver o mercado Brasileiro para o consumo dos produtos. Nesse sentido, inclusive, a AGRAVANTE utilizou-se de diversos “use cases” para (com sucesso) promover a marca; veja-se, por exemplo, a “BEETOOLS”, uma escola de inglês inteligente que fora completamente formatada com a tecnologia “PICO”, fornecida pela AGRAVANTE;

iii) Investimentos para superar a concorrência da Oculus Rift, HTC VIVE, PSVR entre outras."

16. Durante todo o período de comercialização dos produtos “PICO” coube à agravante BEENOCULUS i) investir na marca em território nacional; ii) desenvolver melhorias nos produtos de acordo com a resposta de mercado; iii) assumir os prejuízos financeiros decorrentes de produtos com defeito de engenharia; iv) assumir o dano de imagem gerado pelos vícios dos produtos adquiridos; e v) assumir as despesas de nacionalização e importação dos produtos.

17. A agravante BEENOCULUS era quem mantinha e crescia a marca no Brasil enquanto a agravada QINGDAO PICO possuía, em toda essa relação comercial, apenas a função de fornecedora.

18. A agravante BEENOCULUS fora desde o começo informada que deveria assumir as responsabilidades legais por i) todos os equipamentos adquiridos da agravada PICO e que se encontrassem em território nacional; e que ii) os registros em órgãos regulatórios nacionais deveriam ser feitos por conta e risco da ora agravante – uma vez que a QINGDAO PICO não possuía interesse no mercado brasileiro.

19. Em 2020 a agravante tomou conhecimento informal de que a autorização de distribuição para a revenda dos produtos “PICO” não seria renovada, ao perceber que a empresa QINGDAO PICO retirara o seu nome do website (enquanto distribuidora oficial dos equipamentos no Brasil).

20. Na sequência, a agravante BEENOCULUS foi informada (por sua própria clientela) que o Sr. HEITOR BRAVI, atual diretor da ora agravada PICO na Europa, teria feito contato para seguir com a distribuição dos equipamentos no Brasil – agora sem a ora agravante, tendo nesse momento começado o denominado processo de deglutição da agravante.

21. Em que pese os produtos fossem fornecidos pela empresa QINGDAO PICO, quem efetivamente criou e manteve a marca “PICO” no Brasil foi a agravante BEENOCULUS, em especial pela ausência de interesse da agravada no país.

22. Deduz que i) ou a agravada PICO planejava desde o início se eximir de riscos e investimentos no Brasil transferindo-os para uma empresa menor (a agravante BEENOCULUS) para, ao final, a) deixa-lá quebrar caso o produto “PICO” não vingasse ou b) tomar para si toda a operação em caso de êxito); ou ii) efetivamente não possuía interesse no país, operou apenas como fornecedora e, ao ver seu sucesso no mercado nacional, tomou-a para si mesmo assim. Seja qual for, qualquer uma das alternativas é inadmissível.

23. Em 2021 a empresa BEIJING BYTEDANCE TECHNOLOGY CO. LTD. (empresa proprietária do TikTok, atualmente o aplicativo mais utilizado no mundo) informou a aquisição da empresa agravada QINGDAO PICO – junto com toda a sua tecnologia.

24. Em 2022 a agravante BEENPCULUS foi surpreendida por uma notificação extrajudicial enviada pela QINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. (com quem a ora agravante jamais negociara) solicitando a transferência da marca “PICO”, propriedade da agravante.

25. A marca “PICO” pertence à agravante BEENOCULUS e fora devidamente registrada junto ao Instituto de Propriedade Industrial – INPI (sem qualquer oposição à época).

26. Aduz a ilegitimidade passiva da empresa GINGDAO PICO, pois a relação comercial entre as partes diz respeito à ora agravante e à empresa BEIJING PICO TECHNOLOGY CO. LTD. e não à QINGDAO PICO TECHNOLOGY CO, pelo que não possui legitimidade para integrar o feito.

27. As partes à época nem sequer haviam assinado qualquer tipo de compromisso vinculante que pusesse a agravante BEENOCULUS em posição de agente ou representante da ora agravada – pelo que até mesmo o art. 6º septies da CUP não se aplicaria ao presente caso.

28. A relação entre partes nunca passou de fornecedora/consumidora – muito diferentemente do que a agravada faz querer crer.

29. A marca “PICO VR”, que também pertence à empresa BEENOCULUS, foi assim registrada porque se trata de produto igualmente desenvolvido em conjunto pelas partes e comercializada em território nacional.

30. Os produtos “PICO” comercializados entre as partes foi desenvolvido em conjunto para o mercado brasileiro. As interações entre partes visavam melhorar a tecnologia já existente e adaptá-la para o mercado nacional – de forma que a continuasse fazendo sentido à empresa BEENOCULUS consumir e revender os produtos fornecidos pela ora agravada.

31. Após a aquisição da empresa GINGDAO PICO pela BEIJING BYTEDANCETECHNOLOGY CO. LTD. (a startup mais valiosa da atualidade), contudo, a  QINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD. deu início à cruzada para exterminar do mercado quaisquer outras empresas que contivessem “PICO” em sua marca/nome.

32. Inclusive, a tentativa de depósito de registro da marca “PICO” na classe NCL (11) 09, pela empresa “QINGDAO PICO”, já foi analisada e indeferida pelo INPI em 2019.

32. Existem outras marcas "PICO" registradas no INPI em nome de outras três empresas.

33. Em que pese o registro em vigor mais antigo ser datado de 2011 e pertencente à “TJ. SMITH AND NEPHEW LTD.”, a empresa “QINGDAO” realizou novos pedidos de depósito de marca em face de todas as “PICOS” já registradas, independente de classe ou área de atuação, agora em 2022 – mesmo que sua tentativa em 2019 já tenha sido indeferida.

34. Não cabe à ora agravada (seja ela a BEIJING PICO, a BEIJING BYTEDANCE ou a QINGDAO PICO), só por ser a startup mais valiosa da atualidade, engolir todas as outras marcas e empresas que já existem e estão protegidas no mercado.

35. Houve má-fé por parte da empresa QINGDAO PICO, pois além do risco risco jurídico, coube à ora agravante assumir o próprio risco do negócio. Isto é: a agravada QINGDAO PICO lhe daria o direito de revender os produtos “PICO”, sem qualquer incentivo, como fornecedora apenas, desde que a ora agravante assumisse todo o custo, o risco e as responsabilidades inerentes à operação – o que, é claro, a ora recorrente não sabia à época.

36. A QINGDAO PICO ainda informou, repetidas vezes, que o sucesso das vendas dos produtos (por ela fornecidos) no Brasil seria benéfico à própria requerente, vez que possuiria autorização permanente de distribuição e comercialização (razão pela qual valeria a pena investir, durante todos estes anos, na marca “PICO” no Brasil).

37. Houve, em verdade, uma transferência de risco de negócio – ficara a requerente responsável pela sucesso da “PICO” brasileira. Isto é: enquanto a requerente crescia a marca e alimentava o mercado nacional, a requerida continuava a lucrar, livre de qualquer risco, na qualidade de fornecedora dos equipamentos.

38. A agravada iniciou o processo de aliciamento do Sr. HEITOR BRAVI, à época Diretor de Vendas da ora recorrente, para ter acesso à clientela já pela agravante BEENOCULUS fidelizada durante seus anos de atuação no Brasil.

39. A agravada respondeu o e-mail informando que, após analisar com a equipe técnica, identificaram baixíssima possibilidade de produzir quaisquer produtos fora da República Popular da China sem comprometer sua qualidade. Ainda, agradeceu a colaboração e parceria do Sr. HEITOR à ora agravada durante os últimos anos – na qualidade de Diretor Geral de Vendas da ora agravante.

40. Após este último contato, o Sr. HEITOR pediu demissão da empresa ora agravante BEENOCULUS e, pouco tempo depois, passou a fazer parte da empresa agravada QINGDAO PICO na posição de Diretor de Vendas – isto é, mudara apenas de empregador, não de função.

41. Inaplicável ao caso o artigo 6º da CUP, pois nunca houve qualquer relação comercial entre a agravante e a suposta dona da marca “pico” no exterior, “QINGDAO PICO CO. LTD." e nunca houve qualquer relação de representação comercial entre partes (“BEIJING PICO TECHNOLOGY CO. LTD.”, com quem a agravante mantivera relação comercial)

42. Não pode haver qualquer representação entre a ora agravante e a suposta dona da marca (QINGDAO PICO) – e menos ainda quebra de confiança – se estas empresas jamais tiveram qualquer tipo de relação comercial entre si.

43. A ora agravante jamais representou a ora agravada, a um, porque este jamais fora um contrato de representação e, a dois, porque coube à recorrente assumir todas as obrigações (financeiras e cíveis) relativas à marca “PICO” no Brasil.

44. A ora agravada deixou claro, desde o princípio, que a responsabilidade burocrática, financeira e legal relativa aos produtos “PICO” no Brasil seria integralmente da recorrente.

45. Foi a agravante quem assumiu o custo financeiro de reposição dos dispositivos com defeito fornecidos pela agravada. Nesse sentido, por vezes os produtos “PICO” continham baterias com estufamento e risco de explosão (na nuca do usuário).

46. Ainda que o documento (cujo termo inicial é datado de setembro de 2017) tratasse de efetivo Contrato de Representação Comercial (o que se traz apenas para argumentar), o fato é que, à época do registro de marca (junho de 2017), as partes não possuíam (e nem poderiam possuir) qualquer vínculo de representação – afastando assim a qualidade de “agente” ou “representante” necessária para a aplicabilidade do art. 6º, septies, da CUP.

47. A simples ausência de depósito de registro, na contramão da postura adotada pela ora agravada desde a sua criação, demonstra que i) a agravada não possuía atuação no mercado Brasileiro à época; ii) confirmando a sua posição de mera fornecedora quanto à ora agravante; e iii) que a autorização e a ciência do registro da marca “PICO” pela ora agravante já estavam presentes desde o início da relação comercial.

Petição do INPI no evento 14, PET1 e da BEENOCULUS no evento 15, PET1.

Na decisão do evento 16, DESPADEC1, foi corrigido de ofício o erro material da decisão monocrática (evento 2, DESPADEC1) e indeferido o efeito suspensivo postulado pela empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA no bojo do agravo interno.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se dizendo que não há, no presente caso, interesse público que justifique sua intervenção obrigatória (evento 24, PROMOÇÃO1).

O INPI juntou cópia da sua contestação ao feito originário (evento 26, OUT2).

Contrarrazões da empresa QINGDAO PICO TECHNOLOGY CO., LTD. ao agravo de interno da empresa BEENOCULUS no evento 30, CONTRAZ1, requerendo seja negado provimento ao agravo interno com o consequente provimento ao agravo de instrumento e concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos dos registros marcários nº 912923288, nº 912923431, nº 912923644, nº 912924012 e nº 912924225 e o pedido de registro nº 925858234 da BEENOCULUS TECNOLOGIA até o julgamento do mérito da ação de adjudicação em trâmite em primeira instância.

Para tanto, alegou que:

1. Houve o indeferimento da liminar requerida pela BEENOCULUS nos autos da ação de infração marcária em trâmite perante o TJPR, ao entendimento de que a empresa BEENOCULUS nunca teve autorização para registrar as marcas PICO no Brasil.

2. Não há que se falar em danos irreparáveis, até porque, até o presente momento, a BEENOCULUS não foi proibida de comercializar os produtos com a marca PICO. A concessão parcial da tutela de urgência apenas garante à QINGDAO PICO o direito de explorar sua marca PICO, uma vez que os efeitos dos registros marcários da BEENOCULUS foram suspensos inter partes.

3. Não procede a alegação de ilegitimidade passiva da QINGDAO PICO, pois se está diante de uma ação de adjudicação das marcas PICO que foram usurpadas pela BEENOCULUS, cuja legítima titularidade pertencem à QINGDAO PICO, empresa que faz parte do mesmo grupo societário da BEIJING PICO TECHNOLOGY CO. (empresa signatária do acordo comercial com a BEENOCULUS). Essa informação se comprova a partir das informações presentes do registro comercial da BEIJING PICO no site operado pelo governo de Pequim.

4. A QINGDAO PICO é a legítima titular do registro nº 918.944.147, para a marca mista "PICO NEO", na classe 09, concedido em 25.08.2020, como também do Registro nº 920.658.865, para a marca mista "PICO NEO", na classe 28, concedido em 08.06.2021, o que confirma seu interesse no presente feito.

5. Os demais recentes pedidos de registros para a marca PICO no Brasil foram efetuados em nome da QINGDAO PICO. Nesse contexto, é inegável que a QINGDAO PICO é quem detém total legitimidade e interesse em proteger os direitos da referida marca, que foram usurpadas pela BEENOCULUS.

6. Os registros para as marcas foram obtidos de forma indevida e sem autorização pela BEENOCULUS, ex-parceira da empresa BEIJING PICO TECHNOLOGY CO., que é subsidiária e controlada integralmente pela QINGDAO PICO. A BEENOCULUS abusou da confiança nela depositada para se apropriar indevidamente de marcas internacionalmente reconhecidas.

7. A BEENOCULUS celebrou, em 15 de setembro de 2017, contrato de parceria com a “BEIJING PICO TECHNOLOGY” (subsidiária da QINGDAO PICO), cuja negociação se iniciou muito antes do depósito dos registros marcários, o que torna indiscutível que ela tinha plena ciência da existência e titularidade das marca “PICO".

8. Sem apresentar um único documento que comprove suas superficiais
alegações, a BEENOCULUS afirma que a QINGDAO PICO “deixou claro que não possuía interesse no mercado brasileiro e que, portanto, toda a responsabilidade relativa à “PICO” no Brasil recairia sobre a BEENOCULUS”.

9. Não existe um único documento nos autos que comprove que cabia à BEENOCULUS o registro das marcas. A BEENOCULUS nunca teve autorização para registrar as marcas “PICO” no Brasil e o fez de forma ilícita.

10. Como já demonstrado na petição inicial do agravo de instrumento, para demonstrar ainda mais a má-fé da BEENOCULUS, após tomar ciência do negócio entre o Grupo da QINGDAO PICO e da BYTEDANCE BRASIL, a BEENOCULUS buscou extrajudicialmente transferir os registros da PICO, solicitando nada mais nada menos do que 20 milhões de dólares, revelando de vez a sua intenção de enriquecer ilicitamente as custas da marca "PICO".

11. Não há nenhuma obrigatoriedade de prévia oposição administrativa no INPI para ajuizar uma ação de nulidade. Além disso, a QINGDAO PICO só não se insurgiu contra os pedidos de registros na esfera administrativa porque não tinha ciência do depósito das marcas pela BEENOCULUS.

12. As marcas “PICO” estão registradas em diversos países desde 2015 e sua atuação no mercado nacional era realizada por intermédio da BEENOCULUS, sua antiga parceira comercial. Logo, é evidente que a BEENOCULUS sempre teve pleno conhecido da existência das marcas PICO.

13. Os registros da marca PICO por outras empresas não são objeto da presente ação e não guardam qualquer relação com o que se é discutido nos presentes autos. Os registros mencionados pela BEENOCULUS identificam produtos e serviços absolutamente distintos dos óculos de realidade virtual da agravada.

14. A BEENOCULUS sabe que sua tese está fadada ao insucesso que requereu nos autos da ação de infração em trâmite perante o TJPR que “o valor da causa seja aditada e alterado para a importância de R$ 1.000,00 (mil reais)”, pois, sabendo que os fatos e provas apresentados por ela são irrefutáveis e a improcedência daquela demanda é o que se espera, a BEENOCULUS tenta reduzir a sua eminente condenação pelos honorários sucumbenciais perpetrada.

É o relatório.



Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001268746v61 e do código CRC 5ddd66e7.

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Data e Hora: 15/12/2022, às 15:59:2

 


 



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Agravo de Instrumento Nº 5006178-13.2022.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

VOTO

Conheço dos recursos eis que presentes os pressupostos processuais.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela QINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD., com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 9ª Vara Federal/RJ, Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto, na qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela que objetivava: a) a suspensão dos efeitos dos registros nºs 912.923.288 (marca mista “PICO”), 912.923.431 (marca mista “PICO”), 912.923.644 (marca mista “PICO VR”), 912.924.012 (marca mista “PICO VR”) e 912.924.225 (marca mista “PICO VR”), com a publicação na RPI; b) a determinação de abstenção do uso dos sinais “PICO” e “PICO VR” pela empresa ré/agravada, BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA., em todo o território nacional, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia.

No evento 2, DESPADEC1 foi deferida em parte a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender inter partes os registros marcários da agravada nºs 912.923.288, 912.923.431, 912.923.644, 912.924.012 e 912.924.225 e o pedido de registro nº 925.858.234 até o julgamento do mérito do presente recurso, devendo o INPI anotar que encontram-se sub judice.

 Inicialmente, não conheço da pretensão relativa ao pedido de registro pedido de registro 925.858.234 (marca mista “PICO”), classe NCL (11) 28, de titularidade da empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA, depositada em 24/02/2022, eis que não fez parte da decisão agravada.

A autora incluiu tal pedido de registro em emenda realizada no feito principal em momento posterior à apreciação da liminar pelo Juízo a quo (processo 5025118-49.2022.4.02.5101/RJ, evento 11, PET1).

 

Da ilegitimidade da empresa GINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD

Ab initio, verifico que a empresa BEENOCULUS, em seu agravo interno interposto em face da decisão monocrática do evento 02 (acima), alegou a ilegitimidade da empresa GINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD, pois a relação comercial entre as partes diz respeito à requerente e à empresa BEIJING PICO TECHNOLOGY CO. LTD. e não à QINGDAO PICO TECHNOLOGY CO, pelo que não possui legitimidade para integrar o feito.

Sem razão a empresa BEENOCULOS.

A ação de adjudicação tem por objeto registros marcários que supostamente pertencem à empresa GINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD, sendo evidente a sua legitimidade para figurar na demanda.

O fato de o "contrato de não divulgação e confidencialidade" ter sido celebrado entre a empresa BEENOCULOS e a empresa BEIJING PICO TECHNOLOGY CO. LTD. não altera a conclusão, pois, além de persistir como objeto da pretensão adjudicatória registros que seriam criação da empresa GINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD, a empresa QINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD demonstrou que a empresa BEIJING PICO TECHNOLOGY CO. LTD. lhe pertence, conforme evento 30, ANEXO3.

Portanto, afasta-se a alegação de ilegitimidade da empresa GINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD, autora da ação principal e requerente do agravo de instrumento.

 

Do mérito

A decisão agravada encontra-se nos seguintes termos (evento 4, DESPADEC1):

 

“1 - Dispenso a realização de audiência de conciliação, pois figura como parte ré um ente público (INPI), que já se manifestou sobre a impossibilidade de autocomposição através do Ofício Circular nº. 00006/2016/GAB/PRF2R/PGF/AGU, de 17/03/2016, da Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, arquivado na Secretaria deste Juízo. Assim, impõe-se a utilização do preceito do § 4º, inciso II, do art. 334, do CPC, sem prejuízo de eventual acordo durante a tramitação do processo.

2 - Indefiro o pedido de tutela de urgência no presente momento, por não vislumbrar a existência de todos os requisitos legais exigidos para a concessão de tal medida (art. 300 do CPC), havendo clara necessidade de um exame mais detalhado da questão em tela, após a oitiva da parte contrária, inclusive do INPI, e a devida instrução probatória, para esclarecimentos quanto aos fatos noticiados, devendo, ao menos neste momento processual, ser respeitada a atividade administrativa-técnica do INPI, a qual se presume legítima e correta.

3 - Com base no art. 83 do CPC, aplicável ao caso em questão, fixo a caução no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, devendo a parte autora providenciar a realização do respectivo depósito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

4 - Concedo à parte autora o prazo de 15 dias requerido na inicial (Evento 1, INIC1, fls. 19, penúltimo §), para que que providencie a juntada da tradução juramentada dos documentos acostados aos autos em língua estrangeira,  em conformidade como o disposto no art. 192, caput e parágrafo único do CPC, devendo, ainda, comprovar que o subscritor da procuração do Evento 1, PROC2  tem poderes pra representá-la em juízo.

5 – Cumpridos integralmente os itens 3 e 4 supra, certifique a Secretaria quanto ao recolhimento da caução e, após, citem-se os Réus na forma da Portaria nº JFRJ-POR-2018/00285, de 20/09/2018, dos Juízes Federais das Varas Federais Especializadas em Matéria Previdenciária e Propriedade Intelectual da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

A citação da empresa ré deverá ser realizada via postal com AR, nos termos dos artigos 246, I, 247 e 248 do CPC/2015.

A citação do INPI deverá ser realizada por meio eletrônico, devendo a autarquia anotar que os registros de marcas em questão (912923288, 912923431, 912923644, 912924012 e 912924225)  encontram-se sub judice, realizando a divulgação na RPI e na sua base de dados disponível na internet.

6 - Após as respostas, diga a parte autora em réplica, especificando, ainda, as demais provas que pretende produzir, justificadamente, no prazo de 15 (quinze) dias (artigos 350 e 351 do CPC).

7 – Especifique a parte ré, justificadamente, as provas que ainda pretende produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.”

 

Na decisão monocrática que deferiu em parte efeito suspensivo ao agravo de instrumento foram colhidos os seguintes fatos:

"No presente caso, colhem-se dos presentes autos e também da inicial do processo nº 0004195-41.2022.8.16.0194 que foi ajuizado na Justiça Estadual do Paraná pela ora agravada em face da agravante e da empresa BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (evento 1, OUT14) os seguintes fatos:

1) A empresa agravante, QINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD., é titular no exterior dos registros marcários listados à fl. 11 (item 18 da inicial do presente recurso - evento 1, AGRAVO1), todos formados pelo sinal “PICO”, sendo o primeiro depositado em 2015. No Brasil a agravante é titular da marca mista “PICO NEO” (registros nºs 918.944.147 – depositado em 2020 e 920.658.865 – depositado em 2021);

2) A empresa agravada é titular dos seguintes registros:  nºs 912.923.288 (marca mista “PICO”), 912.923.431 (marca mista “PICO”), 912.923.644 (marca mista “PICO VR”), 912.924.012 (marca mista “PICO VR”), e 912.924.225 (marca mista “PICO VR”), e do pedido de registro nº 925.858.234 (marca mista “PICO VR”);

3) As empresas litigantes mantinham uma parceria comercial, notadamente diante do contrato de parceria celebrado em 15/09/2017 (“Acordo de Não Divulgação e Confidencialidade” – evento 1, OUT13). Nesse contrato não há disposição a respeito de eventual cessão ou autorização por parte da autora/agravante no que tange aos direitos de propriedade intelectual sobre a marca “PICO”.  

Destaque-se o seguinte trecho do referido acordo:

“ACORDOS ESPECÍFICOS:

A BEENOCULUS Ltda. e a Beijing Pico Technology Co., Ltd. pretendem iniciar reuniões comerciais e negociações exclusivamente para fins de relacionamento comercial, todas relacionadas a distribuição de conteúdo de mídia audiovisual e banco de dados de computador 360 Graph, realidade virtual e sistemas de visualização de realidade ampliada;

(II) Para atingir tal finalidade a Parte Divulgadora deverá divulgar à Parte Receptora Informações Confidenciais técnicas, comerciais e estrategicamente confidenciais referentes ao seus próprios SOFTWARE, HARDWARE, SERVIÇOS e AMOSTRAS COMERCIAIS e de VALIDAÇÕES e assim por diante.

(III) Documentos anexos: Termos do Acordo de Cooperação e Requisitos Técnicos.”

4) Da análise da inicial da ação nº 0004195-41.2022.8.16.0194 (evento 1, OUT4 - fl. 07) também não se verificou dado (documento) que viesse a comprovar que a agravada estivesse autorizada a registrar a marca da agravante no Brasil. Na realidade, os argumentos da agravada na inicial voltam-se para os investimentos feitos na divulgação da marca “PICO” e a alegada falta de interesse da ora agravante em depositar a marca no Brasil.

Destaque-se o seguinte trecho da inicial:

“Ao longo de todo este período a BEENOCULUS iniciou um processo de aportes financeiros para consolidação da marca aqui no Brasil, os quais elencados abaixo, sempre na busca de promover e fortalecer a marca;

 1. Contribuição para a melhoria do produto através de Engenharia de Hardware com estudos de ergonomia para ocidentalização do Produto PICOVR, Engenharia de Software no SDK (Software de desenvolvimento) dos produtos.

2. Investimentos em Divulgação e Promoção dos produtos da Marca PICO, em um território onde a marca era inédita: tais investimentos durante 4 anos permitiram desenvolver o mercado brasileiro, com o desenvolvimento de inúmeros “user cases” para promover a marca;

3. Investimentos para superar a concorrência da Oculus Rift, HTC VIVE, PSVR entre outras."

 

Eis os registros objetos da ação adjudicatória:

1. 912.923.288 (marca mista “PICO”), classe NCL (11) 35, de titularidade da empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA, depositada em 23/06/2017 e concedida em 19/02/2019.

 

2. 912.923.431 (marca mista “PICO”), classe NCL (11) 42, de titularidade da empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA, depositada em 23/06/2017 e concedida em 16/04/2019.

3. 912.923.644 (marca mista “PICO VR”), classe NCL (11) 28, de titularidade da empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA, depositada em 23/06/2017 e concedida em 01/09/2020.

4. 912.924.012 (marca mista “PICO VR”), classe NCL (11) 35, de titularidade da empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA, depositada em 23/06/2017 e concedida em 19/02/2019.

5. 912.924.225 (marca mista “PICO VR”), classe NCL (11) 42, de titularidade da empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA, depositada em 23/06/2017 e concedida em 16/04/2019.

Depois de instruído os autos do agravo de instrumento mantém-se a constatação de que a empresa QINGDAO PICO possui a marca "PICO" e variações registrada em diversos países, destacando-se as solicitações de registro mais antigas do ano de 2015, em diversas classes semelhantes às classes dos registros adjudicandos, cujo elemento figurativo é idêntico ao que foi registrado pela agravada (BEENOCULUS) no INPI em suas marcas, sendo que em algumas marcas da agravada houve o acréscimo das letras "VR" (fls. 31 do evento 1, OUT11), o que não altera a conclusão, pois o elemento figurativo principal permanece idêntico e a agravante demonstrou ter outros registros no exterior contendo as letras "VR".

 

 

 

 

Por sua vez, os elementos constantes dos autos demonstraram que havia uma relação previa entre as empresas litigantes, que chegaram a firmar um contato de não divulgação e confidencialidade, por meio do qual se objetivou:

"CORDOS ESPECÍFICOS:
(I) A BEENOCULUS Ltda. e a Beijing Pico Technology Co., Ltd. pretendem iniciar reuniões comerciais e negociações exclusivamente para fins de relacionamento comercial, todas relacionadas a distribuição de conteúdo de mídia audiovisual e banco de dados de computador 360 Graph, realidade virtual e sistemas de visualização de realidade ampliada;
(II) Para atingir tal finalidade a Parte Divulgadora deverá divulgar à Parte Receptora Informações Confidenciais técnicas, comerciais e estrategicamente confidenciais referentes ao seus próprios SOFTWARE, HARDWARE, SERVIÇOS e AMOSTRAS COMERCIAIS e de VALIDAÇÕES e assim por diante.
(III) Documentos anexos: Termos do Acordo de Cooperação e Requisitos Técnicos."

No próprio original  desse documento a marca da agravante é estampada. Confira-se às fls. 12 do evento 1, OUT13.

A própria narrativa da empresa BEENOCULUS deixa claro que, em 2016, enviou representante à República Popular da China para visitar as fábricas que poderiam atender à necessidade da “BEENOCULUS”, ocasião em que foi apresentada à BEIJING PICO TECHNOLOGY CO., uma startup chinesa fundada em 2015, mesma época em que a ora agravante.

Releve-se, como já visto, que não há impropriedade para fins de aferição do prévio conhecimento da marca pela empresa BEENOCULUS no fato desse acordo ter sido firmado com empresa que pertence à agravante. Isso aliás já foi objeto de cognição quando foi afastada a tese do agravo interno de ilegitimidade da empresa agravante (QUINGDAO PICO).

Inclusive, o fato de esse instrumento ter sido firmado aproximadamente 3 (três) meses após os depósitos das marcas "PICO" pela empresa BEENOCULUS no INPI não retira o fato de que havia o conhecimento prévio das marcas da agravante por parte da empresa agravada, uma vez que (i) a assinatura do instrumento decorre de entendimentos prévios, pressupondo-se um contato anterior entre as empresas, (ii) a própria empresa BEENCOCULUS afirmou que em 2016 teve contato pessoal com a empresa pertencente à agravante  BEIJING PICO TECHNOLOGY CO (iii) o conjunto probatório denota a existência de marcas mistas idênticas às adjudicandas no exterior em nome da agravante desde 2015.

O artigo 124, inciso XXII, da LPI impede o registro de "sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia."

As alegações da empresa BEENOCULOS, relativas à natureza da relação comercial que foi construída entre as partes, os riscos assumidos e os investimentos decorrentes da parceria, não alteram a aplicação desse dispositivo legal ao caso, visto que as provas demonstraram que as marcas adjudicandas foram registradas pela empresa BEENOCULUS sabendo da existência da marca "PICO" da agravante.

Importa mencionar que o INPI, em sua contestação, ponderou acerca da aplicabilidade desse dispositivo legal, tendo afirmado ainda que os pedidos de registros da empresa BEENOCULUS não foram instruídos com autorização. Vejamos (evento 26, OUT3):

 

Pontuo que na ação originária a autora, além de ter argumentado pela aplicação do inciso XXIII do artigo 124 da LPI com vistas à obter a adjudicação, emendou a inicial para apresentar pedido subsidiário de anulação dos registros também com base nesse inciso legal (processo 5025118-49.2022.4.02.5101/RJ, evento 11, PET1).

É juridicamente viável o ajuizamento da ação de adjudicação para corrigir vício de titularidade de determinado registro marcário.

O artigo 166 da LPI preceitua que: "O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção."

O artigo 6º bis da Convenção de Paris trata do tema da seguinte forma:

ARTIGO 6.º bis 
1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registro e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. 
2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos, a contar da data do registro, para requerer a anulação do registro de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso. 
3) Não será fixado prazo para requerer a anulação ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. 

A doutrina esclarece que a ação de adjudicação é cabível sempre que na aquisição dos direitos decorrentes do registro marcário o adquirente tiver agido de má-fé1.

Nesse ponto, verifico que a agravada BEENOCULUS não comprova sua alegação de que havia autorização da agravante para efetuar os registros da marca "PICO" no Brasil.

A todo instante a empresa agravada defende que essa autorização decorre das características da relação comercial estabelecida entre as partes, porém, não há nenhum documento que ateste a existência da autorização.

Cumpre mencionar ainda que, em narrativa diametralmente oposta, a empresa agravada diz que nunca teve relação com a empresa QINGDAO PICO.

Logo, afigura-se adequado que a empresa QINGDAO PICO tenha se utilizado da adjudicação para reaver marcar cuja criação intelectual logrou demonstrar que lhe pertence.

Por outro lado, além de não restar evidente a alegada inércia da agravante, empresa estrangeira que não tinha como saber acerca dos registros de suas marcas, realizados à sua revelia no Brasil, não é pressuposto para a adjudicação ou anulação a prévia oposição administrativa.

Ressalte-se que tanto o Brasil os Estados Unidos da América são países convenentes da CUP, pelo que preenchido o requisito de ser a empresa agravante titular de uma marca existente em país signatário da CUP.

Portanto, confirmam-se as conclusões das decisões monocráticas exaradas neste recurso:

Evento 02 (evento 2, DESPADEC1):

"Com efeito, o que se conclui nessa primeira análise é que a agravada tinha plena ciência da existência das marcas da agravante no exterior depositadas em 2015. Tanto que na própria inicial do processo nº 0004195-41.2022.8.16.0194 constou o seguinte argumento:

“Sempre os diretores deixaram muito claro que o Brasil não era um país do interesse da Pico e que a Beenoculus obteria exclusividade para atender o mercado, e que as ações de promoção da marca no Brasil seriam de inteira responsabilidade da BEENOCULUS.”

 

Ademais, não seria crível que a agravante desconhecesse a anterioridade da marca da agravada diante da parceria outrora feita."

Evento 16 (evento 16, DESPADEC1):

"Com efeito, não foram preenchidos os requisitos necessários ao pretendido efeito suspensivo, razão pela qual,  mantenho, por ora, a decisão do evento 02, tendo em vista que da análise dos argumentos inerentes à própria narrativa fática da empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA em nada altera a conclusão consagrada na decisão impugnada no sentido de que a agravada (BEENOCULUS ) tinha plena ciência da existência das marcas da agravante (QINGDAO) no exterior depositadas em 2015 e que as empresas em litígio mantinham uma relação comercial."

O argumento do agravo interno acerca da existência de outros registro da marca "PICO" em nome de outras empresas não tem relevância para o presente feito, visto que não são marcas idênticas às adjudicandas e, como colocado pela agravante, identificam produtos e serviços distintos dos óculos de realidade virtual da agravada.

A empresa QUINGDAO PICO colocou que a concessão parcial da tutela de urgência apenas garantiu à QINGDAO PICO o direito de explorar sua marca "PICO", uma vez que os efeitos dos registros marcários da BEENOCULUS foram suspensos inter partes.

Depois de instruído o recurso e avançada a instrução do processo principal, entendo mais adequado que a suspensão dos efeitos dos registros não se opere somente inter partes, pois ao se permitir, em tese, que ambas as empresas explorem a mesma marca, no mesmo seguimento mercadológico de atuação, haverá possibilidade de erro e confusão pelo público consumidor.

 O cenário que se configurou nos autos é da caracterização da verossimilhança das alegações da autora, ora agravante, que somada ao periculum in mora - evidenciado pelo fato de a manutenção do uso de marca "PICO" por ambas as empresa poder ensejar erro ou confusão aos consumidores -, autorizam a concessão da liminar requerida na inicial.

Assim, o caso é de dar parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão dos registros nº 912.923.288, 912.923.431, 912.923.644, 912.924.012 e 912.924.225 e a abstenção de uso de tais marcas pela empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, até ocorra o julgamento final da demanda.

Como consequência, deve ser negado provimento ao agravo interno.

Voto no sentido de não conhecer da pretensão do agravo de instrumento relativa ao pedido de registro nº 925.858.234, dar parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão dos registros nº 912.923.288, 912.923.431, 912.923.644, 912.924.012 e 912.924.225 e a abstenção de uso de tais marcas pela empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, até ocorra o julgamento final da demanda, e negar provimento ao agravo interno.



Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001268747v75 e do código CRC b2e97a65.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 15/12/2022, às 18:22:41

 


1. Comentários à lei de propriedade industrial / IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos- 3ª edição revista e atualizada: - Rio de Janeiro: Renovar, 2013, fls. 142.

 



Conferência de autenticidade emitida em 09/11/2026 20:42:35.


Identificações de pessoas físicas foram ocultadas

Documento:20001268748
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Agravo de Instrumento Nº 5006178-13.2022.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA SO REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS REGISTROS - INCIDÊNCIA DO INCISO XIII DO ARTIGO 124 DA LPI - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ANTERIOR ENTRE AS EMPRESAS - MARCA QUE A PARTE REQUERENTE NÃO PODERIA DESCONHECER - ABSTENÇÃO DE USO - RECURSO parcialemnte PROVIDO.

 

1- Trata-se de agravo de instrumento interposto pela QINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD., com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão na qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela que objetivava: a) a suspensão dos efeitos dos registros nºs 912.923.288 (marca mista “PICO”), 912.923.431 (marca mista “PICO”), 912.923.644 (marca mista “PICO VR”), 912.924.012 (marca mista “PICO VR”) e 912.924.225 (marca mista “PICO VR”), com a publicação na RPI; b) a determinação de abstenção do uso dos sinais “PICO” e “PICO VR” pela empresa ré/agravada, BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA., em todo o território nacional, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia.

2 - Restou deferida em parte a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender inter partes os registros marcários da agravada nºs 912.923.288, 912.923.431, 912.923.644, 912.924.012 e 912.924.225 e o pedido de registro nº 925.858.234 até o julgamento do mérito do presente recurso, devendo o INPI anotar que encontram-se sub judice.

3 - A empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA interpôs agravo interno com pedido de efeito suspensivo em face da decisão dessa decisão que antecipou em parte a tutela recursal, tendo sido indeferido o efeito suspensivo requerido.

4 - Não conhecida a pretensão relativa ao pedido de registro pedido de registro 925.858.234 (marca mista “PICO”), classe NCL (11) 28, de titularidade da empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA, depositada em 24/02/2022, eis que não fez parte da decisão agravada.

5 - Afastada a alegação de ilegitimidade da empresa QINGDAO PICO TECHNOLOGY, pois, além de constituir objeto da pretensão adjudicatória registros que seriam criação da empresa GINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD, a empresa QINGDAO PICO TECHNOLOGY CO. LTD demonstrou que a empresa BEIJING PICO TECHNOLOGY CO. LTD. lhe pertence.

6 - Depois de instruído os autos do agravo de instrumento mantém-se a constatação de que a empresa QINGDAO PICO possui a marca "PICO" e variações registrada em diversos países, destacando-se as solicitações de registro mais antigas do ano de 2015, em diversas classes semelhantes às classes dos registros adjudicandos, cujo elemento figurativo é idêntico ao que foi registrado pela agravada (BEENOCULUS) no INPI em suas marcas, sendo que em algumas marcas da agravada houve o acréscimo das letras "VR" (fls. 31 do evento 1, OUT11), o que não altera a conclusão, pois o elemento figurativo principal permanece idêntico e a agravante demonstrou ter outros registros no exterior contendo as letras "VR".

7 - Os elementos constantes dos autos demonstram que havia uma relação previa entre as empresas litigantes, que chegaram a firmar um  contato de não divulgação e confidencialidade, no qual estava em seu original estava estampada a marca da agravante.

8 - A própria narrativa da empresa BEENOCULUS deixa claro que, em 2016, enviou representante à República Popular da China para visitar as fábricas que poderiam atender à necessidade da “BEENOCULUS”, ocasião em que foi apresentada à BEIJING PICO TECHNOLOGY CO., uma startup chinesa fundada em 2015, mesma época em que a ora agravante.

9 - fato de esse instrumento ter sido firmado aproximadamente 3 (três) meses após os depósitos das marcas "PICO" pela empresa BEENOCULUS no INPI não retira o fato de que havia o conhecimento prévio das marcas da agravante por parte da empresa agravada, uma vez que (i) a assinatura do instrumento decorre de entendimentos prévios, pressupondo-se um contato anterior entre as empresas, (ii) a própria empresa BEENCOCULUS afirmou que em 2016 teve contato pessoal com a empresa pertencente à agravante  BEIJING PICO TECHNOLOGY CO (iii) o conjunto probatório denota a existência de marcas mistas idênticas às adjudicandas no exterior em nome da agravante desde 2015.

10 - As alegações da empresa BEENOCULOS, relativas à natureza da relação comercial que foi construída entre as partes, os riscos assumidos e os investimentos decorrentes da parceria, não afasta a aplicação do inciso XXIII do artigo 124 da LPI ao caso, visto que as provas demonstraram que as marcas objeto da adjudicação foram registradas pela empresa BEENOCULUS sabendo da existência da marca "PICO" da agravante.

11 - O INPI ponderou a aplicação da proibição do inciso XXIII do artigo 124 da LPI na hipótese dos autos, tendo afirmado ainda que os pedidos de registros da empresa BEENOCULUS não foram instruídos com autorização.

12 - A agravada BEENOCULUS não comprova sua alegação de que havia autorização da agravante para efetuar os registros da marca "PICO" no Brasil e chega a afirmar que nunca teve relação com a empresa QINGDAO PICO.

13 - Afigura-se adequado que a empresa QINGDAO PICO tenha se utilizado da adjudicação para reaver marcar cuja criação intelectual logrou demonstrar que lhe pertence.

14 - Além de não restar evidente a alegada inércia da agravante, empresa estrangeira que não tinha como saber acerca dos registros de suas marcas, realizados à sua revelia no Brasil, não é pressuposto para a adjudicação ou anulação a prévia oposição administrativa.

​15 - O argumento do agravo interno acerca da existência de outros registro da marca "PICO" em nome de outras empresas não tem relevância para o presente feito, visto que não são marcas idênticas às adjudicandas e, como colocado pela agravante, identificam produtos e serviços distintos dos óculos de realidade virtual da agravada.

16 - Depois de instruído o recurso e avançada a instrução do processo principal, entendo mais adequado que a suspensão dos efeitos dos registros não se opere somente inter partes, pois ao se permitir, em tese, que ambas as empresas explorem a mesma marca, no mesmo seguimento mercadológico de atuação, haverá possibilidade de erro e confusão pelo público consumidor.

 17 - O cenário que se configurou nos autos é da caracterização da verossimilhança das alegações da autora, ora agravante, que somada ao periculum in mora - evidenciado pelo fato de a manutenção do uso de marca "PICO" por ambas as empresa poder ensejar erro ou confusão aos consumidores -, autorizam a concessão da liminar requerida na inicial.

18 - Não conhecida a pretensão do agravo de instrumento relativa ao pedido de registro nº 925.858.234, dado parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão dos registros nº 912.923.288, 912.923.431, 912.923.644, 912.924.012 e 912.924.225 e a abstenção de uso de tais marcas pela empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, até ocorra o julgamento final da demanda, e negado provimento ao agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, não conhecer da pretensão do agravo de instrumento relativa ao pedido de registro nº 925.858.234, dar parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão dos registros nº 912.923.288, 912.923.431, 912.923.644, 912.924.012 e 912.924.225 e a abstenção de uso de tais marcas pela empresa BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, até ocorra o julgamento final da demanda, e negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2023.



Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001268748v9 e do código CRC 4c70c595.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 30/5/2023, às 19:13:2

 


 



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Extrato de Ata
Poder Judiciário
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/05/2023

Agravo de Instrumento Nº 5006178-13.2022.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): LEONARDO CARDOSO DE FREITAS

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia 30/05/2023, na sequência 12, disponibilizada no DE de 16/05/2023.

Certifico que a 2a. TURMA ESPECIALIZADA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 2A. TURMA ESPECIALIZADA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DA PRETENSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVA AO PEDIDO DE REGISTRO Nº 925.858.234, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS REGISTROS Nº 912.923.288, 912.923.431, 912.923.644, 912.924.012 E 912.924.225 E A ABSTENÇÃO DE USO DE TAIS MARCAS PELA EMPRESA BEENOCULUS TECNOLOGIA LTDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (DEZ) MIL REAIS, ATÉ OCORRA O JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA, E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Juiz Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária



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