Apelação Cível Nº 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por NEXA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, com vistas a rever sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em processo 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ, evento 43, SENT1 e processo 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ, evento 44, SENT1, cujo teor julga improcedentes as duas ações propostas pela apelante com o objetivo de declarar a nulidade dos atos administrativos de indeferimento dos registros n. 912.132.175 e n. 912.132.345, para a marca mista "", respectivamente, nas classes NCL (10) 38 e NCL (10) 42.

As petições recursais constantes em processo 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ, evento 49, APELAÇÃO1 e processo 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ, evento 50, APELAÇÃO1 são idênticas e, por isso, serão apreciadas em conjunto. 

Nesse passo, a recorrente sustenta que não há colidência entre sua marca e a marca "", pertencente à apelada NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA., tampouco risco de confusão entre os signos, notadamente porque tais empresas estão situadas em locais diversos. 

Acresce que o INPI já deferiu registro de outras marcas nas mesmas classes/segmentos, a justificar a aplicação da teoria da distância. 

Subsidiariamente, alega que a marca da classe 38 não engloba o segmento da marca da ré, depositada na classe 42 (processo 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ, evento 50, APELAÇÃO1).

Contrarrazões da NEXA TECNOLOGIA LTDA. e do INPI pelo desprovimento do recurso (processo 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ, evento 54, CONTRAZ1 e 56.1, e processo 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ, evento 58, CONTRAZAP1 e 61.1).

O Ministério Público informou que não há interesse público a justificar sua intervenção (evento 4, DOC1 e evento 4, PARECER1). 

É o relatório. Peço dia para julgamento, com ressalva da necessidade de inclusão das apelações de n. 5052387-34.2020.4.02.5101 e de n. 5052411-62.2020.4.02.5101 na mesma pauta. 

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001257401v7 e do código CRC e3e8a634.

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Data e Hora: 5/3/2023, às 18:10:44

Apelação Cível Nº 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

As apelações de processo 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ, evento 49, APELAÇÃO1 e processo 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ, evento 50, APELAÇÃO1serão apreciadas conjuntamente, haja vista tratarem de ações conexas que foram julgadas pela mesma sentença. 

I - DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o conhecimento dos recursos é medida que se impõe. 

II - DO MÉRITO

A recorrente pretende obter dois registros para a marca mista "". 

O primeiro, de n. 912.323.345, na classe NCL (10) 42, que trata de serviços de "Internet, monitoramento, sistemas, redes, estações, suporte técnico, manutenção e desenvolvimento" (processo 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, OUT6). 

E o segundo, sob n. 912.132.175, na classe NCL (10) 38, que trata de serviços de "Provedor de acesso [telecomunicação] - [informação em]; provedor de acesso [telecomunicação] - [consultoria em]; provedor de acesso [telecomunicação] - [assessoria em]; provedor de acesso [telecomunicação]; telecomunicações" (processo 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, OUT6). 

Em sede administrativa, o indeferimento dos registros baseou-se nos preceitos extraídos do art. 124, incisos V e XIX, da LPI1, porque a marca da apelante é representada pelo elemento distintivo da marca da recorrida de direito privado, anteriormente registrada sob n. 822.401.045, na classe NCL (10) 42, para serviços de:

"ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR; COMPUTADOR [DUPLICAÇÃO DE PROGRAMAS DE - ]; COMPUTADORES [PROJETOS DE SISTEMA DE - ]; CONSULTORIA EM HARDWARE DE COMPUTADOR; CONVERSÃO DE DADOS E PROGRAMAS DE COMPUTADOR [EXCETO CONVERSÃO FÍSICA]; CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEB; SITES PARA TERCEIROS; DADOS [RECUPERAÇÃO DE -] [INFORMÁTICA]; DUPLICAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR; ELABORAÇÃO (CONCEPÇÃO) DE SOFTWARE DE COMPUTADOR; HARDWARE DE COMPUTADOR (CONSULTORIA EM -); HOSPEDADGEM DE WEB SITES; INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR; MANUTENÇÃO (CRIAÇÃO E -) DE WEB SITES PARA TERCEIROS; MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR; PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (PARA TERCEIROS); PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADOR (INFORMÁTICA); PROJETO DE SISTEMA DE COMPUTADORES; RECUPERAÇÃO DE DADOS (INFORMÁTICA); SOFTWARE DE COMPUTADOR (ALUGUEL DE - ); SOFTWARE DE COMPUTADOR (ATUALIZAÇÃO DE -); SOFTWARE DE COMPUTADOR (ELEBORAÇÃO [CONCEPÇÃO] DE -): SOFTWARE DE COMPUTADOR (INSTALAÇÃO DE -); SOFTWARE DE COMPUTADOR (MANUTENÇÃO DE -).

(sic,  processo 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, OUT8)"

II.1 ANÁLISE DA DISTINTIVIDADE ENTRE AS MARCAS

A avaliação da condição de distintividade entre sinais considera, conjuntamente, os aspectos gráfico, fonético e ideológico de cada signo, de forma a verificar se as semelhanças existentes entre eles geram risco de confusão ou associação indevida por parte do consumidor2.

Além disso, caracterizada a colidência dos conjuntos comparados, deve-se avaliar o grau de afinidade mercadológica. 

Nesse sentido, vale mencionar o seguinte trecho do Manual de Marcas do INPI3:

"(...) Estabelecendo a colidência entre sinais

A colidência entre signos será estabelecida a partir da comparação da impressão geral dos conjuntos, observando seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos. Tal análise parte da visão global dos sinais, a fim de determinar se a combinação de elementos idênticos ou semelhantes torna as marcas em cotejo passíveis de confusão ou associação indevida. (...)

Caracterizada a colidência dos conjuntos, passa-se à avaliação do grau de afinidade mercadológica, a fim de identificar a possibilidade de confusão ou associação indevida dos sinais no mercado, tema abordado no item 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica.

(...) 5.11.1 Análise da colidência entre sinais 

A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida. Trata-se, portanto, de etapa essencial do exame do requisito da disponibilidade, juntamente com a análise da afinidade mercadológica, abordada no item 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica. 

Como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados. (...)"

(https://cloud.cnpgc.embrapa.br/clpi/files/2014/05/Manual-de-Marcas.pdf) (grifou-se).

II.1.1 ASPECTOS GRÁFICO FONÉTICO

No aspecto fonético, a marca mista da recorrente assemelha-se em parte à marca da empresa apelada, porquanto esta possui, como elemento principal, a palavra "NEXA", sobre o qual recai o direito de exclusividade de uso, já que os elementos secundários, caracterizados pela expressão "TECNOLOGIA EM REDES", foram registrados sob apostilamento (processo 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, OUT8). 

No que concerne à grafia, as marcas apresentam as seguintes diferenças: 

"(i) a recorrente escolheu grafar a letra "E" em letra bastão e a recorrida criou um design diferente na letra "X"; 

(ii) a apelante escolheu a cor cinza, enquanto a apelada escolheu a cor preta; 

(iii) as bordas do nome da marca da recorrente são 'arredondadas', em detrimento das bordas 'pontiagudas' da marca da recorrida."

Quanto à expressão "TECNOLOGIA EM REDES", presente na marca da apelada, é insuficiente para distinguir as marcas, já que designa serviços comuns às duas empresas litigantes. 

Confiram-se:

APELANTE:        APELADA:      

 II.1.2 ASPECTO IDEOLÓGICO

Esse critério objetiva identificar a colidência entre sinais que, apesar de distintos fonética e/ou graficamente, possam remeter a ideias idênticas ou semelhantes.

A princípio, esse aspecto não se aplica à hipótese dos autos, já que a marca da apelante possui, ainda que parcialmente, identidade fonética com a marca da ré.

De toda sorte, a palavra "NEXA" não existe no vocabulário oficial da língua portuguesa.

Nas duas petições iniciais (processo 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, INIC1 e processo 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, INIC1), a recorrente chegou a dizer que, na língua inglesa, o termo "NEX" significa "próximo".

Entretanto, a palavra inglesa que possui referido significado é "NEXT" e, ainda assim, ela não transmite uma ideia que, direta ou indiretamente, remeta o consumidor a serviços de telecomunicações.

II.1.3 AFINIDADE MERCADOLÓGICA

Outro ponto a ser analisado refere-se às atividades econômicas desenvolvidas por cada empresa detentora das marcas em litígio. 

Conforme Manual do INPI4, o exame da afinidade mercadológica considera fatores como "natureza", "finalidade e modo de utilização", "complementariedade", "concorrência ou permutabilidade", "canais de distribuição", "público-alvo", inclusive no que concerne ao "grau de atenção", e "origem habitual". 

No caso em tela, a recorrente presta serviços que viabilizam o acesso de pessoas à internet.

A recorrida presta serviços relacionados a hardwares, softwares e hospedagem em web sites. O primeiro constitui gênero que abrange os equipamentos que permitem o acesso à internet; o segundo muitas vezes está atrelado à internet; e o terceiro necessariamente dependente de acesso à internet.

Portanto, as marcas remetem a serviços de mesma natureza, no caso, "telecomunicações" e "informática".

Além disso, complementam-se, já que uma oferece serviços de acesso à internet, os quais demandam a pré-existência de um hardware, a outra se utiliza de serviços de acesso à internet para, p.ex., instalar softwares e manejar web sites. 

Quanto ao público-alvo, pode-se dizer que o consumidor que busca os serviços da empresa apelada é o mesmo que prévia e/ou posteriormente busca os serviços da apelante.

É que, normalmente, a aquisição de hardwares leva à aquisição de softwares e à contratação de serviços de acesso à internet, estes últimos, aliás, viabilizados através de hardwares (p.ex., modem). 

No que concerne aos canais de distribuição, a apelante argumenta que possui sede na cidade de Pirassununga/SP, ao passo em que a recorrida está situada em Vitória/ES, daí a ser impossível que os consumidores confundam as respectivas marcas. 

Entretanto, a distância geográfica entre os estabelecimentos físicos das empresas, por si só, não afasta o potencial que as marcas têm para causar confusão nos consumidores, notadamente porque, em geral, os serviços que elas designam habitualmente se originam de empresas do mesmo gênero. 

II.2 - DA TEORIA DA DISTÂNCIA

A teoria da distância pressupõe a existência de diversas marcas assemelhadas e pertencentes ao mesmo segmento mercadológico.

Isso porque, para teoria da distância, não se pode exigir de uma marca nova que ela guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas registradas que lhe precedem no tempo. 

No caso, o INPI indicou como anterioridade impeditiva do registro da recorrente a marca mista "", depositada em 22/12/1999 e concedida em 06/12/2005, com vigência até 06/12/2025 (processo 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, OUT8). 

Em paralelo, a apelante apresenta oito registros de marcas que designam serviços de tecnologia em redes e telecomunicações, a saber: 

"Registro n. 822.016.508, marca de serviço nominativa 'NEXXY', NCL (7) 38, depositada em 22/02/2000, concedida em 27/12/2005, com vigência prorrogada até 27/12/2025, para 'PORTAL DE ACESSO À AREA MUNDIAL DE COMPUTADORES E PROVEDOR DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COMUNICAÇÃO POR MEIO TERMINAIS DE COMPUTADRES, INCLUINDO A TRANSMISSÃO DE MENSAGENS E DE IMAGENS RECEBIDAS POR COMPUTADOR E O COMÉRCIO ELETRÔNICO'.

Registro n. 822.444.259: marca de serviço nominativa 'TNEXT', NCL (7) 38, depositada em 10/02/2000, concedida em 07/12/2010, com vigência até 07/12/2020, para 'SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES'.

Registro n. 830.155.430: marca de serviço nominativa 'NEXIS', NCL (9) 38, depositada em 19/12/2008, concedida em 15/03/2011, com  vigência prorrogada até 15/03/2031, para 'TELECOMUNICAÇÕES; COMUNICAÇÕES POR TERMINAIS DE COMPUTADOR, 'LEASING' DE LINHAS TELEFÔNICAS'.

Registro n. 917.700.988: marca de serviço nominativa "BRNEX", NCL (11) 38, depositada em 10/07/2019, concedida em 18/02/2020, com vigência até 18/02/2030, para 'Assessoria, consultoria e informação em telecomunicações - [Informação em]; Assessoria, consultoria e informação em telecomunicações - [Consultoria em]; Assessoria, consultoria e informação em telecomunicações - [Assessoria em]; Assessoria, consultoria e informação em telecomunicações; Consultoria referente a implantação, operação, gerenciamento e suporte de redes de telecomunicações e suas configurações - [Informação em]; Consultoria referente a implantação, operação, gerenciamento e suporte de redes de telecomunicações e suas configurações - [Consultoria em]; Consultoria referente a implantação, operação, gerenciamento e suporte de redes de telecomunicações e suas configurações - [Assessoria em]; Consultoria referente a implantação, operação, gerenciamento e suporte de redes de telecomunicações e suas configurações; Provedor de acesso [telecomunicação] - [Informação em]; Provedor de acesso [telecomunicação] - [Consultoria em]; Provedor de acesso [telecomunicação] - [Assessoria em]; Provedor de acesso [telecomunicação]' 

Registro 830.155.449: marca de serviço nominativa "NEXIS", NCL (9) 42, depositada em 19/12/2008, concedida em 27/09/2011, com vigência prorrogada até 27/09/2031, para 'PESQUISA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL; PROGRAMAÇÃO PARA COMPUTADORES; SERVIÇOS DE PESQUISA REALIZADOS PELO COMPUTADOR; SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO CAMPO DE COMPUTADORES, HARDWARE DE COMPUTADOR, SOFTWARE DE COMPUTADOR E PESQUISA REALIZADA PELO COMPUTADOR; LEASING DE HARDWARE DE COMPUTADOR E DE SOFTWARE DE COMPUTADOR; FORNECIMENTO DE BANCO DE DADOS INTERATIVO ON-LINE FIGURANDO INFORMAÇÕES EM UMA VASTA VARIEDADE DE TÓPICOS DE INTERESSE GERAL, INFORMAÇÕES LEGAIS, PUBLICIDADE, NOTÍCIAS E PESQUISAS, E MANUTENÇÃO DAS MESMAS; LEASING DE TEMPO DE ACESSO PARA BANCO DE DADOS INTERATIVO DE COMPUTADOR; CONSULTA TÉCNICA COM RELAÇÃO A SOFTWARE E PESQUISAS REALIZADAS PELO COMPUTADOR VIA TELEFONE, E-MAIL, FACSIMILE, PESSOALMENTE E/OU DIVULGADA EM REDE GLOBAL DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR, DESENHO E IMPLEMENTO DE PÁGINAS DO WEB NA REDE POR TERCEIROS E GERENCIAMENTO DE PESQUISA REALIZADA PELO COMPUTADOR POR TERCEIROS; FORNECIMENTO ELETRÔNICO DE BOLETINS INFORMATIVOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ARMAZENAGEM DE INFORMAÇÕES COMPUTADORIZADAS [SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO]; FORNECIMENTO ON-LINE DE BANCO DE DADOS INTERATIVOS E MANUTENÇÃO DOS MESMOS'.

Registro 911.891.650: marca mista de serviço "", na NCL (10) 42, depositada em 10/11/2016, concedida em 24/07/2018, com vigência até 24/07/2028, para 'Aluguel de computadores; Aluguel de software de computador; Análise de sistemas [informática]; Atualização de software de computador; Consultoria em design e desenvolvimento de hardware de computador; Conversão de dados e documentos de suporte físico para suporte eletrônico; Conversão de dados e programas de computador [exceto conversão física]; Duplicação de programas de computador; Elaboração [concepção] de software de computador; Hospedagem de web sites; Manutenção de software de computador; Monitoramento de sistemas de computadores por acesso remoto; Programação de computador [informática]; Projeto de sistema de computadores; Recuperação de dados [informática]; Aluguel de tempo de acesso a banco de dados; Análise de suporte e sistema [serviço de informática]; Análise e processamento de dados [serviço de informática]; Assessoria, consultoria e informação em software; Assessoria, consultoria e informação no campo da seleção, implementação e uso dos sistemas hardware e software para terceiros; Assessoria, consultoria e informações no campo da manutenção da segurança e integridade de banco de dados [serviço de informática]; Assistência técnica em software; Atualização de informação em banco de dados de computador [serviço de informática]; Banco de dados (aluguel de servidor de -, para terceiros); Computação gráfica [serviços de informática]; Criação de homepage; Criação de software de computação gráfica; Design de homepage; Fornecimento de mecanismos de busca para a obtenção, manutenção e distribuição de dados a partir de um banco de dados localizado em uma rede mundial de computadores (se o serviço for de desenvolvimento de um software/website para terceiros); Fornecimento de mecanismos de busca para a obtenção, manutenção e distribuição de dados a partir de um banco de dados localizado em uma rede mundial de computadores [se for uma ferramenta de busca]; Serviços de análise de processamento de dados [serviço de informática]; Sites de busca [fornecimento de mecanismos de busca na Internet]; Suporte técnico em informática, a saber instalação, manutenção e configuração de banco de dados; Consultoria em design de websites; Software como serviço [SaaS]; Hospedagem de servidores; Armazenamento eletrônico de dados; Consultoria em hardware de computador; Criação e manutenção de web sites para terceiros; Instalação de software de computador; serviços de desenvolvimento de banco de dados [informática]; Fornecimento de mecanismos de busca para a internet; Assessoria, consultoria e informação no campo da segurança da informática [programação]'.

Registro 915.830.612: marca de serviço mista '', na  NCL (11) 42, depositada em 06/09/2018, concedida em 02/07/2019, com vigência até 02/07/2029, para 'Aluguel de software de computador; Elaboração [concepção] de software de computador; Manutenção de software de computador; Projeto de sistema de computadores; Provedores de serviços terceirizados na área de tecnologia da informação; Conversão de programas de computadores e dados, exceto conversão física.; Consultoria em software de computador; Provimento de informação sobre tecnologia e programação de computadores através de um website; Análise de suporte e sistema [serviço de informática]; Análise e processamento de dados [serviço de informática]; Assessoria, consultoria e informação no campo da seleção, implementação e uso dos sistemas hardware e software para terceiros; Assistência técnica em software; Fornecimento de mecanismos de busca para a obtenção, manutenção e distribuição de dados a partir de um banco de dados localizado em uma rede mundial de computadores [desenvolvimento de um software/website para terceiros]; Suporte técnico em informática, a saber instalação, manutenção e configuração de banco de dados; Tratamento de informação/dados [serviço de informática]'.

Registro 911.728.767: marca mista de serviço '', na NCL (10) 42, depositada em 05/10/2016, concedida em 06/11/2018, com vigência até 06/11/2028, para 'Análise de sistemas [informática]; Atualização de software de computador; Elaboração [concepção] de software de computador; Manutenção de software de computador; Programação de computador [informática]; Análise de suporte e sistema [serviço de informática]; Análise e processamento de dados [serviço de informática]; Assessoria, consultoria e informação em software; Assistência técnica em software; Implantação de sistema [informática]; Projeto de sistema de computador; Serviços de análise de processamento de dados [serviço de informática]; Software como serviço [SaaS]; Consultoria em tecnologia da informação (TI); Aluguel de software de computador; Instalação de software de computador'."

Como se nota, apesar de a marca titularizada pela apelada e as oito marcas apontadas como parâmetro para aplicação da teoria da distância utilizarem o fonema "NEX", todas escolheram aglutinar ao referido fonema letras que acabam culminando em palavras com sonoridade própria e distinta. 

De modo oposto, a marca da recorrente junta ao fonema "NEX" apenas a letra "A" e, assim, forma a mesma palavra escolhida pela recorrida como elemento principal de sua marca, sem acrescer outro elemento que possa lhe conferir suficiente distintividade. 

Por tais razões, a teoria da distância não socorre a recorrente. 

Ademais, conforme processo 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ, evento 13, CONTRSOCIAL3, a palavra "NEXA" constitui o elemento diferenciador do nome empresarial da recorrida, já que as outras palavras remetem a "TECNOLOGIA" e "OUTSOURCING", esta última, se traduzida da língua inglesa, sinônima de "TERCEIRIZAÇÃO" (Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/outsourcing/>. Consulta realizada em 27/11/2022).

Destarte, o INPI tem razão quando inviabiliza os registros pretendidos pela recorrida com base no preceito extraído do inciso V do art. 124 da LPI:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...) V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos"

II.3 CONCLUSÕES

As diferenças constatadas nos aspectos gráficos das marcas e a distância geográfica existente entre os estabelecimentos físicos das empresas não conferem à marca da recorrente suficiente distintividade, nem afastam o potencial para causar associação indevida com a marca da recorrida. 

Com isso, não há como validar os registros da marca "", seja na NCL (10) 38, seja na classe (10) 42, em virtude do disposto nos incisos V e XIX do art. 124 da LPI. 

Portanto, no entendimento dado na r. sentença ora impugnada mostra-se o mais adequado à matéria.

A respeito da verba honorária recursal, ao apreciar o AREsp n. 1.495.369/MS, a Quarta Turma do STJ pontuou que a jurisprudência daquela Corte preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

Na hipótese, então, é cabível a majoração em 1% (um por cento) do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença que julga conjuntamente as demandas de n. 5052387-34.2020.4.02.5101 e 5052411-62.2020.4.02.5101.

Em face do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO às apelações de processo 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ, evento 49, APELAÇÃO1e processo 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ, evento 50, APELAÇÃO1, com majoração, em 1% (um por cento), do valor dos honorários advocatícios fixados em desfavor da autora/recorrente. 

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001257406v36 e do código CRC 5b84bd7f.

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Signatário (a): LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS
Data e Hora: 12/5/2023, às 13:5:36

Apelação Cível Nº 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. JULGAMENTO CONJUNTO DE DUAS AÇÕES PROPOSTAS COM VISTAS À DECLARAÇÃO DE NULIDADE De ATOS ADMINISTRATIVOS DE INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA MARCA MISTA "NEXA", NAS CLASSES INTERNACIONAIS DE SERVIÇOS 38 E 42. SENTENÇA ÚNICA DE IMPROCEDÊNCIA DAS DEMANDAS. PROTOCOLO DE PETIÇÕES DE APELAÇÃO COM IGUAL TEOR NOS DOIS AUTOS. ANÁLISE CONCOMITANTE dos recursos. TESE DE AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS EM COTEJO, tampouco risco de confusão entre os signos ESCOLHIDOS PELAS EMPRESAS LITIGANTES. AFASTAMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA teoria da distância. INDEFERIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REGISTRO apenas DA MARCA DEPOSITADA NA CLASSE 38. AFASTADO. APELAÇÕES DA AUTORA DESPROVIDAS.

1. A avaliação da condição de distintividade entre sinais considera, conjuntamente, os aspectos gráfico, fonético e ideológico de cada signo, de forma a verificar se as semelhanças existentes entre eles geram risco de confusão ou associação indevida por parte do consumidor. Além disso, caracterizada a colidência dos conjuntos comparados, deve-se avaliar o grau de afinidade mercadológica. 

2. Na hipótese, as marcas possuem semelhanças fonéticas, porquanto formadas pela palavra "NEXA", na marca da apelada destacada como elemento principal, bem como apresentam semelhanças mercadológicas, porque remetem a serviços de mesma natureza e que se complementam, compartilham público-alvo e habitualmente se originam de empresas do mesmo gênero. 

3. A teoria da distância sustenta que não se pode exigir de uma marca nova que ela guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas registradas que lhe precedem no tempo. 

4. No caso, a recorrente apresenta oito marcas como parâmetro para aplicação da referida teoria, todas com a utilização do fonema "NEX". Entretanto, nota-se que todas também escolheram aglutinar ao referido fonema letras que acabam culminando em palavras com sonoridade própria e distinta. 

5. De modo oposto, a marca da apelante junta ao fonema "NEX" apenas a letra "A" e, assim, forma a mesma palavra escolhida pela apelada como elemento principal de sua marca, sem acrescer outro elemento que possa lhe conferir suficiente distintividade. 

6. Noutro viés, o art. 124, inciso V, da LPI veda o registro de marca que configure reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

7. Com isso, a recorrente não pode registrar uma marca composta apenas pela palavra NEXA, que também constitui o elemento diferenciador do nome empresarial da recorrida de direito privado, já que as outras palavras remetem a "TECNOLOGIA" e "OUTSOURCING", esta última, se traduzida da língua inglesa, sinônima de "TERCEIRIZAÇÃO".

8. Conclusão de que as diferenças constatadas nos aspectos gráficos das marcas em cotejo e a distância geográfica existente entre os estabelecimentos físicos das empresas litigantes não conferem à marca da recorrente suficiente distintividade, nem afastam o potencial para causar associação indevida com a marca da recorrida. 

9. Com isso, não há como validar os registros da marca da "NEXA", seja na NCL (10) 38, seja na classe (10) 42, em virtude do disposto nos incisos V e XIX do art. 124 da LPI. 

10. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais na ordem de 1% (um por cento) do valor arbitrado na sentença que julga conjuntamente as duas ações.

11. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, com majoração, em 1% (um por cento), do valor dos honorários advocatícios fixados em desfavor da recorrente. 

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO às apelações de processo 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ, evento 49, APELAÇÃO1e processo 5052411-62.2020.4.02.5101/RJ, evento 50, APELAÇÃO1, com majoração, em 1% (um por cento), do valor dos honorários advocatícios fixados em desfavor da autora/recorrente, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2023.

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001257490v12 e do código CRC 191d540e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS
Data e Hora: 12/5/2023, às 13:5:36

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/05/2023

Apelação Cível Nº 5052387-34.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LILIAN GUILHON DORE

PREFERÊNCIA: FABIANO CARVALHO DE BRITO por NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário