Apelação Cível Nº 5009790-16.2021.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Evento 79) e CAVIMA MALHAS LTDA (Evento 72) em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro em ação ordinária proposta por CALCADOS BOTTERO LTDA em face das recorrentes. A sentença julgou procedente o pedido de nulidade do ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 909.718.121, referente à marca mista VERO FATTO, na classe internacional nº 18, apresentado pela então autora, ora Apelada. O registro havia sido indeferido por ser conflitante com o registro n.º 006.347.347, para a marca FATTO, de titularidade da Apelante CAVIMA.

Em sua apelação, a CAVIMA alega que administrativamente o INPI havia entendido corretamente quanto à impossibilidade de convivência entre as marcas, considerando a grande semelhança entre as mesmas. Confrontando a interpretação dos fatos veiculada na sentença quanto à diluição do termo "FATTO" e alegando que a legislação marcária impede o acolhimento da pretensão autoral, em especial o art. 124, XIX, da LPI, a Apelante CAVIMA requer a reforma da sentença, com a consequente manutenção do indeferimento do registro da marca da Apelada.

Já em seu recurso, o INPI requer apenas a reforma de sua condenação aos honorários sucumbenciais por ter adotado posição de assistente processual da parte autora, tendo se manifestado favoravelmente ao acolhimento de sua pretensão.

Contrarrazões da CAVIMA ao recurso do INPI afirmando que, com o acolhimento de seu próprio apelo, a apelação do INPI perderia o objeto, pois os honorários passariam a ser devidos exclusivamente pela Apelada (Evento 88).

Contrarrazões da Apelada CALCADOS BOTTERO LTDA alegando que o sinal "FATTO" está diluído no ramo comercial das partes, não representando impeditivo para o registro de sua marca, pelo que requer a manutenção integral da sentença (Evento 89).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (Evento 4/TRF).

Petição da Apelante CAVIMA requerendo o reconhecimento da perda de objeto da presente ação em razão de o pedido de registro da Apelada ter sido arquivado definitivamente por ausência de recolhimento das taxas federais (Evento5/TRF).

Petição do INPI afirmando que não se opõe ao pedido da Apelante CAVIMA (Evento 10/TRF).

Petição da Apelada afirmando que o lançamento da fase pelo INPI se deu por equívoco (Evento 12/TRF).

Nova petição da Apelada expondo que o INPI atendeu ao seu pedido administrativo e anulou a determinação de arquivamento do processo. Em razão disto, a Apelada requer a condenação da Apelante - sem especificar qual das duas ou se ambas - por litigância de má-fé (Evento 26/TRF).

É o relatório. Sem revisão. 

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001242263v14 e do código CRC 5e65f6f0.

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Data e Hora: 2/5/2023, às 10:6:34

Apelação Cível Nº 5009790-16.2021.4.02.5101/RJ

VOTO

A ação originária objetiva a declaração de nulidade do ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 909.718.121, referente à marca mista VERO FATTO, na classe internacional nº 18, apresentado pela então autora CALCADOS BOTTERO LTDA, ora Apelada. O registro havia sido indeferido por ser conflitante com o registro n.º 006.347.347, da marca FATTO, de titularidade da Apelante CAVIMA MALHAS LTDA. A sentença recorrida, proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, julgou o pedido procedente, reconhecendo que o signo "FATTO" está diluído no mercado e, portanto, não poderia ser usado como impeditivo de registro da marca da Apelada no mesmo ramo comercial. O INPI posicionou-se nos autos favoravelmente à pretensão autoral.

Tanto o INPI quanto a então requerida CAVIMA apresentaram recursos contra a sentença, embora com objetivos distintos.

Preliminar de perda de objeto. Não ocorrência. Ausência de litigância de má-fé.

Em 14/06/2022, a Apelante CAVIMA requereu o reconhecimento da perda de objeto da presente ação em razão de o pedido de registro da Apelada ter sido arquivado definitivamente por ausência de recolhimento das taxas federais (Evento5/TRF). Conquanto o INPI não tenha apresentado oposição ao pedido (Evento 10/TRF), a manifestação da Apelada de 14/10/2022 já indicava que o lançamento da fase no sistema do INPI havia ocorrido por equívoco (Evento 12/TRF). Isto foi confirmado por meio da petição da Apelada de 10/04/2023, que demonstrou que o INPI anulou a determinação de arquivamento após pedido administrativo apresentado pela recorrida.

Deste modo, considerando a anulação da fase de arquivamento do processo, entendo pela inocorrência da perda de objeto.

No concernente à condenação à litigância de má-fé, aparentando ter sido equivocado o lançamento do arquivamento definitivo pelo INPI e considerando a ausência de prejuízo de tal questão para a tramitação deste apelo e definição do posicionamento desta relatoria, entendo que não estão presentes as hipóteses de cabimento da sanção legal.

Apelação do INPI. Condenação da autarquia em honorários sucumbenciais

Em seu apelo, o INPI requer sua exoneração da obrigação de pagar honorários à autora. Alega que, por ter se manifestado desde a contestação favorável ao acolhimento dos pedidos iniciais, não pode ser condenado em honorários sucumbenciais pois não resistiu à pretensão autoral.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados sobre o tema, vem decidindo que a legitimidade processual do INPI tem caráter sui generis, na medida em que sua atuação é obrigatória em demandas de nulidade de marca e tem por finalidade a proteção da concorrência e dos consumidores, e não a defesa de interesse individual do Instituto.

Desta forma, a análise da legitimidade do INPI é dinâmica: em cada demanda deve-se tomar em consideração a conduta  processual  inicialmente  adotada  pelo Instituto, “para além da tradicional avaliação in status assertionis”, ou seja, à luz das afirmações do autor na inicial, em conformidade com a teoria da asserção.

No presente caso, o INPI posicionou-se, em sede de contestação, favoravelmente à procedência do pleito. Deste modo, a autarquia não responde pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples (REsp1.264.644/RS, rel. min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 09/08/2016)

Neste sentido, transcreve-se o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA JURISDICIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. POSIÇÃO DO INPI. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS AO ASSISTENTE ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM.
I. Controvérsia em torno da possibilidade de serem arbitrados honorários recursais em favor do INPI quando do provimento de apelação por ele interposta em demanda anulatória de registro de desenho industrial julgada procedente, sendo acolhidos os pedidos formulados pela parte autora.
II. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem explicitou, no julgamento dos embargos de declaração, o motivo pelo qual entendeu ser descabida a fixação de honorários recursais.
III. Nas ações anulatórias de direito de propriedade industrial, a pretensão do autor se volta não apenas contra o titular do direito, mas também contra ato administrativo do INPI, a quem compete examinar os requisitos e conceder o direito de exclusividade temporária conferido pelo Estado.
IV. Eventualmente, porém, a depender da causa de pedir e dos pedidos formulados pelo autor, o INPI pode vir a ocupar a posição de assistente especial, quando então não serão devidos honorários advocatícios aos seus patronos.
V. Os honorários advocatícios apenas podem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando eles tiverem sido fixados desde a origem. Precedentes.
VI. Caso concreto em que os honorários foram fixados na origem, porém apenas ao autor, e não ao INPI.
VII. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 1.865.156/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 8/9/2020.)

Assim, merece prosperar o recurso de apelação interposto pelo Instituto, uma vez que, no presente caso, o INPI atua na condição de assistente especial, indiferente aos interesses das partes, o que implica afastar sua condenação nas verbas sucumbenciais.

Apelação da CAVIMA

A sentença reconheceu que houve a diluição do termo FATTO, tornando-o comum e vulgar no segmento de mercado em questão, pelo que não há possibilidade de sua apropriação exclusiva por parte de apenas um titular, permitindo a convivência de marcas semelhantes, ainda que no mesmo segmento mercadológico. É assim que os titulares de sinais considerados “desgastados” no segmento em análise devem suportar o ônus da convivência (Evento 72). O INPI posiciona-se pela diluição do signo desde a contestação.

A Apelante CAVIMA sustenta o oposto, alegando que não houve a diluição do termo constitutivo de sua marca, pelo que seria impossível a convivência pacífica entre as marcas conflitantes.

A lide cinge-se, então, a uma questão fática específica: houve, ou não, a diluição do termo "FATTO" no ramo de vestuário?

Quanto a isto, o INPI demonstrou de forma objetiva em sua manifestação inicial (Evento 22, ANEXO2) que o termo está diluído no ramo de vestuário:

Todavia, conforme resultado de busca realizada no sistema eletrônico IPAS, restrita às classes NCL(7/8/9/10/11) 25, constata-se terem sido concedidos diversos registros sobre marcas compostas pelo termo FATTO, como F FATTO (registro 812300700), UWF FATTO (registro 812774450), MANOFATTO (registro 825814278), FATTOMIX (registro 900409703), MANUFATTO (registro 900609257), FATTO A MANO (registro 901090476), A AFATTO (registro 903700840) e VERDEFATTO (registro 910705461), em nome de titulares diversos das empresas envolvidas no litígio em pauta, o que evidencia o desgaste do termo FATTO para compor marcas destinadas a assinalar produtos de vestuário.
Neste sentido, re-examinando a matéria, verifica-se que, conforme alegações apresentadas pela Autora, as marcas VEROFATTO x FATTO possuem conjuntos suficientemente distintos, de modo a não restar caracterizada a possibilidade, em tese, de associação indevida entre as marcas, o que afasta a incidência da norma prevista no artigo 124, XIX, da LPI.
Pelo exposto, concluímos pelo reconhecimento da procedência do pedido Autoral para que seja anulado o ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 909718121 para o seu consequente deferimento.

Nessa esteira, aplica-se ao caso a teoria da distância, segundo a qual não se pode exigir que uma nova marca guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas já semelhantes e aceitas no mercado, de modo que a comparação é feita não somente entre as marcas em disputa, mas também quanto ao mercado pertinente (Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Voto-vista no REsp 1.773.244, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 05.04.2019). Afinal, "uma marca nova em seu segmento de mercado não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si" (TRF2, 2ª Turma Especializada, AC 0225697-74.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ANDRÉ FONTES, E-DJF2R 15.07.2019).

Sendo o termo "FATTO" parte comum dos sinais de diversas marcas do mesmo ramo empresarial das litigantes, há de ser reconhecida a possibilidade de convivência entre as marcas ora em conflito, uma vez que a marca VERO FATTO, da Apelada, está tão distante da marca FATTO, da Apelante, quanto as demais marcas citadas pelo INPI com registro vigente. Por conseguinte, não se vê ofensa ao art. 124, XIX, da LPI.

Cabível a majoração de honorários sucumbenciais a título de honorários recursais no patamar de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo, em desfavor da Apelante.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001242264v28 e do código CRC ada5ba81.

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Apelação Cível Nº 5009790-16.2021.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. COLIDÊNCIA DE MARCAS. CONDENAÇÃO DO INPI EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEORIA DA DISTÂNCIA. TERMO DILUÍDO NO MERCADO.

- Trata-se de apelações interpostas por INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e CAVIMA MALHAS LTDA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro em ação ordinária proposta por CALCADOS BOTTERO LTDA em face das recorrentes. A sentença julgou procedente o pedido de nulidade do ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 909.718.121, referente à marca mista VERO FATTO, na classe internacional nº 18, apresentado pela então autora, ora Apelada. O registro havia sido indeferido por ser conflitante com o registro n.º 006.347.347, para a marca FATTO, de titularidade da Apelante CAVIMA.

- A Apelante CAVIMA requereu o reconhecimento da perda de objeto da presente ação em razão de o pedido de registro da Apelada ter sido arquivado definitivamente por ausência de recolhimento das taxas federais. Tendo o INPI reconhecido adminstrativamente o equívoco no lançamento e anulado a determinação de arquivamento, entendo pela inocorrência da perda de objeto.

- Quando manifesta-se favoravelmente à pretensão autoral, o INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL passa a adotar a posição de assistente simples, pelo que não deve ser condenado em honorários sucumbenciais.

- Pela teoria da distância, não pode ser exigido que uma marca nova seja mais distinta que as demais que já operam no mercado. Precedentes jurisprudenciais.

- Sendo o termo "FATTO" parte comum dos sinais de diversas marcas do mesmo ramo empresarial das litigantes, há de ser reconhecida a possibilidade de convivência entre as marcas ora em conflito, uma vez que a marca VERO FATTO, da Apelada, está tão distante da marca FATTO, da Apelante, quanto as demais marcas citadas pelo INPI com registro vigente. Por conseguinte, não se vê ofensa ao art. 124, XIX, da LPI.

- Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2023.

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001242265v7 e do código CRC 7939efda.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/05/2023

Apelação Cível Nº 5009790-16.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LILIAN GUILHON DORE

PREFERÊNCIA: DAVID FERNANDO RODRIGUES por CALCADOS BOTTERO LTDA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário