Apelação Cível Nº 5042119-81.2021.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por OUTLET PNEUS EIRELI, contra sentença proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente a ação processo 5042119-81.2021.4.02.5101/RJ, evento 33, SENT1, proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com vistas à declaração de nulidade do ato administrativo de indeferimento dos pedidos de registro n. 912.098.660 e n. 920.212.697, para as marcas nominativa e mista "OUTLET DOS PNEUS", na classe internacional 35. 

A apelante refuta os fundamentos de que sua marca é composta por expressões descritivas que declaram a natureza dos serviços prestados, não possui suficiente forma distintiva e, em razão da regra extraída do inciso VI do art. 124 da Lei 9.279/1996, é irregistrável (processo 5042119-81.2021.4.02.5101/RJ, evento 39, APELAÇÃO1). 

Contrarrazões em processo 5042119-81.2021.4.02.5101/RJ, evento 44, CONTRAZAP1, pelo desprovimento do recurso. 

O Ministério Público Federal informou que não há interesse público a justificar sua intervenção (processo 5042119-81.2021.4.02.5101/TRF2, evento 4, PARECER1).

É o relatório. Peço dia para julgamento. 

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001221463v8 e do código CRC 54237107.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS
Data e Hora: 4/11/2022, às 18:1:47

Apelação Cível Nº 5042119-81.2021.4.02.5101/RJ

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o conhecimento da apelação é medida que se impõe. 

A questão discutida neste recurso se refere à alegação de nulidade do ato administrativo de indeferimento dos registros das marcas n. 912.098.660 e n. 920.212.697, de titularidade da apelante, em razão de violação do art. 124, VI, da Lei n. 9.279/1996:

"Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (...)"

I - DA MARCA "OUTLET DOS PNEUS"

A apelante visa registrar as marcas nominativa e mista "OUTLET DOS PNEUS", na classe 35, para assinalar os produtos "Comércio de pneumáticos, câmaras de ar, peças e acessórios automotivos; Comércio eletrônico de acessórios automotivos e pneumáticos" (processo 5042119-81.2021.4.02.5101/RJ, evento 1, COMP6). 

Entretanto, o INPI indeferiu tais registros, ao fundamento de que a expressão escolhida é composta por termos descritivos, com destaque para o fato de que "OUTLET" configura termo empregado comumente para designar característica do serviço prestado pelas marcas.

A respeito da questão, nota-se que a LPI criou uma vedação relativa ao registro de termos comuns, necessários, vulgares ou descritivos, haja vista a possibilidade de registro de uma marca que, embora contenha elementos com essas características, se apresente com suficiente forma distintiva. 

Conforme Manual do INPI1, para aferir se um sinal é genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, é indispensável observar se ele guarda vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir.

Em caso positivo, não poderá ser apropriado por um particular, porque isso impediria que seus concorrentes utilizassem o termo, o que, em alguma medida, geraria desequilíbrio concorrencial. 

Por outro lado, se o vínculo for indireto e longínquo, a marca terá natureza de fantasiosa ou evocativa/sugestiva e, a princípio, será tecnicamente registrável. 

Na decisão de indeferimento (processo 5042119-81.2021.4.02.5101/RJ, evento 16, ANEXO2), com base no conceito extraído do dicionário Michaelis, a autarquia marcária explicou que a palavra "OUTLET" significa "Centro comercial" (Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=outlet>. Conferência em 28/10/2022). 

Reconheceu que o vocábulo tem origem na língua inglesa, na qual possui dupla significação, uma delas completamente diversa ("tomada elétrica"), mas pontuou que os indícios de sua absorção pela língua portuguesa a torna prescindível de tradução pelo consumidor.

Destacou que o mercado já consolidou o uso da palavra "OUTLET" como sinônima de "centro comercial com preços mais competitivos", de modo que, além de descritivo, o termo é comumente utilizado para designar característica do serviço prestado pela apelante. 

Por fim, assinalou que o fato de a especificação dos serviços ser mais abrangente e incluir o comércio de autopeças diversas dos "pneumáticos" não atribui, por si só, distintividade aos sinais pretendidos pela ora recorrente, visto que a venda de pneus permanece como serviço diretamente prestado.

Com efeito, a expressão "OUTLET DOS PNEUS" não é composta de sinais evocativos/sugestivos, mas descritivos de produtos e serviços da marca, pois transmite diretamente a mensagem de que a empresa comercializa pneus e serviços correlatos, ainda que também negocie outras peças e serviços automotivos. 

Quanto às marcas nominativas indicadas pela recorrente à fl. 12 de processo 5042119-81.2021.4.02.5101/RJ, evento 39, APELAÇÃO1, não servem como parâmetro que justifique o registro de sua marca nominativa, porque todas apresentam alguma característica que, em tese, as permite enquadrá-las na exceção do inciso VI do art. 124 da LPI:

"Registro n. 825843910, 'BASSI OUTLET': composta pelo elemento 'BASSI', que não possui associação direta com os serviços ofertados, '(...) de comércio de carnes, hambúrgueres, salsichas e sucedâneos de carne, comércio de churrasqueiras, carvão, apretrechos e utensílios de churrascaria, vinhos, bebidas, sal e artigos de mini supermercado'.

Registro n. 824083512, 'BOOK OUTLET': diz respeito apenas a produtos, sem englobar serviços, tampouco os de 'comércio'.

Registro n. 903758040, 'HJH OUTLET': contém o elemento 'HJH', que não possui associação direta com os serviços ofertados, de "Comércio (através de qualquer meio) de produtos têxteis; Comércio (através de qualquer meio) de produtos têxteis [Informação, Assessoria, Consultoria]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário [Informação, Assessoria, Consultoria]; Comércio (através de qualquer meio) de roupas; Comércio (através de qualquer meio) de roupas [Informação, Assessoria, Consultoria]"

Assim, o indeferimento do registro da marca nominativa "OUTLET DOS PNEUS" deve ser confirmado, porquanto desprovida de suficiente distintividade. 

Por outro lado, a marca mista da recorrente, ainda que em termos fonéticos seja representada por signos comuns e descritivos, se observada em seu conjunto, apresenta suficiente forma distintiva e, por isso, é passível de registro, em razão da exceção a que alude o multimencionado inciso VI do art. 124 da LPI. 

Nesse passo, nota-se a utilização de um fundo preto, com letras de fôrma/bastão; a palavra "OUTLET" graficamente destacada, na cor amarela; a expressão "DOS PNEUS" em fonte menor, na cor branca, acompanhada, nas extremidades, da figura de um pneu:

O próprio INPI já autorizou o registro de marcas que utilizavam termos comuns, vulgares e descritivos, mas foram apresentadas na forma mista, com um conjunto suficientemente distintivo, apenas com a cautela de apostilar a ausência de direito de uso exclusivo dos signos nominativos (vide "OUTLET LINGERIE", "SAPATARIA LANÇAMENTOS & OUTLET", "OUTLET DOS CALÇADOS", "OUTOLET NUTRITION" - processo 5042119-81.2021.4.02.5101/RJ, evento 39, APELAÇÃO1, fls. 16/17). 

Assim, se a ressalva da ausência de exclusividade torna possível a utilização dos signos nominativos supraindicados por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, com maior propriedade poderão tais signos ser registrados por empresas de ramo diverso, desde que mantida a exigência de apresentação em forma suficientemente distintiva. 

II - CONCLUSÕES

A sentença merece parcial reforma, precisamente a fim de permitir o registro da marca mista "", sob n. 920.212.697, na classe internacional 35. 

Consequentemente, imputa-se a cada polo da ação o dever de arcar com 50% (cinquenta por cento) dos ônus da sucumbência, com ressalva da circunstância de que a isenção de que goza a autarquia quanto às custas processuais não a exime da obrigação de ressarcimento à autora dos valores já recolhidos.

No que concerne aos honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da parte adversa, mantém-se o importe global de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com observância da retificação levada a efeito em processo 5042119-81.2021.4.02.5101/RJ, evento 8, DESPADEC1.

Quanto à verba honorária recursal, ao apreciar o AREsp n. 1.495.369/MS, a Quarta Turma do STJ pontuou que a jurisprudência daquela Corte preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

Na espécie, portanto, não há que se falar em fixação de honorários recursais.

Em face do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para modificar em parte a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação, de forma a: (a) decretar a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 920.212.697, para a marca mista "OUTLET DOS PNEUS", de titularidade da autora, na classe internacional 35, o qual deverá ser deferido e concedido pelo INPI, após o pagamento da retribuição devida e com menção à ausência de direito exclusivo de uso dos signos nominativos; (b) impor à autarquia a obrigação a que alude o art. 175, §2º, da LPI2, a ser cumprida em 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado; (c) imputar a cada polo da ação o dever de arcar com 50% (cinquenta por cento) dos ônus da sucumbência, com ressalva da circunstância de que a isenção de que goza o INPI quanto às custas processuais não o exime da obrigação de ressarcimento à autora dos valores já recolhidos; e (d) confirmar o importe total de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios de sucumbência devidos em favor do(s) patrono(s) da parte adversa.

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001221501v66 e do código CRC 4aa75c49.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS
Data e Hora: 11/3/2023, às 19:14:57

Apelação Cível Nº 5042119-81.2021.4.02.5101/RJ

EMENTA

direito empresarial. propriedade industrial. PRETENSÃO AUTORAL DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFeRIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE REGISTRABILIDADE DA MARCA nas versões mista e nominativa. ARGUMENTO DE QUE NÃO SE TRATA DE SINAIS COM CARÁTER GENÉRICO, NECESSÁRIO, COMUM, VULGAR OU SIMPLESMENTE DESCRITIVO. ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE suficiente distintividade A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA EXCEÇÃO contida no INCISO VI do ART. 124 DA LEI 9.279/1996. 

1. O art. 124, inciso VI, da LPI impede o registro de sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

2. A regra de vedação protege a concorrência, já que, se determinadas pessoas pudessem se apropriar de termos com tais características, isso inviabilizaria o uso do signo por seus pares, o que, em alguma medida, desequilibraria o regime de concorrência. 

3. Na hipótese, a expressão "OUTLET DOS PNEUS" não é composta de sinais evocativos/sugestivos, mas descritivos de produtos e serviços da marca, pois transmite diretamente a mensagem de que a empresa comercializa pneus e serviços correlatos, ainda que também negocie outras peças e serviços automotivos. 

4. Constatação de que as marcas nominativas indicadas pela recorrente não servem como parâmetro que justifique o registro de sua marca nominativa, porque todas apresentam alguma característica que, em tese, as permite enquadrá-las na exceção do referido inciso VI do art. 124 da LPI.

5. Confirmação do indeferimento do registro da marca nominativa "OUTLET DOS PNEUS", visto que carente de elementos distintivos. 

6. Por outro lado, há prova nos autos de que o próprio INPI já autorizou o registro de marcas que utilizavam termos comuns, vulgares e descritivos, mas foram apresentadas na forma mista, com um conjunto suficientemente distintivo, apenas com a cautela de apostilar a ausência de direito de uso exclusivo dos signos nominativos.

7. Assim, é possível o registro da marca mista da recorrente, mesmo que em termos fonéticos seja representada por signos comuns e descritivos, na medida em que, quando observada em seu conjunto, apresenta suficiente forma distintiva.

8. Ônus da sucumbência imputados às duas partes, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada. A isenção de que goza a autarquia quanto às custas processuais não a exime do dever de ressarcimento à autora dos valores já recolhidos. 

9. Apelação conhecida e parcialmente provida para modificar em parte a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação, de forma a decretar a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro da marca mista "OUTLET DOS PNEUS", de titularidade da autora, na classe internacional 35, o qual deverá ser deferido e concedido pelo INPI, após o pagamento da retribuição devida e com menção à ausência de direito exclusivo de uso dos signos nominativos; impor à autarquia a obrigação a que alude o art. 175, §2º, da LPI, a ser cumprida em 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado; imputar a cada polo da ação o dever de arcar com 50% (cinquenta por cento) dos ônus da sucumbência, com ressalva da circunstância de que a isenção de que goza o INPI quanto às custas processuais não o exime da obrigação de ressarcimento à autora dos valores já recolhidos; e confirmar o importe total de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios de sucumbência devidos em favor do(s) patrono(s) da parte adversa. 

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para modificar em parte a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação, de forma a: (a) decretar a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 920.212.697, para a marca mista "OUTLET DOS PNEUS", de titularidade da autora, na classe internacional 35, o qual deverá ser deferido e concedido pelo INPI, após o pagamento da retribuição devida e com menção à ausência de direito exclusivo de uso dos signos nominativos; (b) impor à autarquia a obrigação a que alude o art. 175, §2º, da LPI2, a ser cumprida em 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado; (c) imputar a cada polo da ação o dever de arcar com 50% (cinquenta por cento) dos ônus da sucumbência, com ressalva da circunstância de que a isenção de que goza o INPI quanto às custas processuais não o exime da obrigação de ressarcimento à autora dos valores já recolhidos; e (d) confirmar o importe total de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios de sucumbência devidos em favor do(s) patrono(s) da parte adversa, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 09 de março de 2023.

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001226819v6 e do código CRC 10e4a861.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS
Data e Hora: 11/3/2023, às 19:14:57

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 09/03/2023

Apelação Cível Nº 5042119-81.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

PRESIDENTE: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

PROCURADOR(A): MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: VIVIANE MOREIRA por OUTLET DOS PNEUS EIRELI

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Desembargador Federal WILLIAM DOUGLAS

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário