Apelação/Remessa Necessária Nº 5020429-93.2021.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação (Evento 50) interposta por MPSC INC. em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal (Evento 30) do Rio de Janeiro em ação proposta pela Apelante em face do INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL objetivando a anulação do ato administrativo do INPI que manteve o indeferimento do pedido de patente PI0418970-1, a declaração de que o pedido de patente PI0418970-1 preenche todos os requisitos de patenteabilidade e a determinação da concessão da patente.

Ao apresentar sua contestação, o INPI concordou parcialmente com a pretensão autoral. Em razão do posicionamento do INPI, a ora Apelante requereu o julgamento antecipado do mérito, o que foi acolhido pelo juízo de 1º Grau, que declarou a nulidade do ato administrativo de indeferimento do pedido de patente PI0418970-1 e determinou seu retorno ao exame técnico, o qual deveria ser concluído no prazo razoável de 60 (sessenta) dias. Não houve condenação em honorários sucumbenciais.

A apelação tem como fundamento apenas a concessão da patente pelo prazo de 10 (dez) anos, previsto no agora revogado art. 40, parágrafo único, da LPI. A Apelante argumenta que, como o dispositivo estava em vigência quando depositou o pedido de patente, teria direito à sua aplicação, alegando que essa pretensão estaria protegida pelo julgamento da ADI 5529.

Em suas contrarrazões, o INPI afirmou que não possui interesse recursal (Evento 58).

Manifestação do MPF pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção nos autos (Evento 4/TRF).

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Apelação/Remessa Necessária Nº 5020429-93.2021.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, a presente ação foi proposta pela ora Apelante MPSC INC. em face do INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL objetivando a anulação do ato administrativo do INPI que manteve o indeferimento do pedido de patente PI0418970-1, a declaração de que o pedido preenche todos os requisitos de patenteabilidade e a determinação da concessão da patente.

Após concordância das partes acerca da situação fática, o MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou os pedidos parcialmente procedentes e reconheceu a nulidade do ato administrativo de indeferimento do pedido de patente PI0418970-1 e determinou seu retorno ao exame técnico do INPI (Evento 30).

A Apelante interpôs o presente recurso requerendo somente que seja determinado que o INPI atribua à vindoura patente PI0418970-1 o prazo decenal previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI, a partir da regra à época vigente no país e cujos efeitos foram preservados pelo e. STF por ocasião do julgamento da ADI nº 5.529/DF (Evento 50), argumentando que, como o dispositivo estava vigente quando depositou a patente, teria direito ao prazo decenal.

Inicialmente, para efeito de exame do cabimento do duplo grau de jurisdição obrigatório, deve ser considerado tanto o proveito econômico quanto a condenação, sendo que o conteúdo da sentença foi declaratório ao reconhecer a nulidade do ato administrativo do INPI de indeferimento da patente, impondo-lhe uma obrigação de fazer, da qual decorre proveito econômico sem valor determinado à parte ré, pelo que a remessa necessária deve ser conhecida (TRF4, AC 5004305-13.2012.4.04.7003, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 20/03/2019).

Quanto à apelação, a pretensão recursal está fundada na modulação de efeitos da decisão da ADI 5529. Transcreve-se trecho da decisão:

Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes. (grifos nossos)

A Apelante afirma repetidas vezes em suas razões recursais que apenas às patentes relacionadas a produtos e processos farmecêuticos ou materiais de uso em saúde se aplicaria o efeito ex tunc, omitindo a outra hipótese pois atinge diretamente seus interesses.

Como se lê da decisão acima transcrita, o STF determinou que também em relação às ações judiciais propostas até 07/04/2021 "se aplica o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996". A presente ação foi proposta em 24/03/2021.

Todavia, entendo que, no presente caso, não há espaço para tal discussão, uma vez que a sentença recorrida não determinou a efetiva concessão da patente. A decisão apenas determinou a nulidade do ato administrativo de indeferimento do pedido de patente PI 0418970-1, bem como [determinou] seu retorno ao exame técnico (Evento 30).

Tendo sido estipulada a continuidade do processo administrativo, não há o que se discutir acerca da aplicação do art. 40 da LPI, pois não há patente registrada - e talvez não venha a existir. A sentença não determinou a concessão da patente, mas apenas novo exame técnico, que pode vir a entender pela ausência dos critérios autorizadores da concessão da patente; não há notícia nos autos acerca da realização do exame.

Portanto, a discussão acerca do prazo de vigência da patente ultrapassa os limites da coisa julgada na sentença. Sem patente registrada, ou mesmo estipulação judicial de que se proceda a tal registro, não há prazo de vigência controvertido, pelo que a pretensão recursal não deve ser acolhida.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso e à remessa necessária, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

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EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. aplicação do PRAZO DECENAL DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LIP. IMPOSSIBILIDADE. ADI 5529. EFEITO VINCULANTE.

- Trata-se de remessa necessária e apelação interposta por MPSC INC. em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro em ação proposta pela Apelante em face do INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL objetivando a anulação do ato administrativo do INPI que manteve o indeferimento do pedido de patente PI0418970-1, a declaração de que o pedido de patente PI0418970-1 preenche todos os requisitos de patenteabilidade e a determinação da concessão da patente.

- Após concordância das partes acerca da situação fática, o MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou os pedidos parcialmente procedentes e reconheceu a nulidade do ato administrativo de indeferimento do pedido de patente PI0418970-1 e determinou seu retorno ao exame técnico do INPI. A Apelante interpôs o presente recurso requerendo, apenas, que seja determinado que o INPI atribua à vindoura patente PI0418970-1 o prazo decenal previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI, a partir da regra à época vigente no país e cujos efeitos foram preservados pelo e. STF por ocasião do julgamento da ADI nº 5.529/DF, argumentando que, como o dispositivo estava vigente quando depositou a patente, teria direito ao prazo decenal.

- O STF determinou que em relação às ações judiciais propostas até 07/04/2021 "se aplica o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996". A presente ação foi proposta em 24/03/2021.

- A sentença determinou apenas o prosseguimento do processo administrativo e a realização de novo exame técnico, não havendo estipulação quanto à efetiva concessão da patente. Podendo a patente sequer vir a ser concedida administrativamente, não há o que se discutir acerca da aplicação do prazo de vigência do art. 40 da LPI.

- Apelação e remessa necessária desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso e à remessa necessária, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2023.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/05/2023

Apelação/Remessa Necessária Nº 5020429-93.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LILIAN GUILHON DORE

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: EDUARDO RIESS RODOLPHO DE SOUZA por MPSC INC.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário