Apelação Cível Nº 0023953-67.2013.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal WILLIAM DOUGLAS RESINENTE DOS SANTOS
VOTO-VISTA
I – A presente ação foi ajuizada pela sociedade M2 LTDA. com o objetivo de invalidação do ato do INPI, que, por seu turno, invalidou o registro nº 821609904, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE”, concedido em favor da demandante para a classe nacional 30.10, especificação: “café”. A invalidação do registro em sede administrativa ocorreu no bojo de procedimento de nulidade, com fundamento na vedação do inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 e diante da anterior concessão do registro nº 820469084, referente à marca mista também constituída da expressão “CAFÉ NO BULE”, em favor da sociedade PASIANOT & ZANATTO LTDA ME (ré na presente ação) para a classe NCL (10) 42, especificação: “cafeteria e lanchonete”.
II - De conseguinte, a demandada PASIANOT & ZANATTO LTDA. ofereceu reconvenção, objetivando a invalidação dos seguintes registros outrora concedidos em favor da demandante M2 LTDA., todos para a classe NCL (8) 30: registro nº 824991516, referente à marca mista “CAFÉ NO BULE”, especificação: “Café, Capuccino, balas de café”; registro nº 825984688, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA”, especificação: “Café, bolacha, biscoito, massa para bolo, goiabada, doces em geral”; registro nº 825984718, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO”, especificação: “Café, bolacha, biscoito, massa para bolo, goiabada, doces em geral”.
III – Na sentença proferida nos autos, a reconvenção foi extinta, sem apreciação do mérito, com base no então vigente inciso VI do artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973; bem como foi julgado improcedente o pedido da ação principal, mantendo o ato do INPI que invalidou o registro da marca da autora. A autarquia apelou pugnando pela admissibilidade da reconvenção, bem como requerendo a procedência dos pedidos dessa ação. Em acordão proferido por maioria, esta Segunda Turma Especializada inadmitiu a apelação do INPI. Tal decisão colegiada foi reformada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, sendo reconhecida a legitimidade recursal da autarquia federal e determinado que esta Corte Regional apreciasse o mérito da apelação.
IV – Como bem salientou o Eminente Relator, e diversamente do que externou a juíza sentenciante, a reconvinte obedeceu ao disposto no então vigente caput do artigo 315 do Código de Processo Civil de 1973, pois há identidade entre a causa de pedir da reconvenção e o fundamento da defesa na ação principal, qual seja, a invocada anterioridade da concessão do registro nº 820.469.084, referente à marca mista também constituída da expressão “CAFÉ NO BULE”, de titularidade da sociedade ré PASIANOT & ZANATTO LTDA.
V - A marca mista titularizada pela reconvinte PASIANOT & ZANATTO LTDA. (registro nº 820.469.084), levantada como impeditiva à manutenção dos registros da reconvinda M2 LTDA., é constituída de expressão (CAFÉ NO BULE) que é descritiva do serviço que pretende assinalar, ou seja, “cafeteria e lanchonete”. Desse modo, o caráter evocativo da marca da reconvinte não obsta o registro de signos similares, se dotados de grau mínimo de distintividade, como ressalvado, inclusive, na parte final do no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279-96; sendo que o seu titular suportará o ônus da convivência com outros sinais semelhantes.
VI - A possibilidade de convivência dos signos no mercado é ainda mais reforçada quando se realiza um cotejo entre a marca mista da reconvinte (registro nº 820469084) e os signos nominativos depositados pela reconvinda, os quais agregam à expressão “CAFÉ NO BULE” outros termos que, conquanto sejam dicionarizados, imprimem distinguibilidade suficiente. Igual conclusão é atingida quando se compara o mesmo sinal titularizado pela reconvinte (registro nº 820469084) e a marca mista da reconvinda, registrada sob nº 824991516, cujas apresentações visuais são distintas, afastando, assim, o risco de associação ou confusão pelo consumidor previstas no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96.
VII – Voto vista no sentido de, em dissenso parcial ao foi pronunciado pelo Eminente Relator, dar provimento parcial à apelação do INPI para anular a sentença que extinguiu, sem apreciação do mérito, a reconvenção ajuizada pela sociedade PASIANOT & ZANATTO LTDA.; e, na apreciação do mérito dessa ação (§ 3º do artigo 515 do Código do Processo Civil de 1973, correspondente ao atual § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil de 2015), julgar improcedente o pedido da reconvenção; mantendo, assim, os atos de concessão dos registros titularizados pela reconvinda M2 LTDA. (registro nº 824991516, referente à marca mista “CAFÉ NO BULE”; registro nº 825984688, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA”; registro nº 825984718, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO”).
Trata-se de apelação interposta nos autos de ação ajuizada por M2 LTDA. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (ora apelante) e de PASIANOT & ZANATTO LTDA., com o objetivo de “restabelecer os direitos à marca CAFÉ NO BULE sob nº 821609904, determinando-se a manutenção de sua concessão”.
No processo de origem também foi oferecida reconvenção pela sociedade ré PASIANOT & ZANATTO LTDA. (evento nº 13, OUT17), com o objetivo de “anulação dos atos administrativos que concederam as marcas “CAFÉ NO BULE, CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA e CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO” processos ns. 824991516, 825984688 e 825984718, respectivamente, à Demandada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em respeito da legislação vigente, determinando-se, ainda, que a Reconvinda cesse de imediato e em definitivo o uso indevido da expressão “CAFÉ NO BULE” e de qualquer sinal que se confunda com a marca original, excluindo-os de todos os documentos, cartazes, adesivos, carros, letreiros, camisas, propagandas em rádio, televisão, internet [sic], enfim, tudo que ao público os revelem”.
No evento nº 41 dos autos de origem, a MMª Juíza da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto, proferiu sentença com o seguinte dispositivo: “1 - julgo extinta a reconvenção de fls. 166/178, sem apreciação do mérito, nos moldes do art. 267, VI do CPC; e 2 - julgo improcedentes os pedidos formulados pela empresa autora”. A decisão de primeiro grau tomou por fundamento as seguintes premissas: 1) “nos moldes do art. 315 do CPC, “o réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”, o que não ocorre no presente caso, em que a parte autora pleiteia o restabelecimento dos “direitos à marca “CAFÉ NO BULE” sob n. 821609904” e a empresa ré apresentou reconvenção com requerimentos de “anulação dos atos administrativos que concederam à empresa M2 Ltda. as marcas “CAFÉ NO BULE, CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA e CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO” processos ns. 824991516, 825984688 e 825984718””; 2) “Atendendo ao pedido de instauração de processo administrativo de nulidade feito pela 2ª ré, a autoridade administrativa reconheceu que a concessão do registro da marca 821609904 (CAFÉ NO BULE) violou o inc. XIX do art. 124 da LPI na medida em que reproduziu elemento característico (CAFÉ NO BULE) de marca alheia registrada para distinguir serviços prestados em segmentos afins”; 3) “No que tange à questão referente à existência de marca notória ou de marca de alto renome, vale ressaltar que, conforme pronunciamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 716179, processo n. 200500046325, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE de 14/12/2009, “compete ao INPI avaliar a marca para caracterizá-la como notória ou de alto renome”, não havendo notícia nos autos de que a parte autora tenha tomado providências junto ao órgão competente para obter tal reconhecimento”.
O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, apelou da sentença (razões no evento nº 47), sustentando, em resumo: 1) “Considerando o posicionamento firmado pelo INPI na demanda (contestação de fls. 140 e seguintes), no sentido de pugnar pela manutenção do seu ato que extinguiu o registro 821.609.904 da Autora (Reconvinda), em atenção à existência da citada anterioridade, manifestou-se a Autarquia pela procedência das alegações ora formuladas pela Reconvinte”; 2) “Na manifestação técnica anexada, a DIRMA informou que os citados registros da Reconvinda (824.991.516, 825.984.688 e 825.984.718), tal como o registro 821.609.904, também de sua titularidade, ofendem o disposto no inciso XIX do artigo 124 da LPI, considerada a existência da anterioridade mencionada (820.469.084 – “CAFÉ NO BULE”)”; 3) “citados o INPI e a empresa Ré na demanda principal, foram apresentadas contestações pugnando pela improcedência do pedido, ao fundamento de que o registro 821.609.904 (“CAFÉ NO BULE”) não merece viger, em atenção à existência da citada anterioridade, o que caracteriza ofensa ao disposto no artigo 124, XIX da LPI”; 4) “sendo tal o fundamento da defesa, no sentido da existência da citada anterioridade (artigo 124, XIX), inafastável a conclusão de que a reconvenção apresenta conexão com a ação principal, pois postula-se a anulação dos registros de marca “CAFÉ NO BULE”, “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA” e “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO”, sob os nºs 824.991.516, 825.984.688 e 825.984.718, sob o mesmo fundamento, ou seja, pela existência anterior do registro da Reconvinte”; 5) “merece reforma parcial a sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na reconvenção, considerando que os demais registros da Reconvinda (824.991.516, 825.984.688 e 825.984.718), tal como o registro 821.609.904, também ofendem o disposto no inciso XIX do artigo 124 da LPI”.
No evento nº 51 (ACORD37), esta Segunda Turma Especializada prolatou acórdão, por maioria, inadmitindo a apelação do INPI, conforme ementa a seguir transcrita:
APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE AS MARCAS “CAFÉ NO BULE”, “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA” E “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO” (IMPUGNADAS) E A MARCA MISTA IMPEDITIVA “CAFÉ NO BULE”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO INPI. ACOLHIDA. AUTARQUIA RÉ NA DEMANDA PRINCIPAL NÃO PODE FIGURAR COMO RÉ NA DEMANDA RECONVENCIONAL. RECURSO DO INPI NÃO CONHECIDO.
I – apenas pode figurar como réu na demanda reconvencional aquele que for autor na demanda principal.
II - No caso vertente, o INPI é réu na demanda principal, não podendo, em consequência, sê-lo também na demanda reconvencional. Igualmente, como a autarquia marcária não ofereceu reconvenção contra a ora 1ª apelada, também não pode figurar como autora naquela demanda.
III – Recurso do INPI não conhecido.
No aludido julgamento, proferi voto vencido (evento nº 51, VOTO36), afastando a preliminar de ilegitimidade recursal da autarquia federal, de modo a “prosseguir na apreciação do mérito do recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI”, sob o entendimento de que “a melhor exegese é no sentido de que a legitimidade recursal não guarda sintonia com a legitimidade de ser parte na reconvenção, já que o órgão jurisdicional revisor, inclusive, poderia em tese firmar o entendimento de que o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, é parte legítima, sim, para a reconvenção, o que somente seria possível uma vez admitido o seu recurso”.
Interposto Recurso Especial pelo INPI (evento nº 105, OUT93), esse foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, “fim de reconhecer a legitimidade recursal do recorrente e determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem julgue o recurso de apelação como entender de direito”, consoante o inteiro teor do acórdão proferido por aquela Corte Superior, reproduzido no evento nº 142, OUT130, páginas 64-75.
Retomado o julgamento da apelação do INPI nos termos do que foi determinado pelo STJ, o Juiz em Convocação Marcelo Leonardo Tavares, em substituição à Relatora Desembargadora Simone Schreiber, proferiu voto no sentido de dar provimento “à apelação interposta pelo INPI, para anular a sentença extintiva da reconvenção e, ao avançar no mérito, julgar procedente o pedido formulado pela empresa reconvinte e declarar a nulidade dos registros 824.991.516 (“CAFÉ NO BULE”), 825.984.688 (“CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA”) e 825.984.718 (“CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO”), todos de titularidade de M2 Ltda, reconvinda, ora apelada, por violação ao art. 124, XIX, da Lei n° 9.279/96”. Em seu pronunciamento, o Eminente magistrado externou como fundamento de decidir as seguintes premissas: 1) “Como relatado, no âmbito do REsp 1.775.812/RJ, o e. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade recursal do INPI e determinou o retorno dos autos para o julgamento do mérito da apelação interposta pela autarquia em fls. 343/347. Em via de consequência, fica superada a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada por M2 Ltda em suas contrarrazões”; 2) “Em sua apelação, o INPI insurgiu-se contra a extinção da reconvenção, aduzindo que há relação entre o fundamento da defesa na ação e a causa de pedir na reconvenção. [...] Deve-se apontar que o e. STJ não se pronunciou sobre o tema, como se verifica da ressalva feita pelo Exmo. Relator em seu voto”; 3) “O art. 315 do CPC/73 – diploma processual vigente quando foi proposta a reconvenção – admitia esse tipo de demanda sempre que houvesse conexão desta com (i) a ação principal ou com (ii) o fundamento da defesa. Segundo Fredie Didier, “a conexão aqui exigida não é a mesma conexão fato gerador de modificação de competência. Trata-se de vínculo mais singelo: basta que haja certa afinidade de questões””; 3) “No caso, o fundamento de defesa na ação é a precedência do registro 820.469.084, referente à marca “CAFÉ NO BULE” da ré - reconvinte Pasianot & Zanatto Ltda, o qual constitui impedimento à restauração de marca de M2 Ltda, autora-reconvinda, ora apelada, anulada pelo INPI em PAN. O que se pretende na reconvenção é a declaração de nulidade dos registros 824991516, 825984688 e 825984718, referentes às marcas “CAFÉ NO BULE”, “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA” e “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO” também de titularidade da autora-reconvinda, sob o fundamento de que o mesmo registro 820.469.084, de titularidade da ré-reconvinte, seria anterioridade impeditiva”; 4) “Percebe-se, portanto, que o fundamento de defesa na demanda principal – a configuração de que o registro 820.469.084, referente à marca “CAFÉ NO BULE”, seja uma anterioridade impeditiva, constitui causa de pedir na reconvenção. Dessa forma, está satisfeito o requisito da conexão entre a reconvenção e o fundamento de defesa da demanda principal. A sentença extintiva da reconvenção, pois, deve ser anulada. Estando o processo maduro quanto à instrução, cabe ingressar no mérito”; 5) “No caso concreto, muito embora seja evocativa dos serviços de cafeteria e lanchonete oferecidos por sua titular, o registro 820.469.084 da marca “CAFÉ NO BULE”, de titularidade da reconvinte, goza de proteção marcaria em seu conjunto capaz de impedir o registro das marcas “CAFÉ NO BULE”, “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA” e “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO” para assinalar café e outros produtos vendidos em cafeteria e lanchonete”; 6) “Os segmentos de mercado são os mesmos: a marca impeditiva identifica serviços de lanchonete e cafeteria, estabelecimentos comerciais onde são comercializados ao público exatamente os produtos assinalados pelas marcas impugnadas “CAFÉ NO BULE”, “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA” e “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO” como cafés, biscoitos, massas para bolo, goiabadas, doces em geral etc.”; 7) “O termo “CAFÉ NO BULE”, do registro 824.991.516 de marca mista, é idêntico ao da anterioridade impeditiva “CAFÉ NO BULE”, REGISTRO 820.469.084, sendo que os elementos figurativos nas duas marcas são muito próximos, sem grande criatividade, e têm como base o desenho de um bule”; 8) “Os registros 825.984.688 e 825.984.718 para os signos “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA” e “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO”, respectivamente, referem-se a marcas nominativas com reprodução parcial do termo “CAFÉ NO BULE” e adição dos termos “PURO DA FAZENDA” e “PURO DO CAMPO”, que não agregam distintividade a ponto de não proporcionar risco de confusão ao consumidor”; 9) “considerando a identidade no elemento nominativo “CAFÉ NO BULE”, o risco de confusão ou associação indevida por parte do consumidor fica caracterizado, em violação ao art. 124, XIX, da LPI. Assim, tem razão o INPI quando defende, na apelação, a nulidade dos registros impugnados na reconvenção”.
Feito esse histórico da causa, passo a proferir meu voto vista.
Conforme já salientado, nos presentes autos, esta Segunda Turma Especializada prolatou acórdão, por maioria, inadmitindo a apelação do INPI. Tal julgado foi reformado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao dar provimento ao recurso especial interposto pela autarquia federal, proferiu decisão “a fim de reconhecer a legitimidade recursal do recorrente e determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem julgue o recurso de apelação como entender de direito”.
Desse modo, superada a preliminar levantada quanto à ilegitimidade recursal do INPI, tem-se que o objeto inicial de apreciação neste julgamento diz respeito ao ponto da sentença que extinguiu, sem apreciação do mérito, a reconvenção oferecida pela ré PASIANOT & ZANATTO LTDA. E quanto a essa matéria, acompanho o Eminente Relator no entendimento de que, diversamente do que externou a juíza sentenciante, a reconvinte obedeceu ao disposto no então vigente caput do artigo 315 do Código de Processo Civil de 1973 (“Art. 315. O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”, correspondente ao atual caput do artigo 343 do Código de Processo Civil de 2015). Isso porque há identidade entre a causa de pedir da reconvenção e o fundamento da defesa na ação principal, qual seja, a invocada anterioridade da concessão do registro nº 820.469.084, referente à marca mista também constituída da expressão “CAFÉ NO BULE”, de titularidade da sociedade ré PASIANOT & ZANATTO LTDA. Nesse sentido, remeto ao seguinte excerto do voto do Eminente julgador:
No caso, o fundamento de defesa na ação é a precedência do registro 820.469.084, referente à marca “CAFÉ NO BULE” da ré - reconvinte Pasianot & Zanatto Ltda, o qual constitui impedimento à restauração de marca de M2 Ltda, autora-reconvinda, ora apelada, anulada pelo INPI em PAN. O que se pretende na reconvenção é a declaração de nulidade dos registros 824991516, 825984688 e 825984718, referentes às marcas “CAFÉ NO BULE”, “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA” e “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO” também de titularidade da autora-reconvinda, sob o fundamento de que o mesmo registro 820.469.084, de titularidade da ré-reconvinte, seria anterioridade impeditiva.
Percebe-se, portanto, que o fundamento de defesa na demanda principal – a configuração de que o registro 820.469.084, referente à marca “CAFÉ NO BULE”, seja uma anterioridade impeditiva, constitui causa de pedir na reconvenção.
Dessa forma, está satisfeito o requisito da conexão entre a reconvenção e o fundamento de defesa da demanda principal.
De conseguinte, também entendo que, com a anulação da sentença que extinguiu, sem apreciação do mérito, a reconvenção, esta Corte Regional está autorizada a apreciar o mérito dessa ação, diante do fato de estar “em condições de imediato julgamento”, com sua instrução já finalizada, nos termos do § 3º do artigo 515 do Código do Processo Civil de 1973 (correspondente ao atual § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil de 2015).
Quanto ao mérito da reconvenção, convém tecer, no entanto, as seguintes ponderações.
Segundo já frisado, a presente ação foi ajuizada com o objetivo de invalidação do ato do INPI, que, por seu turno, invalidou o registro nº 821609904, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE”, depositado em 19.03.1999 e concedido na data de 13.01.2009, em favor da sociedade M2 LTDA. (demandante) para a classe nacional 30.10, especificação: “café”.
A invalidação do registro em sede administrativa ocorreu no bojo de procedimento de nulidade (decisão do INPI publicada em 18.06.2013, Revista da Propriedade Industrial – RPI nº 2215), com fundamento na vedação do inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (“XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”) e diante da anterior concessão do registro nº 820469084, referente à marca mista também constituída da expressão “CAFÉ NO BULE”, depositada em 19.11.1997, concedida na data de 20.02.2001 em favor da sociedade PASIANOT & ZANATTO LTDA ME (ré na presente ação) para a classe NCL (10) 42: “Restaurantes (alimentação e bebidas); alojamento temporário; cuidados médicos, higiênicos e de beleza; serviços veterinários e de agricultura; serviços jurídicos; pesquisa científica e industrial; programação para computadores; serviços que não podem ser incluídos em outras classes”, especificação: “cafeteria e lanchonete”.
De outro lado, também segundo já externado, a sociedade ré PASIANOT & ZANATTO LTDA. ofereceu reconvenção, objetivando a invalidação dos seguintes registros outrora concedidos em favor da demandante M2 LTDA., todos para a classe NCL (8) 30 (“Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo”): registro nº 824991516, referente à marca mista “CAFÉ NO BULE”, depositado em 04.11.2002, concedido em 08.09.2009, especificação: “Café, Capuccino, balas de café”; registro nº 825984688, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA”, depositado em 16.10.2003, concedido em 07.07.2009, especificação: “Café, bolacha, biscoito, massa para bolo, goiabada, doces em geral”; registro nº 825984718, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO”, depositado em 16.10.2003, concedido em 07.07.2009, especificação: “Café, bolacha, biscoito, massa para bolo, goiabada, doces em geral”.
À guisa de ilustração, veja-se o quadro comparativo das marcas em discussão na presente causa:
Marcas de titularidade da sociedade M2 LTDA. (autora e reconvinda)
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Marca de titularidade da sociedade PASIANOT & ZANATTO LTDA. (ré e reconvinte) |
Registro nº 821609904 Marca Nominativa “CAFÉ NO BULE” Classe nacional 30.10, especificação: “café”. Depositada em 19.13.1999 Concedida em 13.01.2009 Invalidada pelo INPI na data de 18.06.2013
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Registro nº 820469084 Marca Mista “CAFÉ NO BULE”
Classe NCL (10) 42, especificação: “cafeteria e lanchonete”. Depositada em 19.11.1997 Concedida em 20.02.2001
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Registro nº 824991516 Marca Mista “CAFÉ NO BULE”
Classe NCL (8) 30, especificação: “Café, Capuccino, balas de café”. Depositado em 04.11.2002 Concedido em 08.09.2009
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Registro nº 825984688 Marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA”
Classe NCL (8) 30, especificação: “Café, bolacha, biscoito, massa para bolo, goiabada, doces em geral”. Depositado em 04.11.2002 Concedido em 08.09.2009
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Registro nº 825984718 Marca Nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO”
Classe NCL (8) 30, especificação: “Café, bolacha, biscoito, massa para bolo, goiabada, doces em geral”. Depositado em 16.10.2003 Concedido em 07.07.2009
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Diante do contexto dos autos, verifica-se que a marca mista titularizada pela reconvinte PASIANOT & ZANATTO LTDA. (registro nº 820.469.084), levantada como impeditiva à manutenção dos registros da reconvinda M2 LTDA., é constituída de expressão (CAFÉ NO BULE) que é descritiva do serviço que pretende assinalar, ou seja, “cafeteria e lanchonete”, fato até reconhecido pelo Eminente Relator. Desse modo, a meu sentir, o caráter evocativo da marca da reconvinte não obsta o registro de signos similares, se dotados de grau mínimo de distintividade, como ressalvado, inclusive, na parte final do no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (“VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”); sendo que o seu titular suportará o ônus da convivência com outros sinais semelhantes. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pronunciou que “A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas). [...] Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor” (STJ – Quarta Turma - REsp 1336164 – Relator Ministro Luís Felipe Salomão – Julgamento em 07.11.2019 – DJe de 19.12.2019).
A possibilidade de convivência dos signos no mercado é ainda mais reforçada quando se realiza um cotejo entre a marca mista da reconvinte (registro nº 820469084) e os signos nominativos depositados pelo reconvinda (registro nº 825984688, referente à marca “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA”; registro nº 825984718, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO”), os quais agregam à expressão “CAFÉ NO BULE” outros termos que, conquanto sejam dicionarizados, imprimem distinguibilidade suficiente. Igual conclusão é atingida quando se compara o mesmo sinal titularizado pela reconvinte (registro nº 820469084) e a marca mista da reconvinda, registrada sob nº 824991516, cujas apresentações visuais são distintas, afastando, assim, o risco de associação ou confusão pelo consumidor previstas no já mencionado inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, segundo se depreende da confrontação a seguir:
Marca mista de titularidade da reconvinte PASIANOT & ZANATTO LTDA.
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Marcas mista de titularidade da reconvinda M2 LTDA. |
Registro nº 820469084 Marca Mista “CAFÉ NO BULE”
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Registro nº 824991516 Marca Mista “CAFÉ NO BULE”
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Assim, divergindo parcialmente do Eminente Relator, entendo respeitosamente que, em razão do caráter evocativo da expressão que constitui a marca mista da reconvinte PASIANOT & ZANATTO LTDA. (registro nº 820469084, “CAFÉ NO BULE”), inexiste fundamento para invalidar os registros titularizados pela reconvinda M2 LTDA. (registro nº 824991516, marca mista “CAFÉ NO BULE”; registro nº 825984688, marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA”; registro nº 825984718, marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO”), mostrando-se possível a convivência dos signos no mercado.
Oportuno frisar, no entanto, que o presente julgamento está limitado às marcas que são objeto dos pedidos de invalidação na reconvenção, os já mencionados registros nº 824991516, referente à marca mista “CAFÉ NO BULE”; nº 825984688, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA”; nº 825984718, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO”; todos titularizados pela reconvinda M2 LTDA. Assim, conquanto as ponderações tecidas neste pronunciamento possam, teoricamente, ser aplicadas ao registro nº 821609904, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE”, também de titularidade da sociedade M2 LTDA.; tal incidência encontra óbice no fato de que tal signo foi objeto de discussão na ação principal, em que a sentença manteve o ato do INPI que invalidou o mencionado registro, e da qual a autora não apelou; inexistindo fundamento para o pronunciamento desta Corte Regional quanto a esse capítulo da decisão de primeiro grau, mesmo em sede de remessa necessária, nos termos do inciso I do artigo 475 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao atual inciso I do artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015), pois o pronunciamento de mérito quanto a essa questão foi favorável à autarquia federal.
Isso posto, voto no sentido de, em dissenso parcial ao foi pronunciado pelo Eminente Relator, dar provimento parcial à apelação do INPI para anular a sentença que extinguiu, sem apreciação do mérito, a reconvenção ajuizada pela sociedade PASIANOT & ZANATTO LTDA.; e, na apreciação do mérito dessa ação (§ 3º do artigo 515 do Código do Processo Civil de 1973, correspondente ao atual § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil de 2015), julgar improcedente o pedido da reconvenção; mantendo, assim, os atos de concessão dos registros titularizados pela reconvinda M2 LTDA. (registro nº 824991516, referente à marca mista “CAFÉ NO BULE”; registro nº 825984688, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DA FAZENDA”; registro nº 825984718, referente à marca nominativa “CAFÉ NO BULE PURO DO CAMPO”). Ônus de sucumbência a serem arcados pela reconvinte, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.
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