Apelação Cível Nº 5024274-07.2019.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por DÉRIO ROST e ESPÓLIO DE O. C. N. (Evento 205) contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Evento 198) em ação proposta por MERCOSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA e BRANSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA em face dos Apelantes e do INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL objetivando a nulidade da patente de invenção PI 0405893-3 - “dispositivo para fornalha de secador de cereais”. As autoras, ora Apeladas, alegaram que a patente não atendia aos requisitos legais de novidade e atividade inventiva.

O juízo de 1º Grau, com base em laudo pericial elaborado na fase de instrução, julgou o pedido procedente por entender que a patente não atendia ao requisito de atividade inventiva e possuía insuficiência descritiva, pelo que decretou sua nulidade. Condenou apenas os réus ao pagamento das verbas de sucumbência por entender que "a controvérsia deduzida nos autos consiste em pretensões de agentes econômicos concorrentes".

Em sua apelação, os então requeridos sustentaram a validade da patente PI 0405893-3, alegando que a sentença utilizou critérios de avaliação da atividade inventiva inexistentes ao tempo da concessão da patente: o Teste de Motivação Criativa – TMC, que teria sido sistematizado apenas em 2015, seis anos após a concessão da patente, e a Resolução n° 169 do INPI, de 15/07/2016. Além disso, pontua a fragilidade do laudo pericial, face as mudanças de conclusão após as manifestações das partes. Portanto, requer a reforma integral da sentença, com a manutenção da patente PI 0405893-3.

Contrarrazões de MERCOSILOS e BRANSILOS, pugnando pela manutenção integral da sentença (Evento 215).

Manifestação do MPF entendendo pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (Evento 4/TRF).

Documento eletrônico assinado por PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001200125v8 e do código CRC ac7d2c86.

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Data e Hora: 25/10/2022, às 12:29:30

Apelação Cível Nº 5024274-07.2019.4.02.5101/RJ

VOTO

A ação foi proposta por MERCOSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA e BRANSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA em face de D. R., ESPÓLIO DE O. C. N. e do INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL buscando a nulidade da patente de invenção PI 0405893-3 - “dispositivo para fornalha de secador de cereais” em razão de a invenção não cumprir os requisitos legais de novidade e atividade inventiva.

O MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, com base em laudo pericial elaborado na fase de instrução, julgou o pedido procedente por entender que a patente não preenchia os requisitos de atividade inventiva e possuía insuficiência descritiva, pelo que decretou sua nulidade (Evento 198).

Irresignados, os requeridos D. R. e ESPÓLIO DE O. C. N., ora Apelantes, sustentam no presente recurso a validade da patente PI 0405893-3, alegando que a sentença utilizou critérios de avaliação da atividade inventiva inexistentes ao tempo da concessão da patente: o Teste de Motivação Criativa – TMC, que teria sido sistematizado apenas em 2015, seis anos após a concessão da patente, e a Resolução n° 169 do INPI, de 15/07/2016. Além disso, pontuam a fragilidade do laudo pericial e requerem sua desconsideração como meio de prova em função das mudanças de conclusão do profissional após as manifestações das partes. Portanto, requerem a reforma integral da sentença, com a manutenção da patente PI 0405893-3.

Não foram suscitadas preliminares.

Durante todo o processo, o INPI manifestou-se favorável à pretensão autoral, entendendo que a patente deveria ser anulada por não representar atividade inventiva. Foi a atuação do órgão e os esclarecimentos que formulou ao perito judicial que fizeram o profissional rever o seu posicionamento.

O parecer do perito é o ponto de maior controvérsia: inicialmente, o profissional manifestou-se pela presença de atividade inventiva, mas pela insuficiência descritiva da patente (Evento 129), tendo posteriormente invertido sua posição: não há atividade inventiva, mas a patente está suficientemente descrita (Evento 166). No entanto, ao contrário do que alega a recorrente, a mudança não revela fragilidade no trabalho pericial, mas sim na própria patente.

Após a apresentação do laudo pericial inicial, o INPI veio aos autos esclarecer que os pontos que o perito considerou como atividade inventiva não estão protegidos pela patente. Transcreve-se:

[...] o Sr. Perito atribui o aumento de eficiência do dito dispositivo pleiteado à “adoção de um ciclone que não tem orifícios”, característica técnica que não foi inicialmente revelada na patente anulanda, assim como as características técnicas do ciclone não foram inicialmente reveladas, nem estão protegidas pela patente anulanda. O que foi revelado e se protege, no que diz respeito ao ciclone, é sua localização sob o piso. (pg. 5, Evento 161)

Ademais, é importante ressaltar que não foi inicialmente revelado na patente anulanda que o ciclone da patente anulanda é desprovido de orifícios, da mesma forma que R1 (vide transcrição feita anteriormente neste documento) não protege características técnicas do ciclone, como por exemplo não conter orifícios. Em relação ao ciclone do denominado “dispositivo para fornalha de secador de cereais” da patente anulanda (vide R1), o que se protege é a sua localização sob o piso. (pg. 6, Evento 161)

Pontue-se que, além dos documentos da patente, o perito também foi autorizado a analisar vídeo produzido pelos ora Apelantes demonstrando como funciona o dispositivo sob controvérsia (Evento 117), tendo as ora Apeladas alegado antes da referida autorização que o vídeo apresentava informações que não estavam contidas na patente, pelo que haviam impugnado sua utilização (Evento 99).

Portanto, em um primeiro momento, houve uma falha de compreensão do perito acerca do que estava de fato protegido pela patente, tendo o expert entendido que a patente englobava outras características do dispositivo e não somente sua localização sob o piso. Logo, completamente lógico que o profissional tenha entendido pela (i) existência de atividade inventiva e pela (ii) insuficiência descritiva, pois a ausência de orifícios no ciclone era (i) algo que não havia sido pensado antes e trazia aumento de eficiência ao aparelho, mas (ii) não estava descrita na patente.

Com o real conteúdo da patente esclarecido pelo INPI, o que demonstra a importância da participação ativa das partes no trabalho da perícia, o profissional constatou o equívoco anterior e modificou o posicionamento, agora restrito ao que efetivamente estava protegido pela patente em análise:

De acordo com o pleiteado no documento de patente, esta alteração traria melhoria de eficiência térmica para a fornalha, porém não está explícito no documento um estudo sobre a relação deste ganho de eficiência. Além disto, o aumento da eficiência térmica está relacionado ao melhor isolamento do conjunto como um todo, justamente por este estar agora sob o solo.

Esta solução se correlaciona com a atividade inventiva, todavia, como bem exposto pelo subsídio técnico do INPI, a um técnico no assunto, com conhecimentos no campo da termodinâmica, ao qual fosse proposto a referida problemática, a conclusão direta seria pelo caminho da prevenção de perdas térmicas por isolamento, de modo que colocar todo o sistema sob o solo decorre diretamente. Desta forma, não há a presença da atividade inventiva.

A respeito da insuficiência descritiva, consistiria em boa prática trazer uma relação do diâmetro do ciclone com o volume de grãos a serem tratados, a fim de que não se elevassem ao silo as fagulhas da queima. Entretanto, por se tratar de cálculo de vazão volumétrica e mássica, bem como efeitos termodinâmicos que são presentes no estado da técnica, não se tornam impeditivos ao documento a supressão destes. (Evento 166, pg. 8)

Todavia, quanto à atividade inventiva, ainda que o conteúdo da matéria reivindicada seja novo, o que diretamente influi na quebra de fagulhas incandescentes, provindas da queima do combustível da fornalha e causa a redução do risco de incêndio é o choque contra as paredes do ciclonador, de modo que o aumento da área das paredes do ciclonador para melhorar a eficiência desta quebra de fagulhas decorre de maneira óbvia a um técnico do assunto, não havendo nos autos justificativas e/ou análise que indiquem resultado surpreendente ou inesperado ao estado da técnica.

O posicionamento deste sob o solo segue a lógica da busca por melhor conservação da temperatura por isolamento térmico, já discutida na manifestação à impugnação do laudo pericial anterior. (Evento 185, pg. 9)

A sentença recorrida observou a modificação do posicionamento e decidiu adequadamente acerca da manutenção do laudo pericial, considerando as razões que motivaram a mudança:

Com efeito, conforme apontado reiteradamente pelo INPI, em com toda a propriedade, o laudo pericial inicial incorria no equívoco de considerar como atividade inventiva o dimensionamento do ciclone, característica que não está protegida e nem sequer foi revelada pela patente anulanda que reivindica exclusivamente a característica de posicionamento do ciclone sob o solo.

E, conforme reiteradamente explicitado ao longo do feito, o posicionamento do ciclone sob o solo - única característica reivindicada na patente - não pode ser considerado uma disposição construtiva dotada de atividade inventiva, visto que os seus efeitos técnicos não são surpreendentes, mas mera consequência de um princípio físico, diretamente relacionado ao isolamento do componente ciclone (Evento 198).

Destarte, não há deficiência no trabalho do profissional nomeado pelo juízo que justifique a desconsideração de suas conclusões para a formação do convencimento do órgão julgador.

Ademais, a utilização do Teste de Motivação Criativa – TMC ou do teste de obviedade delineado na Resolução n° 169 do INPI na sentença não modificou o resultado final do julgado. Os critérios utilizados nos testes buscam apenas objetivar a avaliação do critério de atividade inventiva e expor as conclusões dos órgãos judiciais e administrativos de forma clara. Os testes não criam novos critérios de avaliação, pois isto cabe apenas à lei, sendo somente uma forma de dar maior segurança jurídica à análise e até mesmo ajudar a fundamentar possível oposição do interessado às conclusões decisórias.

De todo modo, ainda que se entendesse em sentido contrário, a não utilização dos testes pelo órgão julgador não afetaria o resultado da lide, uma vez que o laudo pericial, principal meio de prova técnica a auxiliar o juízo na formação de seu convencimento, demonstra que não há atividade inventiva no objeto da patente PI 0405893-3. Não havendo razão para desconsiderar as conclusões do laudo, como decidido acima, adequado o posicionamento da sentença recorrida, mesmo que desconsiderados os testes aplicados.

Por conseguinte, independentemente da técnica que o juízo de 1º Grau utilizou para expor suas razões de decidir, a conclusão alcançada acerca da ausência de atendimento do objeto da PI 0405893-3 aos critérios legais que autorizem seu patenteamento está correta, pelo que não há como acolher a pretensão recursal.

Cabível a majoração de honorários sucumbenciais a título de honorários recursais no patamar de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo, em desfavor dos Apelantes.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001200126v25 e do código CRC 18e468df.

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Data e Hora: 23/2/2023, às 15:14:35

Apelação Cível Nº 5024274-07.2019.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INTELECTUAL. PATENTE. MANUTENÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA.

- Trata-se de apelação interposta por D. R. e ESPÓLIO DE O. C. N. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro em ação proposta por MERCOSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA e BRANSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA em face dos Apelantes e do INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL objetivando a nulidade da patente de invenção PI 0405893-3 - “dispositivo para fornalha de secador de cereais”. As autoras, ora Apeladas, alegaram que a patente não atendia aos requisitos legais de novidade e atividade inventiva. O juízo de 1º Grau, com base em laudo pericial elaborado na fase de instrução, julgou o pedido procedente por entender que a patente não atendia ao requisito de atividade inventiva e possuía insuficiência descritiva, pelo que decretou sua nulidade.

- O laudo pericial é o ponto de maior controvérsia: inicialmente, o profissional manifestou-se pela presença de atividade inventiva, mas pela insuficiência descritiva da patente, tendo posteriormente invertido sua posição: não há atividade inventiva, mas a patente está suficientemente descrita. No entanto, ao contrário do que alega a recorrente, a mudança não revela fragilidade no trabalho pericial, mas sim na própria patente.

- Após a apresentação do laudo pericial inicial, o INPI veio aos autos esclarecer que os pontos que o perito considerou como atividade inventiva não estão protegidos pela patente. Com o real conteúdo da patente esclarecido pelo INPI, o que demonstra a importância da participação ativa das partes no trabalho da perícia, o profissional constatou o equívoco anterior e modificou o posicionamento, agora restrito ao que efetivamente estava protegido pela patente em análise, entendendo pela ausência de atividade inventiva. Destarte, não há deficiência no trabalho do profissional nomeado pelo juízo que justifique a desconsideração de suas conclusões para a formação do convencimento do órgão julgador.

- A utilização do Teste de Motivação Criativa – TMC ou do teste de obviedade delineado na Resolução n° 169 do INPI não modificou o resultado final do julgado. Os critérios utilizados nos testes buscam apenas objetivar a avaliação do critério de atividade inventiva e expor as conclusões dos órgãos judiciais e administrativos de forma clara. Os testes não criam novos critérios de avaliação, pois isto cabe apenas à lei, sendo apenas uma forma de dar maior segurança jurídica à análise e até mesmo ajudar a fundamentar possível oposição do interessado às conclusões decisórias.

- De todo modo, a não utilização dos testes pelo órgão julgador não afetaria o resultado da lide, uma vez que o laudo pericial, principal meio de prova técnica a auxiliar o juízo na formação de seu convencimento, demonstra que não há atividade inventiva no objeto da patente PI 0405893-3. Não havendo razão para desconsiderar as conclusões do laudo, como decidido acima, adequado o posicionamento da sentença recorrida.

- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2023.

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001200127v7 e do código CRC fdc9f78d.

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Data e Hora: 23/2/2023, às 15:14:35

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/02/2023

Apelação Cível Nº 5024274-07.2019.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

PRESIDENTE: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

PROCURADOR(A): LILIAN GUILHON DORE

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário