Apelação Cível Nº 0162996-77.2017.4.02.5101/RJ

QUESTÃO DE ORDEM

Evento 49/TRF2- Trata-se de pedido de homologação de acordo entre a apelante CASA DO CÂMBIO AUTOMÁTICO LTDA – ME e o apelado CARLOS ALBERTO BORTOLINI – ME, no qual, em síntese:

i- Concordam com a anulação dos registros subjudice, determinada por sentença da 13ª VF/RJ;  

ii- Apresentam cláusulas a respeito da continuidade de uso da marca sub judice pela empresa ré até data estipulada no acordo em questão e mencionam o prosseguimento do exame de pedidos de registros depositados pela empresa autora,  que se encontram sobrestados até decisão final da presente lide (pedidos de registro n.º 912636610 e 912636785);

iii- Apresentam cláusula em que se estipula data de início de uso das marcas depositadas sob os números, a qual se transcreve a seguir: 

"Cláusula. 7ª: Ao Requerido, e resultados que forem praticados pelo INPI aos seus processos nº 912636610 e 912636785, em vindo a constituir uma nova pessoa jurídica, poderá transferir suas marcas, e mesmo uma possível empresa nova que criar, fica desde já comprometida em iniciar o uso destas marcas apenas a partir de 10/12/2027, e quer deixar isto registrado deste o presente acordo para que não fique prejudicado por possíveis interposições de petições administrativas de caducidade, pois já justifica desde a presente data as razões de seu inicio de uso tardio, atendendo assim ao disposto em Lei:"

iv- São apresentadas outras cláusulas, referentes as pagamentos de custas,  honorários sucumbenciais e contratuais. 

O INPI manifestou-se pela homologação,  pelas razões expostas no evento 57- PET2.

Entretanto, ao compulsar os termos do acordo, verifiquei que há mácula a impedir que tais convenções particulares tenham seus regulares efeitos.

Isso, porque a composição  não se dá exclusivamente no âmbito empresarial, envolvendo apenas interesse dos particulares litigantes, sem qualquer reflexo.  O acordo produziria efeitos diretos sobre o ato administrativo em discussão cuja legalidade ainda será aferida em sede de julgamento de apelação. 

Em outros termos, o reconhecimento pelas partes da anulação dos registros subjudice produziria efeitos diretos sobre atos administrativos  do INPI, sendo certo que tal ato não pode ser extinto por negócio jurídico. 

Isto posto, VOTO no sentido de  NÃO HOMOLOGAR o acordo celebrado entre as partes CASA DO CÂMBIO AUTOMÁTICO LTDA – ME  e CARLOS ALBERTO BORTOLINI – ME.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001045057v6 e do código CRC ffe75fae.

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Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 06/07/2022, às 13:26:10

Apelação Cível Nº 0162996-77.2017.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUESTÃO DE ORDEM. NÃO HOMOLOÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. IMITAÇÃO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Caso concreto- nulidade dos registros n.ºs 906.295.351, 906.295.378 e 906.295.408 para a marca BORTOLINI ESPECIALIZADA EM CÂMBIOS AUTOMÁTICOS;

2. Sentença- juízo a quo, no mérito, julgou procedente a pretensão autoral de nulidade dos registros n.ºs 906.295.351, 906.295.378 e 906.295.408, todos para a marca BORTOLINI ESPECIALIZADA EM CÂMBIOS AUTOMÁTICOS, por entender que: (i) “a autora tem como objeto social serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, bem como comércio e manutenção de peças e acessórios para veículos automotores; e, conforme pesquisa realizada no INPI, a parte ré visa identificar, com os registros de marca objeto de litígio, peças e acessórios para veículos automotores, bem como manutenção e comércio de partes e componentes de veículos, pelo que se constata ser evidente a concorrência entre as partes litigantes, o que, em linha de princípio, não autorizaria a convivência entre os signos, sendo inaplicável o princípio da especialidade”; (ii) “há identidade entre, de um lado, elemento característico do nome empresarial da autora (CARLOS ALBERTO BORTOLINI - ME), e de outro, o núcleo marcário da empresa ré (BORTOLINI ESPECIALIZADA EM CÂMBIOS AUTOMÁTICOS), eis que o elemento diferenciador do nome empresarial da autora (BORTOLINI), que vem a ser seu patronímico, é integralmente reproduzido na marca da empresa ré”; (iii) “militar em favor da parte demandante a prioridade temporal na utilização do signo BORTOLINI para designar serviços referentes à manutenção e reparo de veículos automotores e comércio de seus respectivos componentes e acessórios”; (iv) no caso dos autos, resta sobejamente comprovado que o nome empresarial da autora, patronímico de seu titular, não era desconhecido da empresa ré na época do depósito”; (v) “no caso concreto, tanto a anterioridade na utilização do nome empresarial quanto a boa-fé militam em favor da empresa autora”.

3. Argumentos suscitados na apelação- (i) “a expressão BORTOLINI é nome civil do sócio da Apelada, não sendo utilizado nem como nome fantasia, nem como título de estabelecimento, tampouco como elemento característico de sua razão social"; (ii) “que não há imitação do elemento característico de nome comercial, nome fantasia e título de estabelecimento da Apelada, pela Apelante, e muito menos confusão ou associação indevida entre os signos, pois a Apelada não usa no mercado a expressão BORTOLINI, mas sim BETO CÂMBIOS”; (iii) “desde 2007, data da compra da empresa da Apelada, pela Apelante, esta usa a expressão BORTOLINI CÂMBIO AUTOMÁTICO, também como nome fantasia e título de estabelecimento, conforme demonstrado abaixo, possuindo assim, direito adquirido sobre esta expressão, conforme prevê o Código Civil de 2012”; (iv) “há que se considerar também, que a Apelante, titular da marca BORTOLINI ESPECIALIZADA EM CÂMBIOS AUTOMÁTICOS, usa a marca com boa-fé, ainda mais depois que amparado pela concessão dos registros marcários, através de ato administrativo expedido pelo INPI, de todo incabível a pretensão de nulidade de registro marcário válido e regular, com base em alegação de direito de precedência não arguido em sede administrativa”; (v) “há que se considerar, ainda, que nunca houve reclamação por parte da Apelada, notificação para abstenção de uso, tentativa de impedir o registro da marca da Apelante no INPI, com as medidas administrativas cabíveis, simplesmente porque a partir de 2007 a Apelada não usou mais a expressão BORTOLINI no mercado, tanto que no curso do processo não conseguiu juntar prova alguma”.

4. Argumentos suscitados nas contrarrazões do CARLOS ALBERTO BORTOLINI - ME.- (i) “muito acertada foi a decisão de primeiro grau, e contra aquela sentença não há reparos a serem feitos, merecendo ser mantida em sua totalidade, pois correta foi a aplicação do inciso V, do artigo 124 da LPI, uma vez que é este Apelado quem detém a anterioridade quanto ao Título do Estabelecimento ‘MECÂNICA BORTOLINI’, como se efetivamente provou”; (ii) “conforme entendimento de que NÃO é registrável como marca a reprodução ou imitação do elemento característico do título de estabelecimento ou nome de empresa, quando estes são suscetíveis de causar confusão ou associação, temos que as marcas concedidas à empresa Apelante, corretamente foram declaradas nulas pela MMª Juíza a quo, uma vez que são imitações do nome empresarial e título do estabelecimento do Apelado”.

5. Argumentos suscitados nas contrarrazões do INPI - O INPI se manifestou em não apresentar razões contrárias à apelação interposta haja vista o seu posicionamento adotado na lide (evento 89).

6. Questão de ordem-  O reconhecimento pelas partes da anulação dos registros subjudice produziria efeitos diretos sobre atos administrativos  do INPI, sendo certo que tal ato não pode ser extinto por negócio jurídico. 

Sentença mantida- núcleo marcário reproduz elemento característico do nome empresarial da autora, constituída anteriormente, assinala produtos do mesmo segmento mercadológico e ambas atuam na exata mesma cidade. Possibilidade de confusão. Capacidade de reivindicar o direito à nulidade, após o registro, por via judicial (ação de nulidade de registro).

7. Questão de ordem acolhida.

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, APÓS APRECIAR A QUESTÃO DE ORDEM, NO SENTIDO DE NÃO HOMOLOGAR O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES CASA DO CÂMBIO AUTOMÁTICO LTDA – ME E CARLOS ALBERTO BORTOLINI – ME., DECIDIU POR MAIORIA, VENCIDO O DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001185042v15 e do código CRC 26626dfc.

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Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 05/10/2022, às 14:43:33

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO JULGAMENTO AMPLIADO - 942 DE 18/07/2022

Apelação Cível Nº 0162996-77.2017.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): BLAL YASSINE DALLOUL

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

LUIS MIGUEL RAMOS Y CERÓN

Secretário