Apelação Cível Nº 0182757-31.2016.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME, NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI e BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ajuizada pela última em face das duas primeiras apelantes e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI.

A ação foi ajuizada reivindicando, entre outros, pedidos para: i) declarar a ilegitimidade da Ré-NASA para receber como cessionária as marcas listadas na tabela 1 da inicial, bem como as marcas “DUCAL” (Processo 829825517) e “HIGHT” (Processo 902131729); ii) declarar a ilegitimidade da Ré-NASA para ser titular das marcas listadas nas tabelas 2, 3 e 4 trazidas na inicial, inclusive para as marcas “B DUCAL” (Processo 9080290), “B HIGHT” (Processo 908580258); “B DUBAY”, Processo 904274640; “B DUBAY”, Processo 904274705; “B DUBAY PREMIERE”, Processo 906984890; “B DUBAY”, Processo 906984807; iii) anular os atos administrativos que averbaram os contratos de licença das marcas listadas nas tabelas 1, 2 e 3 da inicial, bem como seus aditamentos, inclusive para as marcas “B DUCAL” (Processo 908580290) e “B HIGHT” (Processo 908580258); “B DUBAY”, Processo 904274640; “B DUBAY”, Processo 904274705; “B DUBAY PREMIERE”, Processo 906984890; “B DUBAY”, Processo 906984807; iv) indeferir o pedido de cessão das marcas “DUCAL” (Processo 829825517) e “HIGHT” (Processo 902131729) formulado ao INPI; v) anular os atos administrativos que concederam as marcas listadas nas tabelas 2, 3 e 4 da inicial para a NASA, inclusive “B DUBAY”, Processo 904274640; “B DUBAY”, Processo 904274705; vi) indeferir os procedimentos administrativos dos pedidos de registro de marca ainda não concedidos e listados nas tabelas 2, 3 e 4 da inicial, requeridas pela NASA, inclusive “B DUCAL” (Processo 908580290), “B HIGHT” (Processo 908580258); “B DUBAY PREMIERE”, Processo 906984890; “B DUBAY”, Processo 906984807, “EIGHT RED”, Processo 911796240; “EIGHT BLUE”, Processo 911796460; “KLINT NEW”, Processo 911796673; “REYES NEW”, Processo 911796819; vii) anular o ato de averbação do contrato de licença firmado entre NASA e MANOEL.

Para tanto, alegou, em síntese, o seguinte: i) o contrato de cessão de marcas celebrado entre a demandante e a ré NASA foi firmado de forma irregular, o que resultou em esvaziamento do patrimônio da Autora instantes antes da sua venda, em benefício da Ré-NASA; ii) a Ré-NASA não exerce lícita e efetivamente, de modo direto, atividade no segmento de cigarros, acarretando sua ilegitimidade para postular registro de marcas para esse fim, nos termos do art. 128, §1º, da LPI; iii) alguns dos registros depositados pela ré NASA consistem em reprodução de elemento característico do nome empresarial da autora – inciso V do art. 124, da LPI.

Sentença no evento 52, SENT212 julgando procedentes, em parte, os pedidos autorais, para: a) decretar a ilegitimidade da ré NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI para titularizar os processos de registros de marcas listados a seguir, nos termos do § 1º do art.128 da LPI, e, por conseguinte, a nulidade dos respectivos atos administrativos de concessão ou, quando for o caso, o indeferimento dos pedidos ainda pendentes de análise: 903330261; 903330350; 903330415; 903330458; 903508192; 903705559; 903705567; 903745020;  904082415; 904082466; 904214826; 904214869; 904274640; 904274705; 905146271; 905146336; 905452070; 905452127; 905452135; 906345057; 906345146; 906345227; 906489440; 906489482; 906952212; 906952280; 840693168; 906984807;  906984890; 908580185; 908580258; 908580290; 908592310; 908592469; 909050015; 909050120; 909766967; 910054754; 910054797; 910054819; 910054843; 910054878; 910054924; 910054940; 910054959; 910055017; 910055033; 910876045; 910876185; 910876266; 910876371; 910876452;  910876576; 910955492; 910956162; 910956243; 910956286; 910956359; 910956367; 910956413; b) julgar improcedentes os demais pedidos; c) determinar que as verbas sucumbenciais serão divididas na proporção de 50% devidos pela empresa autora e 50% devidos pela empresa ré NASA e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cabendo do aludido valor 50% (cinquenta por cento) aos advogados da empresa autora, 40% (quarenta por cento) aos advogados da empresa ré NASA e 10% (dez por cento) aos advogados da empresa ré MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR – ME.

O Juízo de origem entendeu, em resumo, que assiste razão à autora em seu argumento de que o documento de fls.181/182 foi firmado irregularmente, já que tal prática denota uma conduta de má-fé do Sr. SILVIO em transferir as marcas objeto de litígio para empresa da qual viria a se tornar sócio na integralidade das quotas (fls.155/159), o que, por conseguinte, tornaria eivados de vícios todos os atos jurídicos dele decorrentes, incluindo-se, entre eles, os contratos de licença de uso de marca e as averbações dos mesmos junto ao INPI. Ocorre que, tendo sobrevindo acordo entre as partes mediante a celebração de novo instrumento contratual, a solução da controvérsia atual perpassa pelo conhecimento de suas cláusulas, das quais se extrai que a empresa autora BELLAVANA, devidamente representada por seu sócio administrador RAFAEL GÓIS DA SILVA XAVIER, houve por bem ratificar, de vontade própria, os contratos anteriormente assinados em seu nome, não havendo que falar em quebra de má-fé, pois a empresa autora estava ciente da irregularidade antes perpetrada, tanto que ajuizou ação em face da empresa NASA, em data anterior à assinatura do contrato, com idêntico teor ao da presente ação judicial.

Quanto à violação ao art. 128, §1º da LPI, o Juízo sentenciante considerou que a atividade exercida pela empresa ré NASA não se coaduna com os produtos assinalados pelos registros objeto de litígio, o que vai de encontro ao dispositivo citado, pelo que assiste razão à demandante quanto a tal ponto, devendo ser declarada a ilegitimidade da ré NASA para titularizar os registros listados no item “b” do rol de pedidos contidos no relatório da sentença, devendo, por consectário lógico, ser decretada a nulidade dos respectivos atos administrativos de concessão ou, quando for o caso, o indeferimento dos pedidos ainda pendentes de análise.

Embargos de declaração interpostos por BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. no evento 59, DOC117, os quais o Juízo de origem, no evento 68, deu parcial provimento, tão somente para determinar seja desconsiderado o item “d” referido à fl.1699, por tratar-se de evidente erro material.

Apelação de MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME no evento 65, DOC121, requerendo: i) o aproveitamento de toda e qualquer sustentação ou fundamentação protestada pela Recorrente NASA em seu Recurso de Apelação, a qual possa ser aproveitada por MANOEL; ii) as manutenções dos entendimentos dos dois r. acórdãos (fls. 1651-1672), sendo um proferido pelo E.Tribunal Federal do Rio de Janeiro nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento tramitado perante esta C. Turma (0001965-25.2017.4.02.0000) e, também, pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento sob nº 2059780-41.2017.8.26.0000 (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial), já que ambos reconheceram a legitimidade da Ré NASA a obter marcas de produtos cigarros enquadradas na classe marcária 34, bem como, a vigência e a regularidade do inteiro teor do "acordo extrajudicial" firmado entre a Autora/Recorrida (BELLAVANA) com a Ré/Recorrente (NASA) (e outros), com várias disposições que afetam diretamente a r. decisão recorrida; iii) a improcedência da ação proposta pela Autora-Recorrida, consignando que esta não poderia ter esta retornado ao Judiciário para reclamar por matéria acordada no respectivo "acordo extrajudicial", confirmando a necessidade de reforma da r.sentença quanto a alínea "a" do "dispositivo" e "da condenação dos honorários sucumbenciais”, devendo o rol de marcas indicadas na exordial, retornar ao status quo de titularidade única e exclusiva da Recorrente (Ré - NASA) junto ao INPI.

Apelação de NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI no evento 66, DOC122.

Quanto à parte da sentença exposta no item "1. Preliminares" - fls. 1687, a apelante NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI faz as seguintes ponderações:

1) A Recorrente combate a parte da sentença exposta no item "1. Preliminares" - fls. 1687, uma vez que, em conhecendo a MM Juíza a quo a formalização pelas Partes em litígio do "acordo extrajudicial" (fls. 871-880), até pela decisão no primeiro processo judicial no qual as mesmas Partes litigaram, devidamente mencionado nos autos (nº 0071006-39.2016.4.02.5101), a mesma proferiu, data máxima vênia, de forma equivocada, decisão interlocutória de "antecipação dos efeitos da tutela" neste segundo processo sem analisar com critério as preliminares reclamadas pela Recorrente (e sem reconsiderar tal decisão), não aplicando e não reconhecendo até aquela data o inteiro teor do efetivo documento que formaliza o presente "acordo extrajudicial", o qual foi maldosamente "omitido" pela Recorrida e veio aos autos, somente com a juntada pela Recorrente em sede de "contestação" - fls. 871-880;

2) O "acordo extrajudicial" (fls. 871-880 da inicial), o qual é regular e eficaz fazendo lei entre as Partes, devidamente reconhecido por esta Colenda Turma do E.TRF2 em sede do acórdão proferido em decisão do recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente NASA, indica as bases para o reconhecimento da "ilegitimidade ativa" e a "falta de interesse de agir da Recorrida" (ausência de cumprimento das condições da ação);

3) Nem em sede de apreciação das citadas "Preliminares" (fls. 1512-1515), nem em sede da decisão (sentença fls. 1673-1707), a MM Juíza observou que a Recorrida (Autora - BELLAVANA) extrapolou as marcas reclamadas em eventual cessão e transferência inidônea ou de novos depósitos requeridas pela Recorrente junto ao INPI em diferentes datas e com diferentes objetos sociais, afetando diretamente a sua "legitimidade" e o seu "interesse processual";

4) Necessita de censura a manobra da Recorrida que levou a MM Juíza em erro, pois aquela em outras oportunidades da exordial menciona diferentes tabelas de marcas que divergem do núcleo da reclamação (transferências de marcas fraudulentas), e, em sede da petição de aditamento às fls. 710-714, a mesma amplia o rol de números de processos de marcas da Recorrente junto ao INPI, como se todas tivessem depósitos originais em nome da Recorrida, o que não é verdade, pois muitas tiveram os seus depósitos originais em nome da Recorrente NASA sem qualquer colidência com as marcas transferidas, e, por isto, foram individualizadas nos dois contratos de licenciamentos, além de constar várias sem qualquer vínculo de licenciamentos com a Recorrida (docs. 03-62).

5) A "legitimidade" e o "interesse processual" da Recorrida poderia recair apenas e tão somente (quando e muito) aos processos/registros de marcas mencionados na petição de cessão e transferência formalizado junto ao INPI em 30.10.2013 (petição nº 850130211436 - fls. 178-221) (com aditamento à petição de cessão junto ao INPI sob nº 850130224128 de 18.11.2013 - fl. 222 e ss), bem como, perante alguma marca colidente que a Recorrente tenha depositado em seu nome posteriormente;

6) Qualquer ilegitimidade no campo de "marca"" (art. 128 § 1º da Lei 9279/96) da Recorrente, ora indicada pela MM Juíza em sua conclusão às fls. 1514, não pode afetar todo o rol de marcas desta junto ao INPI, as quais foram depositadas em diferentes datas, com as vigências de diferentes objetos sociais, conforme docs. 03-62 juntados a estas razões. As marcas B REYES e B KLINT e variações (e outras) mencionadas na r.sentença às fls. 1704/1705, SEM qualquer colidência com as marcas transferidas em 2013 (fls. 178-232), não podem ter os seus direitos cerceados pois foram depositadas junto ao INPI originalmente em nome da Recorrente, em diferentes datas e com objetos sociais aptos, nunca tendo passado pela Titularidade da Recorrida (BELLAVANA). Ademais, o sinal "B" isolado não é apropriado pela Recorrida, conforme disposição do art. 124 II da Lei Federal 9279/96;

7) A decisão proferida pela MM Juíza a quo perante as "preliminares" (legitimidade e interesse processual - fls. 1687 da sentença) decorrente do quanto sustentado e fundamentado na contestação desta Recorrente (fls. 797-1161), não se encontram enfrentadas e regularmente decididas, merecendo reforma, até por contrariar a própria decisão do acórdão proferido por esta C. Turma (doc. 02 destas razões).

Quanto às marcas objeto do presente litígio, a apelante NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI sustenta o seguinte:

1) O núcleo da reclamação da Recorrida (Autora - BELLAVANA) recai a sobre os processos/registros de marcas cedidos e transferidos através da petição protocolada junto ao INPI sob nº petição nº 850130211436 de 30.10.2013 - fls. 178-221) (com aditamento à petição 850130224128 de 18.11.2013 - fl. 222 e ss), ou seja, sobre o ato jurídico que alcança o lapso temporal de relação jurídica das Partes - (de Outubro e Novembro/2013), sendo "improcedente" a inclusão de outros "ativos de marcas" depositados regularmente e originalmente pela Recorrente, em data anterior e/ou posterior a estas datas que não afete quaisquer das marcas mencionadas nesta cessão e transferência;

2) O rol de marcas constante nas fls. 1689- 1691 é muito mais extenso que o rol inserido na petição de cessão e transferência protocolada junto ao INPI em Outubro/2013, e, pior, o rol de marcas decidido pela MM Juíza às fls. 1704- 1705 (item "a" do dispositivo em pedido de reforma por esta Apelação) também choca-se com o rol de marcas reclamadas inicialmente em eventual cessão e transferência fraudulenta/irregular (fls. 7/8 exordial), confirmando portanto, a premente necessidade de revisão e reforma parcial da presente sentença, particularmente ao item "a" do dispositivo (fls. 1703-1705). Isto quer dizer, justamente o rol de marcas reclamadas pela Recorrida em eventual transferência fraudulenta (fls. 7-8) não constam no dispositivo (alinea "a") da r.sentença;

3) Todos os pedidos de registros de marcas junto ao INPI elencados às fls. 1704-1705 da r.sentença foram requeridos originalmente em nome da Recorrente (NASA), em diferentes datas e com objeto social vigentes nos atos constitutivos da Recorrente à época de cada protocolo junto ao INPI, ou seja, objetos sociais aptos conforme orienta o art. 128 § 1º da Lei Federal 9279/96, não fazendo parte do rol de marcas transferidas da Recorrida à Recorrente reclamadas na exordial às fls. 7-8 afrontando ainda a disposição da cláusula 7.1 (dentre outras) do "acordo extrajudicial" (fls. 871-880) dos autos e doc.63 destas razões). Portanto, há erro grave na r.decisão a quo, haja visto que, a Recorrida fez um tumulto na exordial, o que foi seguido pela MM. Juiza a quo, sem esta se deter aos títulos de marcas efetivos discutidos em cessão e transferência em relação ao que foi julgado na r.sentença;

4) A r.sentença equivocadamente fez uma "apanhado" das marcas da Recorrente protegidas junto ao INPI e saiu anulando atos administrativos do INPI, sem qualquer critério técnico e/ou jurídico, ensejando em violação aos direitos de propriedade industrial da recorrente.

Quanto ao contrato de cessão e transferência de marcas celebrado entre as partes (fls. 1694-1699), a apelante NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI traz os argumentos a seguir:

1) Acerca do quanto asseverado na r.sentença (fls. 1694- 1699), convém esclarecer que a data correta de averbação da 10ª Alteração Contratual da empresa Recorrida é 31.01.2014 sob nº 36363/14-5 e não 20.11.2013 conforme consta às fls. 1694;

2) Relativamente à cessão e transferência praticada um mês antes da venda das quotas sociais da empresa Recorrida, bem como, a todos os atos praticados pelo sócio SILVIO LUIZ DE MARCHI, os quais estão consagrados no "acordo extrajudicial" formalizado entre as Partes em 27.06.2016 e por várias vezes citado nestes autos (juntado nos autos apenas pela Recorrente - NASA em sede de contestação por omissão da Recorrida), cujo termo foi, reitera-se, devidamente registrado 4º Ofício de Títulos e Documentos de São Paulo / SP sob nº 5300287 de 29.06.2016 (fls. 871-880), encontram-se saneados e afastados de qualquer vício, haja visto que este (acordo) foi reconhecido na r.sentença, o que não poderia ser diferente por força da previsão do art. 221 do Código Civil vigente, a saber, cumulando com os entendimentos expressos nos próprios "acórdãos" do E.TRF2 e do E.TJSP, os quais reconheceram a validade deste "acordo" (fls. 1651-1672);

3) A Recorrente cumpriu e cumpre integralmente a ordem legal do art.422 do Código Civil, apresentando o teor do relevante negócio jurídico firmado entre as Partes (fls. 871-880), o qual foi omitido pela Recorrida tanto em sede da exordial desta ação judicial, como também, na exordial da ação judicial provocada por esta contra a Recorrente perante a Justiça Estadual de SP, cujo instrumento (acordo extrajudicial - fls. 781- 880) foi reconhecido também pelo Tribunal de São Paulo e levado a conhecimento da MM Juiza a quo através das fls. 1651 a 1672 (particularmente 1664-1672);

4) Constam nos autos, juntados por esta Recorrente um rol de documentos assinados pelo sócio da Recorrida - RAFAEL GLIS SILVA XAVIER em diferentes datas após a cessão das quotas sociais da BELLAVANA, anuindo negócios entre as Partes (particularmente com SILVIO LUIZ DE MARCHI e com a Recorrente - NASA), todos com firmas reconhecidas e averbados no INPI para diferentes objetos, os quais comprovam toda a defesa desta Recorrente e alteram toda a sustentação da Recorrida em sua exordial quanto a práticas fraudulentas e com desvios de finalidades de SILVIO (dentre outras previsões);

5) Inexiste esvaziamento de títulos de marcas da Recorrida, diferentemente do que esta alega na exordial, sendo mais uma omissão da mesma, fato este também não observado pela MM Juíza a quo, haja vista que aquela também omitiu o rol de marcas que se mantiveram em nome da BELLAVANA, conforme busca realizada no site do INPI;

6) Vários são os atos jurídicos praticados pelo sócio da Recorrida os quais anuem a relação de licenciamento das marcas inicialmente transferidas de BELLAVANA para NASA (e a obrigação de pagamento de royalties) (agora reclamadas novamente), além do que, nota-se que a Recorrida chegou a depositar no INPI em Nov/2014 e Junho/2016 várias das marcas agora reclamadas, porém, por acordo com SILVIO em 2016 (incluindo a cláusula 2.1.v do citado acordo extrajudicial), a Recorrida assinou pedidos de desistências das mesmas, o que foi protocolado no INPI (item "f" acima) e averbado por este Órgão;

7) Legitimando o respectivo "acordo extrajudicial" de forma incontroversa, à luz dos julgados dos acórdãos do E.Tribunal Federal do Rio de e do E.Tribunal de Justiça de São Paulo, a MM Juiza a quo entendeu por bem rejeitar os pedidos "a", "c" e "d" descritos no relatório da sentença, conforme apura-se às fls. 1699, o que merece manutenção e é impossível de reforma, dado o amparo do instrumento jurídico revelado (doc. 63).

Quanto à violação ao art. 128 §1º da LPI, a apelante NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI apresenta, resumidamente, os argumentos a seguir:

1) Inadmissível o entendimento discorrido na sentença particularmente às fls. 1699 a 1703, no qual decidiu pela ilegitimidade da Recorrente a manter a titularidade de diversas marcas na classe 34 (produtos para fumantes incluindo cigarros) junto ao INPI, o que contraria, de início, os próprios entendimentos dos dois E.Tribunais indicados (TRF2 e TJSP), bem como a própria legislação vigente, além de reiteradas decisões do INPI no mesmo sentido do que tem julgado os processos desta Recorrente;

2) Está comprovado nos autos que a Recorrente sempre usou e explorou as marcas em debate, colocando-as na dinâmica empresarial, sem qualquer monopólio indevido, baseando-se de início nos próprios contratos de licenciamentos que firmou com diferentes empresas (no caso com a própria Recorrida e com MANOEL);

3) Quando da cessão e transferência do rol de marcas questionados às fls. 7 da exordial as quais foram protocoladas junto ao INPI para averbação através da petição nº 850130211436 de 30.10.2013 - fls. 178-221) (com aditamento à petição 850130224128 de 18.11.2013 - fl. 222 e ss) (repetidas às fls. 915-919 e 1538-1581), a Recorrente (no caso Cessionária - NASA - Ré), possuía vigente a 4ª Alteração Contratual (fls. 196-198), porém, era a 3ª Alteração averbada sob nº 204.483/11-6 a que constituía o objeto social vigente à época (fls. 192-195);

4) Já em relação a cada processo/registro de marca mencionado no rol da r.sentença (item "a" do dispositivo - fls. 1703-1705), o objeto social vigente à época da cada depósito consta nos docs. 03-62 destas razões, os quais não são possíveis de reproduções um a um nestas razões devido ao longo teor, porém, é assegurado com estes documentos que o respectivo objeto social vigente à época de cada processo registro junto ao INPI, é regular à luz dos arts. 5º XXIX da Constituição Federal, combinado com art. 128 § 1º da Lei 9279/96;

5) Inadmissível o entendimento da MM Juíza de que as atividades da Recorrente não estão revestidas do direito de requerer/proteger marcas em quaisquer segmentos empresariais, bem como licenciá-las, sendo que estas são as atividades legítimas devidamente reveladas em objeto social vigente à época das cessões e transferências das marcas reclamadas às fls. 7 e 8, regularmente averbado perante a Junta Comercial de São Paulo;

6) A atividade de "licenciamento e/ou franquia obriga a empresa a possuir a proteção da marca válida e regular junto ao INPI na classe corresponde ao produto/serviço que irá licenciar/franquear, conforme preconizam os arts. 2º da Lei de Franquia, bem como os arts. 139, 140 e 141 da Lei Federal 9279/96;

7) Não há nenhuma irregularidade no objeto social da Recorrente para que a mesma seja titular de marca em qualquer segmento empresarial, ou seja, não apenas na classe que alcança produtos de cigarros, mas também em qualquer outra, desde que as mesmas sejam inseridas em um contexto empresarial e mercadollgico "ativo", ensejando na circulação de bens e serviços, como de fato ocorreu com os contratos de licenciamentos imediatamente formalizados pela Recorrente, seja com a Recorrida, seja com MANOEL;

8) O próprio INPI emitiu opinião nestes autos sobre a respectiva cessão e transferência, favorável à regularidade empresarial (objeto social / atividade da Recorrente) para receber as cessões e transferências reclamadas pela Recorrida às fls. 7 e 8, assim como diferentes novos depósitos de marcas na classe 34 (cigarros e produtos para fumantes) a partir das fls. 1399-1406.

Por último, alega que a sentença atacada afronta de maneira inconteste decisão precedente desta Egrégia Corte acerca da matéria de defesa trazida pela Apelante, pois no âmbito do acórdão relativo ao agravo de instrumento nº 0001965-25.2017.4.02.0000, a convicção unânime deste colegiado se firmou nas seguintes premissas: i) existência de acordo extrajudicial firmado entre as Partes, cujas cláusulas, que fazem lei entre as partes e só podem ser modificadas jurisdicionalmente por via processual adequada, impuseram a extinção de ação antecedente com a mesma causa de pedir que se vê na presente ação; e ii) o acordo em questão se trata de ato legitimamente praticado e registrado em cartório de títulos e documentos, não autorizando a retomada da mesma lide.

Apelação de BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. no evento 74, DOC197, argumentando, em síntese, o seguinte:

1) A Apelante ingressou em Juízo com ação deduzindo a pretensão de anular os vários Atos Administrativos do INPI que deferiram o registro de marcas de produtos fumígenos derivados de tabaco para a empresa NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, bem como os Atos Administrativos do mesmo órgão que registraram as cessões de marcas, pertencentes à Apelante transferidas para o patrimônio da apelada mencionada, que não tem legitimidade para titularizá-las.

2) Depois de distribuída a inicial e deferida a Tutela Provisória requerida, porém antes da citação, a Apelante desistiu da ação, uma vez que, segundo informação da Apelante, ambas haviam feito um acordo verbal para pôr fim à ação. Não obstante a desistência homologada, no mês de dezembro do mesmo ano, a Apelante, em vista de inadimplemento do acordo, propôs nova ação, que foi distribuída por dependência ao MM. Juízo da 13ª Vara, tendo como causa de pedir o fato de a Apelada NASA não exercer a atividade de fabricação ou a comercialização de produtos fumígenos derivados de tabaco sendo, portanto, ilegítima para registrar signos e símbolos para marcar produtos fumígenos derivados de tabaco;

3) Com a resposta da Apelada, os advogados foram surpreendidos com a juntada de um negócio jurídico privado, onde a Apelante ratificou todos os negócios feitos anteriormente pelo, então, representante legal da Apelante e da Apelada. A surpresa dos advogados foi compartilhada pela Apelante, uma vez que o representante legal, quando indagado – respondeu com outra indagação: “Eu assinei isso?”;

4) O Acordo, em razão do Interesse Público, não invalida a necessidade de anular os Atos Administrativos praticados pelo INPI contra literal texto legislativo imperativo, uma vez que a causa de pedir em sede de Justiça Federal não é o vício de vontade para anular os negócios jurídicos elaborados pelo, na época, representante da Apelante e da Apelada, mas sim e tão somente a nulidade de Atos Administrativos de deferimento de registro dos depósitos e das cessões tendo como causa a ilicitude do objeto;

5) A sentença deveria ter julgado procedente, assim como julgou o pedido de nulidade dos registros pedidos diretamente e devia julgar procedente, também o pedido de nulidade dos registros das cessões de transferência, que têm a mesma causa de pedir e o mesmo vício, qual seja, a “ILEGITIMIDADE”. Com efeito, a Apelante entendeu que a decisão de procedência e de improcedência tendo como premissa o mesmo vício, ou seja, a ilegitimidade da Apelada para ter no seu patrimônio o registro de signos para marcar produtos que não fabrica nem comercializa, constitui uma contradição interna da r. sentença.

6) Como a legitimidade é elemento intrínseco, portanto, constitutivo do Ato Jurídico seja privado seja público, uma vez que, se a parte é ilegítima, o objeto do negócio ou do ato jurídico é ilícito por contrariar, no caso concreto, a Lei imperativa contida no § 1º, do art. 128 e do art. 134. Se é ilícito por ser defeso em Lei é, também, juridicamente impossível, que implica em nulidade absoluta, nos termos do art. 166 do CC, não se convalescendo jamais, nos exatos termos do art. 169 do CC;

7) A sentença que decretou a nulidade Atos Administrativo dos registros de concessão de marcas requeridas diretamente pelo depósito está corretíssima. Devia, contudo, a sentença aplicar a mesma regra ao julgamento do pedido de nulidade dos Atos Administrativo que deferiram o registro das cessões de marcas, que implicam em transferência de propriedade para a Apelada NASA. O mesmo destino é devido aos atos que concederam o registro das autorizações de uso de diversas marcas, uma vez que - nos termos da própria sentença - a Apelada NASA não pode ser titular de marcas de produtos fumígenos derivados de tabaco;

8) Deve ter impressionado o magistrado o fato da Apelante Bellavana ter firmado um acordo confirmatório dos negócios jurídicos fraudulentos, anteriormente praticados pelo representante legal de ambas. No caso, pelo menos em tese, sanariam, na forma do art. 175 do CC, os vícios de vontade e retirariam o interesse processual de postular a anulabilidade ou nulidade relativa do mesmo. Todavia, a regra sanatória do art. 175, não é aplicável à espécie, uma vez que não se discute na Justiça Federal a validade ou invalidade dos negócios jurídicos anteriores, nem o acordo, em tese, sanatório;

9) Com efeito, o pedido não foi de anulabilidade dos negócios jurídicos por vício de vontade, para conhecimento e decisão do qual, no entendimento da Apelante, a Competência da Justiça Estadual é funcional em razão da matéria e, portanto, absoluta. Então, nesse contexto, o pedido formulado nesta especializada Justiça deve limitar-se ao exercício do controle judicial dos Atos Administrativos emanados das entidades vinculadas à União Federal, bem como aos desta;

10) Se a Apelada Nasa é ilegítima para titularizar marcas de produtos fumígenos derivados de tabaco, porque, como reconhecido pela sentença, não explora o ramo de industrialização ou comercialização de fumígenos - a fonte ou o meio de aquisição do direito de titularizar é de somenos importância. O que importa é que a Apelada Nasa não pode ser titular de marcas dessa espécie, venham de onde vier – seja do pedido de registro em nome próprio, seja por transferência de propriedade por cessão;

11) A r. sentença reconheceu a ilegitimidade da Apelada Nasa para ser titular de marcas e lhe retirou as que foram registradas a seu pedido, deixando no seu patrimônio as que foram transferidas por cessão,  de maneira a incidir em visível error in judicando, uma vez que negou vigência e contrariou frontalmente a regra contida no parágrafo único do art. 168 do CC ao deixar de decretar a nulidade provada dos Atos Administrativos que concederam o registro das cessões de transferência de titularidade e de autorização de uso.

Contrarrazões de BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. no evento 81, OUT203.

Contrarrazões de NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI no evento 82, OUT205.

Contrarrazões de MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR ME no evento 83, OUT211.

Promoção do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no evento 9, OUT6, relatando que a discussão veiculada nos autos remete exclusivamente a interesse individual patrimonial disponível, e, no que tange à defesa dos interesses registrários da União, a mesma encontra-se devidamente representada (INPI), não se vislumbrando razões para a atuação do Parquet Federal.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001174026v6 e do código CRC fb2c4ceb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 28/9/2022, às 14:25:46

Apelação Cível Nº 0182757-31.2016.4.02.5101/RJ

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS:

1. DAS APELAÇÕES DE MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME (evento 65) E DE NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI (evento 66)

Conheço os recursos, porque presentes os pressupostos processuais, julgando-os em conjunto, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual.

A sentença guerreada merece ser reformada, parcialmente, conforme será exposto a seguir.

Insurgem-se os apelantes MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME e NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI contra o item “a” do dispositivo da sentença de evento 52, que, julgando procedente o pedido da autora BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA, decretou a ilegitimidade da NASA INVESTIMENTOS para titularizar diversos processos de registros de marcas, expostos na sentença recorrida.

Previamente à análise meritória, é importante fazer um breve relato sobre os fatos mais importantes acontecidos até aqui, tomando por base as alegações das partes e os documentos juntados aos autos.

Com base no evento evento 1, OUT6, verifico que foi firmado, em 24/10/2013, o “Documento de Cessão e Transferência”, por meio do qual a autora BELLAVANA, ora apelada, representada por seu sócio majoritário SILVIO LUIZ DE MARCHI, transferiu para a ré NASA, ora apelante, a título gratuito, quatorze registros de marcas, depositadas na classe de produtos 34, incluindo sinais formados por termo que constitui o elemento característico do nome empresarial da autora.

Ressalto que o Sr. SILVIO, na ocasião do pacto supracitado, subscreveu o mencionado documento na condição de representante de ambas as empresas negociantes: como cedente, a empresa BELLAVANA, e como cessionária, a ré NASA. Tal documento veio a ser objeto de requerimento de anotação de transferência de titularidade pela ré NASA em 30/10/2013 (Evento 1, OUT6, fls.176/178).

Já em 15/11/2013, foi celebrado o “Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Quotas de BELLAVANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA.” (evento 1, DOC5), no qual figuraram, como cedentes, SILVIO LUIZ DE MARCHI e JORGE LUIZ SAUMA, que compunham o quadro societário da empresa autora à época, e, como cessionários, GOIS & SILVA HOLDING LTDA. – ME e RAFAEL GÓIS SILVA XAVIER., ato negocial este que culminou, em 20/11/2013, com a 10ª alteração no contrato social da empresa BELLAVANA, por meio da qual se deu a retirada dos sócios SILVIO LUIZ DE MARCHI e JORGE LUIZ SAUMA, em virtude da transferência de suas cotas para os cessionários mencionados.

Verifico, outrossim, que a ré NASA protocolou, em 18 de novembro de 2013, junto ao INPI, o “Requerimento de Averbação e Registro de Contratos e Faturas”, diante do Contrato de “Licença de Uso de Marca e Outras Avenças” (evento 1, DOC11, Doc. 7), no qual consta como licenciante a ré NASA e como licenciada a autora BELLAVANA, tendo por objeto a licença de uso e a exploração, sem exclusividade, de 20 registros de marcas (item 1.1 do referido acordo), dentre os quais constam sinais formados pelo elemento característico do nome empresarial da autora, mediante o pagamento de royalties mensais, tendo o Sr. SILVIO atuado, mais uma vez, como representante das duas empresas.

Em 05/01/2015, os réus NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI e MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR – ME subscreveram o documento intitulado “Contrato de licença de uso de marca e outras avenças” (evento 20, DOC69), por meio do qual foi licenciado a MANOEL o uso da família de marcas EIGHT, mediante o pagamento de royalties e com prazo de 5 (cinco) anos, finalizando a vigência em 05/01/2020, contra o que se insurge a autora, ao argumento de que tal contrato configura a prática de concorrência desleal em face da demandante.

Feita essa breve exposição dos fatos, compreendo que, a despeito de o Sr. SILVIO, na data em que foi efetivada a transferência das quotas da empresa autora para os novos sócios, atuar como administrador da sociedade BELLAVANA (cf. 9ª alteração do contrato social), não se reputa razoável que, enquanto se operavam as tratativas para alienação empresarial em questão, o Sr. SILVIO tenha havido por bem transferir e licenciar marcas formadas por termo que constitui o elemento característico do nome empresarial da autora, e que são designativas da atividade comercial desta, por meio de cessão e, reforçando, a título não oneroso, para empresa em que ele próprio figurava como sócio majoritário.

Por oportuno, registro a observação realizada em sentença, que ponderou que os atos praticados pelo Sr. SILVIO não se coadunam com o objeto do acordo realizado entre as partes, tendo em vista que, por óbvio, as marcas da empresa consistem em propriedade imaterial com expressivo valor econômico, não se considerando razoável que a empresa autora estivesse disposta a abrir mão, gratuitamente, de suas marcas, tão somente para depois fazer uso das mesmas por meio de licenciamento, e, ainda mais, tendo de proceder ao pagamento de royalties para tanto.

Nesse contexto, a empresa BELLAVANA argumenta que seu sócio RAFAEL, apesar de ter assumido a responsabilidade da autora (BELLAVANA) e feito os devidos e avençados pagamentos ao SILVIO e ao JORGE pela transferência das cotas, acabou adquirindo empresa cujo principal patrimônio intangível – as marcas - fora maliciosamente esvaziado, mediante fraude, dias antes da assinatura de transferência de cotas, sem seu conhecimento ou participação, e ainda se viu obrigado a arcar com o pagamento de royalties de marcas cujos elementos nominativos remetem-se ao nome empresarial da autora.

À vista disso, a BELLAVANA propôs ação com pedido de nulidade de atos administrativos relativos a marcas (Processo nº 0071006-39.2016.4.02.5101), em que figuraram como partes as mesmas deste processo, que acabou sendo extinta sem resolução de mérito (cf. sentença de Evento 3, OUT27), pois, segundo relata a autora em suas peças, houve desistência da ação em virtude de acordo extrajudicial iniciado pelas partes.

Sobre tais fatos, a empresa ré/apelante NASA argumenta que a cessão e transferência praticada um mês antes da venda das quotas sociais da empresa autora/apelada, bem como os demais atos praticados pelo seu sócio SILVIO LUIZ DE MARCHI, encontram-se afastados de qualquer vício, haja vista o "acordo extrajudicial" formalizado entre as partes em 27/06/2016, registrado no 4º Ofício de Títulos e Documentos de São Paulo/SP sob nº 5300287 de (evento 19, DOC39).

De fato, analisando o evento supracitado, constato que os litigantes pactuaram o documento intitulado “Instrumento particular de acordo entre partes para confirmação de titularidade de marcas cumulando com aditamentos a licenciamentos destas marcas e outras avenças”, sendo certo que, desta vez, a empresa BELLAVANA foi representada pelo Sr. RAFAEL GÓIS SILVA XAVIER, merecendo destaque as seguintes passagens do referido acordo:

“I – DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

(...)

1.7 - Considerando os termos da ação judicial - processo nº 0071006- 39.2016.4.02.5101 em trâmite na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro - RJ, na qual a citação em face de NASA não foi formalizada;

1.8 - Considerando o interesse das Partes (NASA e BELLAVANA) em manterem as negociações dos licenciamentos das marcas em questão, bem como, o inteiro teor dos negócios jurídicos anteriormente formalizados, todas as Partes aqui vinculadas (NASA, SILVIO, BELLAVANA, GOIS e RAFAEL) firmam este INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO ENTRE PARTES PARA CONFIRMAÇÃO DE TITULARIDADE DE MARCAS CUMULANDO COM ADITAMENTO A LICENCIAMENTOS DESTAS MARCAS E OUTRAS AVENÇAS, ora denominado de CONTRATO.

II – DO OBJETO CONTRATUAL

2.1 Perante este INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO (CONTRATO), as Partes firmam como “objeto”:

(i) NASA e BELLAVANA firmarão os Aditamentos aos Contratos de licenciamento das marcas identificadas nas cláusulas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, através de instrumentos independentes destes, mas vinculados a este CONTRATO, com exclusividade para a BELLAVANA com os prazos especificados na cláusula 6.3 especificamente para produtos de “cigarros industrializados”, os quais serão levados a averbações junto ao INPI brasileiro pela NASA, sendo reconhecido pela BELLAVANA que estes Aditamentos não influenciam e nem estão prejudicados pelo Contrato de licenciamento de marca firmado por NASA com MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR ME averbado no INPI sob nº BR 70 2015 000598-1, já que o objeto deste limita-se a cigarros de palha produzidos artesanalmente, inexistindo ato concorrencial;

(ii) BELLAVANA fará os pagamentos à NASA relativamente aos royalties em atraso, pelo uso das marcas licenciadas identificadas nas cláusulas 1.1, 1.2 e 1.3 deste CONTRATO, reconhecendo BELLAVANA, GOIS e RAFAEL que apesar de não ter assinado os Aditamentos indicados na alínea (i) acima, as marcas em questão estão em explorações contínuas com industrializações e comercializações de cigarros no mercado nacional, sendo de direito da NASA ditas remunerações/royalties, devido à legitimidade de sua titularidade frente aos registros e processos junto ao INPI brasileiro. Ditos pagamentos serão realizados pela BELLAVANA a partir das emissões das faturas fiscais pela NASA com vencimentos nos dias a serem identificados nas respectivas faturas;

(iii) BELLAVANA reconhece como legítimo e válido o Contrato de licença firmado entre NASA e a empresa MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME averbado no INPI sob nº BR 70 2015 000598-1, sem caracterizar qualquer tipo de violação aos negócios firmados entre BELLAVANA e NASA (cláusulas 1.1, 1.2 e 1.3);

(iv) cumula ao objeto contratual deste instrumento jurídico que BELLAVANA, RAFAEL e GOIS reconhecem as titularidades de todas as marcas em nome de NASA junto ao INPI, possuindo esta legitimidades de tais proteções conforme previsões da lei de marcas 9.279/96, sendo que não irá requerer qualquer proteção das marcas desta, em qualquer tempo e em qualquer Território, em nome de quaisquer daqueles ou por terceiros sob suas orientações;

(v) por decorrência da alínea anterior (iv), BELLAVANA deverá protocolar junto ao INPI, dentro de 24 horas a contar da assinatura deste CONTRATO, petições de desistências a todo e qualquer pedido de marca colidente a quaisquer de titularidade de NASA junto ao INPI brasileiro ou outro (...);

(vi) adiciona-se ao objeto deste CONTRATO o pedido de desistência da ação – processo n.º 0071006-39.2016.4.02.5101, distribuída e em trâmite na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, cuja NASA não foi citada, a qual deverá ser peticionado por BELLAVANA dentro de 24 horas a contar da assinatura deste CONTRATO;

(vii) acrescenta ao objeto deste CONTRATO, o reconhecimento por BELLAVANA, RAFAEL e GOIS da regularidade e da legitimidade que fundamentam o INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE CESSÃO DE QUOTAS DE BELLAVANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. firmado em 15.11.2013 (cláusula 1.5), em cujo objeto do citado negócio jurídico, GOIS e RAFAEL reconhecem que negociaram as quotas sociais e o estabelecimento físico da pessoa jurídica de BELLAVANA inscrita no CNPJ/MF nº 04.901.227/0001-46, não alcançando ativos intangíveis. As Partes (NASA, SILVIO, BELLAVANA, GOIS e RAFAEL) reconhecem ainda que a negociação da pessoa jurídica de BELLAVANA conforme citado instrumento jurídico de 15.11.2013 foi fundamentado em avaliação econômica interna apurada através dos balanços patrimoniais de BELLAVANA, sendo que os desligamentos de SILVIO e seu sócio JORGE LUIZ SALMA foram devidamente averbados em alteração contratual perante a Junta Comercial de São Paulo sob nº 36.363/14-5 de 31.01.2014, inexistindo qualquer conflito com interesses de BELLAVANA, GOIS e RAFAEL.

(...)

VII - DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA

7.1 - BELLAVANA, GOIS e RAFAEL renunciam expressamente ao direito de ingressar com qualquer outro processo de marca junto ao INPI brasileiro ou de outro país que colida com qualquer marca de NASA ou de qualquer outra empresa de SILVIO e/ou ação judicial de qualquer natureza perante qualquer Autoridade brasileira ou de outro país para discutir matéria dos instrumentos jurídicos citados nas " Considerações Iniciais" (cláusual 1.1 - Licença 131022; cláusula 1.2 - Aditamento a Licenciamento; cláusula 1.3 - Licença 131021); cláusula 1.5 - instrumento de cessão de quotas sociais da empresa BELLAVANA), já que aqueles reconhecem as validades, regularidades e legitimidades que revestem estes instrumentos jurídicos.

7.2 - Caso haja violação à previsão da cláusula 6.1, qualquer ação judicial interposta por BELLAVANA, GOIS e RAFAEL deverá ser reconhecida imediatamente como improcedente pelo juízo competente, em face deste CONTRATO, o qual faz lei entre as Partes.

7.3 - Caso BELLAVANA, GOIS e RAFAEL tenha ingressado com qualquer outra ação judicial contra a NASA ou SILVIO que ainda não seja do conhecimento destes até a data da assinatura deste CONTRATO, RAFAEL deverá requerer a desistência da respectiva ação no mesmo prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da assinatura deste CONTRATO, enviando cópias da petição correspondente para SILVIO e sua PATRONA (emails indicados acima).

VIII – DA SIGILOSIDADE E CONFIDENCIALIDADE

(...)

9.4 As Partes deverão, cada qual, cumprir as suas obrigações com a melhor boa-fé, sendo que a rescisão deste instrumento limita-se aos instrumentos de Aditamentos dos Contratos de Licenciamento das Marcas, os quais serão formalizados de forma independente a este CONTRATO, devido à formalização da cláusula 6.3 Parágrafos 1º (conclusões dos licenciamentos por decurso de prazo – sem justo motivo) ou Parágrafos 2º e 3º (rescisões dos licenciamentos de marcas pelos justos motivos ora definidos), não alcançando as demais previsões aqui acordadas e não podendo as Partes reclamarem no futuro, qualquer abusividade desta cláusula, devido à previsão 9.2, pois na data de assinatura deste CONTRATO, as respectivas Partes renunciam à cláusula geral de rescisão deste instrumento jurídico”.

Da leitura das cláusulas acima expostas, apuro que, na transação firmada pelas partes, a empresa autora reconheceu expressamente: a) a legitimidade da titularidade da Nasa sobre as marcas cedidas pela Bellavana (item iv); b) a regularidade e a legitimidade do instrumento de cessão de cotas da Bellavana, esclarecendo ainda que o negócio envolveu as cotas e o estabelecimento físico, não alcançando ativos intangíveis (item vii ); c) ser legítimo e válido o Contrato de licença firmado entre a Nasa e a empresa Manoel de Oliveira Júnior ME, sem caracterizar qualquer violação aos negócios firmados entre a Bellavana e Nasa (item iii);

Desse modo, observo que, embora haja indicativos de vícios nos pactos inicialmente firmados entre as partes, a empresa autora BELLAVANA, devidamente representada por seu sócio administrador RAFAEL GÓIS DA SILVA XAVIER, resolveu, por vontade própria, convalidar os acordos anteriormente assinados em seu nome; não há, portanto, que se falar em invalidade dos acordos celebrados entre BELLAVANA e NASA em virtude de má-fé do Sr. SILVIO, antigo sócio da primeira e atual titular da segunda.

Ultrapassada a questão da nulidade do contrato de cessão e transferência de marcas, passo à análise da legitimidade da Ré/Apelante NASA INVESTIMENTOS para titularizar os processos de registros listados no referido acordo, ante a alegação da parte autora de ser a empresa NASA parte ilegítima para figurar na qualidade de titular dos registros objeto deste litígio, nos termos do art.128, §1º da LPI, que dispõe:

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

 Sublinho que, apesar de a parte autora ter reconhecido expressamente não só a titularidade da empresa NASA, como a regularidade dos registros ora em litígio, a disposição legal acima transcrita é norma cogente, que traz questão de ordem pública que não pode ser ignorada por este órgão julgador.

A sentença apelada reconheceu a ilegitimidade da ré NASA para titularizar os registros listados no item “b” do rol de pedidos contidos no relatório, ressaltando que, por consectário lógico, deve ser decretada a nulidade dos respectivos atos administrativos de concessão ou, quando for o caso, o indeferimento dos pedidos ainda pendentes de análise, sob o fundamento de que a atividade exercida pela empresa ré NASA não se coaduna com os produtos assinalados pelos registros objeto de litígio.

Do instrumento particular firmado entre as partes juntado no Evento 19, OUT39, averiguo que as marcas nele dispostas encontram-se depositadas na classe 34 de produtos, visando a assinalar cigarros e produtos fumígenos em geral.

Conforme o teor do objeto social da empresa NASA constante em seu contrato social (evento 1, DOC3), todos dispostos na cláusula quarta, confirmo que, na época da assinatura do termo de cessão de cotas pelo sócio SILVIO (24/10/2013 - fls.181/182 – evento 1, DOC9), encontrava-se em vigor a 4ª alteração contratual, averbada na JUCESP em 27/06/2013, que manteve inalterada a redação da cláusula quarta estabelecida pela 3ª alteração, a qual faz menção ao exercício das seguintes atividades:

Cláusula Quarta – A sociedade tem por objeto:

a) a proteção e a gestão de ativos de propriedade industrial, incluindo marcas e direitos autorais, em quaisquer segmentos empresariais (classes de marcas), protegendo e licenciando a título oneroso ou gratuito às suas controladas ou a terceiros;

b) a compra, a venda e o licenciamento de ativos de propriedade intelectual, incluindo marcas e direitos autorais, em quaisquer segmentos empresariais; a organização, a implantação, a gestão e a negociação de sistemas de franquiassem quaisquer segmentos empresariais;

c) a organização, a implantação, a gestão e a negociação de sistemas de franquias em quaisquer segmentos empresariais;

d) a locação de máquinas e equipamentos, suas partes e peças;

e) a administração de bens próprios e/ou de terceiros – regime de controladora, em quaisquer segmentos;

f) a participação em outras sociedades, como sócia ou cotista.

Com base nas atividades acima elencadas, as apelantes têm razão ao afirmarem que a empresa NASA atendeu aos requisitos de legitimidade para obtenção da titularidade de registros de marcas que especificam cigarros e produtos fumígenos, pois a citada sociedade, além de outras atividades, atua na proteção e gestão de ativos de propriedade industrial, bem como na compra, venda e licenciamento de ativos de propriedade intelectual, incluindo marcas, em quaisquer segmentos empresariais, reputando-se atendidos, pela NASA, os requisitos de legitimidade previsto no art. 128, §1º, da LPI.

Apesar disso, reputo inválida a parte dos acordos firmados entre as empresas litigantes que permitiu à ré NASA titularizar marcas compostas pelo termo “BELLAVANA” para especificar cigarros e outros produtos congêneres, visto que esta expressão constitui o nome empresarial da autora, que, consoante consulta ao site do INPI, permanece detentora de diversos registros identificadores dos mesmos produtos citados.

Dito isto, no presente caso, a transferência, pela sociedade BELLAVANA, de marcas formadas por elemento característico do seu nome empresarial, para a empresa NASA, sem que a primeira descontinue sua atuação no ramo de comercialização de cigarros e produtos afins ou altere o seu nome empresarial, constitui violação à norma contida no inciso V do art. 124 da LPI, já que teríamos no mercado os cigarros da BELLAVANA concorrendo com cigarros da marca BELLAVANA da NASA, o que, claramente, seria suscetível de causar confusão entre os produtos pelos consumidores ou associação indevida entre as empresas.

Ressalto que, apesar de este Tribunal já ter entendido em outras oportunidades que compete à Justiça Estadual decidir, como questão principal, sobre a validade do contrato de cessão de registros de marcas, por apresentar, a princípio, relevância somente entre particulares, in casu, encontra-se presente o interesse público na manutenção da higidez do sistema de proteção de marcas no Brasil, envolvendo, portanto, interesse institucional do INPI, o que permite à Justiça Federal decidir sobre a invalidade de cláusula contratual que venha a infringir dispositivo da Lei de Propriedade Industrial.

Quanto às demais questões sobre a validade dos contratos firmados entre particulares citados nos autos, esclareço que a cessão de registro de marca tem natureza jurídica de transferência de direitos sobre bem móvel imaterial, sendo negócio de interesse particular, do âmbito do Direito Privado, e que produz efeito entre os contratantes imediatamente, sem a necessidade de interveniência de outra pessoa. A validade do negócio depende de terem sido atendidos os requisitos do art. 104, do Código Civil, quais sejam: i) a observância da formalidade, caso determinada em lei; ii) o objeto lícito, possível e ao menos determinável; e iii) o agente capaz.

O art. 138, da Lei n° 9.279/1996 (LPI) prevê que o INPI fará a anotação da cessão, o que é relevante para dar publicidade ao negócio particular, a fim de prevenir interesse de terceiros e do mercado consumidor do produto ou do serviço.

Logo, deve ficar explicitado que não é o ato administrativo do INPI que transfere a titularidade da marca. A marca é transferida por instrumento particular.

Se há alegação quanto a um vício intrínseco à realização deste negócio, a questão deve ser dirimida junto à Justiça Estadual, pois não há interesse do INPI na demanda. Por óbvio, se a Justiça Estadual anula o contrato de cessão, caberá àquele juízo apenas informar ao INPI para que este cesse os efeitos do ato de anotação da transferência.

Por outro lado, se há imputação de vício formal no ato administrativo de anotação da cessão, a questão deve ser dirimida perante a Justiça Federal. Eventualmente, pode ocorrer a nulidade do ato de anotação, permanecendo válida a cessão em si, o que pode ensejar outro requerimento de anotação da transferência, agora válida para que se dê publicidade a terceiros. Neste sentido, cabe ao INPI realizar o exame formal da documentação apresentada pelos contratantes (em geral pelo cessionário).

Com efeito, em que pese o Juízo Estadual não ter competência para anular o ato de anotação de cessão praticado pelo INPI, se este juízo declara nula a própria cessão, por vício no contrato entre particulares, fica sem efeito a anotação do INPI, que deve ser comunicado simplesmente pela Justiça Estadual. Não se tratará, pois, de a Justiça estadual anular o ato do INPI, mas sim de comunicar à autarquia para fazer cessar efeitos da anotação da cessão diante da nulidade desta, cuja declaração é da competência da Justiça comum estadual por se tratar de negócio entre particulares.

Assim, reitero o entendimento de que, como regra, não é da competência da Justiça Federal decidir, como questão principal, sobre a validade de contrato de cessão de marca, negócio jurídico entre particulares e que merece anotação pelo INPI somente para efeito de ciência de terceiros, conforme determina o art. 136, I, da LPI). A cessão, em si, constitui ato privado, cuja nulidade para conhecer, portanto, é da competência da Justiça Estadual. Sua validade pode eventualmente ser apreciada, como incidente na fundamentação, pela Justiça Federal, somente como pressuposto para analisar a validade do ato administrativo praticado pelo INPI que anota a cessão.

Quanto ao pedido da NASA para que a recorrida BELLAVANA seja condenada à litigância de má-fé, entendo como descabida tal formulação, pois, além de não terem sido apresentadas, especificamente, as razões para a referida condenação, o fato de a parte exercer seu direito ao duplo grau de jurisdição não enseja sua condenação por litigância de má-fé.

Por todo o exposto, e evidenciando, mais uma vez, o "acordo extrajudicial" formalizado entre as partes em 27/06/2016, registrado no 4º Ofício de Títulos e Documentos de São Paulo/SP sob nº 5300287 de (Evento 19, OUT39), concluo pelo provimento parcial das apelações interpostas por MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME E DE NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, para invalidar, apenas, a parte dos acordos firmados entre as empresas litigantes que permitiu à NASA titularizar marcas compostas pelo termo “BELLAVANA” para especificar cigarros e outros produtos congêneres, declarando a legitimidade da NASA para registrar os demais sinais expostos na alínea "a" do dispositivo da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Em razão da reforma parcial da sentença, as verbas sucumbenciais serão divididas na proporção de 80% devidos pela empresa autora BELLAVANA e 20% devidos pela empresa ré NASA. Os honorários advocatícios, à luz do disposto nos §§ 2º e 11 do artigo 85 do CPC/2015, são arbitrados em 20% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cabendo do aludido valor 20% (vinte por cento) aos advogados da empresa autora, 70% (setenta por cento) aos advogados da empresa ré NASA e 10% (dez por cento) aos advogados da empresa ré MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR – ME, vedada a compensação nos termos do § 14 do retrocitado dispositivo legal.

2. DA APELAÇÃO DE BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA – EVENTO 74, OUT197

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos processuais, negando-lhe provimento, conforme argumentação apresentada a seguir.

Saliento que a empresa BELLAVANA deixa claro, em sua apelação, que não está mais questionando a anulabilidade dos acordos firmados entre as partes por vício de vontade, baseando suas razões recursais no argumento da ilegitimidade da sociedade NASA para ser titular de marcas identificadoras de produtos fumígenos, requerendo o provimento do seu recurso para: i) julgar procedente o pedido de decretação de nulidade de todos os Atos Administrativos que deferiram o registro das cessões de marcas para produtos fumígenos derivados de tabaco relacionados no item 43 da sua apelação; ii) julgar procedente o pedido de nulidade dos Atos Administrativo que deferiram o registro das autorizações de uso para a Apelante Bellavana relacionados no item 44 da apelação, bem como o registro das autorizações para o Apelado Manoel.

Consoante a argumentação exposta quando da análise das apelações de MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME e de NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, reconheceu-se a legitimidade da NASA para titularizar marcas identificadoras de produtos fumígenos, razão pela qual devem ser afastadas as alegações trazidas pela BELLAVANA em seu recurso de apelação.

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Nesta feita, diversas foram as condutas e manifestações da BELLAVANA no sentido de sua inequívoca anuência em relação à transferência das marcas e seus respectivos efeitos, tendo reconhecido, inclusive, a legitimidade da NASA sobre diversos registros de marcas (conforme o acordo trazido no Evento 19, OUT39), de maneira que a pretensão de anulá-los, sob o fundamento de ilegitimidade, configura comportamento contraditório e atentatório à boa-fé objetiva e à lealdade contratual.

No que diz respeito ao pedido de nulidade do ato de averbação do contrato de licença firmado entre os réus NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI e MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR – ME, a empresa autora BELLAVANA reconheceu expressamente a regularidade de tal contrato (Evento 19, OUT39, tópico 2.1, item iii), não havendo, portanto, como ser acolhida a referida pretensão.

Voto no sentido de: i) negar provimento à apelação interposta por BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA.; e ii) dar parcial provimento às apelações de MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME E DE NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001174027v3 e do código CRC 7052f6c1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 21/10/2022, às 15:47:41

Apelação Cível Nº 0182757-31.2016.4.02.5101/RJ

VOTO-VISTA

I – A ação de origem foi ajuizada por BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. com o objetivo do reconhecimento, nos termos do § 1º do artigo 128 da Lei nº 9.279-96, da ilegitimidade da corré NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, quanto a diversos registros de marca depositados no INPI para assinalar "cigarros e produtos fumígenos em geral", que em momento anterior foram objeto de instrumento de cessão ou transferência de titularidade da autora para sociedade ré.

II - Uma das questões nevrálgicas a ser dirimida na causa diz respeito à validade da cessão e transferência da titularidade de diversas marcas antes registradas pela demandante BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA., avença que foi instrumentalizada a princípio em  “Documento de Cessão e Transferência”, celebrado na data de 24.10.2013), e que, por conta dos alegados vícios nos autos, comprometeria igualmente a validade das demais tratativas posteriormente firmadas e relacionadas direta ou indiretamente à titularidade das marcas em questão.

III - Não se ignora que o vício consistente na celebração da cessão e transferência de registro de marcas, em um primeiro instrumento subscrito por pessoa natural (Sr. SILVIO LUIZ DE MARCHI) que ostentava, ao mesmo tempo, a condição de representante legal da cedente (BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA., autora da ação de origem) e da cessionária (NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, corré na ação de origem), compromete, em uma primeira reflexão, a validade desse negócio jurídico (“Documento de Cessão e Transferência”, firmado na data de 24.10.2013).

IV - Todavia, como externado na sentença recorrida e no voto do Eminente Relator, em avença posterior, as litigantes celebraram, na data de 27.06.2016, “Instrumento particular de acordo entre partes para confirmação de titularidade de marcas cumulando com aditamentos a licenciamentos destas marcas e outras avenças”, no qual “a empresa autora BELLAVANA, devidamente representada por seu sócio administrador RAFAEL GÓIS DA SILVA XAVIER, resolveu, por vontade própria, convalidar os acordos anteriormente assinados em seu nome”; não havendo que falar, portanto, “em invalidade dos acordos celebrados entre BELLAVANA e NASA em virtude de má-fé do Sr. SILVIO, antigo sócio da primeira e atual titular da segunda”; situação se coaduna, inclusive, com a faculdade prevista do artigo 172 do Código Civil (“Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro”).

V - Deve ser mantida a sentença recorrida nesse ponto, não devendo prosperar a pretensão da autora BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. quanto à invalidação da cessão e transferência de todos os registros de marca em discussão, por se tratar de conduta que, à evidência, contraria a anterior celebração de avença na qual convalidou os acordos até então subscritos pelas litigantes; em observância, inclusive, à premissa de que o ordenamento jurídico brasileiro veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

VI - No que tange à alegação levantada nos autos referente ao descumprimento do § 1º do artigo 128 da Lei nº 9.279-96, segundo se verifica dos respectivos atos constitutivos, está incluída no objeto social da corré NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, dentre outras, a atividade de “proteção e gestão de ativos de propriedade industrial, bem como na compra, venda e licenciamento de ativos de propriedade intelectual, incluindo marcas, em quaisquer segmentos empresariais”, de modo a abranger igualmente as marcas depositadas no INPI destinadas a assinalar “cigarros e produtos fumígenos em geral”; atendendo, assim, ao estabelecido no mencionado dispositivo legal.

VII - Para reconhecer a legitimidade no requerimento de registro, § 1º do artigo 128 da Lei nº 9.279-96 não apenas exige que o signo depositado no INPI seja destinado a assinalar produto ou serviço diretamente relacionado à atividade empresarial exercida pelo requerente, mas permite também que tal relação com o segmento de mercado para o qual foi pleiteado o registro da marca seja indireta, o que se coaduna com a situação concreta dos autos.

VIII - Ainda no que respeita à cessão realizada em favor da corré NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, também se revela correta a constatação feita pelo Eminente Relator de que, conquanto se repute válido tal negócio jurídico com relação à maioria dos registros de marca envolvidos; há, dentre eles, alguns cuja transferência de titularidade encontra óbice na proibição estabelecida no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279-96.

IX - Não obstante tenha havido a cessão à corré de diversos registros titularizados pela autora., cujos respectivos acordos foram tidos como válidos na sentença, verifica-se que alguns dos privilégios transferidos são referentes a marcas constituídas da expressão BELLAVANA, que é justamente o elemento característico da denominação empresarial da demandante; situação que pode levar à confusão ou associação indevida pelo consumidor, pois a referida sociedade autora não encerrou suas atividades e ainda mantém sob a sua titularidade outros registros também constituídos do mesmo termo BELLAVANA.

X - Deve prevalecer o entendimento pronunciado pelo Eminente Relator no sentido de reformar parcialmente a sentença, de modo a não reconhecer a legitimidade da corré NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI apenas quanto aos registros que se refiram às marcas constituídas pela expressão BELLAVANA, por constituir elemento característico da denominação empresarial da demandante, em observância à vedação prevista no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279-96.

XI – Voto vista no sentido de acompanhar o Eminente Relator das apelações.

Trata-se de apelações interpostas nos autos de ação ajuizada por BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, de NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI e de MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR – ME, com o objetivo de que: “(ii) Seja declarada a ilegitimidade da Ré-NASA para receber como cessionária as marcas listadas na tabela 1, bem como as marcas “DUCAL” (Processo nº.: 829825517) e “HIGHT” (Processo nº.: 902131729); (iii) Seja declarada a ilegitimidade da Ré-NASA para ser titular das marcas listadas nas tabelas 2, 3 e 4, inclusive para as marcas “B DUCAL” (Processo nº.: 908580290), “B HIGHT” (Processo nº.: 908580258); “B DUBAY”, Processo nº.:904274640; “B DUBAY”, Processo nº.:904274705; “B DUBAY PREMIERE”, Processo nº.:906984890; “B DUBAY”, Processo nº.:906984807; (iv) Sejam anulados os atos administrativos que averbaram os contratos de licença das marcas listadas nas tabelas 1, 2 e 3, bem como seus aditamentos, inclusive para as marcas “B DUCAL” (Processo nº.: 908580290) e “B HIGHT” (Processo nº.: 908580258); “B DUBAY”, Processo nº.:904274640; “B DUBAY”, Processo nº.:904274705; “B DUBAY PREMIERE”, Processo nº.:906984890; “B DUBAY”, Processo nº.:906984807, por todos e/ou qualquer dos fundamentos elencados nesta peça; (v) Seja indeferido o pedido de cessão das marcas “DUCAL” (Processo nº.: 829825517) e “HIGHT” (Processo nº.: 902131729) formulado ao INPI; (vi) Sejam anulados os atos administrativos que concederam as marcas listadas nas tabelas 2, 3 e 4 para a NASA por todos e/ou qualquer dos fundamentos elencados nesta peça, inclusive “B DUBAY”, Processo nº.: 904274640; “B DUBAY”, Processo nº.: 904274705; (vii) Sejam indeferidos os procedimentos administrativos dos pedidos de registro de marca ainda não concedidos e listados nas tabelas 2, 3 e 4, requeridas pela NASA, inclusive “B DUCAL” (Processo nº.: 908580290), “B HIGHT” (Processo nº.: 908580258); “B DUBAY PREMIERE”, Processo nº.: 906984890; “B DUBAY”, Processo nº.: 906984807, “EIGHT RED”, Processo No.: 911796240; “EIGHT BLUE”, Processo No.: 911796460; “KLINT NEW”, Processo No.: 911796673; “REYES NEW”, Processo No.: 911796819; (viii) Seja anulado o ato de averbação do contrato de licença firmado entre NASA e MANOEL”.

Na sentença proferida no processo, a MMª Juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcia Maria Nunes de Barros, julgou procedente o pedido para “a) decretar a ilegitimidade da ré NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI para titularizar os processos de registros de marcas listados a seguir, nos termos do § 1º do art.128 da LPI, e, por conseguinte, a nulidade dos respectivos atos administrativos de concessão ou, quando for o caso, o indeferimento dos pedidos ainda pendentes de análise”: nº 903330261 (marca “B 2011 SPECIAL”); nº 903330350 (marca “B 2011 SPECIAL”); nº 903330415 (marca “B 2011 SPECIAL”); nº 903330458 (marca “B 2011 SPECIAL”); nº 903508192 (marca “FANCY”); nº 903705559 (marca “EI8HT”); nº 903705567 (marca “EI8HT”); nº 903745020 (marca “B KLINT”); nº 904082415 (marca “B REYES”); nº 904082466 (marca “B REYES”); nº 904214826 (marca “B BEND'S”); nº 904214869 (marca “B BEND'S”); nº 904274640 (marca “B DUBAY”); nº 904274705 (marca “B DUBAY”); nº 905146271 (marca “B REYE´S”); nº 905146336 (marca “B REYE'S”); nº 905452070 (marca “WEI8HT B PREMIERE”); nº 905452127 (marca “B PREMIERE HEI8HT”); nº 905452135 (marca “WEI8HT B CLASSIC FILTER”); nº 906345057 (marca “B KLINT BY EIGHT WF PREMIERE”); nº 906345146 (marca “B KLINT BY EIGHT SF CLASSIC FILTER 8”); nº 906345227 (marca “B KLINT BY EIGHT WF SILVER 8”); nº 906489440 (marca “KLINT CLASSIC”); nº 906489482 (marca “KLINT PREMIERE”); nº 906952212 (marca “B CLASSIC BELLAVANA 2014”); nº 906952280 (marca “B PREMIERE BELLAVANA 2014”); nº 840693168 (marca “B BELLAVANA”); nº 906984807 (marca “B DUBAY CLASSIC”); nº 906984890 (marca “B DUBAY PREMIERE”); nº 908580185 (marca “B BAHAMAS CLASSIC”); nº 908580258 (marca “B HIGHT”); nº 908580290 (marca “B DUCAL”); nº 908592310 (marca “B BELLAVANA”); nº 908592469 (marca “CALYPSO”); nº 909050015 (marca “EI8HT GOLD”); nº 909050120 (marca “EI8HT SILVER”); nº 909766967 (marca “E EIGHT”); nº 910054754 (marca “3000 KINGS/RED”); nº 910054797 (marca “3000 KINGS/BLUE”); nº 910054819 (marca “8 EI8HT NOBLESSE PLATINO”); nº 910054843 (marca “8 EI8HT NOBLESSE BLUEY”); nº 910054878 (marca “8 EI8HT NOBLESSE FLARE”); nº 910054924 (marca “KLINT NOBLESSE BLUEY”); nº 910054940 (marca “KLINT NOBLESSE MINT”); nº 910054959 (marca “KLINT NOBLESSE FLARE”); nº 910055017 (marca “BR BLUEREYS CORK”); nº 910055033 (marca “BR BLUEREYS PLATINO”); nº 910876045 (marca “8 EI8HT BLUE”); nº 910876185 (marca “8 EI8HT RED”); nº 910876266 (marca “8 EI8HT SILVER”); nº 910876371 (marca “K KLINN BLUE”); nº 910876452 (marca “K KLINN SILVER”); nº 910876576 (marca “R&Y BLUE”); nº 910955492 (marca “K KLINT IN RED”); nº 910956162 (marca “K KLINT IN BLUE”); nº 910956243 (marca “K KLINT IN GREEN”); nº 910956286 (marca “BR RED 888 TRIPLEIGHT”); nº 910956359 (marca “BR RED 888 TRIPLEIGHT”); nº 910956367 (marca “BR BLUE 888 TRIPLEIGHT”; nº 910956413 (marca “BR BLUE 888 TRIPLEIGHT”); “b) julgar improcedentes os demais pedidos, nos termos da fundamentação”.

A decisão de primeiro grau tomou por fundamento, resumidamente, as seguintes premissas: 1) “assiste razão à autora em seu argumento de que o documento de fls.181/182 foi firmado irregularmente, já que tal prática denota uma conduta de má-fé do Sr. SILVIO [sócio administrador da demandante BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA.] em transferir as marcas objeto de litígio para empresa da qual viria a se tornar sócio na integralidade das quotas (fls.155/159), o que, por conseguinte, tornaria eivados de vícios todos os atos jurídicos dele decorrentes, incluindo-se, entre eles, os contratos de licença de uso de marca e as averbações dos mesmos junto ao INPI. Ocorre que, tendo sobrevindo acordo entre as partes mediante a celebração de novo instrumento contratual, a solução da controvérsia atual perpassa pelo conhecimento de suas cláusulas, das quais se extrai que a empresa autora BELLAVANA, devidamente representada por seu sócio administrador RAFAEL GÓIS DA SILVA XAVIER, houve por bem ratificar, de vontade própria, os contratos anteriormente assinados em seu nome, não havendo que falar em quebra de má-fé, pois a empresa autora estava ciente da irregularidade antes perpetrada, tanto que ajuizou ação em face da empresa NASA, em data anterior à assinatura do contrato, com idêntico teor ao da presente ação judicial”; 2) Quanto à alegada violação ao artigo 128, § 1º da Lei nº 9.279-96, verifica-se que “a atividade exercida pela empresa ré NASA não se coaduna com os produtos assinalados pelos registros objeto de litígio, o que vai de encontro ao dispositivo citado, pelo que assiste razão à demandante quanto a tal ponto, devendo ser declarada a ilegitimidade da ré NASA para titularizar os registros listados no item “b” do rol de pedidos contidos no relatório da sentença, devendo, por consectário lógico, ser decretada a nulidade dos respectivos atos administrativos de concessão ou, quando for o caso, o indeferimento dos pedidos ainda pendentes de análise”.

O corréu MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME (atualmente denominado PRODUTOS J &; L EIRELI) apelou, pleiteando, resumidamente: “i) o aproveitamento de toda e qualquer sustentação ou fundamentação protestada pela Recorrente NASA em seu Recurso de Apelação, a qual possa ser aproveitada por MANOEL; ii) as manutenções dos entendimentos dos dois r. acórdãos (fls. 1651-1672), sendo um proferido pelo E. Tribunal Federal do Rio de Janeiro nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento tramitado perante esta C. Turma (0001965-25.2017.4.02.0000) e, também, pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento sob nº 2059780-41.2017.8.26.0000 (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial), já que ambos reconheceram a legitimidade da Ré NASA a obter marcas de produtos cigarros enquadradas na classe marcária 34, bem como, a vigência e a regularidade do inteiro teor do "acordo extrajudicial" firmado entre a Autora/Recorrida (BELLAVANA) com a Ré/Recorrente (NASA) (e outros), com várias disposições que afetam diretamente a r. decisão recorrida; iii) a improcedência da ação proposta pela Autora-Recorrida, consignando que esta não poderia ter esta retornado ao Judiciário para reclamar por matéria acordada no respectivo "acordo extrajudicial", confirmando a necessidade de reforma da r. sentença quanto a alínea "a" do "dispositivo" e "da condenação dos honorários sucumbenciais”, devendo o rol de marcas indicadas na exordial, retornar ao status quo de titularidade única e exclusiva da Recorrente (Ré - NASA) junto ao INPI.”.

A seu turno, a corré NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI recorre da sentença, argumentando, em síntese: 1) “A Recorrente combate a parte da sentença exposta no item "1. Preliminares" - fls. 1687, uma vez que, em conhecendo a MM Juíza a quo a formalização pelas Partes em litígio do "acordo extrajudicial" (fls. 871-880), até pela decisão no primeiro processo judicial no qual as mesmas Partes litigaram, devidamente mencionado nos autos (nº 0071006-39.2016.4.02.5101), a mesma proferiu, data máxima vênia, de forma equivocada, decisão interlocutória de "antecipação dos efeitos da tutela" neste segundo processo sem analisar com critério as preliminares reclamadas pela Recorrente (e sem reconsiderar tal decisão), não aplicando e não reconhecendo até aquela data o inteiro teor do efetivo documento que formaliza o presente "acordo extrajudicial", o qual foi maldosamente "omitido" pela Recorrida e veio aos autos, somente com a juntada pela Recorrente em sede de "contestação" - fls. 871-880”; 2) “O "acordo extrajudicial" (fls. 871-880 da inicial), o qual é regular e eficaz fazendo lei entre as Partes, devidamente reconhecido por esta Colenda Turma do E.TRF2 em sede do acórdão proferido em decisão do recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente NASA, indica as bases para o reconhecimento da "ilegitimidade ativa" e a "falta de interesse de agir da Recorrida" (ausência de cumprimento das condições da ação)”; 3) “Nem em sede de apreciação das citadas "Preliminares" (fls. 1512-1515), nem em sede da decisão (sentença fls. 1673-1707), a MM Juíza observou que a Recorrida (Autora - BELLAVANA) extrapolou as marcas reclamadas em eventual cessão e transferência inidônea ou de novos depósitos requeridas pela Recorrente junto ao INPI em diferentes datas e com diferentes objetos sociais, afetando diretamente a sua "legitimidade" e o seu "interesse processual"”; 4) “Necessita de censura a manobra da Recorrida que levou a MM Juíza em erro, pois aquela em outras oportunidades da exordial menciona diferentes tabelas de marcas que divergem do núcleo da reclamação (transferências de marcas fraudulentas), e, em sede da petição de aditamento às fls. 710-714, a mesma amplia o rol de números de processos de marcas da Recorrente junto ao INPI, como se todas tivessem depósitos originais em nome da Recorrida, o que não é verdade, pois muitas tiveram os seus depósitos originais em nome da Recorrente NASA sem qualquer colidência com as marcas transferidas, e, por isto, foram individualizadas nos dois contratos de licenciamentos, além de constar várias sem qualquer vínculo de licenciamentos com a Recorrida (docs. 03-62)”; 5) “A "legitimidade" e o "interesse processual" da Recorrida poderia recair apenas e tão somente (quando e muito) aos processos/registros de marcas mencionados na petição de cessão e transferência formalizado junto ao INPI em 30.10.2013 (petição nº 850130211436 - fls. 178-221) (com aditamento à petição de cessão junto ao INPI sob nº 850130224128 de 18.11.2013 - fl. 222 e ss), bem como, perante alguma marca colidente que a Recorrente tenha depositado em seu nome posteriormente”; 6) “Qualquer ilegitimidade no campo de "marca"" (art. 128 § 1º da Lei 9279/96) da Recorrente, ora indicada pela MM Juíza em sua conclusão às fls. 1514, não pode afetar todo o rol de marcas desta junto ao INPI, as quais foram depositadas em diferentes datas, com as vigências de diferentes objetos sociais, conforme docs. 03-62 juntados a estas razões. As marcas B REYES e B KLINT e variações (e outras) mencionadas na r. sentença às fls. 1704/1705, SEM qualquer colidência com as marcas transferidas em 2013 (fls. 178-232), não podem ter os seus direitos cerceados pois foram depositadas junto ao INPI originalmente em nome da Recorrente, em diferentes datas e com objetos sociais aptos, nunca tendo passado pela Titularidade da Recorrida (BELLAVANA). Ademais, o sinal "B" isolado não é apropriado pela Recorrida, conforme disposição do art. 124 II da Lei Federal 9279/96”; 7) “A decisão proferida pela MM Juíza a quo perante as "preliminares" (legitimidade e interesse processual - fls. 1687 da sentença) decorrente do quanto sustentado e fundamentado na contestação desta Recorrente (fls. 797-1161), não se encontram enfrentadas e regularmente decididas, merecendo reforma, até por contrariar a própria decisão do acórdão proferido por esta C. Turma (doc. 02 destas razões)”; 8) “O núcleo da reclamação da Recorrida (Autora - BELLAVANA) recai a sobre os processos/registros de marcas cedidos e transferidos através da petição protocolada junto ao INPI sob nº petição nº 850130211436 de 30.10.2013 - fls. 178-221) (com aditamento à petição 850130224128 de 18.11.2013 - fl. 222 e ss), ou seja, sobre o ato jurídico que alcança o lapso temporal de relação jurídica das Partes - (de Outubro e Novembro/2013), sendo "improcedente" a inclusão de outros "ativos de marcas" depositados regularmente e originalmente pela Recorrente, em data anterior e/ou posterior a estas datas que não afete quaisquer das marcas mencionadas nesta cessão e transferência”; 9) “O rol de marcas constante nas fls. 1689- 1691 é muito mais extenso que o rol inserido na petição de cessão e transferência protocolada junto ao INPI em Outubro/2013, e, pior, o rol de marcas decidido pela MM Juíza às fls. 1704- 1705 (item "a" do dispositivo em pedido de reforma por esta Apelação) também choca-se com o rol de marcas reclamadas inicialmente em eventual cessão e transferência fraudulenta/irregular (fls. 7/8 exordial), confirmando portanto, a premente necessidade de revisão e reforma parcial da presente sentença, particularmente ao item "a" do dispositivo (fls. 1703-1705). Isto quer dizer, justamente o rol de marcas reclamadas pela Recorrida em eventual transferência fraudulenta (fls. 7-8) não constam no dispositivo (alinea "a") da r.sentença”; 10) “Todos os pedidos de registros de marcas junto ao INPI elencados às fls. 1704-1705 da r. sentença foram requeridos originalmente em nome da Recorrente (NASA), em diferentes datas e com objeto social vigentes nos atos constitutivos da Recorrente à época de cada protocolo junto ao INPI, ou seja, objetos sociais aptos conforme orienta o art. 128 § 1º da Lei Federal 9279/96, não fazendo parte do rol de marcas transferidas da Recorrida à Recorrente reclamadas na exordial às fls. 7-8 afrontando ainda a disposição da cláusula 7.1 (dentre outras) do "acordo extrajudicial" (fls. 871-880) dos autos e doc.63 destas razões). Portanto, há erro grave na r. decisão a quo, haja visto que, a Recorrida fez um tumulto na exordial, o que foi seguido pela MM. Juíza a quo, sem esta se deter aos títulos de marcas efetivos discutidos em cessão e transferência em relação ao que foi julgado na r. sentença”; 11) “A r. sentença equivocadamente fez uma "apanhado" das marcas da Recorrente protegidas junto ao INPI e saiu anulando atos administrativos do INPI, sem qualquer critério técnico e/ou jurídico, ensejando em violação aos direitos de propriedade industrial da recorrente; 12) “Acerca do quanto asseverado na r. sentença (fls. 1694- 1699), convém esclarecer que a data correta de averbação da 10ª Alteração Contratual da empresa Recorrida é 31.01.2014 sob nº 36363/14-5 e não 20.11.2013 conforme consta às fls. 1694”; 13) “Relativamente à cessão e transferência praticada um mês antes da venda das quotas sociais da empresa Recorrida, bem como, a todos os atos praticados pelo sócio SILVIO LUIZ DE MARCHI, os quais estão consagrados no "acordo extrajudicial" formalizado entre as Partes em 27.06.2016 e por várias vezes citado nestes autos (juntado nos autos apenas pela Recorrente - NASA em sede de contestação por omissão da Recorrida), cujo termo foi, reitera-se, devidamente registrado 4º Ofício de Títulos e Documentos de São Paulo / SP sob nº 5300287 de 29.06.2016 (fls. 871-880), encontram-se saneados e afastados de qualquer vício, haja visto que este (acordo) foi reconhecido na r. sentença, o que não poderia ser diferente por força da previsão do art. 221 do Código Civil vigente, a saber, cumulando com os entendimentos expressos nos próprios "acórdãos" do E.TRF2 e do E.TJSP, os quais reconheceram a validade deste "acordo" (fls. 1651-1672)”; 14) “A Recorrente cumpriu e cumpre integralmente a ordem legal do art. 422 do Código Civil, apresentando o teor do relevante negócio jurídico firmado entre as Partes (fls. 871-880), o qual foi omitido pela Recorrida tanto em sede da exordial desta ação judicial, como também, na exordial da ação judicial provocada por esta contra a Recorrente perante a Justiça Estadual de SP, cujo instrumento (acordo extrajudicial - fls. 781- 880) foi reconhecido também pelo Tribunal de São Paulo e levado a conhecimento da MM Juiza a quo através das fls. 1651 a 1672 (particularmente 1664-1672)”; 15) “Constam nos autos, juntados por esta Recorrente um rol de documentos assinados pelo sócio da Recorrida - RAFAEL GLIS SILVA XAVIER em diferentes datas após a cessão das quotas sociais da BELLAVANA, anuindo negócios entre as Partes (particularmente com SILVIO LUIZ DE MARCHI e com a Recorrente - NASA), todos com firmas reconhecidas e averbados no INPI para diferentes objetos, os quais comprovam toda a defesa desta Recorrente e alteram toda a sustentação da Recorrida em sua exordial quanto a práticas fraudulentas e com desvios de finalidades de SILVIO (dentre outras previsões)”; 16) “Inexiste esvaziamento de títulos de marcas da Recorrida, diferentemente do que esta alega na exordial, sendo mais uma omissão da mesma, fato este também não observado pela MM Juíza a quo, haja vista que aquela também omitiu o rol de marcas que se mantiveram em nome da BELLAVANA, conforme busca realizada no site [sic] do INPI”; 17) “Vários são os atos jurídicos praticados pelo sócio da Recorrida os quais anuem a relação de licenciamento das marcas inicialmente transferidas de BELLAVANA para NASA (e a obrigação de pagamento de royalties [sic]) (agora reclamadas novamente), além do que, nota-se que a Recorrida chegou a depositar no INPI em Nov/2014 e Junho/2016 várias das marcas agora reclamadas, porém, por acordo com SILVIO em 2016 (incluindo a cláusula 2.1.v do citado acordo extrajudicial), a Recorrida assinou pedidos de desistências das mesmas, o que foi protocolado no INPI (item "f" acima) e averbado por este Órgão” ; 18) “Legitimando o respectivo "acordo extrajudicial" de forma incontroversa, à luz dos julgados dos acórdãos do E. Tribunal Federal do Rio de e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a MM Juiza a quo entendeu por bem rejeitar os pedidos "a", "c" e "d" descritos no relatório da sentença, conforme apura-se às fls. 1699, o que merece manutenção e é impossível de reforma, dado o amparo do instrumento jurídico revelado (doc. 63)”; 19) “Inadmissível o entendimento discorrido na sentença particularmente às fls. 1699 a 1703, no qual decidiu pela ilegitimidade da Recorrente a manter a titularidade de diversas marcas na classe 34 (produtos para fumantes incluindo cigarros) junto ao INPI, o que contraria, de início, os próprios entendimentos dos dois E. Tribunais indicados (TRF2 e TJSP), bem como a própria legislação vigente, além de reiteradas decisões do INPI no mesmo sentido do que tem julgado os processos desta Recorrente”; 20) “Está comprovado nos autos que a Recorrente sempre usou e explorou as marcas em debate, colocando-as na dinâmica empresarial, sem qualquer monopólio indevido, baseando-se de início nos próprios contratos de licenciamentos que firmou com diferentes empresas (no caso com a própria Recorrida e com MANOEL)” ; 21) “Quando da cessão e transferência do rol de marcas questionados às fls. 7 da exordial as quais foram protocoladas junto ao INPI para averbação através da petição nº 850130211436 de 30.10.2013 - fls. 178-221) (com aditamento à petição 850130224128 de 18.11.2013 - fl. 222 e ss) (repetidas às fls. 915-919 e 1538-1581), a Recorrente (no caso Cessionária - NASA - Ré), possuía vigente a 4ª Alteração Contratual (fls. 196-198), porém, era a 3ª Alteração averbada sob nº 204.483/11-6 a que constituía o objeto social vigente à época (fls. 192-195)” ; 22) “Já em relação a cada processo/registro de marca mencionado no rol da r. sentença (item "a" do dispositivo - fls. 1703-1705), o objeto social vigente à época da cada depósito consta nos docs. 03-62 destas razões, os quais não são possíveis de reproduções um a um nestas razões devido ao longo teor, porém, é assegurado com estes documentos que o respectivo objeto social vigente à época de cada processo registro junto ao INPI, é regular à luz dos arts. 5º XXIX da Constituição Federal, combinado com art. 128 § 1º da Lei 9279/96”; 23) “Inadmissível o entendimento da MM Juíza de que as atividades da Recorrente não estão revestidas do direito de requerer/proteger marcas em quaisquer segmentos empresariais, bem como licenciá-las, sendo que estas são as atividades legítimas devidamente reveladas em objeto social vigente à época das cessões e transferências das marcas reclamadas às fls. 7 e 8, regularmente averbado perante a Junta Comercial de São Paulo”; 24) “A atividade de "licenciamento e/ou franquia obriga a empresa a possuir a proteção da marca válida e regular junto ao INPI na classe corresponde ao produto/serviço que irá licenciar/franquear, conforme preconizam os arts. 2º da Lei de Franquia, bem como os arts. 139, 140 e 141 da Lei Federal 9279/96”; 25) “Não há nenhuma irregularidade no objeto social da Recorrente para que a mesma seja titular de marca em qualquer segmento empresarial, ou seja, não apenas na classe que alcança produtos de cigarros, mas também em qualquer outra, desde que as mesmas sejam inseridas em um contexto empresarial e mercadológico "ativo", ensejando na circulação de bens e serviços, como de fato ocorreu com os contratos de licenciamentos imediatamente formalizados pela Recorrente, seja com a Recorrida, seja com MANOEL”; 26) “O próprio INPI emitiu opinião nestes autos sobre a respectiva cessão e transferência, favorável à regularidade empresarial (objeto social/atividade da Recorrente) para receber as cessões e transferências reclamadas pela Recorrida às fls. 7 e 8, assim como diferentes novos depósitos de marcas na classe 34 (cigarros e produtos para fumantes) a partir das fls. 1399-1406”; 27) “a sentença atacada afronta de maneira inconteste decisão precedente desta Egrégia Corte acerca da matéria de defesa trazida pela Apelante, pois no âmbito do acórdão relativo ao agravo de instrumento nº 0001965-25.2017.4.02.0000, a convicção unânime deste colegiado se firmou nas seguintes premissas: i) existência de acordo extrajudicial firmado entre as Partes, cujas cláusulas, que fazem lei entre as partes e só podem ser modificadas jurisdicionalmente por via processual adequada, impuseram a extinção de ação antecedente com a mesma causa de pedir que se vê na presente ação; e ii) o acordo em questão se trata de ato legitimamente praticado e registrado em cartório de títulos e documentos, não autorizando a retomada da mesma lide”.

A autora BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. também apela da sentença, sustentando, em resumo: 1) “A Apelante ingressou em Juízo com ação deduzindo a pretensão de anular os vários Atos Administrativos do INPI que deferiram o registro de marcas de produtos fumígenos derivados de tabaco para a empresa NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, bem como os Atos Administrativos do mesmo órgão que registraram as cessões de marcas, pertencentes à Apelante transferidas para o patrimônio da apelada mencionada, que não tem legitimidade para titularizá-las”; 2) “Depois de distribuída a inicial e deferida a Tutela Provisória requerida, porém antes da citação, a Apelante desistiu da ação, uma vez que, segundo informação da Apelante, ambas haviam feito um acordo verbal para pôr fim à ação. Não obstante a desistência homologada, no mês de dezembro do mesmo ano, a Apelante, em vista de inadimplemento do acordo, propôs nova ação, que foi distribuída por dependência ao MM. Juízo da 13ª Vara, tendo como causa de pedir o fato de a Apelada NASA não exercer a atividade de fabricação ou a comercialização de produtos fumígenos derivados de tabaco sendo, portanto, ilegítima para registrar signos e símbolos para marcar produtos fumígenos derivados de tabaco”; 3) “Com a resposta da Apelada, os advogados foram surpreendidos com a juntada de um negócio jurídico privado, onde a Apelante ratificou todos os negócios feitos anteriormente pelo, então, representante legal da Apelante e da Apelada. A surpresa dos advogados foi compartilhada pela Apelante, uma vez que o representante legal, quando indagado – respondeu com outra indagação: “Eu assinei isso?”; 4) “O Acordo, em razão do Interesse Público, não invalida a necessidade de anular os Atos Administrativos praticados pelo INPI contra literal texto legislativo imperativo, uma vez que a causa de pedir em sede de Justiça Federal não é o vício de vontade para anular os negócios jurídicos elaborados pelo, na época, representante da Apelante e da Apelada, mas sim e tão somente a nulidade de Atos Administrativos de deferimento de registro dos depósitos e das cessões tendo como causa a ilicitude do objeto”; 5) “A sentença deveria ter julgado procedente, assim como julgou o pedido de nulidade dos registros pedidos diretamente e devia julgar procedente, também o pedido de nulidade dos registros das cessões de transferência, que têm a mesma causa de pedir e o mesmo vício, qual seja, a “ILEGITIMIDADE”. Com efeito, a Apelante entendeu que a decisão de procedência e de improcedência tendo como premissa o mesmo vício, ou seja, a ilegitimidade da Apelada para ter no seu patrimônio o registro de signos para marcar produtos que não fabrica nem comercializa, constitui uma contradição interna da r. sentença”; 6) “Como a legitimidade é elemento intrínseco, portanto, constitutivo do Ato Jurídico seja privado seja público, uma vez que, se a parte é ilegítima, o objeto do negócio ou do ato jurídico é ilícito por contrariar, no caso concreto, a Lei imperativa contida no § 1º, do art. 128 e do art. 134. Se é ilícito por ser defeso em Lei é, também, juridicamente impossível, que implica em nulidade absoluta, nos termos do art. 166 do CC, não se convalescendo jamais, nos exatos termos do art. 169 do CC”; 7) “A sentença que decretou a nulidade Atos Administrativo dos registros de concessão de marcas requeridas diretamente pelo depósito está corretíssima. Devia, contudo, a sentença aplicar a mesma regra ao julgamento do pedido de nulidade dos Atos Administrativo que deferiram o registro das cessões de marcas, que implicam em transferência de propriedade para a Apelada NASA. O mesmo destino é devido aos atos que concederam o registro das autorizações de uso de diversas marcas, uma vez que - nos termos da própria sentença - a Apelada NASA não pode ser titular de marcas de produtos fumígenos derivados de tabaco”; 8) “Deve ter impressionado o magistrado o fato da Apelante Bellavana ter firmado um acordo confirmatório dos negócios jurídicos fraudulentos, anteriormente praticados pelo representante legal de ambas. No caso, pelo menos em tese, sanariam, na forma do art. 175 do CC, os vícios de vontade e retirariam o interesse processual de postular a anulabilidade ou nulidade relativa do mesmo. Todavia, a regra sanatória do art. 175, não é aplicável à espécie, uma vez que não se discute na Justiça Federal a validade ou invalidade dos negócios jurídicos anteriores, nem o acordo, em tese, sanatório”; 9) “Com efeito, o pedido não foi de anulabilidade dos negócios jurídicos por vício de vontade, para conhecimento e decisão do qual, no entendimento da Apelante, a Competência da Justiça Estadual é funcional em razão da matéria e, portanto, absoluta. Então, nesse contexto, o pedido formulado nesta especializada Justiça deve limitar-se ao exercício do controle judicial dos Atos Administrativos emanados das entidades vinculadas à União Federal, bem como aos desta”; 10) “Se a Apelada Nasa é ilegítima para titularizar marcas de produtos fumígenos derivados de tabaco, porque, como reconhecido pela sentença, não explora o ramo de industrialização ou comercialização de fumígenos - a fonte ou o meio de aquisição do direito de titularizar é de somenos importância. O que importa é que a Apelada Nasa não pode ser titular de marcas dessa espécie, venham de onde vier – seja do pedido de registro em nome próprio, seja por transferência de propriedade por cessão”; 11) “A r. sentença reconheceu a ilegitimidade da Apelada Nasa para ser titular de marcas e lhe retirou as que foram registradas a seu pedido, deixando no seu patrimônio as que foram transferidas por cessão, de maneira a incidir em visível error in judicando, uma vez que negou vigência e contrariou frontalmente a regra contida no parágrafo único do art. 168 do CC ao deixar de decretar a nulidade provada dos Atos Administrativos que concederam o registro das cessões de transferência de titularidade e de autorização de uso”.

Ao apreciar os recurso, o Eminente Relator, Desembargador Flávio Oliveira Lucas, houve por bem “i) negar provimento à apelação interposta por BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA.; e ii) dar parcial provimento às apelações de MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME E DE NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI”, sob os seguintes fundamentos: 1) “Insurgem-se os apelantes MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME e NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI contra o item “a” do dispositivo da sentença de evento 52, que, julgando procedente o pedido da autora BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA, decretou a ilegitimidade da NASA INVESTIMENTOS para titularizar diversos processos de registros de marcas, expostos na sentença recorrida”; 2) Da leitura do “Instrumento particular de acordo entre partes para confirmação de titularidade de marcas cumulando com aditamentos a licenciamentos destas marcas e outras avenças”, firmado entre os litigantes e que se encontra juntado no Evento 19, DOC39, verifica-se que, “na transação firmada pelas partes, a empresa autora reconheceu expressamente: a) a legitimidade da titularidade da Nasa sobre as marcas cedidas pela Bellavana (item iv); b) a regularidade e a legitimidade do instrumento de cessão de cotas da Bellavana, esclarecendo ainda que o negócio envolveu as cotas e o estabelecimento físico, não alcançando ativos intangíveis (item vii ); c) ser legítimo e válido o Contrato de licença firmado entre a Nasa e a empresa Manoel de Oliveira Júnior ME, sem caracterizar qualquer violação aos negócios firmados entre a Bellavana e Nasa (item iii)”; 3) “embora haja indicativos de vícios nos pactos inicialmente firmados entre as partes, a empresa autora BELLAVANA, devidamente representada por seu sócio administrador RAFAEL GÓIS DA SILVA XAVIER, resolveu, por vontade própria, convalidar os acordos anteriormente assinados em seu nome; não há, portanto, que se falar em invalidade dos acordos celebrados entre BELLAVANA e NASA em virtude de má-fé do Sr. SILVIO, antigo sócio da primeira e atual titular da segunda”; 4) “Do instrumento particular firmado entre as partes juntado no Evento 19, OUT39, averiguo que as marcas nele dispostas encontram-se depositadas na classe 34 de produtos, visando a assinalar cigarros e produtos fumígenos em geral”; 5) Diante das atividades enumeradas nos atos constitutivos da sociedade NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, “as apelantes têm razão ao afirmarem que a empresa NASA atendeu aos requisitos de legitimidade para obtenção da titularidade de registros de marcas que especificam cigarros e produtos fumígenos, pois a citada sociedade, além de outras atividades, atua na proteção e gestão de ativos de propriedade industrial, bem como na compra, venda e licenciamento de ativos de propriedade intelectual, incluindo marcas, em quaisquer segmentos empresariais, reputando-se atendidos, pela NASA, os requisitos de legitimidade previsto no art. 128, §1º, da LPI”; 6) “Apesar disso, reputo inválida a parte dos acordos firmados entre as empresas litigantes que permitiu à ré NASA titularizar marcas compostas pelo termo “BELLAVANA” para especificar cigarros e outros produtos congêneres, visto que esta expressão constitui o nome empresarial da autora, que, consoante consulta ao site [sic] do INPI, permanece detentora de diversos registros identificadores dos mesmos produtos citados”; 7) “no presente caso, a transferência, pela sociedade BELLAVANA, de marcas formadas por elemento característico do seu nome empresarial, para a empresa NASA, sem que a primeira descontinue sua atuação no ramo de comercialização de cigarros e produtos afins ou altere o seu nome empresarial, constitui violação à norma contida no inciso V do art. 124 da LPI, já que teríamos no mercado os cigarros da BELLAVANA concorrendo com cigarros da marca BELLAVANA da NASA, o que, claramente, seria suscetível de causar confusão entre os produtos pelos consumidores ou associação indevida entre as empresas”; 8) “apesar de este Tribunal já ter entendido em outras oportunidades que compete à Justiça Estadual decidir, como questão principal, sobre a validade do contrato de cessão de registros de marcas, por apresentar, a princípio, relevância somente entre particulares, in casu, encontra-se presente o interesse público na manutenção da higidez do sistema de proteção de marcas no Brasil, envolvendo, portanto, interesse institucional do INPI, o que permite à Justiça Federal decidir sobre a invalidade de cláusula contratual que venha a infringir dispositivo da Lei de Propriedade Industrial”; 9) “não é o ato administrativo do INPI que transfere a titularidade da marca. A marca é transferida por instrumento particular. Se há alegação quanto a um vício intrínseco à realização deste negócio, a questão deve ser dirimida junto à Justiça Estadual, pois não há interesse do INPI na demanda. Por óbvio, se a Justiça Estadual anula o contrato de cessão, caberá àquele juízo apenas informar ao INPI para que este cesse os efeitos do ato de anotação da transferência”; 10) “não é da competência da Justiça Federal decidir, como questão principal, sobre a validade de contrato de cessão de marca, negócio jurídico entre particulares e que merece anotação pelo INPI somente para efeito de ciência de terceiros, conforme determina o art. 136, I, da LPI. A cessão, em si, constitui ato privado, cuja nulidade para conhecer, portanto, é da competência da Justiça Estadual. Sua validade pode eventualmente ser apreciada, como incidente na fundamentação, pela Justiça Federal, somente como pressuposto para analisar a validade do ato administrativo praticado pelo INPI que anota a cessão”; 11) “Por todo o exposto, e evidenciando, mais uma vez, o "acordo extrajudicial" formalizado entre as partes em 27/06/2016, registrado no 4º Ofício de Títulos e Documentos de São Paulo/SP sob nº 5300287 de (Evento 19, OUT39), concluo pelo provimento parcial das apelações interpostas por MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME E DE NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, para invalidar, apenas, a parte dos acordos firmados entre as empresas litigantes que permitiu à NASA titularizar marcas compostas pelo termo “BELLAVANA” para especificar cigarros e outros produtos congêneres, declarando a legitimidade da NASA para registrar os demais sinais expostos na alínea "a" do dispositivo da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra”; 12) Quanto à apelação da autora BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA., segundo se depreende de suas razões de recurso, essa sociedade “não está mais questionando a anulabilidade dos acordos firmados entre as partes por vício de vontade, baseando suas razões recursais no argumento da ilegitimidade da sociedade NASA para ser titular de marcas identificadoras de produtos fumígenos, requerendo o provimento do seu recurso para: i) julgar procedente o pedido de decretação de nulidade de todos os Atos Administrativos que deferiram o registro das cessões de marcas para produtos fumígenos derivados de tabaco relacionados no item 43 da sua apelação; ii) julgar procedente o pedido de nulidade dos Atos Administrativo que deferiram o registro das autorizações de uso para a Apelante Bellavana relacionados no item 44 da apelação, bem como o registro das autorizações para o Apelado Manoel”; 13) “Consoante a argumentação exposta quando da análise das apelações de MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME e de NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, reconheceu-se a legitimidade da NASA para titularizar marcas identificadoras de produtos fumígenos, razão pela qual devem ser afastadas as alegações trazidas pela BELLAVANA em seu recurso de apelação”; 14) “o ordenamento jurídico brasileiro veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Nesta feita, diversas foram as condutas e manifestações da BELLAVANA no sentido de sua inequívoca anuência em relação à transferência das marcas e seus respectivos efeitos, tendo reconhecido, inclusive, a legitimidade da NASA sobre diversos registros de marcas (conforme o acordo trazido no Evento 19, OUT39), de maneira que a pretensão de anulá-los, sob o fundamento de ilegitimidade, configura comportamento contraditório e atentatório à boa-fé objetiva e à lealdade contratual”; 15) “No que diz respeito ao pedido de nulidade do ato de averbação do contrato de licença firmado entre os réus NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI e MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR – ME, a empresa autora BELLAVANA reconheceu expressamente a regularidade de tal contrato (Evento 19, OUT39, tópico 2.1, item iii), não havendo, portanto, como ser acolhida a referida pretensão”.

Feito esse histórico, passo a proferir meu voto vista

Como já salientado, na origem, a ação foi ajuizada por BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. com o objetivo de que “(ii) Seja declarada a ilegitimidade da Ré-NASA para receber como cessionária as marcas listadas na tabela 1, bem como as marcas “DUCAL” (Processo nº.: 829825517) e “HIGHT” (Processo nº.: 902131729); (iii) Seja declarada a ilegitimidade da Ré-NASA para ser titular das marcas listadas nas tabelas 2, 3 e 4, inclusive para as marcas “B DUCAL” (Processo nº.: 908580290), “B HIGHT” (Processo nº.: 908580258); “B DUBAY”, Processo nº.:904274640; “B DUBAY”, Processo nº.:904274705; “B DUBAY PREMIERE”, Processo nº.:906984890; “B DUBAY”, Processo nº.:906984807; (iv) Sejam anulados os atos administrativos que averbaram os contratos de licença das marcas listadas nas tabelas 1, 2 e 3, bem como seus aditamentos, inclusive para as marcas “B DUCAL” (Processo nº.: 908580290) e “B HIGHT” (Processo nº.: 908580258); “B DUBAY”, Processo nº.:904274640; “B DUBAY”, Processo nº.:904274705; “B DUBAY PREMIERE”, Processo nº.:906984890; “B DUBAY”, Processo nº.:906984807, por todos e/ou qualquer dos fundamentos elencados nesta peça; (v) Seja indeferido o pedido de cessão das marcas “DUCAL” (Processo nº.: 829825517) e “HIGHT” (Processo nº.: 902131729) formulado ao INPI; (vi) Sejam anulados os atos administrativos que concederam as marcas listadas nas tabelas 2, 3 e 4 para a NASA por todos e/ou qualquer dos fundamentos elencados nesta peça, inclusive “B DUBAY”, Processo nº.: 904274640; “B DUBAY”, Processo nº.: 904274705; (vii) Sejam indeferidos os procedimentos administrativos dos pedidos de registro de marca ainda não concedidos e listados nas tabelas 2, 3 e 4, requeridas pela NASA, inclusive “B DUCAL” (Processo nº.: 908580290), “B HIGHT” (Processo nº.: 908580258); “B DUBAY PREMIERE”, Processo nº.: 906984890; “B DUBAY”, Processo nº.: 906984807, “EIGHT RED”, Processo No.: 911796240; “EIGHT BLUE”, Processo No.: 911796460; “KLINT NEW”, Processo No.: 911796673; “REYES NEW”, Processo No.: 911796819; (viii) Seja anulado o ato de averbação do contrato de licença firmado entre NASA e MANOEL”.

Para fundamentar os seus pedidos, a demandante alegou nos autos, resumidamente, que: 1) “o contrato de cessão de marcas celebrado entre a demandante e a ré NASA foi firmado de forma irregular, o que resultou em esvaziamento do patrimônio da Autora instantes antes da sua venda, em benefício da Ré-NASA”; 2) “a Ré-NASA não exerce lícita e efetivamente, de modo direto, atividade no segmento de cigarros, acarretando sua ilegitimidade para postular registro de marcas para esse fim, nos termos do art. 128, §1º, da LPI”; 3) “alguns dos registros depositados pela ré NASA consistem em reprodução de elemento característico do nome empresarial da autora – inciso V do art. 124, da LPI”.

Inicialmente, haja vista a complexidade decorrente dos vários fatos relativos ao processo, entendo que é salutar, pontuar o seguinte quadro cronológico dos acontecimentos mais relevantes para a causa, que foram bem indicados pelo Eminente Relator em seu voto:

1) “em 24/10/2013, o “Documento de Cessão e Transferência”, por meio do qual a autora BELLAVANA, ora apelada, representada por seu sócio majoritário SILVIO LUIZ DE MARCHI, transferiu para a ré NASA, ora apelante, a título gratuito, quatorze registros de marcas, depositadas na classe de produtos 34, incluindo sinais formados por termo que constitui o elemento característico do nome empresarial da autora”.

2) “o Sr. SILVIO, na ocasião do pacto supracitado, subscreveu o mencionado documento na condição de representante de ambas as empresas negociantes: como cedente, a empresa BELLAVANA, e como cessionária, a ré NASA. Tal documento veio a ser objeto de requerimento de anotação de transferência de titularidade pela ré NASA em 30/10/2013 (Evento 1, OUT6, fls.176/178)”.

3) “em 15/11/2013, foi celebrado o “Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Quotas de BELLAVANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA.” (evento 1, DOC5), no qual figuraram, como cedentes, SILVIO LUIZ DE MARCHI e JORGE LUIZ SAUMA, que compunham o quadro societário da empresa autora à época, e, como cessionários, GOIS & SILVA HOLDING LTDA. – ME e RAFAEL GÓIS SILVA XAVIER., ato negocial este que culminou, em 20/11/2013, com a 10ª alteração no contrato social da empresa BELLAVANA, por meio da qual se deu a retirada dos sócios SILVIO LUIZ DE MARCHI e JORGE LUIZ SAUMA, em virtude da transferência de suas cotas para os cessionários mencionados”.

4) “a ré NASA protocolou, em 18 de novembro de 2013, junto ao INPI, o “Requerimento de Averbação e Registro de Contratos e Faturas”, diante do Contrato de “Licença de Uso de Marca e Outras Avenças” (evento 1, DOC11, Doc. 7), no qual consta como licenciante a ré NASA e como licenciada a autora BELLAVANA, tendo por objeto a licença de uso e a exploração, sem exclusividade, de 20 registros de marcas (item 1.1 do referido acordo), dentre os quais constam sinais formados pelo elemento característico do nome empresarial da autora, mediante o pagamento de royalties [sic] mensais, tendo o Sr. SILVIO atuado, mais uma vez, como representante das duas empresas”.

5) “Em 05/01/2015, os réus NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI e MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR – ME subscreveram o documento intitulado “Contrato de licença de uso de marca e outras avenças” (evento 20, DOC69), por meio do qual foi licenciado a MANOEL o uso da família de marcas EIGHT, mediante o pagamento de royalties [sic] e com prazo de 5 (cinco) anos, finalizando a vigência em 05/01/2020, contra o que se insurge a autora, ao argumento de que tal contrato configura a prática de concorrência desleal em face da demandante”.

6) Em 27.06.2016, as litigantes BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. e NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, celebraram “Instrumento particular de acordo entre partes para confirmação de titularidade de marcas cumulando com aditamentos a licenciamentos destas marcas e outras avenças” (Evento 19, DOC39, autos de origem).

Do contexto delineado dos autos, verifica-se que uma das questões nevrálgicas a ser dirimida na causa diz respeito à validade da cessão e transferência da titularidade de diversas marcas antes registradas pela demandante BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA., avença que foi instrumentalizada a princípio no “Documento de Cessão e Transferência” (celebrado em 24.10.2013 e reproduzido no Evento 1, OUT6, páginas 6-7, autos de origem) e que, por conta dos alegados vícios, comprometeria igualmente a validade das demais tratativas posteriormente firmadas e relacionadas direta ou indiretamente à titularidade das marcas em questão, mormente o “Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Quotas de BELLAVANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA.” (firmado em 15.11.2013 e reproduzido no Evento 1, DOC5, autos de origem), bem como o “Contrato de Licença de Uso e de Marca e Outras Avenças” (firmado em 05.11.2015 e reproduzido no Evento 1, DOC5, autos de origem), além do “Requerimento de Averbação e Registro de Contratos e Faturas” (reproduzido no Evento 1, DOC11, autos de origem) protocolizado no INPI em 18.11.2013. Quanto a esses fatos, foi oportunamente salientado na sentença recorrida (grifos aditados):

“[Constata-se, no aludido “Documento de Cessão e Transferência”], “ter o Sr. SILVIO [à época, sócio administrador da demandante BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA.], nesta ocasião, subscrito o mencionado documento na condição de representante de ambas as empresas negociantes: como cedente, a empresa BELLAVANA, e como cessionária, a ré NASA. Tal documento veio a ser objeto de requerimento de anotação de transferência de titularidade pela ré NASA em 30/10/2013.

Analisando os argumentos trazidos aos autos por ambas as partes e, muito embora seja fato que, até a data de 20/11/2013, ainda se encontrava em vigor a 9ª alteração do contrato social da demandante (fls.51/54), que, em sua cláusula quinta, conferia ao sócio SILVIO a administração da sociedade BELLAVANA, não se reputa razoável que, enquanto se operavam as tratativas para alienação do estabelecimento, o Sr. SILVIO tenha havido por bem transferir marcas formadas por termo que constitui o elemento característico do nome empresarial da autora, e que são designativas da atividade comercial desta, por meio de cessão e, repise-se, a título não oneroso, para empresa em que ele próprio figurava como sócio majoritário.

Tal expediente, certamente, não se coaduna com o objeto do ajuste em foco, tendo em vista que, por óbvio, as marcas da empresa consistem em propriedade imaterial com expressivo valor econômico, não se considerando razoável que a autora estivesse disposta a abrir mão de suas marcas, tão somente para depois fazer uso das mesmas por meio de licenciamento, e, ainda mais, tendo de proceder ao pagamento de royalties para tanto (fls.563/592).

[...]

Deste modo, entendo assistir razão à autora em seu argumento de que o documento de fls.181/182 foi firmado irregularmente, já que tal prática denota uma conduta de má-fé do Sr. SILVIO em transferir as marcas objeto de litígio para empresa da qual viria a se tornar sócio na integralidade das quotas (fls.155/159).

Registre-se que, por conseguinte, a irregularidade do mencionado documento de cessão e transferência tornaria eivados de vícios todos os atos jurídicos dele decorrentes, incluindo-se, entre eles, os contratos de licença de uso de marca e as averbações dos mesmos junto ao INPI.

Ocorre que, conforme muito bem salientado pelo Exmo Desembargador Federal Relator MESSOD AZULAY NETO no julgamento do agravo de instrumento – processo n.º 0001965- 25.2017.4.02.5101, tendo sobrevindo acordo entre as partes mediante a celebração de novo instrumento contratual, a solução da controvérsia atual perpassa pelo conhecimento de suas cláusulas, que agora foram trazidas para análise do Juízo pela empresa ré (fls.871/880)

[...]

De acordo com as disposições contratuais acima transcritas [item 2.1 (iii)], e em que pese a existência de atecnias no contrato firmado, extrai-se que a empresa autora BELLAVANA, devidamente representada por seu sócio administrador RAFAEL GÓIS DA SILVA XAVIER, houve por bem ratificar, de vontade própria, os contratos anteriormente assinados em seu nome.

Não há falar, aqui, em quebra de má-fé, pois a empresa autora estava ciente da irregularidade antes perpetrada, tanto que ajuizou ação em face da empresa NASA, em data anterior à assinatura do contrato, com idêntico teor ao da presente ação judicial.

De tal modo, em não sendo o caso de pedido de desconstituição do novo contrato firmado, inviável o acolhimento do pedido de nulidade dos contratos anteriores que foram por ele ratificados, e, por conseguinte, devem ser rejeitados os pedidos “a”, “c” e “d” descritos no relatório desta sentença.

A questão também foi objeto de percuciente análise pelo Eminente Relator das apelações, sendo frisado no voto proferido, em convergência aos fundamentos expostos na sentença, que (grifos aditados):

[...]

Nesse contexto, a empresa BELLAVANA argumenta que seu sócio RAFAEL, apesar de ter assumido a responsabilidade da autora (BELLAVANA) e feito os devidos e avençados pagamentos ao SILVIO e ao JORGE pela transferência das cotas, acabou adquirindo empresa cujo principal patrimônio intangível – as marcas - fora maliciosamente esvaziado, mediante fraude, dias antes da assinatura de transferência de cotas, sem seu conhecimento ou participação, e ainda se viu obrigado a arcar com o pagamento de royalties de marcas cujos elementos nominativos remetem-se ao nome empresarial da autora.

À vista disso, a BELLAVANA propôs ação com pedido de nulidade de atos administrativos relativos a marcas (Processo nº 0071006-39.2016.4.02.5101), em que figuraram como partes as mesmas deste processo, que acabou sendo extinta sem resolução de mérito (cf. sentença de Evento 3, OUT27), pois, segundo relata a autora em suas peças, houve desistência da ação em virtude de acordo extrajudicial iniciado pelas partes.

Sobre tais fatos, a empresa ré/apelante NASA argumenta que a cessão e transferência praticada um mês antes da venda das quotas sociais da empresa autora/apelada, bem como os demais atos praticados pelo seu sócio SILVIO LUIZ DE MARCHI, encontram-se afastados de qualquer vício, haja vista o "acordo extrajudicial" formalizado entre as partes em 27/06/2016, registrado no 4º Ofício de Títulos e Documentos de São Paulo/SP sob nº 5300287 de (evento 19, DOC39).

De fato, analisando o evento supracitado, constato que os litigantes pactuaram o documento intitulado “Instrumento particular de acordo entre partes para confirmação de titularidade de marcas cumulando com aditamentos a licenciamentos destas marcas e outras avenças”, sendo certo que, desta vez, a empresa BELLAVANA foi representada pelo Sr. RAFAEL GÓIS SILVA XAVIER 

[...]

Da leitura das cláusulas acima expostas, apuro que, na transação firmada pelas partes, a empresa autora reconheceu expressamente: a) a legitimidade da titularidade da Nasa sobre as marcas cedidas pela Bellavana (item iv); b) a regularidade e a legitimidade do instrumento de cessão de cotas da Bellavana, esclarecendo ainda que o negócio envolveu as cotas e o estabelecimento físico, não alcançando ativos intangíveis (item vii ); c) ser legítimo e válido o Contrato de licença firmado entre a Nasa e a empresa Manoel de Oliveira Júnior ME, sem caracterizar qualquer violação aos negócios firmados entre a Bellavana e Nasa (item iii);

Desse modo, observo que, embora haja indicativos de vícios nos pactos inicialmente firmados entre as partes, a empresa autora BELLAVANA, devidamente representada por seu sócio administrador RAFAEL GÓIS DA SILVA XAVIER, resolveu, por vontade própria, convalidar os acordos anteriormente assinados em seu nome; não há, portanto, que se falar em invalidade dos acordos celebrados entre BELLAVANA e NASA em virtude de má-fé do Sr. SILVIO, antigo sócio da primeira e atual titular da segunda.

[...]

Não se ignora que o vício consistente na celebração da cessão e transferência de registro de marcas, em um primeiro instrumento subscrito por pessoa natural (Sr. SILVIO LUIZ DE MARCHI) que ostentava, ao mesmo tempo, a condição de representante legal da cedente (BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA., autora da ação de origem) e da cessionária (NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, corré na ação de origem), compromete, em princípio, a validade desse negócio jurídico (“Documento de Cessão e Transferência”, firmado na data de 24.10.2013 e reproduzido no Evento 1, OUT6, páginas 6-7, autos de origem). Todavia, como externado na sentença recorrida e no voto do Eminente Relator, em avença posterior, as litigantes BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. e NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI celebraram, na data de 27.06.2016, “Instrumento particular de acordo entre partes para confirmação de titularidade de marcas cumulando com aditamentos a licenciamentos destas marcas e outras avenças” (reproduzido no Evento 19, DOC39, autos de origem), no qual “a empresa autora BELLAVANA, devidamente representada por seu sócio administrador RAFAEL GÓIS DA SILVA XAVIER, resolveu, por vontade própria, convalidar os acordos anteriormente assinados em seu nome”; não havendo que falar, portanto, “em invalidade dos acordos celebrados entre BELLAVANA e NASA em virtude de má-fé do Sr. SILVIO, antigo sócio da primeira e atual titular da segunda”; situação se coaduna, inclusive, com a faculdade prevista do artigo 172 do Código Civil (“Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro”). É ver os seguintes excertos do aludido “instrumento particular” celebrado em 27.06.2016 (grifos aditados):

“I – DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

(...)

1.7 - Considerando os termos da ação judicial - processo nº 0071006- 39.2016.4.02.5101 em trâmite na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro - RJ, na qual a citação em face de NASA não foi formalizada;

1.8 - Considerando o interesse das Partes (NASA e BELLAVANA) em manterem as negociações dos licenciamentos das marcas em questão, bem como, o inteiro teor dos negócios jurídicos anteriormente formalizados, todas as Partes aqui vinculadas (NASA, SILVIO, BELLAVANA, GOIS e RAFAEL) firmam este INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO ENTRE PARTES PARA CONFIRMAÇÃO DE TITULARIDADE DE MARCAS CUMULANDO COM ADITAMENTO A LICENCIAMENTOS DESTAS MARCAS E OUTRAS AVENÇAS, ora denominado de CONTRATO.

II – DO OBJETO CONTRATUAL

2.1 Perante este INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO (CONTRATO), as Partes firmam como “objeto”:

(i) NASA e BELLAVANA firmarão os Aditamentos aos Contratos de licenciamento das marcas identificadas nas cláusulas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, através de instrumentos independentes destes, mas vinculados a este CONTRATO, com exclusividade para a BELLAVANA com os prazos especificados na cláusula 6.3 especificamente para produtos de “cigarros industrializados”, os quais serão levados a averbações junto ao INPI brasileiro pela NASA, sendo reconhecido pela BELLAVANA que estes Aditamentos não influenciam e nem estão prejudicados pelo Contrato de licenciamento de marca firmado por NASA com MANOEL DE OLIVEIRA JUNIOR ME averbado no INPI sob nº BR 70 2015 000598-1, já que o objeto deste limita-se a cigarros de palha produzidos artesanalmente, inexistindo ato concorrencial;

(ii) BELLAVANA fará os pagamentos à NASA relativamente aos royalties [sic] em atraso, pelo uso das marcas licenciadas identificadas nas cláusulas 1.1, 1.2 e 1.3 deste CONTRATO, reconhecendo BELLAVANA, GOIS e RAFAEL que apesar de não ter assinado os Aditamentos indicados na alínea (i) acima, as marcas em questão estão em explorações contínuas com industrializações e comercializações de cigarros no mercado nacional, sendo de direito da NASA ditas remunerações/royalties [sic], devido à legitimidade de sua titularidade frente aos registros e processos junto ao INPI brasileiro. Ditos pagamentos serão realizados pela BELLAVANA a partir das emissões das faturas fiscais pela NASA com vencimentos nos dias a serem identificados nas respectivas faturas;

(iii) BELLAVANA reconhece como legítimo e válido o Contrato de licença firmado entre NASA e a empresa MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME averbado no INPI sob nº BR 70 2015 000598-1, sem caracterizar qualquer tipo de violação aos negócios firmados entre BELLAVANA e NASA (cláusulas 1.1, 1.2 e 1.3);

(iv) cumula ao objeto contratual deste instrumento jurídico que BELLAVANA, RAFAEL e GOIS reconhecem as titularidades de todas as marcas em nome de NASA junto ao INPI, possuindo esta legitimidades de tais proteções conforme previsões da lei de marcas 9.279/96, sendo que não irá requerer qualquer proteção das marcas desta, em qualquer tempo e em qualquer Território, em nome de quaisquer daqueles ou por terceiros sob suas orientações;

(v) por decorrência da alínea anterior (iv), BELLAVANA deverá protocolar junto ao INPI, dentro de 24 horas a contar da assinatura deste CONTRATO, petições de desistências a todo e qualquer pedido de marca colidente a quaisquer de titularidade de NASA junto ao INPI brasileiro ou outro (...);

(vi) adiciona-se ao objeto deste CONTRATO o pedido de desistência da ação – processo n.º 0071006-39.2016.4.02.5101, distribuída e em trâmite na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, cuja NASA não foi citada, a qual deverá ser peticionado por BELLAVANA dentro de 24 horas a contar da assinatura deste CONTRATO;

(vii) acrescenta ao objeto deste CONTRATO, o reconhecimento por BELLAVANA, RAFAEL e GOIS da regularidade e da legitimidade que fundamentam o INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE CESSÃO DE QUOTAS DE BELLAVANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. firmado em 15.11.2013 (cláusula 1.5), em cujo objeto do citado negócio jurídico, GOIS e RAFAEL reconhecem que negociaram as quotas sociais e o estabelecimento físico da pessoa jurídica de BELLAVANA inscrita no CNPJ/MF nº 04.901.227/0001-46, não alcançando ativos intangíveis. As Partes (NASA, SILVIO, BELLAVANA, GOIS e RAFAEL) reconhecem ainda que a negociação da pessoa jurídica de BELLAVANA conforme citado instrumento jurídico de 15.11.2013 foi fundamentado em avaliação econômica interna apurada através dos balanços patrimoniais de BELLAVANA, sendo que os desligamentos de SILVIO e seu sócio JORGE LUIZ SALMA foram devidamente averbados em alteração contratual perante a Junta Comercial de São Paulo sob nº 36.363/14-5 de 31.01.2014, inexistindo qualquer conflito com interesses de BELLAVANA, GOIS e RAFAEL.

[...]

VII - DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA

7.1 - BELLAVANA, GOIS e RAFAEL renunciam expressamente ao direito de ingressar com qualquer outro processo de marca junto ao INPI brasileiro ou de outro país que colida com qualquer marca de NASA ou de qualquer outra empresa de SILVIO e/ou ação judicial de qualquer natureza perante qualquer Autoridade brasileira ou de outro país para discutir matéria dos instrumentos jurídicos citados nas " Considerações Iniciais" (cláusula 1.1 - Licença 131022; cláusula 1.2 - Aditamento a Licenciamento; cláusula 1.3 - Licença 131021); cláusula 1.5 - instrumento de cessão de quotas sociais da empresa BELLAVANA), já que aqueles reconhecem as validades, regularidades e legitimidades que revestem estes instrumentos jurídicos.

7.2 - Caso haja violação à previsão da cláusula 6.1, qualquer ação judicial interposta por BELLAVANA, GOIS e RAFAEL deverá ser reconhecida imediatamente como improcedente pelo juízo competente, em face deste CONTRATO, o qual faz lei entre as Partes.

7.3 - Caso BELLAVANA, GOIS e RAFAEL tenha ingressado com qualquer outra ação judicial contra a NASA ou SILVIO que ainda não seja do conhecimento destes até a data da assinatura deste CONTRATO, RAFAEL deverá requerer a desistência da respectiva ação no mesmo prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da assinatura deste CONTRATO, enviando cópias da petição correspondente para SILVIO e sua PATRONA (e-mails [sic]indicados acima).

VIII – DA SIGILOSIDADE E CONFIDENCIALIDADE

(...)

9.4 As Partes deverão, cada qual, cumprir as suas obrigações com a melhor boa-fé, sendo que a rescisão deste instrumento limita-se aos instrumentos de Aditamentos dos Contratos de Licenciamento das Marcas, os quais serão formalizados de forma independente a este CONTRATO, devido à formalização da cláusula 6.3 Parágrafos 1º (conclusões dos licenciamentos por decurso de prazo – sem justo motivo) ou Parágrafos 2º e 3º (rescisões dos licenciamentos de marcas pelos justos motivos ora definidos), não alcançando as demais previsões aqui acordadas e não podendo as Partes reclamarem no futuro, qualquer abusividade desta cláusula, devido à previsão 9.2, pois na data de assinatura deste CONTRATO, as respectivas Partes renunciam à cláusula geral de rescisão deste instrumento jurídico”.

Desse modo, deve ser mantida a sentença recorrida nesse ponto, não devendo prosperar a pretensão da autora BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. quanto à invalidação da cessão e transferência de todos os registros de marca em discussão, por se tratar de conduta que, à evidência, contraria a anterior celebração de avença na qual convalidou os acordos até então subscritos pelas litigantes. Segundo entendimento assente na literatura especializada e em sede pretoriana “a alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva na sua função limitadora do exercício de direito subjetivo ou mesmo mitigadora do rigor legis. A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual” (STJ, Terceira Turma, REsp 1881149-DF. Relatora Ministra Nancy Andrighi, Julgamento em 01.06.2021, DJe de 10.06.2021). Nesse sentido, o Eminente Relator bem salientou em seu voto que “o ordenamento jurídico brasileiro veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Nesta feita, diversas foram as condutas e manifestações da BELLAVANA no sentido de sua inequívoca anuência em relação à transferência das marcas e seus respectivos efeitos, tendo reconhecido, inclusive, a legitimidade da NASA sobre diversos registros de marcas (conforme o acordo trazido no Evento 19, OUT39), de maneira que a pretensão de anulá-los, sob o fundamento de ilegitimidade, configura comportamento contraditório e atentatório à boa-fé objetiva e à lealdade contratual”.

No que tange à alegação levantada nos autos referente à inobservância do § 1º do artigo 128 da Lei nº 9.279-96 (“Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”), a MMª Juíza de primeiro grau entendeu que alguns dos registros de marca discutidos na causa não observaram a disposição legal, sendo frisado na sentença recorrida: “As marcas em análise encontram-se depositadas na classe 34 de produtos, visando assinalar cigarros e produtos fumígenos em geral. E, do cotejo das provas acostadas aos autos, considero que tais produtos são alheios ao objeto social e à atividade econômica da ré NASA. [...] O artigo 128 da LPI, em seu parágrafo §1º, estabelece como condições alternativas para a requerente de registro marcário o exercício lícito e efetivo da atividade comercial que a marca visa designar, ou seja, exercício direto, ou por meio de empresas por ela controladas direta ou indiretamente. No entanto, não há, nos autos, quaisquer documentos hábeis a comprovar que a então requerente, ora titular, seja controladora de outras sociedades no ramo de atividade objeto dos registros marcários em questão, tal como por ela alegado (fl.185). Considero, portanto, que, na hipótese dos autos, a atividade exercida pela empresa ré NASA não se coaduna com os produtos assinalados pelos registros objeto de litígio, o que vai de encontro ao que dispõe o art.128, §1º da LPI, pelo que assiste razão à demandante quanto a tal ponto”.

Ocorre que, como bem salientou o Eminente Relator em seu voto, segundo se verifica dos respectivos atos constitutivos, está incluída no objeto social da corré NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, dentre outras, a atividade de “proteção e gestão de ativos de propriedade industrial, bem como na compra, venda e licenciamento de ativos de propriedade intelectual, incluindo marcas, em quaisquer segmentos empresariais”, de modo a abranger igualmente as marcas depositadas no INPI destinadas a assinalar “cigarros e produtos fumígenos em geral”; atendendo, assim, ao estabelecido no já mencionado § 1º do artigo 128 da Lei nº 9.279-96. Quanto a essa questão especifica, deve-se atentar que, para reconhecer a legitimidade no requerimento de registro, a disposição legal não apenas exige que o signo depositado no INPI seja destinado a assinalar produto ou serviço diretamente relacionado à atividade empresarial exercida pelo requerente, mas permite também que tal relação com o segmento de mercado para o qual foi pleiteado o registro da marca seja indireta, o que se coaduna com a situação concreta dos autos.

Ainda no que respeita à cessão realizada em favor da corré NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, também entendo correta a constatação feita pelo Eminente Relator de que, conquanto se repute válido tal negócio jurídico com relação à maioria dos registros de marca envolvidos; há, dentre eles, alguns cuja transferência de titularidade encontra óbice na proibição estabelecida no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (“V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;”). Isso porque, não obstante tenha havido a cessão à corré NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI de diversos registros titularizados pela autora BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA., cujos respectivos acordos foram tidos como válidos na sentença, verifica-se que alguns dos privilégios transferidos são referentes a marcas constituídas a expressão BELLAVANA, que é justamente o elemento característico da denominação empresarial da demandante; situação que pode levar à confusão ou associação indevida pelo consumidor, pois a referida sociedade autora não encerrou suas atividades e ainda mantém sob a sua titularidade outros registros também constituídos do mesmo termo BELLAVANA. A prevalecer tal situação, consoante bem pontuado pelo Eminente Relator, “teríamos no mercado os cigarros da BELLAVANA concorrendo com cigarros da marca BELLAVANA da NASA, o que, claramente, seria suscetível de causar confusão entre os produtos pelos consumidores ou associação indevida entre as empresas”. É ver os seguintes trechos da análise feita no voto proferido pelo Eminente Relator (grifos aditados):

[...]

A sentença apelada reconheceu a ilegitimidade da ré NASA para titularizar os registros listados no item “b” do rol de pedidos contidos no relatório, ressaltando que, por consectário lógico, deve ser decretada a nulidade dos respectivos atos administrativos de concessão ou, quando for o caso, o indeferimento dos pedidos ainda pendentes de análise, sob o fundamento de que a atividade exercida pela empresa ré NASA não se coaduna com os produtos assinalados pelos registros objeto de litígio.

Do instrumento particular firmado entre as partes juntado no Evento 19, OUT39, averiguo que as marcas nele dispostas encontram-se depositadas na classe 34 de produtos, visando a assinalar cigarros e produtos fumígenos em geral.

Conforme o teor do objeto social da empresa NASA constante em seu contrato social (evento 1, DOC3), todos dispostos na cláusula quarta, confirmo que, na época da assinatura do termo de cessão de cotas pelo sócio SILVIO (24/10/2013 - fls.181/182 – evento 1, DOC9), encontrava-se em vigor a 4ª alteração contratual, averbada na JUCESP em 27/06/2013, que manteve inalterada a redação da cláusula quarta estabelecida pela 3ª alteração, a qual faz menção ao exercício das seguintes atividades:

Cláusula Quarta – A sociedade tem por objeto:

a) a proteção e a gestão de ativos de propriedade industrial, incluindo marcas e direitos autorais, em quaisquer segmentos empresariais (classes de marcas), protegendo e licenciando a título oneroso ou gratuito às suas controladas ou a terceiros;

b) a compra, a venda e o licenciamento de ativos de propriedade intelectual, incluindo marcas e direitos autorais, em quaisquer segmentos empresariais; a organização, a implantação, a gestão e a negociação de sistemas de franquiassem quaisquer segmentos empresariais;

c) a organização, a implantação, a gestão e a negociação de sistemas de franquias em quaisquer segmentos empresariais;

d) a locação de máquinas e equipamentos, suas partes e peças;

e) a administração de bens próprios e/ou de terceiros – regime de controladora, em quaisquer segmentos;

f) a participação em outras sociedades, como sócia ou cotista.

Com base nas atividades acima elencadas, as apelantes têm razão ao afirmarem que a empresa NASA atendeu aos requisitos de legitimidade para obtenção da titularidade de registros de marcas que especificam cigarros e produtos fumígenos, pois a citada sociedade, além de outras atividades, atua na proteção e gestão de ativos de propriedade industrial, bem como na compra, venda e licenciamento de ativos de propriedade intelectual, incluindo marcas, em quaisquer segmentos empresariais, reputando-se atendidos, pela NASA, os requisitos de legitimidade previsto no art. 128, §1º, da LPI.

Apesar disso, reputo inválida a parte dos acordos firmados entre as empresas litigantes que permitiu à ré NASA titularizar marcas compostas pelo termo “BELLAVANA” para especificar cigarros e outros produtos congêneres, visto que esta expressão constitui o nome empresarial da autora, que, consoante consulta ao site do INPI, permanece detentora de diversos registros identificadores dos mesmos produtos citados.

Dito isto, no presente caso, a transferência, pela sociedade BELLAVANA, de marcas formadas por elemento característico do seu nome empresarial, para a empresa NASA, sem que a primeira descontinue sua atuação no ramo de comercialização de cigarros e produtos afins ou altere o seu nome empresarial, constitui violação à norma contida no inciso V do art. 124 da LPI, já que teríamos no mercado os cigarros da BELLAVANA concorrendo com cigarros da marca BELLAVANA da NASA, o que, claramente, seria suscetível de causar confusão entre os produtos pelos consumidores ou associação indevida entre as empresas.

[...]

O art. 138, da Lei n° 9.279/1996 (LPI) prevê que o INPI fará a anotação da cessão, o que é relevante para dar publicidade ao negócio particular, a fim de prevenir interesse de terceiros e do mercado consumidor do produto ou do serviço.

Logo, deve ficar explicitado que não é o ato administrativo do INPI que transfere a titularidade da marca. A marca é transferida por instrumento particular.

[...]

Assim, reitero o entendimento de que, como regra, não é da competência da Justiça Federal decidir, como questão principal, sobre a validade de contrato de cessão de marca, negócio jurídico entre particulares e que merece anotação pelo INPI somente para efeito de ciência de terceiros, conforme determina o art. 136, I, da LPI). A cessão, em si, constitui ato privado, cuja nulidade para conhecer, portanto, é da competência da Justiça Estadual. Sua validade pode eventualmente ser apreciada, como incidente na fundamentação, pela Justiça Federal, somente como pressuposto para analisar a validade do ato administrativo praticado pelo INPI que anota a cessão.

[...]

Por todo o exposto, e evidenciando, mais uma vez, o "acordo extrajudicial" formalizado entre as partes em 27/06/2016, registrado no 4º Ofício de Títulos e Documentos de São Paulo/SP sob nº 5300287 de (Evento 19, OUT39), concluo pelo provimento parcial das apelações interpostas por MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME E DE NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, para invalidar, apenas, a parte dos acordos firmados entre as empresas litigantes que permitiu à NASA titularizar marcas compostas pelo termo “BELLAVANA” para especificar cigarros e outros produtos congêneres, declarando a legitimidade da NASA para registrar os demais sinais expostos na alínea "a" do dispositivo da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Dessa feita, verifico que deve prevalecer o entendimento pronunciado pelo Eminente Relator no sentido de reformar parcialmente a sentença, de modo a não reconhecer a legitimidade da corré NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI apenas quanto aos registros que se refiram às marcas constituídas pela expressão BELLAVANA, por constituir elemento característico da denominação empresarial da demandante, em observância à vedação prevista no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279-96.

Isso posto, voto no sentido de acompanhar o Eminente Relator.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001436993v7 e do código CRC 0e2dcb93.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 8/5/2023, às 21:15:24

Apelação Cível Nº 0182757-31.2016.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 128, §1º, DA LPI. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA RÉ PARA TITULARIZAR MARCAS IDENTIFICADORAS DE PRODUTOS FUMÍGENOS. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA E DAS RÉS PROVIDAS EM PARTE.

1. Apelações de MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME e NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI contra o item “a” do dispositivo da sentença que, julgando procedente o pedido da autora BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA, decretou a ilegitimidade da NASA INVESTIMENTOS para titularizar diversos processos de registros de marcas;

1.1. Embora haja indicativos de vícios nos pactos inicialmente firmados entre as partes, a empresa autora BELLAVANA, devidamente representada por seu sócio administrador RAFAEL GÓIS DA SILVA XAVIER, resolveu, por vontade própria, convalidar os acordos anteriormente assinados em seu nome; não há, portanto, que se falar em invalidade dos acordos celebrados entre BELLAVANA e NASA em virtude de má-fé do Sr. SILVIO, antigo sócio da primeira e atual titular da segunda;

1.2. A empresa NASA atendeu aos requisitos de legitimidade para obtenção da titularidade de registros de marcas que especificam cigarros e produtos fumígenos, pois a citada sociedade, além de outras atividades, atua na proteção e gestão de ativos de propriedade industrial, bem como na compra, venda e licenciamento de ativos de propriedade intelectual, incluindo marcas, em quaisquer segmentos empresariais, reputando-se atendidos, pela ré/apelante NASA, os requisitos de legitimidade previsto no art. 128, §1º, da LPI;

1.3. Inválida a parte dos acordos firmados entre as empresas litigantes que permitiu à ré NASA titularizar marcas compostas pelo termo “BELLAVANA” para especificar cigarros e outros produtos congêneres, visto que esta expressão constitui o nome empresarial da autora, que, consoante consulta ao site do INPI, permanece detentora de diversos registros identificadores dos mesmos produtos citados;

1.4. A transferência, pela sociedade BELLAVANA, de marcas formadas por elemento característico do seu nome empresarial, para a empresa NASA, sem que a primeira descontinue sua atuação no ramo de comercialização de cigarros e produtos afins ou altere o seu nome empresarial, constitui objeto ilícito, por violar a norma contida no inciso V do art. 124 da LPI, já que teríamos no mercado os cigarros da BELLAVANA concorrendo com cigarros da marca BELLAVANA da NASA, o que, claramente, seria suscetível de causar confusão entre os produtos pelos consumidores ou associação indevida entre as empresas;

1.5. Apesar de este Tribunal já ter entendido em outras oportunidades que compete à Justiça Estadual decidir, como questão principal, sobre a validade do contrato de cessão de registros de marcas, por apresentar, a princípio, relevância somente entre particulares, in casu, encontra-se presente o interesse público na manutenção da higidez do sistema de proteção de marcas no Brasil, envolvendo, portanto, interesse institucional do INPI, o que permite à Justiça Federal decidir sobre a invalidade de cláusula contratual que venha a infringir dispositivo da Lei de Propriedade Industrial;

1.6. Apelações conhecidas e providas em parte.

2. Apelação de BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA requerendo a reforma da sentença para: i) julgar procedente o pedido de decretação de nulidade de todos os Atos Administrativos que deferiram o registro das cessões de marcas para produtos fumígenos derivados de tabaco relacionados no item 43 da sua apelação; ii) julgar procedente o pedido de nulidade dos Atos Administrativo que deferiram o registro das autorizações de uso para a Apelante Bellavana relacionados no item 44 da apelação, bem como o registro das autorizações para o Apelado Manoel;

2.1. Consoante a argumentação exposta quando da análise das apelações de MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME e de NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, reconheceu-se a legitimidade da NASA para titularizar marcas identificadoras de produtos fumígenos, razão pela qual devem ser afastadas as alegações trazidas pela BELLAVANA em seu recurso de apelação.

2.2. Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Nesta feita, diversas foram as condutas e manifestações da BELLAVANA no sentido de sua inequívoca anuência em relação à transferência das marcas e seus respectivos efeitos, tendo reconhecido, inclusive, a legitimidade da NASA sobre diversos registros de marcas (conforme o acordo trazido no Evento 19, OUT39), de maneira que a pretensão de anulá-los, sob o fundamento de ilegitimidade, configura comportamento contraditório e atentatório à boa-fé objetiva e à lealdade contratual;

2.3. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, I) NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR BELLAVANA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA.; E II) DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DE MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR ME E DE NASA INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2023.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001174028v3 e do código CRC 1b2bc5a4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 17/5/2023, às 17:50:45

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/11/2022

Apelação Cível Nº 0182757-31.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 30/01/2023

Apelação Cível Nº 0182757-31.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Pedido Vista: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023

Apelação Cível Nº 0182757-31.2016.4.02.5101/RJ

: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023

Apelação Cível Nº 0182757-31.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): MARYLUCY SANTIAGO BARRA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

VOTANTE: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária