Agravo de Instrumento Nº 5010275-56.2022.4.02.0000/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por F. F. S., visando atacar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz Federal da 31ª Vara Federal – Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária movida pelas ora Agravadas A. V. E. e BEIK LTDA em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da Agravante, objetivando a suspensão dos efeitos do registro da marca nominativa BEIK (processo 920774210) da corré, depositado em 23.09.2020 e concedido em 12.04.2022 na classe 30, para assinalar produtos e serviços relacionados a doces e salgados.. 

Na decisão recorrida, o MM. Juiz deferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender presentes os requisitos para a sua concessão em favor da ora Agravada/autora.

Sustenta a Agravante que adota o nome empresarial BAKE A WISH desde agosto de 2014, é titular da marca “BAKE A WISH”, encontrando-se no mercado de doces há mais de 8 anos, sendo muito conhecida por seus característicos produtos e agraciada pelo carinho de seu público consumidor, especialmente na região em que está localizada, na qual se instalaram as Agravadas posteriormente, oferecendo produtos de qualidade, feitos de maneira artesanal. 

Afirma ser titular dos registros da marca BAKE A WISH nºs 905855400, marca mista registrada na classe 30 para identificar: “Engrossar sorvetes [cremes gelados] (Agentes para -); Sorvete; Sorvete; Sorvetes; Sorvetes; Sorvetes (Agentes para engrossar -); Sorvetes (Pós para preparar -); Agente para engrossar sorvete; Casquinha para sorvete; Iogurte congelado [sorvete à base de iogurte]; Iogurte gelado [sorvete à base de iogurte].”, concedida em 17.11.2015; • Processo nº 921973659: , marca mista depositada na classe 30 para identificar: “Bolos; Bolos decorados; Brigadeiros; Doces; Tortas; Balas; Pães de Mel; Cookies; Biscoitos; Biscoitos decorados; Chocolates”, depositada em 03.02.2021; • Processo nº 921973659: “BAKE A WISH”, marca nominativa depositada na classe 30 para identificar: “Bolos; Bolos decorados; Brigadeiros; Doces; Tortas; Balas; Pães de Mel; Cookies; Biscoitos; Biscoitos decorados; Chocolates”, depositada em 03.02.2021;

Assevera ser natural que muitos se refiram à sua marca BAKE A WISH pelo apelido de “BAKE” (expressão em inglês que significa, essencialmente, “assar”, e que pronuncia-se “BEIK”, em português), assim como, por exemplo a marca “McDonalds” é chamada de “Méqui”, forma mais fácil e brasileira de pronunciar a expressão, sendo que a utilização da marca “Beik” por parte da Agravante parte fundamental de sua estratégia de marketing empresarial, em razão de que a referida expressão faz clara alusão à marca “Bake a Wish”.

Alega que, em sendo notória a anterioridade de comercialização por parte da Agravante, causa estranheza o surgimento posterior de uma loja que claramente faz alusão ao nome empresarial da Agravante, comercializando os mesmos produtos, com propaganda no instagram idêntica e encontrando-se localizada no mesmo bairro, sendo que a confeitaria das Agravadas, inicialmente, tinha sido nomeada “SWEETERIA”, adotando um logotipo e identidade visual bem diverso do que é utilizado hoje em dia pela empresa, sendo que somente em 18.02.2015 foi anunciada a sua alteração na marca “SWEETERIA” para “BEIK”, alegando a necessidade de “reinvenção da marca”, sendo certo que a reinvenção de sua marca se deu por uma “inspiração”, que na realidade é uma imitação da sua marca “BAKE A WISH”, tanto é assim que a Agravante obteve seu registro da marca “BEIK” concedido pelo INPI sem qualquer ressalva, mesmo com oposição apresentada pelas Agravadas.

Argumenta restar evidente que os atos das Agravadas são cobertos de má-fé e intenções de praticar concorrência desleal em face desta Agravante, que não pode suportar os prejuízos decorrentes desta tentativa de monopólio e desvio de clientela mascarada em suposto direito a ser reconhecido pelo Poder Judiciário. 

Conclui, por fim, a Agravante, ter demonstrado que possui anterioridade no mercado e precedência de nome empresarial e estratégias de marketing, as quais impulsionaram as Agravadas a moverem um plano gradual de imitação de identidade visual que as levariam, silenciosamente, ao desvio de clientela, seu principal objetivo desde o começo, restando ausente os requisitos autorizadores para antecipação de tutela concedida pelo MM. Juízo a quo, tendo em conta o princípio do devido processo legal e ampla defesa.

Requer a concessão do efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso.

Indeferida a liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso no Evento 2.

Contrarrazões de A. V. E. (1ª Agravada) e BEIK LTDA (2ª Agravada), no Evento 10.

O Ministério Público Federal manifesta-se no Evento 9, restituindo os autos, sem manifestação sobre o mérito do recurso, requerendo o julgamento do feito.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001170127v3 e do código CRC cbca283c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDREA DAQUER BARSOTTI
Data e Hora: 26/9/2022, às 18:13:25

Agravo de Instrumento Nº 5010275-56.2022.4.02.0000/RJ

VOTO

Insurge-se a Agravante/ré F. F. S. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 31ª Vara Federal – Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária movida pelas ora Agravadas A. V. E. e BEIK LTDA em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da Agravante, objetivando a suspensão dos efeitos do registro da marca nominativa BEIK (processo 920774210) de titularidade da Agravante, depositado em 23.09.2020 e concedido em 12.04.2022 na classe 30, para assinalar produtos e serviços relacionados a doces e salgados.

Na decisão recorrida, o MM. Juiz deferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender presentes os requisitos para a sua concessão em favor da ora Agravada/autora, nos seguintes termos:

"(...) Em cognição sumária, verifico, conforme divulgação dos produtos e serviços nas redes sociais e na página da internet, e as notas fiscais acostadas (Anexos 7, 10, 11), o efetivo uso de sinal idêntico BEIK pelas demandantes para designar produtos relacionados a confeitaria desde o ano de 2015, portanto, mais de cinco anos antes do depósito do registro de marca pela corré para classe de mesmo segmento de mercado, em 23.09.2020. 

Assim, tendo em vista que a 1ª autora efetuou o depósito dos pedidos de registro junto ao INPI para a marca BEIK e  BEIK Confeitaria (processos 920850839 e 920858198) antes da concessão da marca anulanda à corré,  é plausível, portanto, a tese de impossibilidade de convivência de ambas as marcas no mercado, com base na alegação do direito de precedência ao registro da marca pelo uso de boa-fé, nos termos do art.129,  §1º da LPI.

O perigo de dano também se encontra presente, pois a corré  expediu notificação extrajudicial, buscando compelir a segunda autora a se abster do uso do sinal BEIK, com base em outra marca BAKE WISH (Evento 1, Anexo 12), o que não a impede, agora titularizando a marca anulanda BEIK, de utilizar outras medidas, inclusive judiciais, para impedir a sua exploração comercial da marca pelas autoras. 

Demais disso, não há indício de que a ré utilize, nesse momento, a marca BEIK. Assim, a manutenção dos efeitos do registro de marca BEIK em seu favor poderá ocasionar confusão ao público consumidor caso a ré venha a iniciar a exploração da marca, concedida no mesmo segmento mercadológico no qual partes autoras atuam, sendo prudente a suspensão total dos seus efeitos. 

A concessão da tutela também não acarretará perigo da demora reverso, pois tudo indica que a corré é consolidada no mercado com a marca BAKE A WISH, de modo que a suspensão dos efeitos do registro para a marca BEIK não prejudicaria diretamente os seus negócios empresarias. (...)"

Sustenta a Agravante, em suma, que adota o nome empresarial BAKE A WISH desde agosto de 2014, encontrando-se no mercado de doces há mais de 8 anos, sendo muito conhecida por seus característicos produtos e agraciada pelo carinho de seu público consumidor, especialmente na região em que está localizada, na qual se instalaram as Agravadas posteriormente, oferecendo produtos de qualidade, feitos de maneira artesanal, sendo titular dos registros da marca BAKE A WISH nºs 905855400, marca mista registrada na classe 30 para identificar: “Engrossar sorvetes [cremes gelados] (Agentes para -); Sorvete; Sorvete; Sorvetes; Sorvetes; Sorvetes (Agentes para engrossar -); Sorvetes (Pós para preparar -); Agente para engrossar sorvete; Casquinha para sorvete; Iogurte congelado [sorvete à base de iogurte]; Iogurte gelado [sorvete à base de iogurte].”, concedida em 17.11.2015; • Processo nº 921973659: , marca mista depositada na classe 30 para identificar: “Bolos; Bolos decorados; Brigadeiros; Doces; Tortas; Balas; Pães de Mel; Cookies; Biscoitos; Biscoitos decorados; Chocolates”, depositada em 03.02.2021; • Processo nº 921973659: “BAKE A WISH”, marca nominativa depositada na classe 30 para identificar: “Bolos; Bolos decorados; Brigadeiros; Doces; Tortas; Balas; Pães de Mel; Cookies; Biscoitos; Biscoitos decorados; Chocolates”, depositada em 03.02.2021;

Entretanto, como afirmado em sede de liminar, de plano, percebem-se algumas peculiaridades no presente caso, considerando que, como asseverado na decisão agravada, “conforme divulgação dos produtos e serviços nas redes sociais e na página da internet, e as notas fiscais acostadas (Anexos 7, 10, 11), o efetivo uso de sinal idêntico BEIK pelas demandantes para designar produtos relacionados a confeitaria desde o ano de 2015, portanto, mais de cinco anos antes do depósito do registro de marca pela corré para classe de mesmo segmento de mercado, em 23.09.2020. Assim, tendo em vista que a 1ª autora efetuou o depósito dos pedidos de registro junto ao INPI para a marca BEIK e  BEIK Confeitaria (processos 920850839 e 920858198) antes da concessão da marca anulanda à corré,  é plausível, portanto, a tese de impossibilidade de convivência de ambas as marcas no mercado, com base na alegação do direito de precedência ao registro da marca pelo uso de boa-fé, nos termos do art.129,  §1º da LPI." (grifos nossos)

No tocante ao periculum in mora, como afirmado na decisão impugnada, este também se encontra presente, "(...) pois a corré  expediu notificação extrajudicial, buscando compelir a segunda autora a se abster do uso do sinal BEIK, com base em outra marca BAKE WISH (Evento 1, Anexo 12), o que não a impede, agora titularizando a marca anulanda BEIK, de utilizar outras medidas, inclusive judiciais, para impedir a sua exploração comercial da marca pelas autoras. Demais disso, não há indício de que a ré utilize, nesse momento, a marca BEIK. Assim, a manutenção dos efeitos do registro de marca BEIK em seu favor poderá ocasionar confusão ao público consumidor caso a ré venha a iniciar a exploração da marca, concedida no mesmo segmento mercadológico no qual partes autoras atuam, sendo prudente a suspensão total dos seus efeitos. A concessão da tutela também não acarretará perigo da demora reverso, pois tudo indica que a corré é consolidada no mercado com a marca BAKE A WISH, de modo que a suspensão dos efeitos do registro para a marca BEIK não prejudicaria diretamente os seus negócios empresariais. (...) ”.

Desta forma, restou configurada a verossimilhança do direito alegado, através da mera análise preliminar da questão, na medida que evidencia-se o pré-uso da marca BEIK há mais de 06 meses da data de depósito do registro nº 920774210 da Agravante, verificando-se igualmente a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a Agravante notificou extrajudicialmente as Agravadas, requerendo a cessação imediata do uso da marca BEIK, com base em sua marca registrada “BAKE A WISH”, nos termos da fundamentação da decisão agravada.

Logo, não merecem prosperar as alegações da Agravante.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento.

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001170128v5 e do código CRC abf80a2b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDREA DAQUER BARSOTTI
Data e Hora: 21/10/2022, às 17:56:23

Agravo de Instrumento Nº 5010275-56.2022.4.02.0000/RJ

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. suspensão dos efeitos do registro. PRÉ-USO. notificação judicial. ARTIGO 129, §1º da LPI.

- Insurge-se a Agravante/ré F. F. S. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 31ª Vara Federal – Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária movida pelas ora Agravadas A. V. E. e BEIK LTDA em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da Agravante, objetivando a suspensão dos efeitos do registro da marca nominativa BEIK (processo 920774210) de titularidade da Agravante, depositado em 23.09.2020 e concedido em 12.04.2022 na classe 30, para assinalar produtos e serviços relacionados a doces e salgados.

- Ressaltado pela decisão agravada que deferiu a tutela de urgência pleiteada, não haver "indício de que a ré utilize, nesse momento, a marca BEIK. Assim, a manutenção dos efeitos do registro de marca BEIK em seu favor poderá ocasionar confusão ao público consumidor caso a ré venha a iniciar a exploração da marca, concedida no mesmo segmento mercadológico no qual partes autoras atuam, sendo prudente a suspensão total dos seus efeitos. A concessão da tutela também não acarretará perigo da demora reverso, pois tudo indica que a corré é consolidada no mercado com a marca BAKE A WISH, de modo que a suspensão dos efeitos do registro para a marca BEIK não prejudicaria diretamente os seus negócios empresariais."

- Depreende-se dos autos restar configurada a verossimilhança do direito alegado, através da mera análise preliminar da questão, na medida que evidencia-se o pré-uso da marca BEIK há mais de 06 meses da data de depósito do registro nº 920774210 da Agravante, verificando-se igualmente a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a Agravante notificou extrajudicialmente as Agravadas, requerendo a cessação imediata do uso da marca BEIK, com base em sua marca registrada “BAKE A WISH”, nos termos da fundamentação da decisão agravada.

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2022.

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001170129v3 e do código CRC 2a392f18.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDREA DAQUER BARSOTTI
Data e Hora: 21/10/2022, às 17:56:23

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022

Agravo de Instrumento Nº 5010275-56.2022.4.02.0000/RJ

RELATOR: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

PRESIDENTE: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário