Agravo de Instrumento Nº 5007773-47.2022.4.02.0000/RJ

RELATÓRIO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO – Relator) Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE e VALEO WISCHERSYSTEME GMBH objetivando a concessão da tutela de urgência para determinar que o juízo a quo proceda, antes do início da perícia, a fixação precisa dos pontos controvertidos da demanda e a delimitação do objeto da prova pericial e dos quesitos do juízo de acordo com a causa de pedir da demanda de origem. Ao final, requerem que seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.

Os agravantes sustentam (evento 1/TRF2), em síntese, que: (i) “o juiz não está vinculado à norma legal suscitada por autor e réu, mas está quanto aos fatos afirmados pelas partes. Até porque, como já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça à luz da teoria da substanciação, uma mudança no fato ou no complexo de fatos que fundamentam a pretensão representa mudança na própria ação proposta (REsp 623704/SC, 3ª Turma, rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, j.: 21.02.2006)"; (ii) "Por esse motivo, o juiz não pode ampliar o objeto de uma perícia para além dos fatos discutidos pelas partes, sob pena de inobservância do dever de inércia da atividade judicante previsto no artigo 2º do Código de Processo Civil"; (iii) "Nota-se que a Agravada alegou que as cinco patentes em discussão seriam nulas por supostamente não preencher os requisitos da novidade e da atividade inventiva. O próprio MM Juízo a quo reconhece que a causa de pedir é limitada à alegação de falta de novidade e/ou atividade inventiva, como se infere da r. decisão agravada (Evento 33)"; (iv) "Ocorre que o MM Juízo a quo, por meio da r. decisão agravada, alargou indevidamente o objeto da perícia ao (i) estabelecer metodologia da prova pericial objetivando a reavaliação de todos os requisitos de patenteabilidade, ou seja, indo muito além dos argumentos de invalidade (causa de pedir) apresentada pela Agravada (quando a perícia deveria se limitar a esclarecer a discussão de cunho técnico posta pelas partes); e (ii) apresentar quesitos que igualmente extrapolam os limites objetivos da lide, inclusive sobre requisitos de patenteabilidade que sequer foram discutidos pelas partes (e.g. aplicação industrial)".

A liminar foi deferida (evento 2/TRF2). 

Contrarrazões  DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no evento  11/TRF2.

 INPI tomou ciência, com renúncia ao prazo no evento 9/TRF2.

Manifestação do MPF no sentido da ausência de hipótese que justifique sua intervenção (evento 15/TRF2).

É o relatório. 

Peço dia.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001136196v15 e do código CRC 655b3742.

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Data e Hora: 19/09/2022, às 15:53:20

Agravo de Instrumento Nº 5007773-47.2022.4.02.0000/RJ

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO-Relator) Inicialmente, quanto à admissibilidade do recurso, importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1704520/MT (Tema 988), fixou a tese jurídica de que “o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

O cabimento do recurso justifica-se pois a impugnação da agravante à delimitação realizada pelo juízo dos pontos controvertidos da lide, a serem observados na produção da prova pericial, caracterizando a urgência descrita no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça

Visando a uma melhor elucidação das questões em exame, transcrevo os trechos da decisão recorrida contra os quais se insurge a agravante (evento 33, despadec 1, do processo principal nº 5043240-47.2021.4.02.5101/RJ):

(...)

VIII - METODOLOGIA DA PROVA PERICIAL

Na elaboração do laudo pericial (CPC/2015, art. 473, III), deverá ser utilizada a metodologia descrita nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente -  Bloco II - Patenteabilidade (Resolução n.º 169, de 15/07/2016), bem como, no que cabível, as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco I – Conteúdo do Pedido de Patente (Resolução n.º 124/2013) e as Diretrizes de Exames de Pedidos de Patente na Área de Química (Resolução n.º 208/2017).

Tratando-se de discussão sobre a validade de patente de invenção, o e. TRF da 2ª Região já firmou entendimento segundo o qual a relevância econômica e social de tal matéria transcende a esfera patrimonial dos litigantes, não podendo se olvidar a prevalência do interesse social que a norteia, consoante o disposto no inciso XXIX do art. 5° da CFRB, dado que a decisão que concede privilégio industrial emana seus efeitos para toda a sociedade (TRF2, EI 0001996-10.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. André Fontes, Primeira Seção Especializada, j. 09/11/2016, d. 16/11/2013).

Por tais razões, este Juízo compreende que em  processo que discute a possibilidade de deferimento e concessão de pedidos de patente, é necessária a verificação do atendimento da totalidade dos requisitos e condições de patenteabilidade, atendendo ao interesse social que norteia a matéria. Tal entendimento, que tem por norte os princípios da economia processual e da segurança jurídica, visa evitar novas ações judiciais que voltem a questionar a reivindicação com base em outros requisitos ou condições de validade da patente, de modo que seja resguardada a integralidade do direito do titular da invenção, por meio de provimento jurisdicional definitivo, ou, verificada a nulidade da matéria, que integre o domínio público, com o trânsito em julgado.

IX - QUESITOS DO JUÍZO

Ficam desde já abaixo consignados os quesitos do Juízo, os quais deverão ser respondidos pelo expert nomeado em relação a cada uma das 5 patentes em litígio:

1. Qual o problema técnico e a solução técnica reivindicada no pedido de patente de invenção?

2. Considerando a matéria reivindicada na patente, qual o estado da técnica suscetível de conhecimento por um técnico no assunto à época do depósito?

3. Quais as anterioridades relevantes e quais as semelhanças e as diferenças entre elas e a solução técnica reivindicada que sejam relevantes à análise?

4. Apuração da Novidade

4.1 Considerando o disposto no art.11 da LPI, o conteúdo da matéria reivindicada na patente está integralmente descrito em algum dos documentos do estado da técnica?

4.2 Não estando descrita a matéria reivindicada em algum único documento do estado da técnica, está descrita em documentos que estejam literalmente referenciados uns nos outros?

5. Apuração da Atividade Inventiva – Teste da Motivação Criativa - TMC

5.1 Considerando o disposto no art. 13 da LPI, um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte?

5.2 Subsidiariamente, há outros indícios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade? Exemplos: a) a solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado; b) a superação de um preconceito ou barreira técnica; c) a obtenção de sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não à publicidade; d) o fato de a solução técnica apresentada pela invenção ser contrária aos ensinamentos do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado.

5.3 Concluindo pela obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese, conforme o seguinte rol exemplificativo, não taxativo: a) a combinação de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, produzindo resultados previsíveis; b) a mera substituição de um elemento conhecido por outro, sem a demonstração de efeito técnico vantajoso inesperado, obtendo resultados previsíveis; (c) o uso de técnica conhecida na área geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica da área em questão, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsíveis; (d) a escolha de solução óbvia de se tentar, dentre um número finito de soluções previsíveis identificadas, com uma expectativa razoável de sucesso que se mostrou fundamentada; (e) um ensinamento, sugestão ou motivação no estado da técnica, não necessariamente explícito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referência do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referência do estado da técnica, para chegar à invenção reivindicada.

5.4 Concluindo pela não obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese.

6. Apuração da Aplicação Industrial: Verificar se a patente de invenção tem aplicação industrial, ou seja, se é: a) dotada de caráter industrial, não incidindo no rol exemplificativo do art. 10 da LPI; b) dotada de repetibilidade, isto é, capaz de ser executada não de forma individual e personalizada, mas reproduzível pelos meios industriais, produzindo resultados constantes e iguais; c) dotada de utilidade.

7. Condições de Patenteabilidade:

7.1 Tendo em vista o problema técnico posto e a solução apresentada no invento, verificar se o relatório descreve clara e suficientemente o objeto reivindicado, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto (art.24 da LPI) e, se for o caso, se indica qual a melhor forma de execução.

7.2 Verificar se as reivindicações estão fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (art.25 da LPI), bem como se há suporte probatório que dê credibilidade à matéria reivindicada.

No caso, o recurso merece prosperar, levando em consideração que a autora, na petição inicial do processo principal, fundamentou a nulidade da patente com base, além de outros argumentos, na ausência de "atividade inventiva" e/ou de "novidade", sendo certo que a "aplicação industrial" não faz parte da causa de pedir e, por isso, não é ponto controvertido a ser examinado pela perícia ou pelo juízo, tampouco objeto de quesitos, vez que não é objeto de prova.

Desta forma, mantenho a decisão liminar (evento 2/TRF2), por seus próprios fundamentos, a saber, ipsis litteris:

(...)

Da leitura da petição inicial do processo principal nº 5043240-47.2021.4.02.5101, verifico que a autora, ora agravada, DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., insurge-se contra os requisitos da "novidade" e/ou "atividade inventiva" das patentes de invenção  PI 0509656-1, PI 0414371-0, PI 0509609-0, PI 0316668-6 e PI 0509657-0, que almeja anular, e não contra “aplicação industrial”, conforme estabelecido na decisão agrava.

Por consequência, os quesitos fixados para a perícia pelo juízo, que incluem também a abordagem sobre os requisito “aplicação industrial”, não se coadunam com a causa de pedir expressa na petição inicial. 

Assim sendo, como a autora, na petição inicial do processo principal, fundamentou a nulidade da patente com base, além de outros argumentos, na ausência de "atividade inventiva" e/ou de "novidade", é certo que a "aplicação industrial" não faz parte da causa de pedir e, por isso, não é ponto controvertido a ser examinado pela perícia ou pelo juízo, tampouco objeto de quesitos, vez que não é objeto de prova.

Desta forma, devem ser fixados os pontos controvertidos da demanda à luz da causa de pedir, do pedido e das anterioridades contidas na inicial, devendo ser excluído do escopo da prova pericial os requisitos e condições de patenteabilidade que não foram trazidos pela autoras na inicial. 

Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar que sejam fixados os pontos controvertidos da demanda à luz da causa de pedir, do pedido e das anterioridades contidas na inicial, devendo ser excluído do escopo da prova pericial os requisitos e condições de patenteabilidade que não foram trazidos pela autora na inicial.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001136206v12 e do código CRC 65ec80cf.

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Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 22/09/2022, às 15:23:42

Agravo de Instrumento Nº 5007773-47.2022.4.02.0000/RJ

VOTO DIVERGENTE

I – O presente agravo foi interposto de decisão proferida nos autos de ação que objetiva a invalidação de cinco patentes de invenção (PI 0509656-1, referente a “PALHETA DE LIMPADOR DE PARA-BRISA DE VEÍCULO AUTOMOTIVO”; PI 0414371-0, referente a “DISPOSITIVO DE EMBALAGEM PARA ESCOVA DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA COM LÂMINA CURVA E ESTRUTURA FLEXÍVEL INTEGRADA”; PI 0509609-0, referente a “PALHETA DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA DE VEÍCULO AUTOMOTIVO”; PI 0316668-6, referente a “DISPOSITIVO PARA A CONEXÃO DESTACÁVEL DE UMA LÂMINA DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA COM UM BRAÇO DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA, E, PROCESSO PARA A MONTAGEM DO MESMO” e PI 0509657-0, referente a “PONTEIRA DE EXTREMIDADE DE UMA PALHETA DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA COMPORTANDO PELO MENOS UMA VÉRTEBRA E UMA LÂMINA DE LIMPEZA”).

II – Na ação de origem, a demandante DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (ora agravada) sustenta o seu pedido de invalidação na alegada inobservância dos requisitos da novidade e da atividade inventiva. (artigos 11 e 13 da Lei nº 9.279-96).

III - Ao proferir a “decisão de saneamento e de organização do processo” (artigo 357 do Código de Processo Civil), a magistrada a quo determinou que, “em processo que discute a possibilidade de deferimento e concessão de pedidos de patente, é necessária a verificação do atendimento da totalidade dos requisitos e condições de patenteabilidade, atendendo ao interesse social que norteia a matéria”.

IV – As corrés VALEO SYSTEMES D´ESSUYAGE) e VALEO WISCHERSYSTEME GMBH interpõem o presente agravo argumentando que “o juiz não pode ampliar o objeto de uma perícia para além dos fatos discutidos pelas partes”.

V – O ato administrativo que concede ou não concede uma patente ostenta natureza vinculada, submetendo-se, necessariamente, ao exame da presença dos requisitos previstos em lei. Desse modo, o fato de o autor sustentar o seu pedido de invalidação da patente apenas na alegada inobservância de alguns dos requisitos legais para a concessão do privilégio não impede que o Judiciário, no exame de legalidade do ato administrativo, aprecie os demais requisitos exigidos na norma concernente.

VI - Os privilégios sobre invenções têm natureza excepcional, pois concedidos por prazo certo de vigência e mediante o preenchimento de uma série de requisitos, já que a regra é o domínio público de tais inovações tecnológicas, nos termos do inciso XXIX do artigo 5º da Constituição da República.

VII - O interesse público subjacente às causas que tem por objeto a concessão de patente sobre invenção, nos termos do já mencionado inciso XXIX do artigo 5º da Constituição da República, é apto a afastar qualquer forma de limitação da apreciação pelo Judiciário quanto à observância dos requisitos legais exigidos para esse privilégio na exploração de criação industrial. Não há que falar, portanto, em violação ao princípio da congruência ou adstrição previsto no artigo 141 e no caput do artigo 492 do Código de Processo Civil de 2015, visto que a própria disposição legal apenas veda ao magistrado “conhecer questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”; permitindo, assim, que seja apreciada matéria que envolva interesse público, cognoscível de ofício pelo órgão jurisdicional em razão do seu caráter indisponível.

VIII – Voto o sentido de, divergindo respeitosamente do Eminente Relator, negar provimento ao agravo.

Trata-se de agravo interposto de decisão proferida nos autos de ação ajuizada por DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (ora agravada) em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e das sociedades VALEO SYSTEMES D´ESSUYAGE) e VALEO WISCHERSYSTEME GMBH (ora agravantes), objetivando a invalidação das seguintes patentes de invenção: PI 0509656-1, referente a “PALHETA DE LIMPADOR DE PARA-BRISA DE VEÍCULO AUTOMOTIVO”; PI 0414371-0, referente a “DISPOSITIVO DE EMBALAGEM PARA ESCOVA DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA COM LÂMINA CURVA E ESTRUTURA FLEXÍVEL INTEGRADA”; PI 0509609-0, referente a “PALHETA DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA DE VEÍCULO AUTOMOTIVO”; PI 0316668-6, referente a “DISPOSITIVO PARA A CONEXÃO DESTACÁVEL DE UMA LÂMINA DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA COM UM BRAÇO DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA, E, PROCESSO PARA A MONTAGEM DO MESMO” e PI 0509657-0, referente a “PONTEIRA DE EXTREMIDADE DE UMA PALHETA DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA COMPORTANDO PELO MENOS UMA VÉRTEBRA E UMA LÂMINA DE LIMPEZA”.

Na decisão recorrida, a MMª Juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Márcia Maria Nunes de Barros, dentre outras questões, determinou que: 1) “Tratando-se de discussão sobre a validade de patente de invenção, o e. TRF da 2ª Região já firmou entendimento segundo o qual a relevância econômica e social de tal matéria transcende a esfera patrimonial dos litigantes, não podendo se olvidar a prevalência do interesse social que a norteia, consoante o disposto no inciso XXIX do art. 5° da CFRB, dado que a decisão que concede privilégio industrial emana seus efeitos para toda a sociedade (TRF2, EI 0001996-10.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. André Fontes, Primeira Seção Especializada, j. 09/11/2016, d. 16/11/2013)”; 2) “Por tais razões, este Juízo compreende que em processo que discute a possibilidade de deferimento e concessão de pedidos de patente, é necessária a verificação do atendimento da totalidade dos requisitos e condições de patenteabilidade, atendendo ao interesse social que norteia a matéria. Tal entendimento, que tem por norte os princípios da economia processual e da segurança jurídica, visa evitar novas ações judiciais que voltem a questionar a reivindicação com base em outros requisitos ou condições de validade da patente, de modo que seja resguardada a integralidade do direito do titular da invenção, por meio de provimento jurisdicional definitivo, ou, verificada a nulidade da matéria, que integre o domínio público, com o trânsito em julgado”.

Na minuta do agravo, as corrés VALEO SYSTEMES D´ESSUYAGE) e VALEO WISCHERSYSTEME GMBH, sustentam, em resumo, que: 1) “o juiz não está vinculado à norma legal suscitada por autor e réu, mas está quanto aos fatos afirmados pelas partes. Até porque, como já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça à luz da teoria da substanciação, uma mudança no fato ou no complexo de fatos que fundamentam a pretensão representa mudança na própria ação proposta (REsp 623704/SC, 3ª Turma, rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, j.: 21.02.2006)"; 2) "Por esse motivo, o juiz não pode ampliar o objeto de uma perícia para além dos fatos discutidos pelas partes, sob pena de inobservância do dever de inércia da atividade judicante previsto no artigo 2º do Código de Processo Civil"; 3) "Nota-se que a Agravada alegou que as cinco patentes em discussão seriam nulas por supostamente não preencher os requisitos da novidade e da atividade inventiva. O próprio MM Juízo a quo reconhece que a causa de pedir é limitada à alegação de falta de novidade e/ou atividade inventiva, como se infere da r. decisão agravada (Evento 33)"; 4) "Ocorre que o MM Juízo a quo, por meio da r. decisão agravada, alargou indevidamente o objeto da perícia ao (i) estabelecer metodologia da prova pericial objetivando a reavaliação de todos os requisitos de patenteabilidade, ou seja, indo muito além dos argumentos de invalidade (causa de pedir) apresentada pela Agravada (quando a perícia deveria se limitar a esclarecer a discussão de cunho técnico posta pelas partes); e (ii) apresentar quesitos que igualmente extrapolam os limites objetivos da lide, inclusive sobre requisitos de patenteabilidade que sequer foram discutidos pelas partes (e.g. aplicação industrial)". Ao final, pleiteiam as agravantes VALEO SYSTEMES D´ESSUYAGE) e VALEO WISCHERSYSTEME GMBH o provimento do agravo “para determinar que o MM Juízo a quo proceda, antes do início da perícia, (i) com a fixação precisa dos pontos controvertidos da demanda, conforme disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil e respeitando os limites objetivos da lide; e (ii) com a delimitação do objeto da prova pericial e dos quesitos do juízo de acordo com a causa de pedir da demanda de origem. a nulidade das patentes de invenção PI 0509656-1, PI 0414371-0, PI 0509609-0, PI 0316668-6 e PI 0509657-0, por ausência dos requisitos legais de novidade e/ou atividade inventiva”.

Ao apreciar o recurso, o Eminente Relator, Desembargador Marcello Granado, se pronunciou pelo provimento do agravo “para determinar que sejam fixados os pontos controvertidos da demanda à luz da causa de pedir, do pedido e das anterioridades contidas na inicial, devendo ser excluído do escopo da prova pericial os requisitos e condições de patenteabilidade que não foram trazidos pela autora na inicial”; sob os seguintes fundamentos principais: 1) “No caso, o recurso merece prosperar, levando em consideração que a autora, na petição inicial do processo principal, fundamentou a nulidade da patente com base, além de outros argumentos, na ausência de "atividade inventiva" e/ou de "novidade", sendo certo que a "aplicação industrial" não faz parte da causa de pedir e, por isso, não é ponto controvertido a ser examinado pela perícia ou pelo juízo, tampouco objeto de quesitos, vez que não é objeto de prova.”; 2) “Da leitura da petição inicial do processo principal nº 5043240-47.2021.4.02.5101, verifico que a autora, ora agravada, DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., insurge-se contra os requisitos da "novidade" e/ou "atividade inventiva" das patentes de invenção  PI 0509656-1, PI 0414371-0, PI 0509609-0, PI 0316668-6 e PI 0509657-0, que almeja anular, e não contra “aplicação industrial”, conforme estabelecido na decisão agrava”; 3) “Por consequência, os quesitos fixados para a perícia pelo juízo, que incluem também a abordagem sobre os requisito “aplicação industrial”, não se coadunam com a causa de pedir expressa na petição inicial”; 4) “Assim sendo, como a autora, na petição inicial do processo principal, fundamentou a nulidade da patente com base, além de outros argumentos, na ausência de "atividade inventiva" e/ou de "novidade", é certo que a "aplicação industrial" não faz parte da causa de pedir e, por isso, não é ponto controvertido a ser examinado pela perícia ou pelo juízo, tampouco objeto de quesitos, vez que não é objeto de prova”; 5) “Desta forma, devem ser fixados os pontos controvertidos da demanda à luz da causa de pedir, do pedido e das anterioridades contidas na inicial, devendo ser excluído do escopo da prova pericial os requisitos e condições de patenteabilidade que não foram trazidos pela autoras na inicial”.

Feito esse histórico dos acontecimentos da causa, passo a proferir meu voto divergente.

Em consonância com o que já foi narrado, o cerne da discussão travada no presente agravo diz respeito aos limites da lide fixados na inicial nos termos do artigo 141 do Código de Processo Civil (“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”). Ao tratar do tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Júnior, clarificam que “É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz a pretensão em juízo”; mas oportunamente, ressaltam que “As questões de ordem pública devem ser conhecidas ex-officio (v.g. CPC 485 § 3º e 337 § 5º; CPC/1973 267 § 3º; 301 § 4º), independentemente de pedido da parte ou interessado. As questões de direito indisponível, como, por exemplo, as de família, de direitos difusos (meio ambiente, consumidor etc.) podem ser investigadas no processo de ofício. O juiz, por exemplo, pode declarar nula determinada cláusula contratual, mesmo sem a requisição da parte, e até contra sua vontade, porque o vício da nulidade é proclamável de ofício. As questões de ordem pública podem ser consideradas, do ponto de vista prático, incluídas implicitamente no pedido. [...] Em suma, as matérias de ordem pública não se submetem ao princípio da congruência, de modo que o juiz deve decidi-las, ainda que não constem do pedido, decisão essa que não terá sido proferida nem ultra nem extra petita” (In Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 589-590)

Por conseguinte, deve-se atentar que o ato administrativo que concede ou não concede uma patente ostenta natureza vinculada, submetendo-se, necessariamente, ao exame da presença dos requisitos previstos em lei. Desse modo, o fato de o autor sustentar o seu pedido de invalidação da patente apenas na alegada inobservância de alguns dos requisitos legais para a concessão do privilégio não impede que o Judiciário, no exame de legalidade do ato administrativo, aprecie os demais requisitos exigidos na norma concernente. No que se refere à questão, Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que “A distinção entre atos discricionários e atos vinculados tem importância fundamental no que diz respeito ao controle que o Poder Judiciário sobre eles exerce. Com relação aos atos vinculados, não existe restrição, pois, sendo todos os elementos definidos em lei, caberá ao Judiciário examinar, em todos os seus aspectos, a conformidade do ato com a lei, para decretar a sua nulidade se reconhecer que essa conformidade inexistiu” (In Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 2006. p. 227, grifos aditados). De igual modo, convém remeter às lições do mestre Hely Lopes Meirelles: “Atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização. Nessa categoria de atos, as imposições legais absorvem, quase que por completo, a liberdade do administrador, uma vez que sua ação fica adstrita aos pressupostos estabelecidos pela norma legal para a validade da atividade administrativa. [...] Tais atos, estando estritamente confinados pela lei ou regulamento, permitem ao Judiciário revê-los em todos os seus aspectos, porque em qualquer deles poderá revelar-se a infringência dos preceitos legais ou regulamentares que condicionam a sua prática. Certo é que ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico. Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria”. (In Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 163, grifos aditados).

Convém salientar ainda que, adotando-se tal abrangência na apreciação do objeto tratado nessas ações, carece de base eventual alegação de violação ao princípio da independência e harmonia dos Poderes da República (artigo 2° da Constituição de 1988), como, inclusive, tem reiteradamente pronunciado nossa Corte Suprema que “o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes” (STF – Segunda Turma – Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1189880 – Relator Ministro Ricardo Lewandowski – Julgamento em 11.11.2019 – DJe de 28.11.2019; e, em igual sentido: STF – Segunda Turma – Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1103448 – Relator Ministro Edson Fachin – Julgamento em 11.10.2019 – DJe de 23.10.2019; STF – Primeira Turma – Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1138454 – Relatora Ministra Rosa Weber – Julgamento em 13.09.2019 – DJe 25.09.2019).

Dentro desse contexto, importa frisar que os privilégios sobre invenções têm natureza excepcional, pois concedidos por prazo certo de vigência e mediante o preenchimento de uma série de requisitos, já que a regra é o domínio público de tais inovações tecnológicas. Nesse sentido, a Constituição da República dispõe no seu inciso XXIX do artigo 5º que "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".

Lembre-se de que a norma constitucional não objetiva apenas assegurar o privilégio da exploração da propriedade industrial, pois devem ser observados os interesses sociais e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O comando constitucional garante aos demais interessados, consumidores e agentes econômicos, que, após decurso do prazo legal de proteção, o monopólio de exploração da invenção industrial seja extinto, de maneira que toda a sociedade possa usufruir dessa inovação tecnológica. Como bem salientou MMª Juíza de primeiro grau remetendo a precedente desta Corte Regional, nas causas que versam sobre a validade de patente de invenção, “a relevância econômica e social de tal matéria transcende a esfera patrimonial dos litigantes, não podendo se olvidar a prevalência do interesse social que a norteia, consoante o disposto no inciso XXIX do art. 5° da CFRB, dado que a decisão que concede privilégio industrial emana seus efeitos para toda a sociedade”.

Desse modo, o interesse público subjacente às causas que tem por objeto a concessão de patente sobre invenção, nos termos do já mencionado inciso XXIX do artigo 5º da Constituição da República, é apto a afastar qualquer forma de limitação da apreciação pelo Judiciário quanto à observância dos requisitos legais exigidos para esse privilégio na exploração de criação industrial. Não há que falar, portanto, em violação ao princípio da congruência ou adstrição previsto no artigo 141 e no caput do artigo 492 do Código de Processo Civil de 2015, visto que a própria disposição legal apenas veda ao magistrado “conhecer questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”; permitindo, assim, que seja apreciada matéria que envolva interesse público, cognoscível de ofício pelo órgão jurisdicional em razão do seu caráter indisponível.

Diante dessa premissas, no entender deste julgador, não merece prosperar a irresignação das agravantes, pois, ao proferir a “decisão de saneamento e de organização do processo”, a magistrada atendeu ao disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, definindo corretamente, dentre outros aspectos, a abrangência das questões de fato e de direito a serem apreciadas no feito; além do que acrescentou oportunamente a magistrada que, “em processo que discute a possibilidade de deferimento e concessão de pedidos de patente, é necessária a verificação do atendimento da totalidade dos requisitos e condições de patenteabilidade, atendendo ao interesse social que norteia a matéria. Tal entendimento, que tem por norte os princípios da economia processual e da segurança jurídica, visa evitar novas ações judiciais que voltem a questionar a reivindicação com base em outros requisitos ou condições de validade da patente, de modo que seja resguardada a integralidade do direito do titular da invenção, por meio de provimento jurisdicional definitivo, ou, verificada a nulidade da matéria, que integre o domínio público, com o trânsito em julgado”.

Isso posto, voto no sentido de, divergindo respeitosamente do Eminente Relator, negar provimento ao agravo.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001184621v4 e do código CRC 8816c39a.

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Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 10/10/2022, às 20:59:17

Agravo de Instrumento Nº 5007773-47.2022.4.02.0000/RJ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTo- TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTES DE INVENÇÃO POR FALTA novidade e/ou atividade inventiva. CAUSA DE PEDIR INTEGRA OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO. APLICAÇÃO INDUSTRIAL NÃO FAZ PARTE DOs PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

1-  Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE e VALEO WISCHERSYSTEME GMBH objetivando a concessão da tutela de urgência para determinar que o juízo a quo proceda, antes do início da perícia, a fixação precisa dos pontos controvertidos da demanda e a delimitação do objeto da prova pericial e dos quesitos do juízo de acordo com a causa de pedir da demanda de origem. Ao final, requerem que seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.

2-  A autora, na petição inicial do processo principal, fundamentou a nulidade da patente com base, além de outros argumentos, na ausência de "atividade inventiva" e/ou de "novidade", sendo certo que a "aplicação industrial" não faz parte da causa de pedir e, por isso, não é ponto controvertido a ser examinado pela perícia ou pelo juízo, tampouco objeto de quesitos, vez que não é objeto de prova.

3- Os pontos controvertidos da demanda devem ser fixados à luz da causa de pedir, do pedido e das anterioridades contidas na inicial, devendo ser excluído do escopo da prova pericial os requisitos e condições de patenteabilidade que não foram trazidos pela autoras na inicial. 

4- Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencido o Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar que sejam fixados os pontos controvertidos da demanda à luz da causa de pedir, do pedido e das anterioridades contidas na inicial, devendo ser excluído do escopo da prova pericial os requisitos e condições de patenteabilidade que não foram trazidos pela autora na inicial, nos termos do voto do relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001136214v8 e do código CRC 9a944d0e.

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Data e Hora: 16/11/2022, às 21:18:01

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022

Agravo de Instrumento Nº 5007773-47.2022.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária