Apelação Cível Nº 5038061-69.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela G2C PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA. (evento 28, DOC1- JFRJ) em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 9ª Vara Federal/RJ, ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO (evento 18, DOC1  - JFRJ), nos autos da ação ajuizada pela apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A ação foi ajuizada pela G2C PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA. objetivando, em síntese, a nulidade dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de registros nºs 911.391.924, 918.318.360 e 918.318.416, todos para a marca mista “COMO REGISTRAR” e o pedido de registro nº 915.970.619, relativo à marca mista “POR QUE REGISTRAR?”,  bem como do ato que manteve em grau de recurso o indeferimento do pedido de registro nº. 911.391.924, relativo à marca mista “COMO REGISTRAR”, todos de titularidade da autora.

Para tanto, alegou a autora, em síntese: 1) que a marca “COMO REGISTRAR” se tornou famosa em seu segmento, adquirindo distintividade; 2) que os sinais “COMO REGISTRAR” e “POR QUE REGISTRAR?” são revestidos de forma suficientemente distintiva, além de ter, no conjunto,
suficiente distintividade intrínseca para serem registrados, consoante entendimento da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito das marcas sugestivas ou evocativas, que merecem proteção registral; 3) que diante da fama alcançada pela autora e dos investimentos em divulgação das marcas em tela, seria ato de suprema injustiça permitir que terceiros, concorrentes da autora, venham a usar e/ou registrar as marcas “COMO REGISTRAR” e “POR QUE REGISTAR?” no mesmo segmento, gerando confusão e erro na mente dos consumidores ou, no mínimo, uma associação indevida entre empresas não relacionadas, sendo ilegal o ato do INPI de indeferimento dos registros da autora com base no art. 124, VI da LPI.

Sentença proferida no evento 18, DOC1 (JFRJ) julgando improcedente o pedido.  Entendeu a magistrada, em resumo, que analisando os elementos nominativos (“COMO REGISTRAR” e “POR QUE REGISTRAR”), os conjuntos dos sinais objeto dos pedidos de registros da autora e os serviços que os mesmos pretendem assinalar, conclui-se que os referidos registros marcários não estão revestidos de suficiente forma distintiva, sendo irregistráveis na forma do art. 124, VI da LPI.

Embargos de declaração opostos pela autora (evento 22, DOC1 – JFRJ) que foram rejeitados pela sentença do evento 24, DOC1– JFRJ.

Apelação da G2C PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA. (evento 28, DOC1 - JFRJ) sustentando, em síntese, o seguinte:

1) Os sinais "COMO REGISTRAR" e “POR QUE REGISTRAR” são expressões que são formadas pela combinação de diferentes sinais, que não descrevem e nem são comumente utilizados para designar uma característica dos serviços abrangidos pelos pedidos de registros em tela;

2) As marcas da autora podem referir-se a diversos tipos de segmentos. Com uma rápida busca no google, pode-se facilmente notar que as expressões "COMO REGISTRAR" e “POR QUE REGISTRAR?” são empregadas para assinalar atividades diferentes, como, por exemplo, para o ramo de imóveis
(registro de imóveis em cartório), telefonia (registro de chip na rede), registro de domínio de internet, criminal (registro de um Boletim de Ocorrência) e tantos outros;

3) A sentença parece ter se atido somente ao fato de a marcas serem supostamente descritivas para serviços de proteção jurídica de criações intelectuais, desconsiderando que as expressões supracitadas podem ser utilizadas por ramos diversos, e também que há a previsão jurisprudencial do devido registro de marcas sugestivas e evocativas;

4) Cabe ressaltar que os sinais "COMO REGISTRAR" e “PORQUE REGISTRAR?” são suficientemente distintivos para serem registrados como marca, porque têm a capacidade de identificar e diferenciar os serviços oferecidos pela Apelante, sem que o consumidor seja induzido em erro quanto aos serviços em si, bem como no que diz respeito à sua origem empresarial;

5) A apelante encontra-se há quase 7 (sete) anos inovando e apresentando-se ao mercado. Sua trajetória está marcada por uma crescente, estando presente em importantes eventos do setor de tecnologia e inovação, sendo representante de cerca de 1.100 (um mil e cem) processos apresentados perante a autarquia-apelada. Não bastasse isto, a Apelante sempre está envolvida em eventos que buscam disseminar o conhecimento sobre a matéria pelo país se apresentando ao lado de escritórios renomados, de representantes da advocacia, do setor privado, de empresas de comunicação, dentre outras.

Contrarrazões do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (evento 34, DOC1 - JFRJ) aduzindo, em suma, que a sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo não merece os reparos postulados pelo recorrente, eis que pacificou o conflito social subjacente, com soberania, distribuindo com Justiça a prestação jurisdicional, restando comprovada a impossibilidade dos registros marcários da apelante com base no art.  124, VI da LPI.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL disse não ter interesse jurídico que justifique a sua intervenção obrigatória no feito (evento 4, DOC1 – TRF2).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2022.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000879887v8 e do código CRC 7b0731de.

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Data e Hora: 14/3/2022, às 21:23:24

Apelação Cível Nº 5038061-69.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos processuais.

A sentença guerreada merece ser confirmada, conforme a seguir será exposto.

O cerne da presente questão consiste em decidir se os registros marcários da apelante são registráveis, notadamente tendo em vista que o INPI indeferiu os mesmo com base no art. 124, VI da LPI.

Os pedidos de registros marcários da apelante, G2C PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA., que foram indeferidos são os seguintes:

- nº 911.391.924, relativo à marca mista com elementos nominativos “COMO REGISTRAR”,  para assinalar serviços classe NCL(10) 45, especificados  como: “Consultoria em propriedade intelectual;  Assessoria, consultoria e informação em patentes e em propriedade industrial; Licenciamento de propriedade intelectual”;

- número 918.318.360,  relativo  à marca mista com elementos nominativos  “COMO REGISTRAR”, para assinalar serviços da classe NCL(11) 35, especificados  como: "Assessoria em gestão de negócios; Consultoria em gestão de negócios;  Informações de negócios; Organização de exposições para fins comerciais ou publicitários  Organização de eventos para fins publicitários e/ou comerciais; Apoio administrativo e secretariado; Apoio administrativo e secretariado; Apoio administrativo e secretariado; Assessoria, consultoria e informação em gestão de negócios para companhias industriais ou comerciais; Assessoria, consultoria e informação sobre gestão de negócios no campo da propriedade intelectual; Despachante para agilizar documento; Emissão de documentos e certidões oficiais; Licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e patentes (intermediação de negócios comerciais); Licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e patentes (intermediação de negócios comerciais)";

- número 918.318.416, relativo à marca mista com elementos nominativos  “COMO REGISTRAR”, para assinalar serviços da classe NCL(11) 41, especificados  como: “editoração eletrônica; editoração eletrônica; organização e apresentação de colóquios;  organização e apresentação de conferências; organização e apresentação de congressos; organização e apresentação de oficinas de trabalho; organização e apresentação de simpósios; Condução de fóruns educacionais presenciais; Condução de fóruns educacionais presenciais; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor online; guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor online [somente para acesso, sem possibilidade de download]”;

- número 915.970.619, relativo à marca mista com elementos nominativos  “POR QUE REGISTRAR?”, para assinalar serviços da classe NCL(11) 45, especificados  como: “consultoria em propriedade intelectual; licenciamento de propriedade intelectual; assessoria, consultoria e informação em patentes e em propriedade industrial [serviços jurídicos]”.

Sobre o tema assim estabelece o art. 124, VI da LPI:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

  VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”

Consoante os termos do referido dispositivo, nada impede que se registrem expressões comuns, ou genéricas, desde que as mesmas sejam revestidas de suficiente forma distintiva. Tal preceito visa a impedir que se perpetue um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos.

Com efeito, consoante se verifica acima os pedidos de registros marcários da apelante são formados por termos  evocativos e descritivos dos serviços prestados pela referida empresa (Consultoria em propriedade intelectual; Assessoria, consultoria e informação sobre gestão de negócios no campo da propriedade intelectual; Licenciamento de propriedade intelectual, etc.), sendo que a apresentação do conjunto marcário não é dotada de distintividade.

Ou seja, embora os pedidos de registros marcários da apelante tenham sido depositados na forma mista, os sutis elementos figurativos das referidas marcas não foram capazes de conferir distintividade suficiente aos registros, na medida em que a imagem das referidas marcas está representada praticamente somente pelos próprios elementos nominativos em si, sem qualquer outro detalhe capaz de formar um conjunto marcário dotado de suficiente distintividade. Assim, ao visualizar os pedidos de registros da apelante o que se vê em destaque é a própria grafia das marcas em si.

                  Desta forma, correta foi a sentença ao consolidar o entendimento no sentido de que:

“Adite-se que a Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas do INPI reexaminou a matéria em questão, com base nos elementos trazidos aos presentes autos e levando em conta o estabelecido na legislação marcária e a documentação constante do cadastro da Autarquia, e, de forma detalhadamente fundamentada,  corretamente concluiu pela manutenção dos atos administrativos atacados,  nos termos do elucidativo parecer técnico do Anexo 2 do Evento 8 abaixo transcrito e que ora adoto como razões de decidir:

“2.3 Sinal irregistrável por seu caráter simplesmente descritivo 

Conforme estabelece o inc. VI do art. 124 da LPI (...)

A norma legal mencionada engloba duas situações: sinais que têm relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou sinais comumente empregados para designar uma  característica do produto ou serviço a serem distinguidos. 

Nos casos postos sob exame, entendeu-se que os elementos nominativos (“como registrar” e “por que registrar?") guardam vínculo direto e imediato com os serviços que visam distinguir. 

Neste caso, é considerado sinal simplesmente descritivo o termo ou expressão nominativa que não se presta a distinguir produto ou serviço, mas que visa a indicar seu destino, sua aplicação ou a descrevê-lo em sua própria constituição. 

(...)

Para ser considerado suficientemente distintivo, o sinal marcário misto cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva deve ser composto por elementos figurativos suficientemente fantasiosos ou estilizados e que possuam relevância no conjunto requerido, ressalvados os casos de proibição absoluta.

 Desta forma, o caráter distintivo de tais conjuntos dependerá da capacidade de os elementos figurativos presentes no sinal gerarem suficiente impacto visual ou conceitual a ponto de se sobressaírem à mensagem não distintiva presente nos termos ou expressões.

Assim, repita-se: para serem consideradas distintivas, as marcas mistas formadas unicamente por termos ou expressões não distintivas deverão conter elementos figurativos capazes de criar uma impressão imediata e duradoura do sinal na mente do consumidor, desviando sua atenção do elemento nominativo não distintivo.

(...)

Efetivamente, os sinais trazidos a registro são compostos por elementos nominativos irregistráveis a título exclusivo (“COMO REGISTRAR” e “POR QUE REGISTRAR?”) e arranjo não distintivo de elementos gráficos ou formas geométricas simples ou banais.

Desta forma, os conjuntos não estão revestidos de suficiente forma distintiva e, portanto, são irregistráveis na forma do inc. VI do art. 124 da LPI.

A afirmativa autoral de que “... as decisões da Autarquia-ré foram proferidas com excessivo rigor” merecem algumas observações.

A uma, o caso sob exame está todo inserido nos ditames do Manual de Marcas vigente, mais especificamente nos itens “Elementos figurativos incapazes de conferir distintividade”, “Tipologia banal”, “Arranjo não distintivo de elementos gráficos ou formas geométricas simples ou banais” e “Molduras ou rótulos comuns ou não distintivos em função de sua simplicidade ou por serem comumente utilizados no segmento de mercado em questão".

A duas, afirmar que as expressões “como registrar” e “por que registrar?” são, no caso presente, evocativas por que “... exigem do público consumidor esforço intelectual para relacionar a marca aos serviços ofertados” é afrontar o bom senso.

Tais expressões guardam relação clara e direta com vários serviços oferecidos pela autora descrevendo sua finalidade  (orientação ao cliente de como se registrar algo ou mesmo da importância do registro),  caso em que constam da especificação dos sinais pleiteados vários serviços de consultoria e assessoria envolvendo propriedade industrial – área na qual, no caso sob exame, se cuida do registro de bens imateriais."

Nesse sentido é o seguinte julgado, mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, VI, DA LPI. MARCA MISTA “PAÍS DO FUTEBOL”. ELEMENTO NOMINATIVO GENÉRICO E COMUM CUJO REGISTRO LIMITA O MERCADO PUBLICITÁRIO. ELEMENTO FIGURATIVO E CONJUNTO MARCÁRIO IGUALMENTE GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – Discute-se se o registro 902.043.935, referente à marca mista “PAÍS DO FUTEBOL” no segmento de publicidade, viola o art. 124, VI, da LPI.

 II – Elemento nominativo de caráter genérico, comum e desprovido de distintividade. A expressão “PAÍS DO FUTEBOL” é corriqueira, encontrando-se extremamente difundida e arraigada na cultura nacional, ao remeter à íntima relação havida entre o Brasil e o futebol. Em consequência, não possui o mínimo de distintividade necessário para registro e não pode ser titularizada exclusivamente, muito menos para o segmento de publicidade.

III – Elemento figurativo genérico e não distintivo. A imagem de um homem chutando uma bola de futebol, representada apenas como uma silhueta em tons de cinza e preto, não confere à marca a distintividade alegada pela apelada.

 IV – Conjunto marcário não distintivo. Quando analisado como um todo, o signo impugnado é incapaz de comunicar qualquer qualidade ou de diferenciar sobremaneira um produto ou serviço. É verdadeiramente genérico, corriqueiro, fraco e pouco original.

 V – Verificada a hipótese do art. 124, VI, da LPI. VI – Apelação a que se dá provimento.

(TRF2 – Segunda Turma Especializada - Processo:0132360-36.2014.4.02.5101 - Data de disponibilização 03/08/2016 – Relator: SIMONE SCHREIBER)

Voto no sentido de negar provimento ao recurso, com a majoração da verba honorária no valor de 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000879888v2 e do código CRC 26433e34.

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Data e Hora: 14/3/2022, às 22:22:39

Apelação Cível Nº 5038061-69.2020.4.02.5101/RJ

VOTO DIVERGENTE

I - A presente ação foi ajuizada por G2C PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA. (ora apelante) com o objetivo de invalidar os atos do INPI que mantiveram a não concessão dos registros nº 911391924, 918318360 e 918318416, para a marca mista “COMO REGISTRAR”, e do registro nº. 915970619, para a marca mista “POR QUE REGISTRAR?”

II - Ao não conceder o registro, o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL salientou que “A marca é constituída por termo descritivo sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art 124 da LPI”.

III - Não se ignora que as marcas mistas da demandante são constituídas das expressões “COMO REGISTRAR” e “POR QUE REGISTRAR?”, as quais ostentam caráter evocativo para o serviço que pretende assinalar, ou seja, “Consultoria em propriedade intelectual; Assessoria, consultoria e informação sobre gestão de negócios no campo da propriedade intelectual; Licenciamento de propriedade intelectual”.

IV - Tal constatação levaria, em princípio, à incidência da vedação prevista no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279-96. Contudo, o caráter evocativo da marca não impede o seu registro, se dotado de grau mínimo de distintividade, como ressalvado, inclusive, na parte final do dispositivo legal; sendo que o seu titular suportará o ônus da convivência com outros signos semelhantes.

V - Os signos mistos depositados pela demandante, em seu conjunto, ostentam grau suficiente de distintividade, com a aplicação de desenhos gráficos mínimos que possibilitam o seu registro, ressalvados os limites da proteção mitigada em razão do caráter evocativo da expressão utilizada; inexistindo óbice, inclusive, à concessão do registro da marca “sem exclusividade dos elementos nominativos”, como ocorre em casos similares ao dos autos.

VI - Inexiste fundamento para a condenação do INPI nos ônus de sucumbência, pois, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; e tal condenação representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

V - Voto no sentido de, divergindo respeitosamente do Eminente Relator, dar provimento à apelação da autora G2C PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA., de modo a reformar a sentença recorrida para julgar procedente o pedido de invalidação dos atos do INPI que não concederam os registros nº 911391924, 918318360 e 918318416, para a marca mista “COMO REGISTRAR”, e do registro nº. 915970619, para a marca mista “POR QUE REGISTRAR?”. Isento o INPI no pagamento das verbas de sucumbência, consoante o decidido por esta Egrégia Turma em causas análogas (verbi gratia: Apelação Cível nº 0004700-93.2013.4.02.5101, Julgamento em 31.07.2017).

Trata-se de apelação interposta nos autos de ação ajuizada por G2C PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA. (ora apelante) em face do INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com o objetivo de que “sejam decretadas as nulidades dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de registro números 911391924,  918318360 e 918318416, para a marca mista “COMO REGISTRAR”, e o pedido de registro n. 915970619, para a marca mista “POR QUE REGISTRAR?”, de titularidade da Autora, bem como do que, "desprovendo o recurso administrativo no pedido de registro nº. 911391924, manteve seu indeferimento e determinou seu arquivamento".

Na sentença proferida nos autos, a MM.ª Juíza da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Ana Amelia Silveira Moreira Antoun Netto, julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos principais: 1) “a Lei n. 9.279, de 14/05/96 - que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e é aplicável ao caso em questão -, no seu art. 122, estabelece que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”, entre elas, a prevista no aludido inciso VI do seu art. 124”; 2) “os sinais trazidos a registro são compostos por elementos nominativos irregistráveis a título exclusivo (“COMO REGISTRAR” e “POR QUE REGISTRAR?”) e arranjo não distintivo de elementos gráficos ou formas geométricas simples ou banais.”; 3) “os conjuntos não estão revestidos de suficiente forma distintiva e, portanto, são irregistráveis na forma do inc. VI do art. 124 da LPI”.

Nas suas razões de apelação, a autora G2C PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA. sustenta, em resumo: 1) “Os sinais "COMO REGISTRAR" e “POR QUE REGISTRAR” são expressões que são formadas pela combinação de diferentes sinais, que não descrevem e nem são comumente utilizados para designar uma característica dos serviços abrangidos pelos pedidos de registros em tela”; 2) “As marcas da autora podem referir-se a diversos tipos de segmentos. Com uma rápida busca no google, pode-se facilmente notar que as expressões "COMO REGISTRAR" e “POR QUE REGISTRAR?” são empregadas para assinalar atividades diferentes, como, por exemplo, para o ramo de imóveis (registro de imóveis em cartório), telefonia (registro de chip na rede), registro de domínio de internet [sic], criminal (registro de um Boletim de Ocorrência) e tantos outros”; 3) “A sentença parece ter se atido somente ao fato de a marcas serem supostamente descritivas para serviços de proteção jurídica de criações intelectuais, desconsiderando que as expressões supracitadas podem ser utilizadas por ramos diversos, e também que há a previsão jurisprudencial do devido registro de marcas sugestivas e evocativas”; 4) “Cabe ressaltar que os sinais "COMO REGISTRAR" e “PORQUE REGISTRAR?” são suficientemente distintivos para serem registrados como marca, porque têm a capacidade de identificar e diferenciar os serviços oferecidos pela Apelante, sem que o consumidor seja induzido em erro quanto aos serviços em si, bem como no que diz respeito à sua origem empresarial”; 5) “A apelante encontra-se há quase 7 (sete) anos inovando e apresentando-se ao mercado. Sua trajetória está marcada por uma crescente, estando presente em importantes eventos do setor de tecnologia e inovação, sendo representante de cerca de 1.100 (um mil e cem) processos apresentados perante a autarquia-apelada. Não bastasse isto, a Apelante sempre está envolvida em eventos que buscam disseminar o conhecimento sobre a matéria pelo país se apresentando ao lado de escritórios renomados, de representantes da advocacia, do setor privado, de empresas de comunicação, dentre outras”.

Ao apreciar o recurso, o Eminente Relator, Desembargador Flávio Oliveira Lucas, houve por bem desprovê-lo, sob o seguintes fundamentos principais: 1) Consoante o previsto no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, “nada impede que se registrem expressões comuns, ou genéricas, desde que as mesmas sejam revestidas de suficiente forma distintiva. Tal preceito visa a impedir que se perpetue um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos”; 2) “os pedidos de registros marcários da apelante são formados por termos  evocativos e descritivos dos serviços prestados pela referida empresa (Consultoria em propriedade intelectual; Assessoria, consultoria e informação sobre gestão de negócios no campo da propriedade intelectual; Licenciamento de propriedade intelectual, etc.), sendo que a apresentação do conjunto marcário não é dotada de distintividade”; 3) “embora os pedidos de registros marcários da apelante tenham sido depositados na forma mista, os sutis elementos figurativos das referidas marcas não foram capazes de conferir distintividade suficiente aos registros, na medida em que a imagem das referidas marcas está representada praticamente somente pelos próprios elementos nominativos em si, sem qualquer outro detalhe capaz de formar um conjunto marcário dotado de suficiente distintividade. Assim, ao visualizar os pedidos de registros da apelante o que se vê em destaque é a própria grafia das marcas em si”.

Feito esse breve histórico da causa, passo a declarar meu voto.

Como já salientado, a presente ação foi ajuizada por G2C PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA. (ora apelante) com o objetivo de invalidar os atos do INPI que mantiveram a não concessão dos registros nº 911391924, 918318360 e 918318416, para a marca mista “COMO REGISTRAR”, e do registro n. 915970619, para a marca mista “POR QUE REGISTRAR?”, conforme quadro demonstrativo a seguir:

Ao não conceder o registro, o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL salientou que “A marca é constituída por termo descritivo sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art 124 da LPI”. Nos autos da presente ação, foi salientado pela autarquia federal em sua manifestação (Evento 8, CONT2) que: 1) “os sinais trazidos a registro são compostos por elementos nominativos irregistráveis a título exclusivo (“COMO REGISTRAR” e “POR QUE REGISTRAR?”) e arranjo não distintivo de elementos gráficos ou formas geométricas simples ou banais.”; 2) “os conjuntos não estão revestidos de suficiente forma distintiva e, portanto, são irregistráveis na forma do inc. VI do art. 124 da LPI”.

Na esteira do que é preceituado no artigo 122 da Lei nº 9.279-96, a marca deve ser “sinal distintivo visualmente perceptível”. Como já salientou o saudoso autor Dênis Borges Barbosa, “marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua posição jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado. [...] Todos os signos visuais podem ser marcas, desde que atendam as noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa. [...] A dimensão jurídica na distinguibilidade importa em que o signo não se confunda com o domínio comum. O direito marcário considera res communis omnium sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos” (In Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 803, 805 e 807).

Não se ignora que as marcas mistas da demandante são constituídas das expressões “COMO REGISTRAR” e “POR QUE REGISTRAR?”, as quais ostentam caráter evocativo para o serviço que pretende assinalar, ou seja, “Consultoria em propriedade intelectual; Assessoria, consultoria e informação sobre gestão de negócios no campo da propriedade intelectual; Licenciamento de propriedade intelectual”. Tal constatação levaria, em princípio, à incidência da vedação prevista no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (“VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”). Todavia, o caráter evocativo da marca não impede o seu registro, se dotado de grau mínimo de distintividade, como ressalvado, inclusive, na parte final do dispositivo legal; sendo que o seu titular suportará o ônus da convivência com outros signos semelhantes. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pronunciou que “A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas). [...] Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor” (STJ – Quarta Turma - REsp 1336164 – Relator Ministro Luís Felipe Salomão – Julgamento em 07.11.2019 – DJe de 19.12.2019).

Diante dessas premissas, no entender deste julgador, os signos mistos depositados pela demandante, em seu conjunto, ostentam grau suficiente de distintividade, com a aplicação de desenhos gráficos mínimos que possibilitam o seu registro, ressalvados os limites da proteção mitigada em razão do caráter evocativo da expressão utilizada; inexistindo óbice, inclusive, à concessão do registro da marca “sem exclusividade dos elementos nominativos”, como ocorre em casos similares ao dos autos.

Quanto aos ônus de sucumbência resultantes da reforma da sentença, entendo que não há fundamento para a condenação do INPI nessas verbas.

Primeiramente, convém salientar que, em matéria de honorários advocatícios, é vigente no sistema processual brasileiro o princípio do sucumbimento (rectius: sucumbência), e não o da causalidade, pelo qual a parte vencida no processo responde pelo pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional, consoante o que é preceituado no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 (“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”) e no § 2º do artigo 82 do mesmo diploma (“§ 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”).

Contudo, não se pode ignorar a situação sui generis do INPI que, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial. E a condenação do INPI nos ônus de sucumbência representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

Quanto ao pagamento de custas, não se pode olvidar que o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI goza de isenção prevista no inciso I do artigo 4º da Lei nº 9.289-96 ("Art. 4º. São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;"), sendo oportuno ressaltar que, no caso dos autos, essa autarquia federal não se enquadra na ressalva feita parágrafo único do mesmo artigo quanto ao reembolso das despesas judiciais feitas pelo autor ("Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora"). Por essas razões que entendo estar afastada a sua condenação da autarquia federal também no pagamento dessa verba de sucumbência.

Isso posto, voto no sentido de, divergindo respeitosamente da Eminente Relatora, dar provimento à apelação da autora G2C PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA., de modo a reformar a sentença recorrida para julgar procedente o pedido de invalidação dos atos do INPI que não concederam os registros nº 911391924, 918318360 e 918318416, para a marca mista “COMO REGISTRAR”, e do registro n. 915970619, para a marca mista “POR QUE REGISTRAR?”. Isento o INPI no pagamento das verbas de sucumbência, nos termos da fundamentação supra e consoante o decidido por esta Egrégia Turma em causas análogas (verbi gratia: Apelação Cível nº 0004700-93.2013.4.02.5101, Julgamento em 31.07.2017).

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000922183v2 e do código CRC 13864b62.

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Apelação Cível Nº 5038061-69.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DOS ATOS DO INPI QUE INDEFERIRAM OS REGISTROS REFERENTES ÀS MARCAS MISTAS CONSTITUÍDAS AS EXPRESSÕES “COMO REGISTRAR” E “POR QUE REGISTRAR?”. ALEGADA VIOLAÇÃO AO INCISO VI DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 9.279-96.

I – A presente ação foi ajuizada por G2C PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA. (ora apelante) com o objetivo de invalidar os atos do INPI que mantiveram a não concessão dos registros nº 911391924, 918318360 e 918318416, para a marca mista “COMO REGISTRAR”, e do registro nº. 915970619, para a marca mista “POR QUE REGISTRAR?”.

II - Ao não conceder o registro, o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL salientou que “A marca é constituída por termo descritivo sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art 124 da LPI”.

III - Não se ignora que as marcas mistas da demandante são constituídas das expressões “COMO REGISTRAR” e “POR QUE REGISTRAR?”, as quais ostentam caráter evocativo para o serviço que pretende assinalar, ou seja, “Consultoria em propriedade intelectual; Assessoria, consultoria e informação sobre gestão de negócios no campo da propriedade intelectual; Licenciamento de propriedade intelectual”.

IV - Tal constatação levaria, em princípio, à incidência da vedação prevista no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279-96. Contudo, o caráter evocativo da marca não impede o seu registro, se dotado de grau mínimo de distintividade, como ressalvado, inclusive, na parte final do dispositivo legal; sendo que o seu titular suportará o ônus da convivência com outros signos semelhantes.

V - Os signos mistos depositados pela demandante, em seu conjunto, ostentam grau suficiente de distintividade, com a aplicação de desenhos gráficos mínimos que possibilitam o seu registro, ressalvados os limites da proteção mitigada em razão do caráter evocativo da expressão utilizada; inexistindo óbice, inclusive, à concessão do registro da marca “sem exclusividade dos elementos nominativos”, como ocorre em casos similares ao dos autos.

VI - Inexiste fundamento para a condenação do INPI nos ônus de sucumbência, pois, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; e tal condenação representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

V - Provimento da apelação da autora G2C PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA., de modo a reformar a sentença recorrida para julgar procedente o pedido de invalidação dos atos do INPI que não concederam os registros nº 911391924, 918318360 e 918318416, para a marca mista “COMO REGISTRAR”, e do registro nº. 915970619, para a marca mista “POR QUE REGISTRAR?”. Isento o INPI no pagamento das verbas de sucumbência, consoante o decidido por esta Egrégia Turma em causas análogas (verbi gratia: Apelação Cível nº 0004700-93.2013.4.02.5101, Julgamento em 31.07.2017).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencido o Relator e o Desembargador Marcello Ferreira de Souza Granado, dar provimento à apelação da autora G2C PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA., nos termos do voto do Desembargador André Fontes, e em consonância com o relatório, votos e notas de julgamento, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sentença recorrida da lavra do MMª Juíza da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Ana Amelia Silveira Moreira Antoun Netto.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2022.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001128855v3 e do código CRC 8d647a23.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/04/2022

Apelação Cível Nº 5038061-69.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Divergência - GABINETE 05 - Desembargador Federal ANDRÉ FONTES.

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO JULGAMENTO AMPLIADO - 942 DE 18/07/2022

Apelação Cível Nº 5038061-69.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): BLAL YASSINE DALLOUL

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

LUIS MIGUEL RAMOS Y CERÓN

Secretário