Apelação Cível Nº 0050841-97.2018.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por DAALL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA em face da sentença (Evento 116 - SENT1) que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado contra ato do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI, indeferiu a inicial nos termos do artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito e denegando a segurança, na forma do inciso I do caput do art. 485, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Evento 136 - APELAÇÃO1), a apelante informa que realizou um requerimento de registro de marca mista junto ao INPI, pedido nº 905312430, para o elemento denominativo "DECISÃO ATACAREJO", tendo sido indeferido pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI sob a alegação de que sob o fundamento de que ‘’(...) A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 901237671 (A ATAKADÃO ATAKAREJO) e Processo 820504394 ("ATAKAREJO")’’. Alega que, com a manutenção da decisão de indeferimento mencionada, após análise de recurso, não lhe restou outra alternativa, senão impetrar mandado de segurança para combater a aludida o ato da autarquia marcária. Defende a adequação da via eleita, sob o argumento de não ser necessária dilação probatória para análise do objeto do mandamus. Aduz que demonstrou expressamente a violação do direito líquido e certo sofrida por ato inconstitucional/ilegal da autoridade impetrada, baseando-se no art. 124 inciso XIX da LPI, ilegalidade esta reconhecida pelo próprio INPI. Defende que a simples análise acerca da impossibilidade de registro de marca não demanda qualquer dilação probatória, sendo questão simples de ser verificada. Pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (Evento 145 - CONTRAZAP1), ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A alega que a sentença proferida pelo juízo a quo foi acertada. Informa a potencial supressão de instância em caso de provimento do recurso. Ressalta que o INPI também manifestou-se pela inadequação da via eleita, ao prestar informações. Subsidiariamente, aponta a fragilidade do mérito da segurança. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Em contrarrazões (Evento 146 - CONTRAZ1), o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI alega flagrante inadequação da via eleita, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Federal- MPF não se manifestou sobre o mérito, por entender não haver hipótese que justifique sua intervenção (Evento 83- PARECER1).

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001087521v30 e do código CRC 57a3b1cd.

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Apelação Cível Nº 0050841-97.2018.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso interposto por DAALL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA  porque presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Insurge-se a recorrente em face da sentença exarada no Evento 116 - SENT1, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil e denegando a segurança, na forma do inciso I do caput do art. 485, do Código de Processo Civil.

Na ocasião, o juízo a quo fundamentou sua conclusão nos seguintes termos (Evento 116 - SENT1):

"O  ato do INPI que indeferiu o registro pleiteado pela impetrante foi baseado no art. 124, XIX da LPI, e para analisar eventual ilegalidade de tal decisão é necessário analisar diversas questões, como a identidade entre os ramos mercadológicos, a reprodução de marca alheia e a possibilidade de confusão do público consumidor. Tudo isso demanda dilação probatória, o que é inadmissível na via eleita pela impetrante."

A análise da legalidade do ato combatido exige dilação probatória. No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do E. TRF da 2a Região:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REVOGAÇÃO DE ATO CONCESSÓRIO DE REGISTRO MARCÁRIO E SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTO EM DECORRÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE- INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - O fato de ter sido instaurado processo administrativo de nulidade contra a concessão do registro nº 902036211 não tem, por si só, o condão de acarretar a revogação da concessão do registro nº 830353098, ato administrativo cuja legitimidade e legalidade são presumidas; II - A estreita via do mandado de segurança, a qual não admite dilação probatória, não comporta a resolução de casos envolvendo a revogação ou suspensão dos efeitos de registro marcário, por tratar-se de questão de alta complexidade, que demanda profunda análise de provas, as quais, geralmente, serão apuradas durante o transcurso da instrução processual; III - Tampouco se vislumbra direito líquido e certo em relação ao sobrestamento dos processos administrativos em andamento, uma vez que instruções normativas, manuais e diretrizes emanadas da própria Autarquia Marcária não se sobrepõem ao poder discricionário da Administração Pública, prerrogativa legal que lhe confere liberdade para avaliação da conveniência e oportunidade da execução de seus atos; IV - Apelação desprovida.

(TRF2, AC 0114282-28.2013.4.02.5101, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, publicado em 09/03/2018)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO M ÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Insurge-se a impetrante/apelante contra a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos. 330, I e 485, VI do CPC/2015, eis que considerou imprópria a via mandamental eleita, por não haver direito líquido e certo comprovado nos autos, exigindo-se dilação probatória para resolução do conflito. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional previsto no inciso LXIX do artigo 5º da CRFB/1988, regulamentado pela Lei 12.016/2009, a qual define as hipóteses de cabimento do mandado de segurança, que são restritas: tem a finalidade de se resguardar direito líquido e certo, desde que apresentada prova pré-constituída, conjunto probatório documental suficiente à aferição, pelo órgão julgador, do direito pleiteado - a ponto de não ser necessária dilação probatória. 3. No entanto, o objeto da presente lide não se amolda à via processual eleita, posto que, para que se declare a nulidade de um ato administrativo e se determine a anulação de um registro marcário concedido pela autarquia federal competente para tanto, faz-se absolutamente necessária ampla dilação probatória, com o devido exercício do contraditório e da ampla defesa pela autarquia e pela empresa titular da marca em questão, a fim de que o julgador tenha um conjunto probatório suficiente para decidir a lide, situação que não se amolda à natureza do presente mandado de segurança. 4 . Apelação desprovida.

(TRF2, AC 0035221-79.2017.4.02.5101, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, publicado em 25/08/2017)

É bem verdade que o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, a despeito de também se manifestar pela inadequação da via eleita e reiterar esse posicionamento em contrarrazões de apelação, entendeu que, no mérito, as alegações da impetrante mereceriam guarida, conforme se depreende da manifestação contida no Evento 20- OUT28, folhas 8 e 9. Vejamos: 

"8. Superada a preliminar ora arguida, no que não cremos, tem-se que, quanto ao mérito propriamente dito, entendeu o órgão técnico responsável serem procedentes as argumentações da impetrante.

9. Destaca a CGREC que há ampla utilização do termo "ATACAREJO" , no setor comercial, por diversos atores, o que evidencia a já existente possibilidade de convivência.

10. Além disso, destacam-se as características evocativas de tal termo, afigurando-se como termo de uso comum, na forma do art. 124, VI da LPI.

11. Assim, nos termos da manifestação técnica em anexo, conclui-se que o pedido da marca em lide não infringe os direitos dos titulares dos registros apontados como anterioridades, tendo em conta que os conjuntos marcários são suficientemente distintos e passíveis de convivência, sem possibilidade de associação indevida ou confusão por parte do público consumidor."

Nada obstante, não se pode deixar de considerar a presença da empresa ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A. no polo passivo, em razão de litisconsórcio necessário, de cuja manifestação se extrai a contestação de aspectos fáticos que, efetivamente, levam à necessidade de dilação probatória para avaliar a existência de risco de confusão ao consumidor, especialmente diante da alegação de defesa de que a constatação de concessões de registros e também de indeferimento de pedidos por parte do INPI envolvendo o termo ATAKAREJO revela que a discussão não se restringe à alegação de que esse termo não poderia ser apropriado de forma exclusiva pela litisconsorte (evento 91 dos autos originários).

Por fim, alega a impetrante que não poderia haver alteração do encaminhamento dado pelo órgão julgador, em decorrência da mudança de magistrado, quanto ao cabimento da impetração, sob pena de violação à segurança jurídica, uma vez que a primeira sentença proferida nos autos foi cassada exclusivamente em razão da ausência de intimação da interessada para manifestar-se nos autos, porém, ao reconhecer o direito líquido e certo da apelante, entendeu pela desnecessidade de dilação probatória.

No entanto, não seria possível reconhecer preclusão pro judicato quanto a essa questão processual, diante do imperativo de se permitir à litisconsorte incluída posteriormente o direito de participar da lide de maneira útil, não meramente formal, exercendo o contraditório com efetivo potencial de influenciar o órgão julgador quanto às questões jurídicas pertinentes, o que não ocorreria caso se entendesse sedimentada a questão referente ao cabimento do mandado de segurança no caso concreto.

O manejo da via mandamental exige a presença de direito líquido e certo, que é aquele que pode ser reconhecido de plano, por meio de documento inequívoco. No caso, a despeito da manifestação da autarquia quanto ao mérito, a manifestação da parte interessada, incluída no polo passivo, descortina a necessidade de revolvimento de matéria fática, o que não é adequado na via mandamental.

Logo, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, resguardando-se à apelante a via do procedimento comum.

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação.

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Apelação Cível Nº 0050841-97.2018.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DE MARCA INDEFERIDA PELO INPI COM BASE NA ANTERIORIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

I – O manejo o manejo da via mandamental exige a presença de direito líquido e certo, que é aquele que pode ser reconhecido de plano, por meio de documento inequívoco. 

II – Conforme jurisprudência deste Tribunal, a análise da legalidade do ato relacionado a registro marcário exige dilação probatória, especialmente diante de aspectos fáticos suscitados pela litisconsorte passiva, que revela que a questão controvertida não se restringe à alegação de que o termo em discussão não poderia ser apropriado de forma exclusiva por uma parte.

III – Necessidade de dilação probatória e inadequação da via eleita.

IV - Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2022.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 08/09/2022

Apelação Cível Nº 0050841-97.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PROCURADOR(A): JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS

PREFERÊNCIA: GABRIEL OLIVEIRA GUILHERME por ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário