Apelação Cível Nº 5004366-95.2018.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BARCODE INFORMÁTICA LTDA, em face da sentença do juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 138/JFRJ), datada de  01/04/2020, integrada pelos embargos declaratórios (evento 154/JFRJ), que julgou procedente, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, pretensão autoral de adjudicação do registro nº 825.249.104 para a marca “ARGOX”, NCL8(09)- "impressora de termo transferência especial para código de barras", concedendo a tutela de urgência para (i) determinar a suspensão dos efeitos do registro nº  825.249.104; (ii) condenar a empresa apelante a abster-se de usar o sinal “ARGOX”, condenando-a, em custas e honorários advocatícios de sucumbências, em favor da apelada no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante art. 85, §2º, do CPC/2015, isento o INPI. 

O juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral por entender que: (i) "No caso em tela, verifica-se que a Autora ajuizou a presente ação em 18/05/2018, para requer a nulidade do registro nº. 825.249.104, de titularidade da empresa Ré, referente à marca 'ARGOX', concedido em 11/07/2017, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 anos, razão pela qual a preliminar em questão deve ser afastada"; (ii) "Também não merece prosperar a alegação de prescrição com base no argumento de que como o registro de marca anulando foi depositado no INPI em 2003 e a parte autora não apresentou oposição na via administrativa, a oposição pretendida na via judicial já estaria consumada pela preclusão há mais de 16 anos. Isto porque, é sabido que não há necessidade de se esgotar a instância administrativa para se ingressar na esfera judicial. Em suma, a ação de nulidade poderá ser proposta a dentro do prazo prescricional de cinco anos contados da concessão do registro, não se exigindo, portanto, o esgotamento da esfera administrativa para ajuizá-la na via judicial"; (iii)  "No que tange a alegação da empresa Ré no sentido de que as Autoras não podem se socorrer do dispositivo do Art. 124, XXIII da LPI, pelo fato de a empresa titular da marca estar sediada em país não signatário da Convenção da União de Paris, esta não merece prosperar. Como restou esclarecido pelas Autoras na réplica: '(i) A Convenção União de Paris (CUP), em seu artigo 3º, equipara a nacionais de país signatário todos aqueles que, apesar de serem nacionais de país não signatário, possuam estabelecimento comercial em país signatário – que é o caso da primeira Autora, que possui filial, por exemplo, na China (segunda Autora); e (ii) Independentemente da CUP, Taiwan mantém outro acordo de reciprocidade com o Brasil, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), que igualmente assegura reciprocidade de tratamento, conforme se retira de seu artigo 3.18'"; (iv) "Logo, diante de tais esclarecimentos e da informação de que Taiwan mantém acordo de reciprocidade com o Brasil, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), que igualmente assegura reciprocidade de tratamento, tal alegação da empresa Ré deve ser afastada"; (v) "Quanto às provas da alegada relação comercial preexistente, compulsando os autos, nota-se que, embora as Autoras aleguem, na exordial, que a primeira Autora vendia produtos para a empresa Ré desde, pelo menos, o ano de 2002, o fato é que o documento fornecido pela própria Autora e constante do anexo 7 do evento 1 não é documento hábil a comprovação de tal alegação"; (vi) "Constata-se, ainda, que as Autoras apresentaram o Contrato OEM (de Fabricação de Equipamento Original) firmado entre a primeira Autora e a empresa Ré, por meio do qual a Ré distribuiria produtos ARGOX no território brasileiro, datado de 29 de junho de 2005 (anexo 8 do evento 1), ou seja, posterior ao depósito do registro concedido à empresa Ré, depositado em 2003. Ressalte-se, por oportuno, que em tal contrato, inclusive, consta disposição expressa vedando à empresa Ré o registro de qualquer direito de Propriedade Intelectual que pertença à Autora em seu nome (Cláusula 3.1) e não somente relacionado ao registro de patentes, como alega a empresa Ré"; (vii) "As Autoras trouxeram aos autos, também, notas fiscais de venda, da empresa 'CDC Brasil Distribuidora' para a empresa Ré, Barcode Informática Ltda., que datam de 2013 e 2014, também após o depósito de pedido de registro"; (viii) "De acordo com a Autarquia, em tese, as provas apresentadas indicam relação comercial posterior ao ato de depósito, o que inicialmente levaria à improcedência das alegações de nulidade baseadas no Art. 124, XXIII da LPI. Entretanto, as Autoras chamam atenção para os parâmetros fixados no próprio Manual de Marcas do INPI, a fim de disciplinar a aplicação do artigo 124, inciso XXIII da LPI"; (ix) "Sendo assim, o próprio Manual de Marcas do INPI deixa claro que o fato da relação comercial entre impugnante e impugnado ter se iniciado após a data do depósito do pedido impugnado não afasta a aplicabilidade do Artigo 124, inciso XXIII, da LPI, contanto que o depósito tenha ocorrido sem o conhecimento ou autorização do legítimo titular da marca, que é exatamente o caso dos autos"; (x) "Além de não haver nos autos qualquer documento que comprove a autorização para o registro da marca, no presente caso, restou demonstrado, ao contrário, que havia no contrato firmado entre as partes, proibição para que a empresa Ré reivindicasse qualquer direito de propriedade intelectual em relação ao produto"; (xi) "Ressalte-se, ainda, que mais do que 'óbvio não desconhecimento' do sinal depositado e registrado, as alegações Autorais indicam que a empresa Ré agiu de má-fé, usurpando marca alheia, se aproveitando parasitariamente do sinal visual"; (xii) "Além de ter restado comprovada a anterioridade do depósito de registro da marca 'ARGOX' pela primeira Autora em países signatários da CUP desde pelo menos 2002, também foi comprovada a existência de relação contratual firmada entre a primeira Autora e a empresa Ré desde 2005, que embora tenha sido posterior ao depósito do registro atacado, não afasta a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, ao contrário, revela sua má-fé em seguir a diante com o registro de marca que sabia ser da titularidade de terceiro"; (xiii) "Conclui-se, portanto, que tanto a documentação trazida aos autos quanto a cronologia de fatos revelam que a empresa Ré não só conhecia a marca 'ARGOX', de titularidade das Autoras, como agiu de má-fé ao depositar registro de marca alheia, sendo, também, inquestionável a identidade mercadológica entre os produtos assinalados pelos sinais em cotejo, que, sem dúvida, gera risco de confusão ou associação indevida aos consumidores"; (xiv) "resta comprovado o registro anterior de marca em país signatário da CUP de titularidade da primeira Autora, tendo em vista que seus registros mais antigos datam de abril de 2002 e foram depositados na América e na China (anexo 2 do evento 9), ou seja, antes do depósito do registro concedido à empresa Ré, que data de fevereiro de 2003"; (xv) "Subsumindo-se as provas carreadas aos autos às precedentes considerações, pode-se afirmar que as Autoras lograram comprovar a má-fé da empresa Ré, tendo em vista que esta registrou a marca 'ARGOX' perante o INPI sem autorização da primeira Autora, a qual é detentora de registro anterior da referida marca em outros países e, ainda, com quem a empresa Ré manteve relação comercial, havendo no contrato firmado entre as partes expressa vedação de que a Ré não poderia reivindicar qualquer direito de propriedade intelectual referente ao produto veiculado pela marca 'ARGOX'"; (xvi) "No caso concreto, verifica-se que os documentos juntados pelas Autoras na exordial não comprovam, de forma inequívoca, a notoriedade de suas marcas, no Brasil, à época do depósito do registro concedido à empresa Ré em 24/02/2003".

Em razões recursais (evento 146/JFRJ), BARCODE INFORMÁTICA LTDA alegou, em síntese, que: (i) "Como dito e repisado pela Recorrente em diversos pontos desses autos, o ano de 1998, quando a Recorrente começou a utilizar a expressão ARGOX através do seu site na internet www.argox.com.br, é muito anterior a qualquer incursão das Recorridas no mercado brasileiro e também muito anterior a 2003, ano que as Recorridas alegam ter iniciado relacionamento comercial com a Recorrente, relacionamento este que aliás nunca existiu"; (ii) "o juízo a quo decidiu-se pela anterioridade da marca ARGOX pertencente as Recorridas tendo como base o ano de 2002 versus o depósito da marca junto ao INPI feito pela Recorrente em 2003, ignorando totalmente o fato da Recorrente se utilizar da mencionada marca desde 1998"; (iii) "Muitas das alegações das Recorridas e também da fundamentação da sentença ora combatida referem-se a um antigo contrato entre a Recorrente e a primeira Recorrida pactuado em Junho de 2005 (Evento 1, ANEXO 8). De importância vital destacar de início que o mencionado contrato foi rescindido poucos meses após a sua assinatura em decorrência de nenhum dos negócios nele previstos jamais terem sido implementados"; (iv) "E pior, para tentar provar o contrário, as Recorridas juntaram aos autos uma estranha relação de itens que supostamente teriam sido vendidos por ela Recorrida para a Recorrente, entre 2002 (antes mesmo do contrato) e 2006 (Evento 1, ANEXO 7), totalizando US$ 8.978.358,00 (quase nove milhões de dólares !!!). Evidente que essa apócrifa e fantasiosa relação, que por certo foi produzida unilateralmente pelas Recorridas, não foi reconhecida pela Recorrente, conforme declarado em destaque na sua contestação (Evento 71)"; (v) "As Recorridas tentaram ainda ludibriar o juízo mais uma vez, mentindo sobre ter havido negócios entre elas Recorridas e a Recorrente, anexando mais 2 (dois) documentos apócrifos e incompreensíveis, inclusive em língua chinesa, não reconhecidos pela Recorrente, produzidos unilateralmente por elas, Recorrentes (Evento 111, OUT7)"; (vi) "O mais próximo que a Recorrente chegou das Requeridas foi adquirir alguns produtos de um de seus revendedores no Brasil, chamado ScanSource, conforme notas fiscais anexadas por elas mesmas Recorridas (Evento 1, ANEXO15). Essas compras foram realizadas apenas e tão somente para que a Recorrente pudesse provar que a sua marca ARGOX vinha sendo utilizada irregularmente pelos revendedores das Recorridas".

Ao final, requer provimento ao recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de que a presente ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (evento 181/JFRJ), ARGOX INFORMATION CO. LTD.  e ARGOX INFORMATION CO. LTD. alegaram, em síntese, que: (i) "No passado, uma das distribuidoras autorizadas das Apeladas no Brasil foi, justamente, a Apelante, conforme comprova o Contrato OEM (juntado em Evento 1, Anexo 08), firmado em 2005. Em referido instrumento, as partes fizeram questão de acordar expressamente que a Barcode estaria vedada de levar a registro qualquer direito de Propriedade Intelectual da primeira Apelada (Evento 1, Anexo 08, p. 3)"; (ii) "Ocorre que, ao arrepio de referida disposição contratual e da própria Lei de Propriedade Industrial ('LPI'), a Barcode depositou junto ao INPI um pedido de registro para a marca nominativa ARGOX e obteve (equivocadamente) a concessão do mesmo em 11/07/2017 (Evento 1, Anexo 09)"; (iii) "o registro do nome de domínio argox.com.br pela Apelante não é anterior ao uso da marca ARGOX pelas Apeladas, muito pelo contrário. De fato, a empresa ARGOX INFORMATION CO. LTD. (primeira Apelante) se vale do sinal distintivo ARGOX para identificar seus produtos mundialmente desde 1996, sendo que, em 1998 (quando a Barcode ardilosamente levou a registro nome de domínio em questão), a primeira Apelante já recebia prêmios por sua distinção no mercado, tal como o reconhecimento 'GOOD DESIGN PRODUCT 1998'"; (iv) "Ademais, ainda que se cogitasse que 'em 1998 a Recorrente sequer imaginava que pudesse existir em algum lugar do planeta uma empresa chamada ARGOX' (Evento 146, p. 4), conforme despudoradamente alega a desleal Barcode, fato incontroverso é que, em 2005, a Apelante teve ciência inequívoca da existência da marca ARGOX e de seu uso pela primeira Apelada, uma vez que as partes firmaram um contrato por meio do qual a Barcode importaria e distribuiria produtos identificados pelo sinal distintivo em questão (Evento 1, Anexo 08)"; (v) "o simples fato de o Contrato OEM ter existido já é suficiente para demonstrar a ciência inequívoca pela Barcode, desde, no mínimo, 2005, acerca da marca estrangeira, suscitando, assim, a proteção do artigo 124, XXIII da LPI, conforme bem concluiu o D. Juízo a quo"; (vi) "A Apelante, contudo, sequer contesta a existência do negócio jurídico, mas tão somente sua validade e eficácia, afirmando que '[i]nfelizmente o juízo a quo deixou-se ludibriar pelas inverdades das Recorridas, acatando o velho e caduco contrato que jamais foi ativado e que encontra-se rescindido desde o início de 2006 como válido e vigente' (Evento 146, p. 5)"; (vii) "De fato, o único real argumento apresentado pela Barcode foi contra a eficácia do contrato, sustentando que o mesmo nunca teria sido 'implementado'. Ocorre que, como já visto, pouco importa, para os fins da discussão aqui travada, se o pacto em questão seria (ou não) eficaz"; (viii) "Ainda assim, vale ressaltar que as Apeladas trouxeram aos autos, sim, provas de que a primeira Apelada exportou produtos da marca ARGOX para a Apelante, conforme ilustra, por exemplo, a invoice abaixo, datada de julho de 2005 (Evento 11, OUT 17)"; (ix) "Em sua apelação, a Barcode ainda teve a audácia de afirmar que a invoice em questão teria sido fabricada pelas Apeladas, sendo 'apócrifa e incompreensível' (Evento 146, p. 4). Imagina a Apelante que todos agem em má-fé, tal como ela. Ora, se fosse do interesse da Apelante arguir a falsidade do documento em questão, deveria tê-lo feito por meio de pedido incidental de arguição de falsidade, ainda nos autos de origem. Naturalmente, tal pretensão já se encontra preclusa, nos termos do artigo 430 do CPC"; (x) "Quanto à pesquisa empírica em questão, acusou a Apelante que os entrevistados teriam sido 'escolhidos a dedo' pelas Apeladas, como forma de 'induzir o juízo a quo a erro' (Evento 146, p. 7). Tal alegação obviamente não procede, uma vez que os participantes da pesquisa foram recrutados dentro de um universo de 1.350 (mil trezentas e cinquenta) pessoas, seguindo as rígidas regras estabelecidas pelo CRQ (Controle de Qualidade de Recrutamento) e pela ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa)".

Ao final, requer que seja negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença.

No evento 9/TRF2, o INPI manifestou-se no sentido de que não tem interesse de apresentar razões contrárias à apelação.

No evento 4/TRF2, o MPF entendeu desnecessária sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001066579v65 e do código CRC 6e37ac36.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 11/10/2022, às 13:40:21

Apelação Cível Nº 5004366-95.2018.4.02.5101/RJ

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO- Relator) Conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais.

Após analisar os autos, entendo que não há reparos a fazer na sentença.

Por conseguinte, considerando entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença1 ou do parecer ministerial2- motivação per relationem-, adoto os fundamentos da sentença apelada, dos quais extraio os seguintes excertos, in verbis:

No mérito, a PROCEDÊNCIA se impõe.

(...)

Como relatado, as Autoras argumentam que o registro concedido viola o disposto no Art. 124, XXIII da LPI, por reproduzir sinal que evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, com base nas relações comerciais pretéritas.

A referida norma legal assim dispõe:

“Art. 124 – Não são registráveis como marca:

(...)

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia;” 

Sobre a aplicabilidade ao caso concreto do mencionado dispositivo legal, o Órgão Técnico do INPI esclarece em seu parecer técnico o seguinte:

“Por sua vez, para fins de apuração de violação ao dispositivo legal contido no Artigo 124, XXIII da LPI, as impugnações devem ser acompanhadas de documentação comprobatória, com provas cabais de que o requerente de pedido ou titular de registro conhecia, evidentemente, o sinal ora em disputa.

Ressaltamos que o processo administrativo de titularidade da empresa Ré não foi questionado na via administrativa, por oposição ou nulidade interposta pelas Autoras, sendo este então o primeiro momento em que a Autarquia se manifesta quanto a tais alegações.

Ressaltamos que a norma legal contida no Art. 124, XXIII não é aplicada de ofício. Deve ser invocada pela parte interessada, acompanhada de provas, e sua aplicação está condicionada à ocorrência de marca registrada. E ainda, por determinação legal:

"Art. 158 – Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. (...) § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei. (grifou-se)"

De fato, como informado pelo INPI, em consulta à base de dados da Autarquia, verifica-se que a primeira Autora é requerente de um pedido de registro de marca, para o sinal “ARGOX – a sato company”, em apresentação mista, também na Classe de Produtos nº 09. Tal pedido, de acordo com a Autarquia, foi depositado sob o nº 912.494.590, em 28/03/2017 e indeferido, com base na anterioridade de titularidade da empresa Ré, aguardando, no momento, instrução técnica de recurso administrativo.

No que tange a alegação da empresa Ré no sentido de que as Autoras não podem se socorrer do dispositivo do Art. 124, XXIII da LPI, pelo fato de a empresa titular da marca estar sediada em país não signatário da Convenção da União de Paris, esta não merece prosperar.

Como restou esclarecido pelas Autoras na réplica:

“(i) A Convenção União de Paris (“CUP”), em seu artigo 3º, equipara a nacionais de país signatário todos aqueles que, apesar de serem nacionais de país não signatário, possuam estabelecimento comercial em país signatário – que é o caso da primeira Autora, que possui filial, por exemplo, na China (segunda Autora); e

(ii) Independentemente da CUP, Taiwan mantém outro acordo de reciprocidade com o Brasil, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (“TRIPS”), que igualmente assegura reciprocidade de tratamento, conforme se retira de seu artigo 3.18.”

Assiste razão às Autoras, conforme se depreende do Manual de Marcas do INPI que estabelece:

“Impugnante estrangeiro

Para fazer jus ao previsto no inciso XXIII do art. 124 da LPI, o estrangeiro deverá ser residente ou domiciliado em país que mantenha acordo com o Brasil ou que assegure reciprocidade de tratamento. Para fins de aplicação da norma legal em questão, entende-se que os residentes ou domiciliados em países signatários da Convenção da União de Paris (CUP) atendem o requisito supramencionado.

Não está excluída a hipótese de um impugnante residente ou domiciliado em país não-signatário da CUP invocar a referida proibição legal, desde que comprove que a nação em questão assegura reciprocidade de tratamento ou que mantenha, com o Brasil, acordo análogo à CUP. Entende-se por “acordo equivalente à CUP” qualquer acordo internacional em matéria de propriedade intelectual, celebrado pelo Brasil com quaisquer pessoas jurídicas de direito internacional, que contenha cláusulas análogas ao inciso XXIII do art. 124 da LPI ou que, a exemplo do Acordo TRIPS, contenha, entre suas disposições, o princípio do tratamento nacional.” (grifei)

Logo, diante de tais esclarecimentos e da informação de que Taiwan mantém acordo de reciprocidade com o Brasil, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (“TRIPS”), que igualmente assegura reciprocidade de tratamento, tal alegação da empresa Ré deve ser afastada.

Quanto às provas da alegada relação comercial preexistente, Compulsando os autos, nota-se que, embora as Autoras aleguem, na exordial, que a primeira Autora vendia produtos para a empresa Ré desde, pelo menos, o ano de 2002, o fato é que o documento fornecido pela própria Autora e constante do anexo 7 do evento 1 não é documento hábil a comprovação de tal alegação.

Constata-se, ainda, que as Autoras apresentaram o Contrato OEM (de Fabricação de Equipamento Original) firmado entre a primeira Autora e a empresa Ré, por meio do qual a Ré distribuiria produtos ARGOX no território brasileiro, datado de 29 de junho de 2005 (anexo 8 do evento 1), ou seja, posterior ao depósito do registro concedido à empresa Ré, depositado em 2003.

Ressalte-se, por oportuno, que em tal contrato, inclusive, consta disposição expressa vedando à empresa Ré o registro de qualquer direito de Propriedade Intelectual que pertença à Autora em seu nome (Cláusula 3.1) e não somente relacionado ao registro de patentes, como alega a empresa Ré.

As Autoras trouxeram aos autos, também, notas fiscais de venda, da empresa “CDC Brasil Distribuidora” para a empresa Ré, Barcode Informática Ltda., que datam de 2013 e 2014, também após o depósito de pedido de registro.

De acordo com a Autarquia, em tese, as provas apresentadas indicam relação comercial posterior ao ato de depósito, o que inicialmente levaria à improcedência das alegações de nulidade baseadas no Art. 124, XXIII da LPI.

Entretanto, as Autoras chamam atenção para os parâmetros fixados no próprio Manual de Marcas do INPI, a fim de disciplinar a aplicação do artigo 124, inciso XXIII da LPI, in verbis:

“Comprovação das alegações

A semelhança entre os sinais, o tempo de vigência do registro anterior ou a atuação em segmentos mercadológicos idênticos ou afins, por si, não constituem comprovação de que o impugnado possui conhecimento da marca da impugnante. As impugnações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI devem ser acompanhadas de documentação comprobatória de que o requerente do pedido ou titular do registro atacado conhecia evidentemente a marca do impugnante.

Tais documentos podem caracterizar relações comerciais diretas ou indiretas entre as partes, envolvendo a marca em questão ou produtos e serviços por ela assinalados, como, por exemplo:

a) Correspondências contendo tratativas concernentes ao uso da marca;

b) Contratos tendo como parte o requerente do registro, os quais incluem produtos ou serviços assinalados pela marca;

c) Comprovação de participação simultânea em eventos setoriais ou concorrências; ou

d) Quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente o conhecimento da marca da impugnante por parte da titular do pedido ou registro atacado.

Vale notar que a aplicação da norma legal em questão não está restrita às situações de vínculo contratual entre as partes, incluindo, também, os casos de relação comercial indireta, desde que comprovada documentalmente.

O fato de a relação comercial entre impugnante e impugnado ter se iniciado após a data do depósito do pedido atacado não afasta a aplicabilidade do dispositivo legal, desde que o depósito tenha ocorrido sem o conhecimento ou autorização do legítimo titular da marca. A partir da vigência do contrato, deve o requerente do pedido ou titular do registro diligenciar imediatamente junto ao INPI com o propósito de regularizar a questão, desistindo do pedido, renunciando ao registro ou transferindo o pedido ou registro para o legítimo titular, em observância ao princípio da boa fé, consagrado no art. 422, do Código Civil.”

Sendo assim, o próprio Manual de Marcas do INPI deixa claro que o fato da relação comercial entre impugnante e impugnado ter se iniciado após a data do depósito do pedido impugnado não afasta a aplicabilidade do Artigo 124, inciso XXIII, da LPI, contanto que o depósito tenha ocorrido sem o conhecimento ou autorização do legítimo titular da marca, que é exatamente o caso dos autos.

Além de não haver nos autos qualquer documento que comprove a autorização para o registro da marca, no presente caso, restou demonstrado, ao contrário, que havia no contrato firmado entre as partes, proibição para que a empresa Ré reivindicasse qualquer direito de propriedade intelectual em relação ao produto.

Ressalte-se, ainda, que mais do que “óbvio não desconhecimento” do sinal depositado e registrado, as alegações Autorais indicam que a empresa Ré agiu de má-fé, usurpando marca alheia, se aproveitando parasitariamente do sinal visual.

Além de ter restado comprovada a anterioridade do depósito de registro da marca “AGROX” pela primeira Autora em países signatários da CUP desde pelo menos 2002, também foi comprovada a existência de relação contratual firmada entre a primeira Autora e a empresa Ré desde 2005, que embora tenha sido posterior ao depósito do registro atacado, não afasta a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, ao contrário, revela sua má-fé em seguir a diante com o registro de marca que sabia ser da titularidade de terceiro.

Conclui-se, portanto, que tanto a documentação trazida aos autos quanto a cronologia de fatos revelam que a empresa Ré não só conhecia a marca “ARGOX”, de titularidade das Autoras, como agiu de má-fé ao depositar registro de marca alheia, sendo, também, inquestionável a identidade mercadológica entre os produtos assinalados pelos sinais em cotejo, que, sem dúvida, gera risco de confusão ou associação indevida aos consumidores.

Cumpre salientar que o objeto principal da demanda refere-se ao pedido de Adjudicação em favor da primeira Autora (ou a quem esta indicar) da marca “ARGOX”, registrada sob o nº 825.249.104, de titularidade da empresa Ré, ou subsidiariamente, a decretação da nulidade desse registro, conforme esclarecido pelas Autoras na petição constante do evento 9.

Desta forma, merecem transcrição os dispositivos legais que regem a matéria:   

 “LPI: Art. 166 - O titular de marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar através de ação judicial, a adjudicação do registro nos termos previstos no art. 6 septies (I) daquela Convenção.” (grifei).

CUP: “Artigo 6º septies. (1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a ser favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento”. (grifei)

Como bem salientado pela Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário do INPI em seu parecer técnico (anexo 2 do evento 89), existem pressupostos necessários e cumulativos para que um registro possa ser adjudicado em favor das Autoras, conforme se verifica no trecho transcrito a seguir:

“Da exegese da lei e da interpretação doutrinária, são extraídos os seguintes pressupostos:

(i) que determinada pessoa física ou jurídica (Requerente da ação judicial) seja titular de registro anterior de marca em país signatário da CUP – Não sendo uma exigência a residência ou estabelecimento de sede empresarial em país signatário da CUP, mas sim o Registro de Marca ter sido efetuado em País sede da CUP.

(ii) que seja constituída relação comercial entre o titular do registro no exterior e terceiro (Réu da ação judicial), de natureza de prestação de serviços de agenciamento ou representação comercial no Brasil;

(iii) que o representante ou agente (Réu) deposite pedido de registro desta mesma marca e obtenha a concessão junto ao INPI; e

(iv) que o depósito feito no Brasil tenha sido realizado de má-fé, desprovido de consentimento expresso do titular do registro no exterior.

Do ângulo doutrinário afigura-se pertinente a seguinte interpretação:

“A ação de adjudicação prevista na atual Lei de Propriedade Industrial – LPI (as leis anteriores não acolhiam essa hipótese), que em nada se assemelha ao instituto da adjudicação no direito civil, é cabível em caráter alternativo à ação de nulidade de patente (art. 49) ou de registro de marca (art. 166), sempre que na aquisição de tais direitos o adquirente tiver agido com má-fé. Portanto, essa ação tem por objetivo pôr no lugar do usurpador a pessoa que tem direito à marca ou à patente, retirando-lhe a posse em favor do verdadeiro titular do direito formativo gerador do domínio. (grifos nossos)

Embora, como visto, o art. 166 da LPI faça referência ao art. 6 septies da CUP – Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, segundo a qual a adjudicação terá lugar nas hipóteses em que o agente ou representante do titular, sem autorização desse, pedir o registro da marca em nome próprio, nosso entendimento é o de que, não apenas nessas hipóteses, mas em todas as outras em que caracterizada ou evidenciada a má-fé do adquirente, será cabível a ação de adjudicação, em alternativa à ação de nulidade, se assim julgar conveniente o autor da ação. Esse entendimento também é esposado por especialistas como Gert Egon Dannemann e Lélio Denícoli Schmidt.” (grifo nosso) DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Rio de Janeiro, Renovar, 2001, pág. 315.

Primeiramente, resta comprovado o registro anterior de marca em país signatário da CUP de titularidade da primeira Autora, tendo em vista que seus registros mais antigos datam de abril de 2002 e foram depositados na América e na China (anexo 2 do evento 9), ou seja, antes do depósito do registro concedido à empresa Ré, que data de fevereiro de 2003.

Subsumindo-se as provas carreadas aos autos às precedentes considerações, pode-se afirmar que as Autoras lograram comprovar a má-fé da empresa Ré, tendo em vista que esta registrou a marca “ARGOX” perante o INPI sem autorização da primeira Autora, a qual é detentora de registro anterior da referida marca em outros países e, ainda, com quem a empresa Ré manteve relação comercial, havendo no contrato firmado entre as partes expressa vedação de que a Ré não poderia reivindicar qualquer direito de propriedade intelectual referente ao produto veiculado pela marca “ARGOX”.

Sendo assim, merece prosperar o pedido de adjudicação da marca “ARGOX” em favor da primeira Autora.

Como fundamento de sua pretensão, as Autoras alegam, ainda, que sua marca é notoriamente conhecida e invocam a infringência ao art. 126 da Lei nº. 9.279/96, o qual merece reprodução:

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”

A primeira questão a ser definida, então, é justamente a abrangência da marca “ARGOX” de titularidade da Autora, face à alegação de que seria notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, assim entendida como aquela dotada de certo prestígio, gozando de proteção especial, na forma do art. 126 da Lei nº. 9.279/96 e do artigo 6º bis (1) da Convenção da União de Paris (CUP), acima transcritos.

Deve-se observar, portanto, que a notoriedade da marca “utilizada para produtos idênticos ou similares”, nos termos do art. 6^o bis (1) da CUP, é aferida no país no qual se procura a proteção. Ou seja, é necessário averiguar se o público brasileiro, consumidor do produto, possuía alto grau de conhecimento acerca de sua existência, confiabilidade e reputação no mercado, a fim de merecer ser aqui protegida, independentemente de registro. 

Nesse ponto, merece destaque a lição de Maitê Cecília Fabbri Moro, in Direito de Marcas, ed. RT, São Paulo, 2003, colacionada a seguir:

“A notoriedade, neste caso, faz com que se reconheça aquela marca, ainda que não registrada ou depositada no INPI, como tendo um dono. Acolhem-se casos, portanto, em que a marca é reconhecida pelo público, mas que ainda não tenha sido apropriada por seu titular de direito no país. Por titular de direito deve-se entender aquele que é proprietário original do signo distintivo, aquele que investiu no signo distintivo fazendo com que ele atingisse um elevado conhecimento do público”.

Importante deixar claro que a notoriedade da marca das Autoras deve ser verificada na data do depósito do registro atacado (24/02/2003) e, não, nos dias atuais.  

Nesse sentido, confira-se o julgado colacionado a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NULIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NOTORIEDADE DA MARCA. SEM COMPROVAÇÃO. CONTRATO. CLÁUSULA. USO DA MARCA.

1-Em que pese a existência de grande similitude entre as marcas (“GLOBO” e “O GLOBO”), aplica-se o princípio da especialidade, segundo o qual a análise da colidência entre as marcas deve ser feita em função das classes nas quais as mercadorias e os serviços se enquadram, por serem elas que delimitam a esfera de proteção conferida aos signos. Assim, desde que as marcas não possuam a proteção especial da declaração de alto renome e não haja possibilidade de confusão, permite-se a coexistência pacífica das marcas no mercado consumidor.

2- No que tange à proteção prevista no art. 6º da CUP, bem como no art. 126 da LPI, cabe à parte autora apresentar provas que demonstrem que sua marca (O GLOBO) é notoriamente conhecida em segmento relacionado à composição gráfica e encadernação, sendo necessário, ainda, que a notoriedade de sua marca remeta à data anterior ao depósito do registro de marca da primeira ré (GLOBO).

3- Deve ser respeitada a cláusula prevista no contrato de venda da EDITORA GLOBO para as ORGANIZAÇÕES GLOBO, através do qual foi reservado à vendedora (LIVRARIA DO GLOBO S/A - parte ré) o direito de continuar a usar a marca “GLOBO” nos produtos que integram suas linhas de fabricação e comercialização, exceto quanto à "edição de livros, jornais e periódicos e demais publicações de cunho cultural".

4- Apelação desprovida.”

(AC 201151018049079, Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, TRF2 - S2A TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 19/07/2013, grifos nossos).

No caso concreto, verifica-se que os documentos juntados pelas Autoras na exordial não comprovam, de forma inequívoca, a notoriedade de suas marcas, no Brasil, à época do depósito do registro concedido à empresa Ré em 24/02/2003.

Nota-se que, embora as Autoras tenham trazido documentação comprovando registros anteriores em países signatários da Convenção da União de Paris, não trouxem prova de que o sinal, de fato, é notoriamente conhecido no referido segmento e no Brasil, à época do depósito de titularidade da empresa Ré.

Sendo assim, comungo do entendimento da Autarquia no seguinte sentido:

“No caso em lide, não vemos nenhuma aplicação de tal dispositivo legal. Entendemos que a presente lide não foi instruída neste sentido. Em que pese a atuação das Autoras no segmento, inclusive alegando ter criado produtos, apresentando contrato de distribuição com a empresa Ré, e ainda, depósito de marcas em outros países, tais fatos, isoladamente, não são prova de “notoriedade” do sinal “ARGOX”, no segmento de mercado específico no país. Pelo exposto, nos posicionamos pela improcedência das alegações baseadas no Art. 126 da LPI.”

Portanto, não há que se considerar que a marca “ARGOX” fosse notoriamente conhecidas pelo público consumidor brasileiro, em 24/02/2003, por inexistirem provas nos autos neste sentido.

É importante destacar, ainda, que, de acordo com o Manual de Marcas:

“A norma legal contida no inciso XXIII do art. 124 da LPI não é aplicada de ofício, devendo ser invocada pela parte interessada por meio de impugnação tempestiva, acompanhada de provas capazes de caracterizar a infringência da referida proibição legal” (grifos nossos).

Por tal razão, entendo que o INPI não deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, por não terem as Autoras, no presente caso, se valido dos instrumentos administrativos de oposição ao pedido de registro, quando do depósito, ou processo administrativo de nulidade contra o mesmo, após sua concessão. Ou seja, a questão apenas não foi solucionada em sede administrativa, em decorrência da inércia das Autoras em apresentar impugnação tempestiva, acompanhada de provas que demonstrassem a violação do dispositivo legal em apreço.

Não poderia o INPI, de ofício, aplicar o mencionado dispositivo legal, por ausência de alegação nesse sentido, acompanhada de provas, por parte da Autora. Logo, não houve erro administrativo por parte da Autarquia na concessão do registro ora impugnado.

Finalmente, quanto ao pedido de concessão da tutela de urgência, revogo a decisão do evento 20, por considerar, após a análise do contraditório, que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado, assim como o risco de dano no que concerne ao fato de que o indeferimento do registro da marca “AGROX” pelo INPI (com base na marca da empresa Ré) impede que a Autora consiga usufruir da marca na qual vem investindo por anos, causando um grande prejuízo devido a insegurança jurídica,  na forma do Artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sentença não submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, dado que, embora ilíquida, não se vislumbra na espécie a possibilidade de que a condenação resulte em proveito econômico acima de 1.000 (mil) salários-mínimos.

Ao teor do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação e majoro os honorários de sucumbência em 5% passando a condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC/2015.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001085937v20 e do código CRC 6c77c356.

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Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 11/10/2022, às 13:41:52

Apelação Cível Nº 5004366-95.2018.4.02.5101/RJ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. Art. 124, XXIII da LPI. apelação a que se nega provimento

1. Caso concreto- Trata-se de apelação cível interposta por BARCODE INFORMÁTICA LTDA, em face da sentença, que julgou procedente pretensão autoral de adjudicação do registro nº 825.249.104 para a marca “ARGOX”,  concedendo a tutela de urgência para (i) determinar a suspensão dos efeitos do registro nº  825.249.104; (ii) condenar a empresa apelante a abster-se de usar o sinal “ARGOX”.

2. Sentença- O juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral por entender que: (i) "No caso em tela, verifica-se que a Autora ajuizou a presente ação em 18/05/2018, para requer a nulidade do registro nº. 825.249.104, de titularidade da empresa Ré, referente à marca 'ARGOX', concedido em 11/07/2017, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 anos, razão pela qual a preliminar em questão deve ser afastada", (ii) "Também não merece prosperar a alegação de prescrição com base no argumento de que como o registro de marca anulando foi depositado no INPI em 2003 e a parte autora não apresentou oposição na via administrativa, a oposição pretendida na via judicial já estaria consumada pela preclusão há mais de 16 anos. Isto porque, é sabido que não há necessidade de se esgotar a instância administrativa para se ingressar na esfera judicial. Em suma, a ação de nulidade poderá ser proposta a dentro do prazo prescricional de cinco anos contados da concessão do registro, não se exigindo, portanto, o esgotamento da esfera administrativa para ajuizá-la na via judicial"; (iii)  "No que tange a alegação da empresa Ré no sentido de que as Autoras não podem se socorrer do dispositivo do Art. 124, XXIII da LPI, pelo fato de a empresa titular da marca estar sediada em país não signatário da Convenção da União de Paris, esta não merece prosperar. Como restou esclarecido pelas Autoras na réplica: '(i) A Convenção União de Paris ('CUP'), em seu artigo 3º, equipara a nacionais de país signatário todos aqueles que, apesar de serem nacionais de país não signatário, possuam estabelecimento comercial em país signatário – que é o caso da primeira Autora, que possui filial, por exemplo, na China (segunda Autora); e (ii) Independentemente da CUP, Taiwan mantém outro acordo de reciprocidade com o Brasil, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio ('TRIPS'), que igualmente assegura reciprocidade de tratamento, conforme se retira de seu artigo 3.18'"; (iv) "Logo, diante de tais esclarecimentos e da informação de que Taiwan mantém acordo de reciprocidade com o Brasil, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio ('TRIPS'), que igualmente assegura reciprocidade de tratamento, tal alegação da empresa Ré deve ser afastada"; (v) "Quanto às provas da alegada relação comercial preexistente, compulsando os autos, nota-se que, embora as Autoras aleguem, na exordial, que a primeira Autora vendia produtos para a empresa Ré desde, pelo menos, o ano de 2002, o fato é que o documento fornecido pela própria Autora e constante do anexo 7 do evento 1 não é documento hábil a comprovação de tal alegação"; (vi) "Constata-se, ainda, que as Autoras apresentaram o Contrato OEM (de Fabricação de Equipamento Original) firmado entre a primeira Autora e a empresa Ré, por meio do qual a Ré distribuiria produtos ARGOX no território brasileiro, datado de 29 de junho de 2005 (anexo 8 do evento 1), ou seja, posterior ao depósito do registro concedido à empresa Ré, depositado em 2003. Ressalte-se, por oportuno, que em tal contrato, inclusive, consta disposição expressa vedando à empresa Ré o registro de qualquer direito de Propriedade Intelectual que pertença à Autora em seu nome (Cláusula 3.1) e não somente relacionado ao registro de patentes, como alega a empresa Ré"; (vii) "As Autoras trouxeram aos autos, também, notas fiscais de venda, da empresa 'CDC Brasil Distribuidora' para a empresa Ré, Barcode Informática Ltda., que datam de 2013 e 2014, também após o depósito de pedido de registro"; (viii) "De acordo com a Autarquia, em tese, as provas apresentadas indicam relação comercial posterior ao ato de depósito, o que inicialmente levaria à improcedência das alegações de nulidade baseadas no Art. 124, XXIII da LPI. Entretanto, as Autoras chamam atenção para os parâmetros fixados no próprio Manual de Marcas do INPI, a fim de disciplinar a aplicação do artigo 124, inciso XXIII da LPI"; (ix) "Sendo assim, o próprio Manual de Marcas do INPI deixa claro que o fato da relação comercial entre impugnante e impugnado ter se iniciado após a data do depósito do pedido impugnado não afasta a aplicabilidade do Artigo 124, inciso XXIII, da LPI, contanto que o depósito tenha ocorrido sem o conhecimento ou autorização do legítimo titular da marca, que é exatamente o caso dos autos"; (x) "Além de não haver nos autos qualquer documento que comprove a autorização para o registro da marca, no presente caso, restou demonstrado, ao contrário, que havia no contrato firmado entre as partes, proibição para que a empresa Ré reivindicasse qualquer direito de propriedade intelectual em relação ao produto"; (xi) "Ressalte-se, ainda, que mais do que 'óbvio não desconhecimento' do sinal depositado e registrado, as alegações Autorais indicam que a empresa Ré agiu de má-fé, usurpando marca alheia, se aproveitando parasitariamente do sinal visual"; (xii) "Além de ter restado comprovada a anterioridade do depósito de registro da marca 'ARGOX' pela primeira Autora em países signatários da CUP desde pelo menos 2002, também foi comprovada a existência de relação contratual firmada entre a primeira Autora e a empresa Ré desde 2005, que embora tenha sido posterior ao depósito do registro atacado, não afasta a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, ao contrário, revela sua má-fé em seguir a diante com o registro de marca que sabia ser da titularidade de terceiro"; (xiii) "Conclui-se, portanto, que tanto a documentação trazida aos autos quanto a cronologia de fatos revelam que a empresa Ré não só conhecia a marca 'ARGOX', de titularidade das Autoras, como agiu de má-fé ao depositar registro de marca alheia, sendo, também, inquestionável a identidade mercadológica entre os produtos assinalados pelos sinais em cotejo, que, sem dúvida, gera risco de confusão ou associação indevida aos consumidores"; (xiv) "resta comprovado o registro anterior de marca em país signatário da CUP de titularidade da primeira Autora, tendo em vista que seus registros mais antigos datam de abril de 2002 e foram depositados na América e na China (anexo 2 do evento 9), ou seja, antes do depósito do registro concedido à empresa Ré, que data de fevereiro de 2003"; (xv) "Subsumindo-se as provas carreadas aos autos às precedentes considerações, pode-se afirmar que as Autoras lograram comprovar a má-fé da empresa Ré, tendo em vista que esta registrou a marca 'ARGOX' perante o INPI sem autorização da primeira Autora, a qual é detentora de registro anterior da referida marca em outros países e, ainda, com quem a empresa Ré manteve relação comercial, havendo no contrato firmado entre as partes expressa vedação de que a Ré não poderia reivindicar qualquer direito de propriedade intelectual referente ao produto veiculado pela marca 'ARGOX'"; (xvi) "No caso concreto, verifica-se que os documentos juntados pelas Autoras na exordial não comprovam, de forma inequívoca, a notoriedade de suas marcas, no Brasil, à época do depósito do registro concedido à empresa Ré em 24/02/2003".

3. Argumentos suscitados na apelação BARCODE INFORMÁTICA LTDA- (i) "Como dito e repisado pela Recorrente em diversos pontos desses autos, o ano de 1998, quando a Recorrente começou a utilizar a expressão ARGOX através do seu site na internet www.argox.com.br, é muito anterior a qualquer incursão das Recorridas no mercado brasileiro e também muito anterior a 2003, ano que as Recorridas alegam ter iniciado relacionamento comercial com a Recorrente, relacionamento este que aliás nunca existiu"; (ii) "o juízo a quo decidiu-se pela anterioridade da marca ARGOX pertencente as Recorridas tendo como base o ano de 2002 versus o depósito da marca junto ao INPI feito pela Recorrente em 2003, ignorando totalmente o fato da Recorrente se utilizar da mencionada marca desde 1998"; (iii) "Muitas das alegações das Recorridas e também da fundamentação da sentença ora combatida referem-se a um antigo contrato entre a Recorrente e a primeira Recorrida pactuado em Junho de 2005 (Evento 1, ANEXO 8). De importância vital destacar de início que o mencionado contrato foi rescindido poucos meses após a sua assinatura em decorrência de nenhum dos negócios nele previstos jamais terem sido implementados"; (iv) "E pior, para tentar provar o contrário, as Recorridas juntaram aos autos uma estranha relação de itens que supostamente teriam sido vendidos por ela Recorrida para a Recorrente, entre 2002 (antes mesmo do contrato) e 2006 (Evento 1, ANEXO 7), totalizando US$ 8.978.358,00 (quase nove milhões de dólares !!!). Evidente que essa apócrifa e fantasiosa relação, que por certo foi produzida unilateralmente pelas Recorridas, não foi reconhecida pela Recorrente, conforme declarado em destaque na sua contestação (Evento 71)"; (v) "As Recorridas tentaram ainda ludibriar o juízo mais uma vez, mentindo sobre ter havido negócios entre elas Recorridas e a Recorrente, anexando mais 2 (dois) documentos apócrifos e incompreensíveis, inclusive em língua chinesa, não reconhecidos pela Recorrente, produzidos unilateralmente por elas, Recorrentes (Evento 111, OUT7)"; (vi) "O mais próximo que a Recorrente chegou das Requeridas foi adquirir alguns produtos de um de seus revendedores no Brasil, chamado ScanSource, conforme notas fiscais anexadas por elas mesmas Recorridas (Evento 1, ANEXO15). Essas compras foram realizadas apenas e tão somente para que a Recorrente pudesse provar que a sua marca ARGOX vinha sendo utilizada irregularmente pelos revendedores das Recorridas".

4. Argumentos suscitados nas contrarrazões ARGOX INFORMATION CO. LTD.  e ARGOX INFORMATION CO. LTD.- (i) "No passado, uma das distribuidoras autorizadas das Apeladas no Brasil foi, justamente, a Apelante, conforme comprova o Contrato OEM (juntado em Evento 1, Anexo 08), firmado em 2005. Em referido instrumento, as partes fizeram questão de acordar expressamente que a Barcode estaria vedada de levar a registro qualquer direito de Propriedade Intelectual da primeira Apelada (Evento 1, Anexo 08, p. 3)"; (ii) "Ocorre que, ao arrepio de referida disposição contratual e da própria Lei de Propriedade Industrial ('LPI'), a Barcode depositou junto ao INPI um pedido de registro para a marca nominativa ARGOX e obteve (equivocadamente) a concessão do mesmo em 11/07/2017 (Evento 1, Anexo 09)"; (iii) "o registro do nome de domínio argox.com.br pela Apelante não é anterior ao uso da marca ARGOX pelas Apeladas, muito pelo contrário. De fato, a empresa ARGOX INFORMATION CO. LTD. (primeira Apelante) se vale do sinal distintivo ARGOX para identificar seus produtos mundialmente desde 1996, sendo que, em 1998 (quando a Barcode ardilosamente levou a registro nome de domínio em questão), a primeira Apelante já recebia prêmios por sua distinção no mercado, tal como o reconhecimento 'GOOD DESIGN PRODUCT 1998'; (iv) "Ademais, ainda que se cogitasse que 'em 1998 a Recorrente sequer imaginava que pudesse existir em algum lugar do planeta uma empresa chamada ARGOX' (Evento 146, p. 4), conforme despudoradamente alega a desleal Barcode, fato incontroverso é que, em 2005, a Apelante teve ciência inequívoca da existência da marca ARGOX e de seu uso pela primeira Apelada, uma vez que as partes firmaram um contrato por meio do qual a Barcode importaria e distribuiria produtos identificados pelo sinal distintivo em questão (Evento 1, Anexo 08)"; (v) "o simples fato de o Contrato OEM ter existido já é suficiente para demonstrar a ciência inequívoca pela Barcode, desde, no mínimo, 2005, acerca da marca estrangeira , suscitando, assim, a proteção do artigo 124, XXIII da LPI, conforme bem concluiu o D. Juízo a quo"; (vi)  A Apelante, contudo, sequer contesta a existência do negócio jurídico, mas tão somente sua validade e eficácia, afirmando que '[i]nfelizmente o juízo a quo deixou-se ludibriar pelas inverdades das Recorridas, acatando o velho e caduco contrato que jamais foi ativado e que encontra-se rescindido desde o início de 2006 como válido e vigente' (Evento 146, p. 5); (vii) "De fato, o único real argumento apresentado pela Barcode foi contra a eficácia do contrato, sustentando que o mesmo nunca teria sido 'implementado'. Ocorre que, como já visto, pouco importa, para os fins da discussão aqui travada, se o pacto em questão seria (ou não) eficaz"; (viii) "Ainda assim, vale ressaltar que as Apeladas trouxeram aos autos, sim, provas de que a primeira Apelada exportou produtos da marca ARGOX para a Apelante, conforme ilustra, por exemplo, a invoice abaixo, datada de julho de 2005 (Evento 11, OUT 17)"; (ix) "Em sua apelação, a Barcode ainda teve a audácia de afirmar que a invoice em questão teria sido fabricada pelas Apeladas, sendo 'apócrifa e incompreensível' (Evento 146, p. 4). Imagina a Apelante que todos agem em má-fé, tal como ela. Ora, se fosse do interesse da Apelante arguir a falsidade do documento em questão, deveria tê-lo feito por meio de pedido incidental de arguição de falsidade, ainda nos autos de origem. Naturalmente, tal pretensão já se encontra preclusa, nos termos do artigo 430 do CPC"; (x) "Quanto à pesquisa empírica em questão, acusou a Apelante que os entrevistados teriam sido 'escolhidos a dedo' pelas Apeladas, como forma de 'induzir o juízo a quo a erro' (Evento 146, p. 7). Tal alegação obviamente não procede, uma vez que os participantes da pesquisa foram recrutados dentro de um universo de 1.350 (mil trezentas e cinquenta) pessoas, seguindo as rígidas regras estabelecidas pelo CRQ (Controle de Qualidade de Recrutamento) e pela ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa)".

5. Sentença mantida- Conclui-se que tanto a documentação trazida aos autos quanto a cronologia de fatos revelam que a empresa Ré não só conhecia a marca 'ARGOX', de titularidade das Autoras, como agiu de má-fé ao depositar registro de marca alheia, sendo, também, inquestionável a identidade mercadológica entre os produtos assinalados pelos sinais em cotejo, que, sem dúvida, gera risco de confusão ou associação indevida aos consumidores.

6. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação e majorar os honorários de sucumbência em 5% passando a condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC/2015, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001085939v11 e do código CRC 73022294.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 30/11/2022, às 16:43:38

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/11/2022

Apelação Cível Nº 5004366-95.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária