Apelação Cível Nº 0814569-86.2009.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária tida por interposta e de apelação cível interposta pela COMELZ DO BRASIL IND/ COM/ DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CALÇADOS LTDA (evento 213, OUT154 evento 213, OUT155) em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 31ª Vara Federal/RJ (evento 198, SENT164 evento 213, OUT156 evento 213, OUT157), Marcelo Leonardo Tavares, nos autos da ação ajuizada pela ATOM DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS ITALIANAS LTDA em face da apelante e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 

A ação foi ajuizada objetivando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da patente de invenção PI 0002928-9 (“MÁQUINA FERRAMENTA PARA CORTAR DE FORMA CONTÍNUA ELEMENTOS TIPO FOLHA”), de titularidade da COMELZ DO BRASIL IND/ COM/ DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CALÇADOS LTDA. No mérito, postulou a nulidade da referida patente.

Para tanto, alegou que a patente PI 0002928-9 não preencheu os requisitos da novidade e atividade inventiva, ante a anterioridade dos seguintes documentos: DE3519806, DE19719196, FR2582317, EP799898, US4725961, US4994979, EP0165890, EP0178973, US5258917, JP60206594, DE 4021407, EP0387371, US5757950 e US4736661

Decisão no evento 18, DESPADEC198, na qual o Juízo a quo decidiu no sentido de apreciar o pedido de antecipação da tutela após as contestações.

Decisão no evento 36, DESPADEC199 indeferindo o pedido de liminar.

Decisão no evento 153, DESPADEC209 deferindo a tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da patente PI 0002928-9 somente em relação à autora.

Laudo pericial no evento 106, OUT80.

Laudo pericial complementar no evento 126, OUT96.

Sentença proferida no evento 198, SENT164 julgando procedente o pedido para decretar a nulidade do ato administrativo de concessão da patente PI 0002928-9, nos termos do art. 487, I, do CPC. 65 e deferir a antecipação da tutela para determinar a suspensão dos efeitos da patente PI 0002928-9, com efeitos erga omnes.

O magistrado deferiu, ainda, o ingresso da empresa TESEO DO BRASIL COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA LTDA, como assistente simples da autora, determinando à devida inclusão no feito.

Inicialmente, o magistrado pontuou que: “o julgamento do processo 2008.71.08.008834-2/RS (tramitado na 1ª Vara Federal de Novo Hamburgo Rio Grande do Sul) não influi sobre a presente demanda, uma vez que embasado em causa de pedir diversa. Naquele processo, as anterioridades apontadas foram as patentes EPO566817, US5953232, ES8601751, ES2051902T, FR2582317 e US4725691, conforme informado à fl. 03. Em que pese haver anterioridades em comum nos dois processos, verifica-se que o deslinde do presente feito se baseia, conforme prova pericial analisada a seguir, em quatro anterioridades não examinadas na ação anterior, quais sejam: EP0165890, US5258917 e US5757950 e EP038737.”

Prosseguiu o magistrado entendendo por acolher o laudo pericial que concluiu que a patente PI 0002928-9 atende ao requisito da novidade. Porém, que as anterioridades EP0165890, US5258917 e US5757950 demonstram a ausência de atividade inventiva da matéria descrita na reivindicação independente 1, enquanto a anterioridade EP038737 demonstra a ausência de atividade inventiva da matéria descrita na reivindicação independente 2 da PI0002928-9.

Asseverou, ainda, que não tem motivos para discordar da avaliação técnica do perito, sendo que o conjunto probatório apresentado pelas corrés não se apresentou  suficiente para afastar a conclusão pericial, a qual se transcorreu em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Embargos de declaração opostos no evento 203, OUT149 pela COMELZ DO BRASIL IND/ COM/ DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CALÇADOS LTDA. que foram rejeitados pela sentença do evento 207, SENT165.

Apelação cível interposta pela COMELZ DO BRASIL IND/ COM/ DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CALÇADOS LTDA (evento 213, OUT154evento 213, OUT155evento 213, OUT156evento 213, DOC157) suscitando, inicialmente preliminar de nulidade da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, ante a não observância aos princípios do contraditório e ampla defesa e a preservação da segurança jurídica.

1- Em relação à preliminar de nulidade da sentença a apelante expõe os seguintes argumentos:

1.1- Após a elaboração do laudo foi exarada equivocada decisão indeferindo nova reunião com o perito judicial, bem como restaram indeferidos inúmeros quesitos suplementares da apelante (evento 122, DESPADEC206), tendo sido, após, lançado o laudo pericial complementar (evento 126, OUT96);

1.2- A apelante juntou então petições com pedido de reconsideração, postulando também a realização de uma audiência para esclarecimentos com o perito. Afirma que, em se tratando a patente de uma máquina complexa, não é plausível se falar de indeferimento de nova reunião, tampouco de audiência de esclarecimento com o perito, e muito menos no indeferimento de inúmeros quesitos suplementares apresentados pela apelante;

1.3-  Tendo a magistrada mantido a decisão que indeferiu o pedido de nova reunião com o perito (evento 140, DESPADEC207), a apelante opôs embargos de declaração no evento 145, OUT105 que foram considerados intempestivos (evento 147, DESPADEC208), razão pela qual a apelante opôs novos embargos de declaração no evento 150, OUT107;

1.4- O Juízo de Primeiro Grau exarou decisão deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no evento 153, DESPADEC209, sem apreciar os embargos de declaração, nem tampouco as demais petições constantes do evento 154, OUT109 e  do evento 156, OUT113. Afirma que na decisão do evento 159, DESPADEC210 a apelante foi condenada à multa de 1% (um por cento) do valor da causa injustamente sob o fundamento de que estaria tumultuando o processo.

2 – Quanto ao mérito, prossegue argumentando o seguinte:

2.1 - A antecipação da tutela que foi confirmada na sentença se deu com base numa prova pericial ainda não devidamente esclarecida. Afirma que a patente da apelante foi concedida sem nenhuma oposição em sede administrativa;

2.2 - Em que pese tenha o Juízo de Primeiro Grau não ter inicialmente acolhido a pretensão antecipatória, posteriormente, veio equivocadamente a deferir a tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da patente PI0002928-9 da apelante, tendo, ainda, rejeitados os embargos de declaração. Afirma que obteve legalmente a patente em questão e que permanece sofrendo perigosamente com a cópia indiscriminadamente e indevida de produto/maquinário, cuja criação é da apelante. Destaca que o próprio INPI se manifestou no sentido de que a patente da apelante deve manter seus efeitos devidamente hígidos;

2.3 - Existe uma ação idêntica à presente que tramita na 1ª Vara Federal da Circunscrição de Novo Hamburgo - Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (sob nº 2008.71.08.008834-2/RJ), cujo objeto igualmente era exatamente a patente em questão e que já transitou em julgado a decisão que manteve os efeitos da patente da apelante;

2.4 - Em relação ao laudo pericial argumenta que o mesmo possui as seguintes falhas:

Por fim, postula o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e de todos os atos processuais produzidos desde o momento em que restou indeferido nova reunião  com o perito judicial e indeferidos inúmeros quesitos suplementares, devendo o processo retornar à Primeira Instância para que opere o seu trâmite na forma postulada.

No caso de não acolhimento da preliminar, solicita a concessão do efeito suspensivo ao recurso sustentando que a probabilidade do direito está na própria carta patente concedida pelo INPI que é o órgão competente, sendo que, o risco de grave ou difícil reparação está consubstanciado no fato de que a apelante continuará sofrendo danos decorrentes da determinação de suspensão da patente. Postula a suspensão da multa.

No mérito, requer o provimento da apelação, com a improcedência do pedido.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, embora intimado, não apresentou contrarrazões (evento 216, CERTDECPRAZO214).

Contrarrazões da ATOM DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS ITALIANAS LTDA no  evento 220, OUT159 argumentando, em resumo, o seguinte:

1- Resta claro que não existe qualquer irregularidade na fundamentação da r. sentença de fls. 1520/1531 que justifique a sua nulidade, tendo a referida decisão sido proferida nos exatos termos preceituados pelos artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, bem como pelo artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Afirma que é evidente, pois, que as críticas tecidas pela apelante são apenas resultado de sua insatisfação com a decisão de mérito que lhe foi desfavorável;

2- Não merecem prosperar os argumentos da apelante no sentido de que a ação de nulidade da PI 0002928-9, proposta pela TESEO DO BRASIL e que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Novo Hamburgo/RS seria supostamente idêntica à presente demanda. Destaca que além das partes serem distintas, a análise pericial de cada um dos casos foi baseada em
anterioridades do estado da técnica distintas;

3- Foi com base em robusto conjunto fático-probatório – e cerca de 10 anos de tramitação do presente processo – que o D. Juízo a quo, após minuciosa análise da controvérsia, julgou pela procedência dos pedidos autorais para anular a PI 0002928-9;

4- No escorreito laudo pericial, é possível verificar que a PI 0002928-9 carece do requisito da atividade inventiva. E nem se diga que houve “falha técnica” na análise do I. Perito, tal como aduz a apelante, alegando que “as reivindicações não foram analisadas em conjunto com o preâmbulo da PI 0002928-9” (fls. 1580), uma vez que o próprio Perito explicou, às fls. 1281 de seu Laudo Complementar, que: “ao propor a apuração do requisito de atividade inventiva do objeto da Patente de Invenção da PI 0002928-9 com base na soma das matérias descritas nas partes preambulares e caracterizantes das suas reivindicações independentes 1 e 2 o 1º Réu – ora Apelante – confunde o escopo das referidas reivindicações com as exclusividades destas.”

5- Ao contrário do que alega a apelante, todos os aspectos contra os quais a COMELZ se insurge em seu recurso já foram amplamente analisados e rechaçados, não só pelo D. Juízo a quo, mas também pelo I. Expert durante a instrução probatória dos presentes autos – que, frise-se, foi devidamente concluída;

6- A patente de invenção PI 0002928-9 é, de fato, nula de pleno direito, pois carece de um dos requisitos essenciais de patenteabilidade, a atividade inventiva, expressamente prevista nos artigos 8º e 13 da Lei nº 9.279/96. E contra tal realidade, nada pode fazer a apelante. Assim, como bem entendeu a r. sentença recorrida, devidamente pautada em laudo pericial elaborado por um técnico no assunto, os elementos constituintes da patente de invenção PI 0002928-9, quando combinados da maneira descrita e reivindicada na carta patente em comento, decorreria de maneira óbvia para um técnico no assunto;

7- Inconteste, portanto, que a verossimilhança das alegações da Apelada que, após o fim da fase instrutória, se tornaram irrefutáveis, de modo que não há que se falar em suspensão dos efeitos da sentença, que acertadamente suspendeu os efeitos da PI 0002928-9. Ressalta que não há dúvidas de que não se pode conceder a antecipação de tutela como pretendida pela apelante, devendo ser mantida a suspensão dos efeitos da PI 0002928-9 nos termos e fundamentos da própria sentença recorrida.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  disse não ter interesse público que justifique a sua intervenção obrigatória no feito (evento 7, OUT4).

Contrarrazões da TESEO DO BRASIL COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA. (evento 8, OUT5), assistente simples da autora/apelada, aduzindo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001063434v33 e do código CRC 82ce2493.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 19/7/2022, às 14:59:22

Apelação Cível Nº 0814569-86.2009.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais.

Tendo em vista cuidar-se de hipótese de sentença proferida contra Autarquia, considero como feita a remessa oficial, a teor do disposto no art. 496, I do CPC/2015.

1. PRELIMINAR:

No caso em tela, a apelante requer a decretação da nulidade da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, ante a não observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e a preservação da segurança jurídica.

Para tanto, expõe uma cronologia de fatos que, segundo seu entendimento, justificariam a medida postulada.

Com efeito, analisando os presentes autos verifica-se que, ao contrário do que afirma a apelante, não há que se falar em violação ao contraditório, ampla defesa, nem tampouco ausência de preservação da segurança jurídica.

Inicialmente, releve-se que consoante evento 98, OUT76, as partes se reuniram devidamente com o perito judicial. Também tiveram a oportunidade de apresentar quesitos suplementares que foram devidamente apreciados pelo perito (evento 126, OUT96– laudo suplementar).

A decisão da magistrada constante do evento 122, DESPADEC206 que indeferiu os quesitos suplementares e a reunião com o perito postulada pela apelante foi devidamente fundamentada e coerente na análise do caso concreto. Na referida decisão o Juízo de Primeiro Grau acertadamente destacou que a ora apelante postulou quesitos, sendo que alguns deles não possuíam natureza de quesitos suplementares, mas sim de esclarecimentos, tendo, no entanto, deferido alguns deles. Assim, não existe qualquer tipo de violação aos alegados princípios mencionados pela apelante, mas tão somente a atuação do poder diretivo do Juiz.

Saliente-se, ainda que, de acordo com o art. 370 do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Destaque-se os seguintes trechos da decisão (evento 122, DESPADEC206):

“O art. 435 do CPC admite apenas que as partes peçam esclarecimentos ao perito em audiência, o que não se pode confundir com a  formulação de novos quesitos, o que estaria a implicar na elaboração de novo laudo pericial.
Contudo, uma análise atenta dos quesitos formulados pela empresa ré às fls. 1210/1219 e apresentados posteriormente à apresentação do laudo pelo expert permite concluir que alguns deles não guardam a natureza de suplementares, e sim de esclarecimento, melhor se enquadrando nas disposições do art. 435 do CPC.

Nesse contexto, DEFIRO pedido de formulação dos seguintes quesitos: nº 6 a 9, 17, 21 a 28, 30 e 32. INDEFIRO todos os demais quesitos suplementares, pois não guardam natureza de esclarecimento, sendo certo que todos os quesitos iniciais formulados já foram integralmente respondidos pelo perito no laudo pericial de fls.870/1123, não sendo dado a nenhuma das partes formular novos quesitos após a vinda do laudo ao processo, nos termos do art. 435 do CPC e da jurisprudência a seguir: RESP 200600101944, AG 200003000393081 TRF3, AC 200103990037322TRF3.

Ademais, o laudo está devidamente elaborado pelo expert, e ainda será acrescido dos esclarecimentos ora requeridos, bem como há nos autos outros elementos de prova trazidos pelas partes, razão pela qual INDEFIRO nova reunião com o Perito, na forma dos arts. 436 e 437 do CPC.

Dê-se vista ao expert nomeado para que preste os esclarecimentos solicitados nos itens nº 6 a 9, 17, 21 a 28, 30 e 32 de fls. 1210/1219.”

O que se observa dos argumentos que embasam o pleito da apelante de nulidade da sentença é que, na realidade, inconformada com o resultado da perícia, opôs vários embargos de declaração desprovidos de razoabilidade e claramente protelatórios, razão pela qual, o Juízo a quo rejeitou os mesmos.

Tal quadro foi, inclusive, categoricamente exposto pelo magistrado no julgamento dos embargos de declaração que foram opostos em face da sentença (evento 207, SENT165):

“7. Nota-se que a embargante alega contradição no posicionamento adotado pelo Juízo com relação às provas produzidas no processo. Ressalte-se que a contradição passível de ser sanada pela via de embargos é aquela interna à decisão, ou seja, contradição na própria fundamentação e não considerada em relação aos elementos constantes dos autos. Se outra fosse a interpretação, qualquer decisão apresentaria contradição em relação à tese que ela não acolhe, pois ao fundamentar seu entendimento em alguma prova dos autos, o juiz está forçosamente escolhendo uma em detrimento de outra. Assim, a parte que assiste a sua tese ser afastada, sempre há de achar que existe contradição da decisão com asprovasquepromoveu.

8. A decisão que indeferiu os quesitos suplementares da embargante
(fls. 1261-1262) foi debatida através das decisões proferidas às fls. 1327, 1335-1336, 1404-1408, em razão dos sucessivos pedidos de reconsideração e de embargos declaratórios opostos pela embargante, considerados protelatórios (fls. 1302-1308, 1316-1326, 1331-1333, 1338-1340, 1345-1346, 1356-1358, 1362-1366).

9. Destaca-se que a insistente discordância da embargante quanto ao
entendimento exposto na decisão de indeferimento dos quesitos suplementares deveria ser manifestada por meio do recurso cabível, e não por embargos, já que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

10. Pelas razões acima, não merecem acolhida os requerimentos dos presentes embargos, que apenas renovam o que anteriormente pleiteado. Mais uma vez, a embargante peticiona reiterando seu inconformismo e pugnando pelo não deferimento da antecipação de tutela e pela reforma da sentença que declarou a nulidade de sua patente com base no indeferimento dos quesitos suplementares já exaustivamente discutido nos autos.”

Outrossim, note-se, ainda, que no curso da instrução dos autos em Primeira Instância a apelante opôs embargos de declaração de forma reiterada, porém descuidou-se de providenciar o remédio jurídico adequado para sua irresignação que seria, a princípio, o recurso de agravo de instrumento.

Em relação à aplicação da multa na decisão do evento 159, DESPADEC210, releve-se que o caráter protelatório da ora apelante restou caracterizado, consoante asseverado pelo Juízo  a quo: “Tendo em vista restar demonstrado o caráter meramente protelatório da Empresa-Ré na oposição dos Embargos de fls. 1338/1340 e dos presentes Embargos bem como na juntada das petições de fls. 1345/1346 e fls. 1356/1358, fixo multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa a ser pago pela Embargante, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.”

Assim, correta a aplicação da multa de 1% (Hum por cento), notadamente diante dos sucessivos pedidos de reconsideração e oposição de embargos declaratórios, caracterizando conduta protelatória por parte da apelante.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

2- MÉRITO:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

Inicialmente, no que tange a questão da existência do processo nº 2008.71.08.008834-2 que tramita na 1ª Vara Federal de Novo Hamburgo/Rio Grande do Sul, saliente-se que o mesmo possui causa de pedir diversa da causa de pedir do presente processo. Ou seja, consoante se verifica dos dados constantes do evento 2, OUT1 e do evento 4, OUT3 naquele processo, as anterioridades apontadas foram as patentes EPO566817, US5953232, ES8601751, ES2051902T, FR2582317 e US4725691. Assim, em que pese haver anterioridades em comum nos dois processos, verifica-se que o deslinde do presente feito se baseia, conforme prova pericial analisada a seguir, em quatro anterioridades não examinadas na ação anterior, quais sejam: EP0165890, US5258917 e S5757950 e EP038737.

Passo a análise da questão da validade da patente no que tange ao preenchimento dos requisitos legais.

O cerne da questão consiste em decidir sobre a legalidade do ato do INPI que concedeu a patente PI 0002928-9 (“MÁQUINA FERRAMENTA PARA CORTAR DE FORMA CONTÍNUA ELEMENTOS TIPO FOLHA”), de titularidade da ora apelante, ante a alegação de ausência dos requisitos da novidade e atividade inventiva.

Em se tratando de patente de invenção, a Lei 9.279/96 regulamenta os requisitos necessários à patenteabilidade nos seguintes dispositivos:

 "Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

        § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

        § 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

        § 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.       

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria."

    No presente caso, a controvérsia se restringe aos requisitos da novidade e atividade inventiva. No caso em tela foram apresentadas um total de 14 (quatorze) anterioridades: DE3519806, DE19719196, FR2582317, EP799898, US4725961, US4994979, EP0165890, EP0178973, US5258917, JP60206594, DE 4021407, EP0387371, US5757950 e US4736661.

No caso em tela foi elaborado laudo pericial  e laudo pericial complementar (evento 106, OUT80 e evento 126, OUT96), tendo o expert concluído que a patente da apelante (PI 0002928-9 - “MÁQUINA FERRAMENTA PARA CORTAR DE FORMA CONTÍNUA ELEMENTOS TIPO FOLHA”), preenche o requisito da novidade, porém não preenche o requisito da atividade inventiva.

Destaque-se o seguinte trecho da conclusão do perito judicial (evento 106, OUT80 -  fl.  215 do laudo):

Ademais, não há que se falar em falhas no laudo pericial, conforme argumenta a apelante, na medida em que o perito analisou as questões inerentes às reivindicações 1 e 2 da patente da apelante frente as anterioridades consideradas (EP0165890, US5258917, US5757950 e EP038737).

Releve-se o seguinte trecho da sentença que analisou a questão:

 “53. O perito entende que as anterioridades EP0165890, US5258917 e US5757950 demonstram a ausência de atividade inventiva da matéria descrita na reivindicação independente 1, enquanto a anterioridade EP038737 demonstra a ausência de atividade inventiva da matéria descrita na  reivindicação independente 2daPI0002928-9.
 

54. O entendimento acima encontra-se detalhadamente fundamentado às fls. 975-982, 991-1003, 1027-1036-1046. Transcrevo trechos da conclusão do laudo:

Toda a matéria foi exaustivamente analisada pelo perito judicial, inclusive as questões das supostas falhas no que se refere a questão da funcionalidade de corte da máquina objeto da patente da apelante em comparação com a anterioridade impeditiva foi esclarecida no laudo complementar. O perito esclareceu de forma cristalina que  o dispositivo do documento EP0387371 pode ser usado no mesmo setor industrial da patente da apelante PI 0002928-9 (evento 126, OUT96 -  fls.  05/6), in verbis:

Por fim, destaque-se a seguir o elucidativo trecho do laudo complementar a respeito da efetivação da comparação entre as anterioridades e a patente da apelante no que tange às reivindicações 1 e 2 desta última (evento 126, OUT96 – fl. 22):

Toda a metodologia utilizada pelo perito para a análise do presente caso foi exaustivamente explicada no laudo complementar justamente em virtude dos quesitos suplementares que foram deferidos pelo Juízo de Primeiro Grau.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL manifestou-se nos autos entendendo pelo preenchimento dos requisitos legais e pela validade da patente da apelante (evento 30, OUT37),  in verbis:

Desta forma, diante da natureza da matéria objeto da patente e da evidente complexidade, ao Juiz é necessário que se socorra do técnico no assunto e eu, da minha parte, não tenho como superar o enfrentamento contido no parecer do perito judicial que elucidou a questão com imparcialidade, de forma clara, coerente e consistente. Saliente-se que, muito embora o Juiz não esteja adstrito ao laudo, tendo em vista tratar-se de matéria eminentemente técnica, decidir contrariamente às conclusões do perito somente seria possível caso houvesse outros elementos de prova que fossem mais subsistentes, fato que não se verifica no presente processo, conforme afirmado pelo magistrado.

Nesse sentido são os seguintes julgados mutatis mutandis:

 PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REMESSA OFICIAL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - NULIDADE DA PATENTE DE INVENÇÃO - CABIMENTO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA ATIVIDADE INVENTIVA. 1- Remessa necessária e apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL contra a sentença proferia pelo MM Juízo da 39ª Vara Federal/RJ, nos autos da ação nº 2004.51.01.534946-1 ajuizada pela empresa TEXIMA S/A INDÚSTRIA DE MÁQUINAS em face do apelante e da empresa MASTER SAS DI RONCHI FRANCESO SC. objetivando a nulidade da patente de invenção PI 9203658-9. A autora apontou como anterioridade impeditiva as seguintes patentes: US 2.582.241, US 2.682.116, US 2.640.277, US 3.048.383, EP 88202976.2, US 2.896.335, US 3.319.353, US 2.591.621 e US 3.371.430; 2- Não há que se falar em não conhecimento do recurso do INPI. No presente caso, na primeira folha do recurso (fl. 1162) consta argumentação, embora simples, mas suficiente para impugnar a sentença guerreada. Ademais, o apelante reiterou os termos de suas razões finais, de fls. 1263/1266 (acrescida do parecer técnico da Diretoria de Patentes - de fls. 1267/1269), contendo as referidas peças alegações aptas para contrapor os fundamentos da sentença; 3- Restou claro no laudo pericial que a patente de invenção PI 9203658-9 não atende ao requisito da atividade inventiva. Releve-se que o parecer técnico juntado pela empresa MASTER SAS DI RONCHI FRANCESO SC., assim como também o parecer técnico do INPI não conseguiram afastar a credibilidade do laudo pericial que elucidou de forma clara e específica as questões postas nos autos pelas partes; 4- Ademais, além da inexistência de falhas no laudo pericial, deve ser ressaltado que o perito judicial é dotado de imparcialidade, o que reforça a credibilidade do laudo pericial, devendo este ser acolhido sem ressalvas, na medida em que traduziu a melhor forma de avaliação da patente PI 9203658-9; 5- Remessa oficial e recurso de apelação desprovidos.

(TRF/2ª Região – Primeira Turma Especializada -  AC: 2004.51.01.534946-1 – Publ.: 2/10/2015 – Relator: DF ABEL GOMES)

Portanto, a sentença merece ser confirmada em todos os seus termos, inclusive no que se refere a tutela concedida.

Voto no sentido de negar provimento à remessa necessária e à sentença, mantendo-se a sentença na íntegra, com a majoração da verba honorária no valor de 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001063435v47 e do código CRC 3384e9d0.

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Apelação Cível Nº 0814569-86.2009.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – REMESSA NECESSÁRIA  TIDA POR INTERPOSTA – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - NULIDADE DA PATENTE DE INVENÇÃO DA APELANTE – CABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA ATIVIDADE INVENTIVA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM 1% (UM POR CENTO) NA FORMA DO ART. 85, § 11 DO CPC.

1- Remessa necessária tida por interposta e apelação cível interposta pela COMELZ DO BRASIL IND/ COM/ DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CALÇADOS LTDA  em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 31ª Vara Federal/RJ, nos autos da ação ajuizada pela ATOM DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS ITALIANAS LTDA em face da apelante e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL; 

2- A ação foi ajuizada objetivando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da patente de invenção PI 0002928-9 (“MÁQUINA FERRAMENTA PARA CORTAR DE FORMA CONTÍNUA ELEMENTOS TIPO FOLHA”), de titularidade da COMELZ DO BRASIL IND/ COM/ DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CALÇADOS LTDA., ante a anterioridade dos seguintes documentos: DE3519806, DE19719196, FR2582317, EP799898, US4725961, US4994979, EP0165890, EP0178973, US5258917, JP60206594, DE 4021407, EP0387371, US5757950 e US4736661. No mérito, postulou a nulidade da referida patente;

3- Rejeição da preliminar de nulidade da sentença: Analisando os presentes autos verifica-se que, ao contrário do que afirma a apelante, não há que se falar em violação ao contraditório, ampla defesa, nem tampouco ausência de preservação da segurança jurídica, mas tão somente da atuação do poder diretivo do Juiz. Releve-se que de acordo com o art. 370 do CPC: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” Correção na aplicação da multa de 1% (Hum por cento), notadamente diante dos sucessivos pedidos de reconsideração e oposição de embargos declaratórios, caracterizando conduta protelatória por parte da apelante;

4- No caso em tela foi elaborado laudo pericial  e laudo pericial complementar, tendo o expert concluído que a patente da apelante (PI 0002928-9 - “MÁQUINA FERRAMENTA PARA CORTAR DE FORMA CONTÍNUA ELEMENTOS TIPO FOLHA”), preenche o requisito da novidade, porém não preenche o requisito da atividade inventiva;

5- Não há que se falar em falhas no laudo pericial, conforme argumenta a apelante, na medida em que o perito analisou as questões inerentes às reivindicações 1 e 2 da patente da apelante frente as anterioridades consideradas (EP0165890, US5258917, US5757950 e EP038737). Releve-se o seguinte trecho da sentença que analisou a questão:  “53. O perito entende que as anterioridades EP0165890, US5258917 e US5757950 demonstram a ausência de atividade inventiva da matéria descrita na reivindicação independente 1, enquanto a anterioridade EP038737 demonstra a ausência de atividade inventiva da matéria descrita na  reivindicação independente 2daPI0002928-9. 54. O entendimento acima encontra-se detalhadamente fundamentado às fls. 975-982, 991-1003, 1027-1036-1046. “;

6- Toda a matéria foi exaustivamente analisada pelo perito judicial, inclusive as questões das supostas falhas no que se refere a questão da funcionalidade de corte da máquina objeto da patente da apelante em comparação com a anterioridade impeditiva foi esclarecida no laudo complementar. O perito esclareceu de forma cristalina que o dispositivo do documento EP0387371 pode ser usado no mesmo setor industrial da patente da apelante PI 0002928-9. A comparação entre as anterioridades e a patente da apelante no que tange às reivindicações 1 e 2 desta última foi devidamente abordada pelo expert no laudo pericial complementar. Por outro lado, o INPI manifestou-se nos autos entendendo pelo preenchimento dos requisitos legais e pela validade da patente da apelante;

 7- Com efeito, muito embora o Juiz não esteja adstrito ao laudo, tendo em vista tratar-se de matéria eminentemente técnica, decidir contrariamente às conclusões do perito somente seria possível caso houvesse outros elementos de prova que fossem mais subsistentes, fato que não se verifica no presente processo, conforme afirmado pelo magistrado;

8- Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas. Majoração do valor da condenação em honorários em 1% (um por cento) na forma do art. 85, § 11 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à remessa necessária e à sentença, mantendo-se a sentença na íntegra, com a majoração da verba honorária no valor de 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001063436v4 e do código CRC 73f8a9e7.

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Data e Hora: 14/9/2022, às 16:34:32

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Virtual DE 07/06/2021

Apelação Cível Nº 0814569-86.2009.4.02.5101/RJ

: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR

LUIS MIGUEL RAMOS Y CERÓN

Secretário

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/09/2022

Apelação Cível Nº 0814569-86.2009.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária