Apelação Cível Nº 0024871-95.2018.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por OPUS INCORPORADORA LTDA., em face da sentença do juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 106/JFRJ), datada de 17/01/2020, integrada pelos embargos declaratórios (evento 113/JFRJ), que julgou improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, pretensão autoral de nulidade do ato administrativo do INPI que, em grau de recurso, manteve o indeferimento do pedido de registro nº 900.494.220, para a marca mista OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA, na Classe 36 (Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários), condenando, a ora apelante, em custas e honorários advocatícios de sucumbências, em favor da empresa OPUS INVESTIMENTOS LTDA e do INPI, pro rata, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante art.85, § 2º do CPC/2015.

O juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral por entender que: (i) "conclui-se ser incontroverso o fato de que os registros de titularidade da empresa Ré são anteriores ao pedido de registro depositado pela Autora"; (ii) "é inegável que existe identidade gráfica e fonética em relação ao principal elemento atrativo dos registros impeditivos em vigor, o termo nominativo 'OPUS', razão pela qual pode-se concluir que o pedido de registro da Autora constitui reprodução parcial dos elementos nominativos da anterioridades impeditivas apontadas pela Autarquia"; (iii) "Ademais, nota-se que as expressões 'INTELIGÊNCIA' e 'CONSTRUTIVA' presentes na marca da Autora, não podem configurar como elementos relevantes na análise de distinção das marcas confrontadas, pois as mesmas tratam-se de expressões comuns e de uso necessário, utilizadas para evocar características dos serviços assinalados, não sendo, portanto, consideradas como expressões distintivas e apropriadas a título exclusivo, em face da determinação legal constante no inciso VI do artigo 124"; (iv) "Acrescente-se, ainda, embora a marca da Autora tenha sido depositada na forma mista, não há elementos figurativos, tais como figuras, imagens ou logotipos, que sejam capazes de afastar a colidência com os registros impeditivos, sendo certo que o elemento nominativo 'OPUS' na marca da Autora encontra-se em destaque, sendo, portanto, o elemento atrativo principal de seu registro"; (v) "Quanto à análise da afinidade mercadológica, comungo com o entendimento da Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas do INPI no sentido de que: (...) em que pese a demandante afirmar que o desempenho de sua atividade se restringe ao segmento imobiliário, enquanto que a titular das anterioridades atua na seara financeira, verifica-se, na descrição dos serviços assinalados pela marca objeto do pedido de registro nº 900.494.220, que junto aos afetos àquele nicho de mercado, encontram-se os de '(...) capital (investimentos de -) [finanças] [informação, assessoria, consultoria]; (...); serviço de carteira de compensação entre negócios [informação, assessoria, consultoria]; administração de fundo de investimento [informação, assessoria, consultoria]; análise financeira [informação, assessoria, consultoria]; (...); análise e gestão de crédito [informação, assessoria, consultoria]; (...); gestação financeira [informação, assessoria, consultoria]; administração de cartão de crédito [consultoria]; administração de carteira de valor mobiliário [informação, assessoria, consultoria]', ou seja, inclusos na fração de atuação da titular das marcas preexistentes"; (vi) "Assim, a Autora atua no mercado de construção civil, mas sua marca não é OPUS Construtora, e sim, 'OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA'. Analisando o nome escolhido, é possível entender o indeferimento pelo INPI, pois a utilização da expressão Inteligência induz mais a uma empresa de investimentos, do que a uma construtora"; (vii) "Além disso, a marca da Autora apresenta um nome muito amplo que ultrapassa o mercado relevante de construtoras. Outrossim, a empresa Ré provou que também trabalha com investimentos imobiliários, ficando evidente o risco de confusão e associação indevida para os consumidores"; (viii) "Quanto a alegação da Autora de que há no mercado diversas empresas que possuem como marcas registradas o termo OPUS isoladamente ou associado a outros vocábulos, esta não merece prosperar. Como bem esclarecido pelo Órgão Técnico do INPI, embora existam diversas marcas registradas no INPI com o termo OPUS incluso, isoladamente ou acompanhado por outros elementos – num total de 57 (cinquenta e sete) registros – o fato é que assinalando serviços do segmento financeiro não há nenhuma outra senão as marcas de titularidade da empresa Ré, titular de todos os registros apontados como impeditivos. Assim, não há que se falar em Teoria da Distância na hipótese vertente"; (ix) "Também não merece ser acolhido o argumento de que o termo 'OPUS', originário do latim, é inapropriável a título exclusivo, pois no vernáculo possui como significado 'obra/trabalho', de modo que não se justifica o indeferimento de sua marca. Isto porque, comungo do entendimento e jurisprudência atual do INPI, consolidados na NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/2012, no sentido de que deve-se resguardar ao primeiro titular de marcas desta natureza – que apresentam elementos de destaques tidos como irregistráveis face a sua relação com os produtos ou serviços a distinguir – o seu uso exclusivo como tal, caso o sinal se revista com o mínimo de distintividade, como é o caso das marcas de titularidade da empresa Ré, que apresentam outros elementos atrelados ao termo 'OPUS', tais como elementos nominativos secundários, elemento figurativo, os quais atribuem suficiente distintividade as marcas da empresa Ré".

Em razões recursais (evento 120/JFRJ), OPUS INCORPORADORA LTDA alegou, em síntese, que: (i) "A Apelante atua no segmento imobiliário, conforme objeto social: 'A sociedade tem por objetivo o ramo de compra e venda de imóveis próprios, permuta de imóveis, construção de imóveis, consultoria imobiliária, consultoria técnica de engenharia, incorporação imobiliária, locação de imóveis próprios, desmembramento ou loteamento de terrenos próprios, participações como investidor em sociedades comerciais e industriais e, ainda, a prestação de serviços de propaganda e publicidade, marketing direto, promoção em vendas, eventos e outras atividades de publicidade'”; (ii) "A Apelante é conhecida na área da construção civil e empreendimento imobiliário por construir imóveis de excelente qualidade, pelos valores focados no princípio exclusivo da Inteligência Construtiva, que rege sua atuação em plena sintonia com o desenvolvimento, valorizando e respeitando as demandas do meio ambiente, promovendo melhorias sustentáveis para todas as regiões que acolhem os serviços e garantindo o máximo em qualidade de vida para os clientes. Esta qualidade reflete no serviço final adquirido pelos seus clientes, os quais, diga-se de passagem, pertencem a um nicho exclusivo: público AAA"; (iii) "A diferença de apresentação no mercado, dos objetivos sociais, produtos e/ou serviços e destinatários finais respectivos pode ser constatada, facilmente, ainda mais na era da internet, pelos sites das empresas, que são infinitamente distintos, não havendo atividade concorrencial ou mesmo clientela colidente, que possa ensejar confusão ao público em geral. A total distintividade no ramo de atuação das empresas ainda é facilmente auferida, através dos CNPJ’s das empresas onde, tanto as atividades principais, como as atividades secundárias das mesmas são bem distintas e distantes"; (iv) "A empresa OPUS INVESTIMENTOS LTDA, titular dos registros que supostamente teriam sido reproduzidos, atua no ramo de assessoria financeira, não podendo, portanto, o seu público confundir assessoria financeira com empreendimentos imobiliários"; (v) "as empresas mantêm a convivência pacífica por mais de 14 (quatorze) anos, pois denota-se que a Apelante atua no ramo imobiliário e a Segunda Apelada no ramo de investimentos financeiros"; (vi) "É imprescindível considerar que a palavra 'OPUS', que compõe a marca da Apelante (e que tem outras marcas concedidas pelo INPI com a mesma expressão), da própria segunda Apelada e de inúmeras outras concedidas pelo INPI, é de uso comum, originária do latim (OPUS), que pode ser traduzida como trabalho e obra, termos correlatos muito usuais no âmbito empresarial, conforme já demonstrado nos autos e ratificado pela Segunda Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás, em sede da decisão, já transitada, em julgado do Agravo de Instrumento que tramitou sob nº 548568-37.2017.8.09.0000";  (vii) "Tendo em vista que a Apelante milita exclusivamente no ramo de incorporação imobiliária, seu campo de atuação se restringiria tão somente às atividades descritas em seu contrato social. Dessa forma, não conflita com as áreas de atuação da Segunda Apelada"; (viii) "As empresas atuam em localidades diferentes, uma em Goiás e outra no Rio de Janeiro".

Ao final, requer provimento ao recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de que a presente ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões (evento 137/JFRJ), INPI se reportou aos demais elementos constantes dos autos.

Ao final, requer que seja negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença.

Em contrarrazões (evento 138/JFRJ), OPUS INVESTIMENTOS LTDA alegou, em síntese, que: (i) "Em seu recurso de apelação, o apelante se limita a repetir os mesmos argumentos apresentados com a inicial, sem enfrentar, especificamente, como lhe cabia, a decisão ora hostilizada, trazendo à tona a inadmissibilidade e o não conhecimento do presente recurso"; (ii) "Em que pese os argumentos despendidos pela apelante, o indeferimento do pedido de registro referente à marca OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA deve ser mantido, sendo essa marca uma reprodução das marcas da OPUS INVESTIMENTOS e destinada a proteger serviços afins e/ou relacionados, conforme inclusive pontuou o INPI em sua manifestação"; (iii) "a simples análise da especificação dos serviços cobertos pelo pedido de registro nº 900494220, para a marca OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA, na Classe 36, da apelante, vis-à-vis os registros apontados pelo INPI como impeditivos, revela, claramente, que a apelante busca expandir suas atividades para o segmento da OPUS INVESTIMENTOS"; (iv) "Ora, se a apelante alega, de forma enfática, que autua exclusivamente no ramo imobiliário, por que o pedido corretamente indeferido pelo INPI busca proteger, como visto acima, justamente assessoria, consultoria e informação em planejamento financeiro, gestão financeira, etc.? Conforme defesa apresentada pelo INPI, não há nenhuma outra marca formada por OPUS, nesse segmento, salvo as marcas em nome da Opus Investimentos"; (v) "Além disso, pela análise da marca pretendida, o sinal OPUS aparece em maior destaque na marca (não possuindo a expressão INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA qualquer distintividade, na forma da lei) da apelante, sendo a logomarca (considerando no caso o elemento OPUS) extremamente similar à logomarca da OPUS INVESTIMENTOS".

Ao final, requer que seja negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença.

No evento 4/TRF2, o MPF manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Memoriais OPUS INCORPORADORA LTDA (evento 45/TRF2).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001021634v46 e do código CRC 5bd2258f.

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Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 14/09/2022, às 12:24:33

Apelação Cível Nº 0024871-95.2018.4.02.5101/RJ

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO- Relator) 

I- DA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELA EMPRESA APELADA EM CONTRARRAZÕES.

Somente se admite ofensa ao princípio da dialeticidade recursal em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença, o que não ocorre na hipótese dos autos, merecendo conhecimento o apelo interposto pela apelante.

Assim, conheço da apelação, pois presentes os seus pressupostos processuais.

II- DO MÉRITO

A ação de origem tem por objeto a invalidação do ato do INPI que, em sede de recurso administrativo, manteve a não concessão do registro nº 900494220 referente à marca mista OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA , depositado  pela  apelante OPUS INCORPORADORA LTDA.

O juízo a quo entendeu que a decisão administrativa de indeferimento do INPI foi correta e que deve ser mantida, razão pela qual o pedido da parte autora foi julgado improcedente.

As marcas se apresentam da seguinte forma:

MARCA APELANTE

Número	Prioridade	Marca	Situação	Classe e Especificação
900494220	12/09/2007		Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso)	Administração predial[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Apartamentos (Aluguel de -)[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Arrendamento de imóveis[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Capital (Investimentos de -) [finanças][ Informação, Assessoria, Consultoria ];Imobiliária (Avaliação -)[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Imóveis (Administração de -)[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Administração de imóveis[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Locação de apartamentos (Agências imobiliárias de -)[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Serviço de carteira de compensação entre negócios[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Administração de fundo de investimento[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio de imóveis[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Aluguel de escritórios [imóveis][ Informação, Assessoria, Consultoria ];Análise financeira[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Corretores imobiliários[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Análise e gestão de crédito[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Administração de condomínio[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Assessoria, consultoria e informação em planejamento financeiro[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Imóveis [compra e venda de -][ Informação, Assessoria, Consultoria ];Aluguel (Serviços de cobrança de -)[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Imóveis (Arrendamento de -)[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Imobiliárias (Agências -)[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Assessoria, consultoria e informação em avaliação imobiliária[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Agências imobiliárias[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Aluguel de apartamentos[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Corretagem *[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Administração de carteira locatícia[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Arrendamento de fazendas[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Gestão financeira[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Imobiliários (Corretores -)[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Assessoria, consultoria e informação em administração de patrimônio[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Avaliação imobiliária[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Assessoria, consultoria e administração de investimentos de terceiros [ Informação, Assessoria, Consultoria ];Administração de cartão de crédito[ Consultoria ];Administração de carteira de valor mobiliário[ Informação, Assessoria, Consultoria ]

MARCA APELADA

Número	Prioridade	Marca	Situação	Classe e Especificação
826332145	19/03/2004		Registro de marca em vigor	serviços de administração de carteiras de valores mobiliários, assim como de serviços auxiliares e correlatos às atividades financeiras [incluídos nesta classe], assessoria e consultoria financeira, pesquisas, estudos, análises e planejamento na área de mercado de capitais.]
826332137	19/03/2004		Registro de marca em vigor	serviços de aquisição de crédito de qualquer natureza
827055480	09/11/2004		Registro de marca em vigor	serviços de consultoria e asssessoria financeira.
826398090	12/04/2004	OPUS	Registro de marca em vigor	serviços de consultoria e asssessoria financeira.
826857825	26/08/2004	OPUS INVESTIMENTOS	Registro de marca em vigor	serviços de consultoria e asssessoria financeira.
826332153	19/03/2004		Registro de marca em vigor	serviços de consultoria e asssessoria financeira.

O cerne da questão consiste em verificar se a anterioridade dos registros das marcas de titularidade da apelada tem o condão de impedir a concessão do registro de titularidade da recorrente para a marca mista, sob o argumento de haver colidência suscetível de causar confusão ou associação indevida entre os signos em litígio, o que é vedado expressamente pelo art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96.

Primeiramente, conclui-se ser incontroverso o fato de que os   registros da marca da apelada acima citados são anteriores ao registro do sinal OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA (depositado em 12/09/2007).

Também é inegável que a marca da apelante reproduz as marcas de titularidade da apelada, no se refere aos aspectos gráfico e fonético, visto que ambas apresentam como elemento nominativo principal e distintivo o termo “OPUS”.

Assim, nota-se que a controvérsia paira sobre a existência ou não de afinidade mercadológica entre os serviços assinalados pelas marcas em cotejo.

Nesse ponto,  quando comparados os serviços especificados em cada uma das marcas em conflito, resta claro que existe afinidade mercadológica. 

Cabe ressaltar o entendimento da Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas do INPI, in verbis:

 “(...) em que pese a demandante afirmar que o desempenho de sua atividade se restringe ao segmento imobiliário, enquanto que a titular das anterioridades atua na seara financeira, verifica-se, na descrição dos serviços assinalados pela marca objeto do pedido de registro nº 900.494.220, que junto aos afetos àquele nicho de mercado, encontram-se os de “(...) capital (investimentos de -) [finanças] [informação, assessoria, consultoria]; (...); serviço de carteira de compensação entre negócios [informação, assessoria, consultoria]; administração de fundo de investimento [informação, assessoria, consultoria]; análise financeira [informação, assessoria, consultoria]; (...); análise e gestão de crédito [informação, assessoria, consultoria]; (...); gestação financeira [informação, assessoria, consultoria]; administração de cartão de crédito [consultoria]; administração de carteira de valor mobiliário [informação, assessoria, consultoria]”, ou seja, inclusos na fração de atuação da titular das marcas preexistentes.

Desse forma, entendo que não há reparos a fazer na sentença.

Por conseguinte, considerando entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença1 ou do parecer ministerial2- motivação per relationem-, adoto os fundamentos da sentença apelada.

(...)

No mérito, a IMPROCEDÊNCIA se impõe.

Pretende a Autora a declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que, em grau de recurso, manteve o indeferimento do pedido de registro nº 900.494.220, para a marca mista "OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA", na Classe 36, com a publicação do deferimento do citado pedido na Revista da Propriedade Industrial (“RPI”) e consequente concessão do registro.

A Autora defende, em síntese, que sua marca mista "OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA" pode conviver em harmonia no mercado com as marcas "OPUS GESTÃO DE RECURSOS", "OPUS SECURITIZADORA", "OPUS INVESTIMENTOS", "OPUS E OPUS PARTICIPAÇÕES", todas de titularidade da empresa Ré. Alega para tanto que a impressão geral causada pelos conjuntos marcários em cotejo é totalmente distinta, e que suas titulares atuam em segmentos também diferentes: A autora no ramo de empreendimentos imobiliários e a titular das anterioridades, no segmento de assessoria financeira. 

O INPI indeferiu o requerimento por entender que as marcas da empresa Ré constituem anterioridades impeditivas à concessão da marca da Autora, com base em dois argumentos principais: 1) as marcas em cotejo possuem o mesmo elemento nominativo de destaque: "OPUS"; 2) o signo distitntivo da demandante (OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA) distingue uma gama muito extensa de serviços e, dentre estes, há vários que, se não são idânticos, guardam íntima relação com os assinalados pelos apontados como impeditivos, de sorte que seriam passíveis de causar confusão ou serem associados um aos outros. 

A empresa Ré destaca que conforme se verifica na página do seu website, a OPUS INVESTIMENTOS atua e presta serviços de assessoramento a seus clientes interessados igualmente em investimentos imobiliários.

Sustenta que esse mesmo cliente da OPUS INVESTIMENTOS, ao se deparar com a marca OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA (não possuindo os termos “inteligência” e “construtiva” qualquer distintividade), irá acreditar que os serviços prestados pela autora com essa marca são originários da OPUS INVESTIMENTOS ou autorizados pela OPUS INVESTIMENTOS, como se as empresas possuíssem alguma parceria comercial, ou como se a autora fosse ainda uma licenciada da OPUS INVESTIMENTOS.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto.

O cerne da questão consiste, portanto, em verificar se a anterioridade dos registros das marcas "OPUS GESTÃO DE RECURSOS", "OPUS SECURITIZADORA", "OPUS INVESTIMENTOS", "OPUS” E “OPUS PARTICIPAÇÕES", anteriormente registradas pela empresa Ré, tem o condão de impedir que o pedido de registro da Autora, para a marca mista “OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA” seja concedido, sob o argumento de haver colidência suscetível de causar confusão ou associação indevida entre os signos em litígio, o que é vedado expressamente pelo art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96, o qual merece reprodução:

 “Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (grifos nossos).

Da leitura do dispositivo supratranscrito, depreende-se que, para tipificação legal, necessário que haja reprodução ou imitação de marca previamente registrada, afinidade entre as atividades desenvolvidas e, ainda, que isto possibilite o erro ou confusão para os consumidores dos respectivos produtos ou serviços.

Assim, resta claro que para a análise da semelhança das marcas em apreço, com o escopo de aferir a possibilidade de confusão ao público consumidor, é imprescindível o exame dos respectivos produtos e serviços ofertados pelas partes litigantes em um contexto fático-probatório.

Convém destacar que para a aplicação do dispositivo legal em comento, necessário se faz a verificação dos seguintes pressupostos:

- a existência de registro marcário anterior;

- afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas;

- a reprodução ou imitação da marca anterior; e

- a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

Compulsando os autos, primeiramente, conclui-se ser incontroverso o fato de que os registros de titularidade da empresa Ré são anteriores ao pedido de registro depositado pela Autora.

A Autora fundamenta sua pretensão, em suma, no argumento de que as marcas em cotejo apresentam impressões de conjuntos suficientemente distintos entre si. Aduz, também, que os sinais marcários distinguiriam serviços que não guardam afinidade mercadológica (assessoria financeira X empreendimentos imobiliários).

No entanto, a simples análise das marcas em cotejo, revela que os argumentos da Autora não merecem prosperar, conforme se verifica pelas imagens das marcas mistas colacionadas à fl. 8 da exordial.

Realmente, é inegável que existe identidade gráfica e fonética em relação ao principal elemento atrativo dos registros impeditivos em vigor, o termo nominativo “OPUS”, razão pela qual pode-se concluir que o pedido de registro da Autora constitui reprodução parcial dos elementos nominativos da anterioridades impeditivas apontadas pela Autarquia.

Ademais, nota-se que as expressões “INTELIGÊNCIA” e “CONSTRUTIVA” presentes na marca da Autora, não podem configurar como elementos relevantes na análise de distinção das marcas confrontadas, pois as mesmas tratam-se de expressões comuns e de uso necessário, utilizadas para evocar características dos serviços assinalados, não sendo, portanto, consideradas como expressões distintivas e apropriadas a título exclusivo, em face da determinação legal constante no inciso VI do artigo 124.

Acrescente-se, ainda, embora a marca da Autora tenha sido depositada na forma mista, não há elementos figurativos, tais como figuras, imagens ou logotipos, que sejam capazes de afastar a colidência com os registros impeditivos, sendo certo que o elemento nominativo “OPUS” na marca da Autora encontra-se em destaque, sendo, portanto, o elemento atrativo principal de seu registro.  

Assim sendo, resta claro que as impressões de conjuntos dos sinais marcários em questão são extremamente próximas no aspecto gráfico e fonético, havendo reprodução do elemento nominativo principal e em destaque “OPUS” das anterioridades impeditivas.

Superada tal questão, e verificada a existência de semelhança entre os conjuntos marcários no que tange ao aspecto gráfico e fonético, passo ao exame do próximo pressuposto legal.

Quanto à análise da afinidade mercadológica, comungo com o entendimento da Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas do INPI no sentido de que:

 “(...) em que pese a demandante afirmar que o desempenho de sua atividade se restringe ao segmento imobiliário, enquanto que a titular das anterioridades atua na seara financeira, verifica-se, na descrição dos serviços assinalados pela marca objeto do pedido de registro nº 900.494.220, que junto aos afetos àquele nicho de mercado, encontram-se os de “(...) capital (investimentos de -) [finanças] [informação, assessoria, consultoria]; (...); serviço de carteira de compensação entre negócios [informação, assessoria, consultoria]; administração de fundo de investimento [informação, assessoria, consultoria]; análise financeira [informação, assessoria, consultoria]; (...); análise e gestão de crédito [informação, assessoria, consultoria]; (...); gestação financeira [informação, assessoria, consultoria]; administração de cartão de crédito [consultoria]; administração de carteira de valor mobiliário [informação, assessoria, consultoria]”, ou seja, inclusos na fração de atuação da titular das marcas preexistentes.”

Dessa forma, a afinidade entre os serviços assinalados pode gerar não apenas confusão, mas principalmente uma associação indevida em relação à origem dos mesmos, ou seja, em relação a quem os fornece.

Importante deixar claro que não se busca afastar a possibilidade de confusão entre os serviços em si, mas a confusão ou associação errônea entre os fornecedores dos mesmos. A função da marca é de identificar sua origem empresarial de determinado produto ou serviço, diferenciando-os de outros produtos ou serviços assemelhados oriundos de outras fontes, e não de identificar o próprio produto/serviço. A tese levantada pela Autora contraria o disposto no Artigo 123 da LPI, pois pressupõe outra função para a marca, diferente daquela estabelecida em lei.

Ora, por mais que a ideia da concorrência seja a de estabelecer os mercados relevantes para cada bem ou serviço de forma mais específica possível, é sempre possível que um mercado acabe "resvalando" em outro, ainda que este não tenha sido o propósito. 

Assim, a Autora atua no mercado de construção civil, mas sua marca não é OPUS Construtora, e sim, "OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA". Analisando o nome escolhido, é possível entender o indeferimento pelo INPI, pois a utilização da expressão Inteligência induz mais a uma empresa de investimentos, do que a uma construtora. 

Além disso, a marca da Autora apresenta um nome muito amplo que ultrapassa o mercado relevante de construtoras. Outrossim, a empresa Ré provou que também trabalha com investimentos imobiliários, ficando evidente o risco de confusão e associação indevida para os consumidores. 

É certo que a proteção ao direito marcário e a concorrência não podem desprezar a realidade do mercado e a necessidade das empresas de criarem opções de atuação em segmentos diferenciados, porém, há de se proteger os consumidores e o mercado como um todo, de uma concorrência desregulada. 

Quanto a alegação da Autora de que há no mercado diversas empresas que possuem como marcas registradas o termo OPUS isoladamente ou associado a outros vocábulos, esta não merece prosperar. Como bem esclarecido pelo Órgão Técnico do INPI, embora existam diversas marcas registradas no INPI com o termo OPUS incluso, isoladamente ou acompanhado por outros elementos – num total de 57 (cinquenta e sete) registros – o fato é que assinalando serviços do segmento financeiro não há nenhuma outra senão as marcas de titularidade da empresa Ré, titular de todos os registros apontados como impeditivos. Assim, não há que se falar em Teoria da Distância na hipótese vertente.

Também não merece ser acolhido o argumento de que o termo “OPUS”, originário do latim, é inapropriável a título exclusivo, pois no vernáculo possui como significado “obra/trabalho”, de modo que não se justifica o indeferimento de sua marca. Isto porque, comungo do entendimento e jurisprudência atual do INPI, consolidados na NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/2012, no sentido de que deve-se resguardar ao primeiro titular de marcas desta natureza – que apresentam elementos de destaques tidos como irregistráveis face a sua relação com os produtos ou serviços a distinguir – o seu uso exclusivo como tal, caso o sinal se revista com o mínimo de distintividade, como é o caso das marcas de titularidade da empresa Ré, que apresentam outros elementos atrelados ao termo “OPUS”, tais como elementos nominativos secundários, elemento figurativo, os quais atribuem suficiente distintividade as marcas da empresa Ré.

Logo, entendo que a decisão administrativa de indeferimento do INPI foi correta e deve ser mantida, razão pela qual o pedido da parte autora deve ser julgado improcedente.

Ao teor do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação e majoro os honorários de sucumbência em 5% passando a condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC/2015.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001024271v57 e do código CRC 0bb63f70.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 14/09/2022, às 12:22:57

Apelação Cível Nº 0024871-95.2018.4.02.5101/RJ

VOTO DIVERGENTE

I - A ação de origem foi ajuizada com o objetivo de invalidar o ato do INPI que manteve, em sede de recurso administrativo, o indeferimento do registro nº 900.494.220, referente à marca mista OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA, depositado em 12.09.2007 pela sociedade OPUS INCORPORADORA LTDA (autora da ação de origem e ora apelante), para a classe NCL (9) 36: “Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários”, especificação: “Administração predial [Informação, Assessoria, Consultoria]; Apartamentos (Aluguel de-)[ Informação, Assessoria, Consultoria ]; Arrendamento de imóveis[ Informação, Assessoria, Consultoria ];[...] investimentos de terceiros [Informação, Assessoria, Consultoria ]; Administração de cartão de crédito [Consultoria ]; Administração de carteira de valor mobiliário [Informação, Assessoria, Consultoria ]”;

II – No âmbito administrativo, o INPI fundamentou o indeferimento do registro titularizado pela autora na vedação prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, tendo em vista a anterior concessão de diversos registros em favor da corré OPUS INVESTIMENTOS LTDA. todos depositados no ano de 2004 para assinalar serviços no seguimento de “consultoria e assessoria financeira”, referentes às marcas constituídas das expressões OPUS GESTÃO DE RECURSOS, OPUS SECURITIZADORA, OPUS INVESTIMENTOS, OPUS, OPUS INVESTIMENTOS e OPUS PARTICIPAÇÕES.

III - No que tange à expressão que compõe as marcas em debate, OPUS, é incontroverso nos autos que se trata de termo desprovido de ineditismo, pois originado do latim, podendo significar “obra, trabalho”. Tal fato caracteriza os mencionados signos, sob o prisma nominativo, como “marcas fracas”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no mencionado inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9279-96.

IV - Não pode a aludida expressão ser apropriada, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no art. 124, VI da Lei nº 9.279-96, que impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo a expressão um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveriam ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento.

V - Os signos em debate, apreciados nos seus respectivos conjuntos, revelam diferenciação bastante a possibilitar a sua convivência no mercado, mormente se se considerar que a marca da autora OPUS INCORPORADORA LTDA. (ora apelante) foi depositada em apresentação mista que guarda suficiente distintividade com relação às marcas nominativas e mistas titularizadas pela corré OPUS INVESTIMENTOS LTDA.

VI - Também não se verifica a afinidade dos seguimentos de atuação da sociedades litigantes (assessoria e consultoria no ramo imobiliário, para a autora OPUS INCORPORADORA LTDA.; e assessoria e consultoria na área financeira; para a corré OPUS INVESTIMENTOS LTDA.) que leve à confusão os seus respectivos consumidores, já que são serviços destinados a mercados distintos; além do que as referidas pessoas jurídicas estão sediadas em localidades distantes, uma no Estado de Goiás e a outra no Estado do Rio de Janeiro.

VII - Inexiste fundamento para a condenação do INPI nas verbas de sucumbência, pois, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de patente de invenção ou de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial ou de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; e tal condenação representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

VIII - Voto no sentido de, divergindo respeitosamente do Eminente Relator, dar provimento à apelação da autora OPUS INCORPORADORA LTDA para invalidar o ato do INPI que indeferiu o registro nº 900.494.220, referente à marca mista OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA, devendo a autarquia conceder o privilégio em favor da referida sociedade. Invertida condenação nos ônus de sucumbência, a ser arcada unicamente pela sociedade ré, isentando-se o INPI no pagamento dessas verbas.

Trata-se de apelação interposta nos autos de ação ajuizada por OPUS INCORPORADORA LTDA (ora apelante) em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de OPUS INVESTIMENTOS LTDA, “em que a parte autora objetiva a nulidade do ato administrativo do INPI que, em grau de recurso, manteve o indeferimento do Pedido de Registro nº 900.494.220, para a marca mista OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA, na Classe 36, com a publicação do deferimento do citado pedido na Revista da Propriedade Industrial (“RPI”) e consequente concessão do registro”.

Na sentença proferida pelo MM. Juiz da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, o pedido foi julgado improcedente, sob os seguintes fundamentos principais: 1) "conclui-se ser incontroverso o fato de que os registros de titularidade da empresa Ré são anteriores ao pedido de registro depositado pela Autora"; 2) "é inegável que existe identidade gráfica e fonética em relação ao principal elemento atrativo dos registros impeditivos em vigor, o termo nominativo 'OPUS', razão pela qual pode-se concluir que o pedido de registro da Autora constitui reprodução parcial dos elementos nominativos da anterioridades impeditivas apontadas pela Autarquia"; 3) "Ademais, nota-se que as expressões 'INTELIGÊNCIA' e 'CONSTRUTIVA' presentes na marca da Autora, não podem configurar como elementos relevantes na análise de distinção das marcas confrontadas, pois as mesmas tratam-se de expressões comuns e de uso necessário, utilizadas para evocar características dos serviços assinalados, não sendo, portanto, consideradas como expressões distintivas e apropriadas a título exclusivo, em face da determinação legal constante no inciso VI do artigo 124"; 4) "Acrescente-se, ainda, embora a marca da Autora tenha sido depositada na forma mista, não há elementos figurativos, tais como figuras, imagens ou logotipos, que sejam capazes de afastar a colidência com os registros impeditivos, sendo certo que o elemento nominativo 'OPUS' na marca da Autora encontra-se em destaque, sendo, portanto, o elemento atrativo principal de seu registro"; 5) "Quanto à análise da afinidade mercadológica, comungo com o entendimento da Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas do INPI no sentido de que: (...) em que pese a demandante afirmar que o desempenho de sua atividade se restringe ao segmento imobiliário, enquanto que a titular das anterioridades atua na seara financeira, verifica-se, na descrição dos serviços assinalados pela marca objeto do pedido de registro nº 900.494.220, que junto aos afetos àquele nicho de mercado, encontram-se os de '(...) capital (investimentos de -) [finanças] [informação, assessoria, consultoria]; (...); serviço de carteira de compensação entre negócios [informação, assessoria, consultoria]; administração de fundo de investimento [informação, assessoria, consultoria]; análise financeira [informação, assessoria, consultoria]; (...); análise e gestão de crédito [informação, assessoria, consultoria]; (...); gestação financeira [informação, assessoria, consultoria]; administração de cartão de crédito [consultoria]; administração de carteira de valor mobiliário [informação, assessoria, consultoria]', ou seja, inclusos na fração de atuação da titular das marcas preexistentes"; 6) "Assim, a Autora atua no mercado de construção civil, mas sua marca não é OPUS Construtora, e sim, 'OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA'. Analisando o nome escolhido, é possível entender o indeferimento pelo INPI, pois a utilização da expressão Inteligência induz mais a uma empresa de investimentos, do que a uma construtora"; 7) "Além disso, a marca da Autora apresenta um nome muito amplo que ultrapassa o mercado relevante de construtoras. Outrossim, a empresa Ré provou que também trabalha com investimentos imobiliários, ficando evidente o risco de confusão e associação indevida para os consumidores"; 8) "Quanto a alegação da Autora de que há no mercado diversas empresas que possuem como marcas registradas o termo OPUS isoladamente ou associado a outros vocábulos, esta não merece prosperar. Como bem esclarecido pelo Órgão Técnico do INPI, embora existam diversas marcas registradas no INPI com o termo OPUS incluso, isoladamente ou acompanhado por outros elementos – num total de 57 (cinquenta e sete) registros – o fato é que assinalando serviços do segmento financeiro não há nenhuma outra senão as marcas de titularidade da empresa Ré, titular de todos os registros apontados como impeditivos. Assim, não há que se falar em Teoria da Distância na hipótese vertente"; 9) "Também não merece ser acolhido o argumento de que o termo 'OPUS', originário do latim, é inapropriável a título exclusivo, pois no vernáculo possui como significado 'obra/trabalho', de modo que não se justifica o indeferimento de sua marca. Isto porque, comungo do entendimento e jurisprudência atual do INPI, consolidados na NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/2012, no sentido de que deve-se resguardar ao primeiro titular de marcas desta natureza – que apresentam elementos de destaques tidos como irregistráveis face a sua relação com os produtos ou serviços a distinguir – o seu uso exclusivo como tal, caso o sinal se revista com o mínimo de distintividade, como é o caso das marcas de titularidade da empresa Ré, que apresentam outros elementos atrelados ao termo 'OPUS', tais como elementos nominativos secundários, elemento figurativo, os quais atribuem suficiente distintividade as marcas da empresa Ré".

A autora OPUS INCORPORADORA LTDA. (Evento 120, autos de origem) apela da sentença sustentando, em resumo: 1) “A Apelante atua no segmento imobiliário, conforme objeto social: 'A sociedade tem por objetivo o ramo de compra e venda de imóveis próprios, permuta de imóveis, construção de imóveis, consultoria imobiliária, consultoria técnica de engenharia, incorporação imobiliária, locação de imóveis próprios, desmembramento ou loteamento de terrenos próprios, participações como investidor em sociedades comerciais e industriais e, ainda, a prestação de serviços de propaganda e publicidade, marketing direto, promoção em vendas, eventos e outras atividades de publicidade'”; 2) "A Apelante é conhecida na área da construção civil e empreendimento imobiliário por construir imóveis de excelente qualidade, pelos valores focados no princípio exclusivo da Inteligência Construtiva, que rege sua atuação em plena sintonia com o desenvolvimento, valorizando e respeitando as demandas do meio ambiente, promovendo melhorias sustentáveis para todas as regiões que acolhem os serviços e garantindo o máximo em qualidade de vida para os clientes. Esta qualidade reflete no serviço final adquirido pelos seus clientes, os quais, diga-se de passagem, pertencem a um nicho exclusivo: público AAA"; 3) "A diferença de apresentação no mercado, dos objetivos sociais, produtos e/ou serviços e destinatários finais respectivos pode ser constatada, facilmente, ainda mais na era da internet [sic], pelos sites [sic] das empresas, que são infinitamente distintos, não havendo atividade concorrencial ou mesmo clientela colidente, que possa ensejar confusão ao público em geral. A total distintividade no ramo de atuação das empresas ainda é facilmente auferida, através dos CNPJ’s das empresas onde, tanto as atividades principais, como as atividades secundárias das mesmas são bem distintas e distantes"; 4) "A empresa OPUS INVESTIMENTOS LTDA, titular dos registros que supostamente teriam sido reproduzidos, atua no ramo de assessoria financeira, não podendo, portanto, o seu público confundir assessoria financeira com empreendimentos imobiliários"; 5) "as empresas mantêm a convivência pacífica por mais de 14 (quatorze) anos, pois denota-se que a Apelante atua no ramo imobiliário e a Segunda Apelada no ramo de investimentos financeiros"; 6) "É imprescindível considerar que a palavra 'OPUS', que compõe a marca da Apelante (e que tem outras marcas concedidas pelo INPI com a mesma expressão), da própria segunda Apelada e de inúmeras outras concedidas pelo INPI, é de uso comum, originária do latim (OPUS), que pode ser traduzida como trabalho e obra, termos correlatos muito usuais no âmbito empresarial, conforme já demonstrado nos autos e ratificado pela Segunda Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás, em sede da decisão, já transitada, em julgado do Agravo de Instrumento que tramitou sob nº 548568-37.2017.8.09.0000"; 7) "Tendo em vista que a Apelante milita exclusivamente no ramo de incorporação imobiliária, seu campo de atuação se restringiria tão somente às atividades descritas em seu contrato social. Dessa forma, não conflita com as áreas de atuação da Segunda Apelada"; 8) "As empresas atuam em localidades diferentes, uma em Goiás e outra no Rio de Janeiro".

Em contrarrazões (Evento 137, autos de origem), INPI se reportou às demais manifestações da autarquia nos autos, requerendo, ao final, o desprovimento da apelação com a manutenção da sentença.

No Evento 138 (autos de origem), contrarrazões da corré OPUS INVESTIMENTOS LTDA destacando, em síntese: 1) "Em seu recurso de apelação, o apelante se limita a repetir os mesmos argumentos apresentados com a inicial, sem enfrentar, especificamente, como lhe cabia, a decisão ora hostilizada, trazendo à tona a inadmissibilidade e o não conhecimento do presente recurso"; 2) "Em que pese os argumentos despendidos pela apelante, o indeferimento do pedido de registro referente à marca OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA deve ser mantido, sendo essa marca uma reprodução das marcas da OPUS INVESTIMENTOS e destinada a proteger serviços afins e/ou relacionados, conforme inclusive pontuou o INPI em sua manifestação"; 3) "a simples análise da especificação dos serviços cobertos pelo pedido de registro nº 900494220, para a marca OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA, na Classe 36, da apelante, vis-à-vis os registros apontados pelo INPI como impeditivos, revela, claramente, que a apelante busca expandir suas atividades para o segmento da OPUS INVESTIMENTOS"; 4) "Ora, se a apelante alega, de forma enfática, que autua exclusivamente no ramo imobiliário, por que o pedido corretamente indeferido pelo INPI busca proteger, como visto acima, justamente assessoria, consultoria e informação em planejamento financeiro, gestão financeira, etc.? Conforme defesa apresentada pelo INPI, não há nenhuma outra marca formada por OPUS, nesse segmento, salvo as marcas em nome da Opus Investimentos"; 5) "Além disso, pela análise da marca pretendida, o sinal OPUS aparece em maior destaque na marca (não possuindo a expressão INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA qualquer distintividade, na forma da lei) da apelante, sendo a logomarca (considerando no caso o elemento OPUS) extremamente similar à logomarca da OPUS INVESTIMENTOS".

No Evento 2 (autos nesta Corte Regional), o Ministério Público exarou parecer opinando pela manutenção da sentença.

Ao apreciar o recurso, o Eminente Relator, Desembargador Marcello Granado se pronunciou no sentido de negar provimento à apelação, sob os seguintes fundamentos principais: 1) “Primeiramente, conclui-se ser incontroverso o fato de que os registros da marca da apelada acima citados são anteriores ao registro do sinal OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA (depositado em 12/09/2007)”; 2) “Também é inegável que a marca da apelante reproduz as marcas de titularidade da apelada, no que se refere aos aspectos gráfico e fonético, visto que ambas apresentam como elemento nominativo principal e distintivo o termo “OPUS””; 3) “Assim, nota-se que a controvérsia paira sobre a existência ou não de afinidade mercadológica entre os serviços assinalados pelas marcas em cotejo. Nesse ponto, quando comparados os serviços especificados em cada uma das marcas em conflito, resta claro que existe afinidade mercadológica”; 4) “Dessa forma, entendo que não há reparos a fazer na sentença. Por conseguinte, considerando entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença1 ou do parecer ministerial - motivação per relationem-, adoto os fundamentos da sentença apelada”; 5) “é inegável que existe identidade gráfica e fonética em relação ao principal elemento atrativo dos registros impeditivos em vigor, o termo nominativo “OPUS”, razão pela qual pode-se concluir que o pedido de registro da Autora constitui reprodução parcial dos elementos nominativos da anterioridades impeditivas apontadas pela Autarquia”; 6) “nota-se que as expressões “INTELIGÊNCIA” e “CONSTRUTIVA” presentes na marca da Autora, não podem configurar como elementos relevantes na análise de distinção das marcas confrontadas, pois as mesmas tratam-se de expressões comuns e de uso necessário, utilizadas para evocar características dos serviços assinalados, não sendo, portanto, consideradas como expressões distintivas e apropriadas a título exclusivo, em face da determinação legal constante no inciso VI do artigo 124”; 7) “embora a marca da Autora tenha sido depositada na forma mista, não há elementos figurativos, tais como figuras, imagens ou logotipos, que sejam capazes de afastar a colidência com os registros impeditivos, sendo certo que o elemento nominativo “OPUS” na marca da Autora encontra-se em destaque, sendo, portanto, o elemento atrativo principal de seu registro”; 8) “resta claro que as impressões de conjuntos dos sinais marcários em questão são extremamente próximas no aspecto gráfico e fonético, havendo reprodução do elemento nominativo principal e em destaque “OPUS” das anterioridades impeditivas”; 9) “em que pese a demandante afirmar que o desempenho de sua atividade se restringe ao segmento imobiliário, enquanto que a titular das anterioridades atua na seara financeira, verifica-se, na descrição dos serviços assinalados pela marca objeto do pedido de registro nº 900.494.220, que junto aos afetos àquele nicho de mercado, encontram-se os de “(...) capital (investimentos de -) [finanças] [informação, assessoria, consultoria]; (...); serviço de carteira de compensação entre negócios [informação, assessoria, consultoria]; administração de fundo de investimento [informação, assessoria, consultoria]; análise financeira [informação, assessoria, consultoria]; (...); análise e gestão de crédito [informação, assessoria, consultoria]; (...); gestação financeira [informação, assessoria, consultoria]; administração de cartão de crédito [consultoria]; administração de carteira de valor mobiliário [informação, assessoria, consultoria]”, ou seja, inclusos na fração de atuação da titular das marcas preexistentes””; 10) “a afinidade entre os serviços assinalados pode gerar não apenas confusão, mas principalmente uma associação indevida em relação à origem dos mesmos, ou seja, em relação a quem os fornece”; 11) “a Autora atua no mercado de construção civil, mas sua marca não é OPUS Construtora, e sim, "OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA". Analisando o nome escolhido, é possível entender o indeferimento pelo INPI, pois a utilização da expressão Inteligência induz mais a uma empresa de investimentos, do que a uma construtora”; 12) “a marca da Autora apresenta um nome muito amplo que ultrapassa o mercado relevante de construtoras. Outrossim, a empresa Ré provou que também trabalha com investimentos imobiliários, ficando evidente o risco de confusão e associação indevida para os consumidores”; 13) “Quanto a alegação da Autora de que há no mercado diversas empresas que possuem como marcas registradas o termo OPUS isoladamente ou associado a outros vocábulos, esta não merece prosperar. Como bem esclarecido pelo Órgão Técnico do INPI, embora existam diversas marcas registradas no INPI com o termo OPUS incluso, isoladamente ou acompanhado por outros elementos – num total de 57 (cinquenta e sete) registros – o fato é que assinalando serviços do segmento financeiro não há nenhuma outra senão as marcas de titularidade da empresa Ré, titular de todos os registros apontados como impeditivos. Assim, não há que se falar em Teoria da Distância na hipótese vertente”; 14) “Também não merece ser acolhido o argumento de que o termo “OPUS”, originário do latim, é inapropriável a título exclusivo, pois no vernáculo possui como significado “obra/trabalho”, de modo que não se justifica o indeferimento de sua marca. Isto porque, comungo do entendimento e jurisprudência atual do INPI, consolidados na NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/2012, no sentido de que deve-se resguardar ao primeiro titular de marcas desta natureza – que apresentam elementos de destaques tidos como irregistráveis face a sua relação com os produtos ou serviços a distinguir – o seu uso exclusivo como tal, caso o sinal se revista com o mínimo de distintividade, como é o caso das marcas de titularidade da empresa Ré, que apresentam outros elementos atrelados ao termo “OPUS”, tais como elementos nominativos secundários, elemento figurativo, os quais atribuem suficiente distintividade as marcas da empresa Ré”

Feito esse breve histórico da causa, passo a proferir meu voto divergente.

Como já dito, a ação de origem foi ajuizada com o objetivo de invalidar o ato do INPI que manteve, em sede recurso administrativo, o indeferimento do registro nº 900.494.220, referente à marca mista OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA, depositado em 12.09.2007 pela sociedade OPUS INCORPORADORA LTDA (autora da ação de origem e ora apelante), para a classe NCL (9) 36: “Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários”, especificação: “Administração predial[Informação, Assessoria, Consultoria]; Apartamentos (Aluguel de -)[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Arrendamento de imóveis[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Capital (Investimentos de -) [finanças][ Informação, Assessoria, Consultoria ];Imobiliária (Avaliação -)[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Imóveis (Administração de -)[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Administração de imóveis[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Locação de apartamentos (Agências imobiliárias de -)[ Informação, Assessoria, Consultoria ]; [...]Assessoria, consultoria e informação em administração de patrimônio[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Avaliação imobiliária[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Assessoria, consultoria e administração de investimentos de terceiros [ Informação, Assessoria, Consultoria ];Administração de cartão de crédito[ Consultoria ];Administração de carteira de valor mobiliário[ Informação, Assessoria, Consultoria ]”; com a seguinte representação visual:

No âmbito administrativo, o INPI fundamentou o indeferimento do registro titularizado pela autora na vedação prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (“XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”), tendo em vista a anterior concessão de diversos registros em favor da corré OPUS INVESTIMENTOS LTDA., todos depositados no ano de 2004 para assinalar serviços no seguimento de “consultoria e assessoria financeira”, referentes às marcas nominativas e mistas constituídas das expressões OPUS, OPUS GESTÃO DE RECURSOS, OPUS SECURITIZADORA, OPUS INVESTIMENTOS e OPUS PARTICIPAÇÕES, conforme quadro demonstrativo a seguir:

No que tange à expressão que compõe as marcas em debate, OPUS, é incontroverso nos autos que se trata de termo desprovido de ineditismo, pois originado do latim, podendo significar “obra, trabalho”. Assim, dentro desse prisma, pode-se entender que se trata de “marca fraca”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta, no entender deste julgador, a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no já mencionado incisos XIX do artigo 124 da Lei nº 9279-96. Situação diversa seria a do registro dos signos idealizados com o propósito único de ser vocacionados a identificar os produtos e os serviços do seu titular, aos quais se pode atribuir a qualidade de “marca forte” e, por conta disso, alcançar, em potencial máximo, a efetiva tutela da propriedade industrial (verbi gratia: KODAK, XEROX, ADIDAS e HÄAGEN DAZS). Dessarte, não pode a aludida expressão ser apropriada, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no art. 124, VI da Lei nº 9.279-96 (“VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”), que impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo a expressão um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento. No que tange o tema, também o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou que as “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo” (STJ - REsp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011).

Por outro lado, diversamente do que pronunciou o magistrado a quo, entendo que os signos em debate, apreciados nos seus respectivos conjuntos, revelam diferenciação bastante a possibilitar a sua convivência no mercado, mormente se se considerar que a marca da autora OPUS INCORPORADORA LTDA. (ora apelante) foi depositada em apresentação mista que guarda suficiente distintividade com relação às marcas nominativas e mistas titularizadas pela corré OPUS INVESTIMENTOS LTDA. Também não verifico a afinidade dos seguimentos de atuação da sociedades litigantes (assessoria e consultoria no ramo imobiliário, para a autora OPUS INCORPORADORA LTDA.; assessoria e consultoria na área financeira; para a corré OPUS INVESTIMENTOS LTDA.) que leve à confusão os seus respectivos consumidores; já que são serviços destinados a mercados distintos, além do que as referidas pessoas jurídicas estão sediadas em localidades distantes, uma no Estado de Goiás e a outra no Estado do Rio de Janeiro.

De conseguinte, por decorrência lógica das premissas firmadas até o momento, impõe-se o pronunciamento também quanto ao pagamento das verbas de sucumbência. Com reforma da sentença para julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI, deve ser invertida a condenação nos ônus de sucumbência, a ser arcada unicamente pela sociedade ré OPUS INVESTIMENTOS LTDA. isentando-se a autarquia no pagamento desses valores. No entender deste julgador, inexiste fundamento para a condenação do INPI nas verbas de sucumbência, pois, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de patente de invenção ou de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial ou de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; e tal condenação representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

Diante de todo o exposto, divirjo do Eminente Relator e voto no sentido de dar provimento à apelação da autora OPUS INCORPORADORA LTDA para invalidar o ato do INPI que indeferiu o registro nº 900.494.220, referente à marca mista OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA, devendo a autarquia conceder o privilégio em favor da referida sociedade. Invertida condenação nos ônus de sucumbência, a ser arcada unicamente pela sociedade ré, isentando-se o INPI no pagamento dessas verbas.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001286446v3 e do código CRC 30086b36.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 9/1/2023, às 19:52:26

Apelação Cível Nº 0024871-95.2018.4.02.5101/RJ

EMENTA

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. ART. 124, INCISO XIX, DA LPI. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. AFINIDADE entre os serviços. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Caso concreto- Trata-se de apelação cível interposta por OPUS INCORPORADORA LTDA., em face da sentença, que julgou improcedente pretensão autoral de nulidade do ato administrativo do INPI que, em grau de recurso, manteve o indeferimento do pedido de registro nº 900.494.220, para a marca mista OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA, na Classe 36 (Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários).

2. Sentença- O juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral por entender que: (i) "conclui-se ser incontroverso o fato de que os registros de titularidade da empresa Ré são anteriores ao pedido de registro depositado pela Autora"; (ii) "é inegável que existe identidade gráfica e fonética em relação ao principal elemento atrativo dos registros impeditivos em vigor, o termo nominativo 'OPUS', razão pela qual pode-se concluir que o pedido de registro da Autora constitui reprodução parcial dos elementos nominativos da anterioridades impeditivas apontadas pela Autarquia"; (iii) "Ademais, nota-se que as expressões 'INTELIGÊNCIA' e 'CONSTRUTIVA' presentes na marca da Autora, não podem configurar como elementos relevantes na análise de distinção das marcas confrontadas, pois as mesmas tratam-se de expressões comuns e de uso necessário, utilizadas para evocar características dos serviços assinalados, não sendo, portanto, consideradas como expressões distintivas e apropriadas a título exclusivo, em face da determinação legal constante no inciso VI do artigo 124"; (iv) "Acrescente-se, ainda, embora a marca da Autora tenha sido depositada na forma mista, não há elementos figurativos, tais como figuras, imagens ou logotipos, que sejam capazes de afastar a colidência com os registros impeditivos, sendo certo que o elemento nominativo 'OPUS' na marca da Autora encontra-se em destaque, sendo, portanto, o elemento atrativo principal de seu registro"; (v) "Quanto à análise da afinidade mercadológica, comungo com o entendimento da Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas do INPI no sentido de que: (...) em que pese a demandante afirmar que o desempenho de sua atividade se restringe ao segmento imobiliário, enquanto que a titular das anterioridades atua na seara financeira, verifica-se, na descrição dos serviços assinalados pela marca objeto do pedido de registro nº 900.494.220, que junto aos afetos àquele nicho de mercado, encontram-se os de '(...) capital (investimentos de -) [finanças] [informação, assessoria, consultoria]; (...); serviço de carteira de compensação entre negócios [informação, assessoria, consultoria]; administração de fundo de investimento [informação, assessoria, consultoria]; análise financeira [informação, assessoria, consultoria]; (...); análise e gestão de crédito [informação, assessoria, consultoria]; (...); gestação financeira [informação, assessoria, consultoria]; administração de cartão de crédito [consultoria]; administração de carteira de valor mobiliário [informação, assessoria, consultoria]', ou seja, inclusos na fração de atuação da titular das marcas preexistentes"; (vi) "Assim, a Autora atua no mercado de construção civil, mas sua marca não é OPUS Construtora, e sim, 'OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA'. Analisando o nome escolhido, é possível entender o indeferimento pelo INPI, pois a utilização da expressão Inteligência induz mais a uma empresa de investimentos, do que a uma construtora"; (vii) "Além disso, a marca da Autora apresenta um nome muito amplo que ultrapassa o mercado relevante de construtoras. Outrossim, a empresa Ré provou que também trabalha com investimentos imobiliários, ficando evidente o risco de confusão e associação indevida para os consumidores"; (viii) "Quanto a alegação da Autora de que há no mercado diversas empresas que possuem como marcas registradas o termo OPUS isoladamente ou associado a outros vocábulos, esta não merece prosperar. Como bem esclarecido pelo Órgão Técnico do INPI, embora existam diversas marcas registradas no INPI com o termo OPUS incluso, isoladamente ou acompanhado por outros elementos – num total de 57 (cinquenta e sete) registros – o fato é que assinalando serviços do segmento financeiro não há nenhuma outra senão as marcas de titularidade da empresa Ré, titular de todos os registros apontados como impeditivos. Assim, não há que se falar em Teoria da Distância na hipótese vertente"; (ix) "Também não merece ser acolhido o argumento de que o termo 'OPUS', originário do latim, é inapropriável a título exclusivo, pois no vernáculo possui como significado 'obra/trabalho', de modo que não se justifica o indeferimento de sua marca. Isto porque, comungo do entendimento e jurisprudência atual do INPI, consolidados na NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/2012, no sentido de que deve-se resguardar ao primeiro titular de marcas desta natureza – que apresentam elementos de destaques tidos como irregistráveis face a sua relação com os produtos ou serviços a distinguir – o seu uso exclusivo como tal, caso o sinal se revista com o mínimo de distintividade, como é o caso das marcas de titularidade da empresa Ré, que apresentam outros elementos atrelados ao termo 'OPUS', tais como elementos nominativos secundários, elemento figurativo, os quais atribuem suficiente distintividade as marcas da empresa Ré".

3. Argumentos suscitados na apelação OPUS INCORPORADORA LTDA- (i) "A Apelante atua no segmento imobiliário, conforme objeto social: 'A sociedade tem por objetivo o ramo de compra e venda de imóveis próprios, permuta de imóveis, construção de imóveis, consultoria imobiliária, consultoria técnica de engenharia, incorporação imobiliária, locação de imóveis próprios, desmembramento ou loteamento de terrenos próprios, participações como investidor em sociedades comerciais e industriais e, ainda, a prestação de serviços de propaganda e publicidade, marketing direto, promoção em vendas, eventos e outras atividades de publicidade'”; (ii) "A Apelante é conhecida na área da construção civil e empreendimento imobiliário por construir imóveis de excelente qualidade, pelos valores focados no princípio exclusivo da Inteligência Construtiva, que rege sua atuação em plena sintonia com o desenvolvimento, valorizando e respeitando as demandas do meio ambiente, promovendo melhorias sustentáveis para todas as regiões que acolhem os serviços e garantindo o máximo em qualidade de vida para os clientes. Esta qualidade reflete no serviço final adquirido pelos seus clientes, os quais, diga-se de passagem, pertencem a um nicho exclusivo: público AAA"; (iii) "A diferença de apresentação no mercado, dos objetivos sociais, produtos e/ou serviços e destinatários finais respectivos pode ser constatada, facilmente, ainda mais na era da internet, pelos sites das empresas, que são infinitamente distintos, não havendo atividade concorrencial ou mesmo clientela colidente, que possa ensejar confusão ao público em geral. A total distintividade no ramo de atuação das empresas ainda é facilmente auferida, através dos CNPJ’s das empresas onde, tanto as atividades principais, como as atividades secundárias das mesmas são bem distintas e distantes"; (iv) "A empresa OPUS INVESTIMENTOS LTDA, titular dos registros que supostamente teriam sido reproduzidos, atua no ramo de assessoria financeira, não podendo, portanto, o seu público confundir assessoria financeira com empreendimentos imobiliários"; (v) "as empresas mantêm a convivência pacífica por mais de 14 (quatorze) anos, pois denota-se que a Apelante atua no ramo imobiliário e a Segunda Apelada no ramo de investimentos financeiros"; (vi) "É imprescindível considerar que a palavra 'OPUS', que compõe a marca da Apelante (e que tem outras marcas concedidas pelo INPI com a mesma expressão), da própria segunda Apelada e de inúmeras outras concedidas pelo INPI, é de uso comum, originária do latim (OPUS), que pode ser traduzida como trabalho e obra, termos correlatos muito usuais no âmbito empresarial, conforme já demonstrado nos autos e ratificado pela Segunda Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás, em sede da decisão, já transitada, em julgado do Agravo de Instrumento que tramitou sob nº 548568-37.2017.8.09.0000";  (vii) "Tendo em vista que a Apelante milita exclusivamente no ramo de incorporação imobiliária, seu campo de atuação se restringiria tão somente às atividades descritas em seu contrato social. Dessa forma, não conflita com as áreas de atuação da Segunda Apelada"; (viii) "As empresas atuam em localidades diferentes, uma em Goiás e outra no Rio de Janeiro".

4. Em contrarrazões (evento 137/JFRJ), INPI se reportou aos demais elementos constantes dos autos.

5. Argumentos suscitados nas contrarrazões OPUS INVESTIMENTOS LTDA- (i) "Em seu recurso de apelação, o apelante se limita a repetir os mesmos argumentos apresentados com a inicial, sem enfrentar, especificamente, como lhe cabia, a decisão ora hostilizada, trazendo à tona a inadmissibilidade e o não conhecimento do presente recurso"; (ii) "Em que pese os argumentos despendidos pela apelante, o indeferimento do pedido de registro referente à marca OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA deve ser mantido, sendo essa marca uma reprodução das marcas da OPUS INVESTIMENTOS e destinada a proteger serviços afins e/ou relacionados, conforme inclusive pontuou o INPI em sua manifestação"; (iii) "a simples análise da especificação dos serviços cobertos pelo pedido de registro nº 900494220, para a marca OPUS INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA, na Classe 36, da apelante, vis-à-vis os registros apontados pelo INPI como impeditivos, revela, claramente, que a apelante busca expandir suas atividades para o segmento da OPUS INVESTIMENTOS"; (iv) "Ora, se a apelante alega, de forma enfática, que autua exclusivamente no ramo imobiliário, por que o pedido corretamente indeferido pelo INPI busca proteger, como visto acima, justamente assessoria, consultoria e informação em planejamento financeiro, gestão financeira, etc.? Conforme defesa apresentada pelo INPI, não há nenhuma outra marca formada por OPUS, nesse segmento, salvo as marcas em nome da Opus Investimentos"; (v) "Além disso, pela análise da marca pretendida, o sinal OPUS aparece em maior destaque na marca (não possuindo a expressão INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA qualquer distintividade, na forma da lei) da apelante, sendo a logomarca (considerando no caso o elemento OPUS) extremamente similar à logomarca da OPUS INVESTIMENTOS".

6. Sentença mantida- Tratando-se de empresas que atuam em segmentos mercadológicos afins, possibilitar o uso simultâneo de marcas compostas pelo mesmo elemento nominativo principal, impediria que se pudesse diferenciar, a priori, um serviço de outro, prejudicando a concorrência; assim como obstaria o reconhecimento da origem dserviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor.

7. Apelação desprovida

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencidos o Desembargador Federal ANDRÉ FONTES e o Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS, NEGAR PROVIMENTO à apelação e majorar os honorários de sucumbência em 5% passando a condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC/2015, nos termos do voto do relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001050546v16 e do código CRC e495b0ea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 28/09/2022, às 15:01:28

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/09/2022

Apelação Cível Nº 0024871-95.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: ANA LUIZA AZEVEDO PIRES por OPUS INCORPORADORA LTDA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Juiz Federal GUSTAVO ARRUDA MACEDO

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária