Apelação/Remessa Necessária Nº 0088658-69.2016.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
RELATÓRIO
O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS:
Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por T. G. em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação de nulidade de patente ajuizada pelas apeladas REGULA BALTIJA LTDA e REGULA FORENSICS LATAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FORENSES LTDA em face da apelante e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
A ação foi ajuizada objetivando a nulidade da patente de invenção PI 0402693-4 para “método de recuperação, através de polimento eletroquímico, de uma marcação produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico mecanicamente de uma superfície de metal ou liga”, sob a alegação de não cumprir com os requisitos legais da novidade e da atividade inventiva.
Em reconvenção, a ré T. G. realizou pedido para que a autora REGULA BALTIJA LTDA. fosse condenada à obrigação de não fazer, impedindo que a empresa estrangeira, por meios próprios ou de terceiros, exporte produtos que se utilizem da patente da reconvinte, sem autorização específica.
Sentença no julgando: i) procedente o pedido autoral, para decretar a nulidade da patente de invenção PI 0402693-4 e condenar a ré nas verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, em favor das empresas autoras, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido; ii) improcedente o pedido de reconvenção, condenando a reconvinte nas verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, em favor das empresas reconvindas, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa de reconvenção, monetariamente corrigido.
O juízo a quo, em resumo, concluiu que a matéria constante do pedido de patente PI 0402693-4, para “método de recuperação, através de polimento eletroquímico, de uma marcação produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico mecanicamente de uma superfície de metal ou liga” carece de suficiência descritiva e de reivindicações fundamentadas no relatório descritivo, bem como não atende aos requisitos legais de novidade e de atividade inventiva, razão pela qual a nulidade da patente em apreço se impõe, por força dos artigos 8º, 11, 13, 24 e 25 da LPI.
Embargos de declaração interpostos por T. G. no , rejeitados conforme sentença de .
Apelação de T. G. no , sustentando, em síntese, o seguinte:
1) No Exame técnico do INPI, p. 19, linhas 12-17, que precedeu a concessão da Patente PI 0402693-4, dois itens foram destacados como novos e inventivos: I) "A composição do eletrólito é baseada em soluções aquosas de sais e que o ácido é dispensável" e II) "O processo de visualização na luz refletida das diferenças da macroestrutura da área analisada";
2) Quanto ao item I, o Perito no seu Laudo, p. 33, deixa bem claro que não encontrou nenhuma outra fonte, além da nossa Patente, onde como eletrólitos são usadas soluções de sais inorgânicos. Porém, sem conseguir encontrar esta composição nas outras fontes, o Perito surpreendentemente declara na p. 35 que "não há ineditismo e nem melhoria de desempenho frente ao estado da técnica", ou seja, que não existe, no entendimento dele, nenhuma diferença entre o uso da solução do sal e da solução do ácido (substância insalubre, aliás, ao contrário das soluções de sais) no processo;
3) Quanto ao item II, citando Davis (1958), que implementa (p. 25 linha 1) o método Arai (1953), e indicando estes dois artigos como supostos antecedentes, o próprio Perito esclarece, p. 24, que naquele método "os números se tornam visíveis à medida que as partes menos densas do metal forem trabalhadas, deixando-os mais brilhantes e levemente elevados acima da superfície”;
4) O método patenteado resulta na visualização dos números pela "macroestrutura (fibrosa e granulosa) da área analisada" e não pelo seu relevo ("números se tornam ... elevados acima da superfície"). O Perito omitiu esta diferença entre os métodos. Desta forma, nenhuma das características do método patenteado em questão, destacadas pelo INPI como novas e inventivas, foram encontradas pelo Perito nos trabalhos Davis (1958) e Arai (1953), dois únicos documentos indicados por ele como supostos antecedentes;
5) Outras tantas diferenças explicitas dos métodos são possíveis de identificação, todas omitidas pelo Perito, tais como: faixas de corrente e tensão elétrica de 3 a 6 A e de até 60 V no nosso método e de 0,19 a 0,7 A com 6 a 7 V do Arai (1953), insalubridade dos métodos que utilizam soluções de ácidos, maneira diferente de preparação da superfície, etc. Independentemente das tentativas do Perito de desqualificar as diferenças entre os métodos, assim como entre as soluções de sais e de ácidos, questionar o fato do eletrólito ser definido na forma qualificativa é desviar atenção para os detalhes irrelevantes;
6) Em relação à condenação em honorários, o juízo lastreou toda a sua motivação no laudo pericial e no laudo do INPI, nada mais. Se todos os documentos foram juntados, foi para permitir ao perito, indicado pelo juízo, fazer o seu laudo que foi integralmente absorvido pela sentença do ilustre juízo. Com a máxima vênia e sem desmerecer o trabalho dos advogados envolvidos, a produção desses laudos técnicos não é trabalho do advogado. Todas as argumentações trazidas nos autos já haviam sido expostas ao INPI nos diversos recursos administrativos. Não houve, no caso, qualquer inovação. Assim, o juízo, de fato, está arbitrando honorários de sucumbência pelo trabalho realizado em processos administrativos e não no processo judicial;
7) Falta razoabilidade na fixação do mesmo percentual de honorários de sucumbência para a ação e para a reconvenção, na medida em que ambas dependiam da mesma prova (a prova pericial) e o trabalho desenvolvido para uma ação somente foi aproveitado para a decisão sobre o mérito da reconvenção. É cediço que o arbitramento da sucumbência é decidido pelo juízo em decorrência do reconhecimento do juízo pelo trabalho do patrono despendido na causa. Tal arbitramento está clausurado nos percentuais de 10 a 20% e, se maior que o mínimo, deve ser motivado especificadamente, sem que a mera repetição da norma seja suficiente para isso. Na prática, com o arbitramento do valor da causa da reconvenção, feito pelo emérito juízo, a ré acabou sendo condenada em 30% do valor da causa sobre o mesmo objeto, o que impõe a ré um ônus excessivo eis que não deu causa ao litígio, pois foi o INPI quem concedeu a patente;
8) Com relação a não condenação do INPI em pagamento de honorários, o juízo, apesar de ter descrito a fluidez das decisões administrativas do INPI na concessão da patente em questão, não levou isso em consideração. A demanda judicial somente originou-se em decorrência das variadas decisões contraditórias que o Estado, por meio do INPI, praticou, causando importante insegurança jurídica que levou aos atores a disputa. Primeiro o INPI promove uma série de exigências para a concessão da patente, todas satisfeitas, e faz restrições à concessão; após recurso administrativo da ré, o INPI muda de ideia e concede a patente requerida; recurso administrativo proposto pelo autor dessa ação, por um passe de mágica, deixa patente em suspenso; movida a presente ação de nulidade, o INPI, ao contrário de seu posicionamento original, muda mais uma vez de ideia e se identifica com os argumentos do autor. Essa simples alegação, provada nos autos, impede o ilustre juízo de primeiro grau de poupar o INPI da condenação em pagamento de honorários com base no enunciado 108. O INPI já possuía, nos diversos recursos administrativos trazidos pelos autores, todas as informações, artigos e argumentações para fazer inteiro juízo sobre o depósito;
9) Caso o INPI tivesse negado a patente desde o início ou tivesse feito isso ainda no período de sigilo, o Poder Judiciário não precisaria ser acionado e a ré não seria condenada ao pagamento da sucumbência. A postura do INPI, seja pela omissão seja pela comissão, deu causa ao prejuízo da cidadã jurisdicionada. Agiu com torpeza, pela inação, o órgão estatal e poupá-lo sob o vetusto argumento de que a condenação ensejaria um prejuízo a todos, seria o mesmo que tornar o Estado irresponsável.
Contrarrazões de REGULA FORENCICS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FORENSES LTDA ME. e REGULA BALTIJA LTDA no , argumentando, em resumo, o disposto a seguir:
1) Em suas razões recursais, a parte adversa questiona o fato de o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ter revisto seu entendimento quanto aos requisitos de patenteabilidade do objeto protegido pela patente de número PI 0402693-4, reconhecendo em se de contestação a ausência de novidade e de atividade inventiva. A concessão de uma carta patente é ato administrativo, que pode ser revisto pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em atendimento ao princípio da autotutela, na medida em que ele é uma autarquia federal, pessoa jurídica de direito público que integra a administração pública indireta. No caso em tela, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, após análise da petição inicial e dos documentos que a instruíram, reconhecendo a ilegalidade de sua concessão, manifestou logo em sede de contestação que a patete concedida à Apelante deveria ser declarada nula, por ausência de novidade e de atividade inventiva;
2) Quando comparada a outras patentes anteriormente concedidas, infere-se que a de titularidade da Apelante (Tetyana) induvidosamente carece de novidade. A literatura básica universitária já incorporou tais conceitos há mais de 80 (oitenta) anos. Esta divulgação tem reflexo nas datas das anterioridades encontradas. Neste sentido, pode-se constatar, por uma simples análise comparativa, que a patente de titularidade da Ré, em sua reivindicação de nº1, reproduz invenção já patenteada sob o nº FR.707526 (com prioridade de 14/03/1930), em sua página 2, linhas 5 a 15 e 69 a 86, conforme instrução anexa, sob o título DOCUMENTO Nº 01;
3) O documento de patente FR707526, depositado em 14/03/1930, refere-se a aperfeiçoamentos relativos aos tratamentos eletroquímicos dos metais. Tem como objetivo estabelecer um processo eletroquímico pelo qual os metais possam ser tratados de maneira tal que uma superfície venha apresentar um grande brilho. O processo é principalmente aplicado a objetos que não possam sofrer a ação de polimento, de acordo com os métodos ordinários. Logo, a partir de seu segundo parágrafo, linha 11, o documento ensina a técnica tal como reivindicada no PI0402693;
4) A inclusão de sais inorgânicos, tal como pleiteado no trecho reivindicado do PI0402693- 4, é óbvia para um técnico no assunto, haja vista que são sais dos ácidos já conhecidos da técnica, e que, em solução e decorrente da dissociação iônica produziriam o mesmo efeito de disponibilização de ânions fortes em solução eletrolítica (cloratos, nitratos, sulfatos, fosfatos), efeito esse conseguido desde o documento francês com a adição dos ácidos correspondentes em solução;
5) Depreende-se que a patente de titularidade da Ré consiste na própria técnica bruta, sem qualquer aprimoramento ou balizamento paramétrico que expresse novidade, limitando-se a reproduzir ensinamentos difundidos amplamente na literatura. A reivindicação de número 1 limita-se ao emprego necessário e amplamente difundido dos fundamentos da arte. Trata-se de domínio público;
6) A 2ª reivindicação consiste na própria técnica em si, constante de material de ensino de físico-química ou eletroquímica, haja vista tratar-se de óbvia conclusão decorrente da análise de tabela de potencial eletroquímico, sendo forçoso depreender pela impossibilidade de manutenção da patente concedida à Apelante, na medida em que não está preenchido o requisito de patenteabilidade da novidade, previsto nos artigos 8º e 11 da Lei nº 9.279/96;
7) É conclusivo que o escopo da patente BR0402693, apropriando-se de conhecimentos necessários e definidores do próprio estado da técnica, permite que um técnico chegue rapidamente ao resultado pretendido pela simples junção de análise metalográfica à investigação forênsica, de modo que será possível concluir pela ausência de atividade inventiva;
8) Quanto aos honorários sucumbenciais, estes foram fixados com observância dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma a sentença recorrida também neste capítulo.
Contrarrazões do INPI no , reiterando in totum suas manifestações constantes dos autos e sustentando, resumidamente, que a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no , informando que não vislumbra, no caso, interesse público que justifique a intervenção ministerial, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito.
É o relatório.
Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001032960v2 e do código CRC 67537b77.
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Data e Hora: 28/6/2022, às 13:54:56