Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação/Remessa Necessária Nº 0088658-69.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS:

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por T. G. em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação de nulidade de patente ajuizada pelas apeladas REGULA BALTIJA LTDA e REGULA FORENSICS LATAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FORENSES LTDA em face da apelante e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A ação foi ajuizada objetivando a nulidade da patente de invenção PI 0402693-4 para “método de recuperação, através de polimento eletroquímico, de uma marcação produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico mecanicamente de uma superfície de metal ou liga”, sob a alegação de não cumprir com os requisitos legais da novidade e da atividade inventiva.

Em reconvenção, a ré T. G. realizou pedido para que a autora REGULA BALTIJA LTDA. fosse condenada à obrigação de não fazer, impedindo que a empresa estrangeira, por meios próprios ou de terceiros, exporte produtos que se utilizem da patente da reconvinte, sem autorização específica.

Sentença no evento 147, SENT1 julgando: i) procedente o pedido autoral, para decretar a nulidade da patente de invenção PI 0402693-4 e condenar a ré nas verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, em favor das empresas autoras, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido; ii) improcedente o pedido de reconvenção, condenando a reconvinte nas verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, em favor das empresas reconvindas, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa de reconvenção, monetariamente corrigido.

O juízo a quo, em resumo, concluiu que a matéria constante do pedido de patente PI 0402693-4, para “método de recuperação, através de polimento eletroquímico, de uma marcação produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico mecanicamente de uma superfície de metal ou liga” carece de suficiência descritiva e de reivindicações fundamentadas no relatório descritivo, bem como não atende aos requisitos legais de novidade e de atividade inventiva, razão pela qual a nulidade da patente em apreço se impõe, por força dos artigos 8º, 11, 13, 24 e 25 da LPI.

Embargos de declaração interpostos por T. G. no evento 154, EMBDECL1, rejeitados conforme sentença de evento 157, SENT1.

Apelação de T. G. no evento 165, APELAÇÃO1, sustentando, em síntese, o seguinte:

1) No Exame técnico do INPI, p. 19, linhas 12-17, que precedeu a concessão da Patente PI 0402693-4, dois itens foram destacados como novos e inventivos: I) "A composição do eletrólito é baseada em soluções aquosas de sais e que o ácido é dispensável" e II) "O processo de visualização na luz refletida das diferenças da macroestrutura da área analisada";

2) Quanto ao item I, o Perito no seu Laudo, p. 33, deixa bem claro que não encontrou nenhuma outra fonte, além da nossa Patente, onde como eletrólitos são usadas soluções de sais inorgânicos. Porém, sem conseguir encontrar esta composição nas outras fontes, o Perito surpreendentemente declara na p. 35 que "não há ineditismo e nem melhoria de desempenho frente ao estado da técnica", ou seja, que não existe, no entendimento dele, nenhuma diferença entre o uso da solução do sal e da solução do ácido (substância insalubre, aliás, ao contrário das soluções de sais) no processo;

3) Quanto ao item II, citando Davis (1958), que implementa (p. 25 linha 1) o método Arai (1953), e indicando estes dois artigos como supostos antecedentes, o próprio Perito esclarece, p. 24, que naquele método "os números se tornam visíveis à medida que as partes menos densas do metal forem trabalhadas, deixando-os mais brilhantes e levemente elevados acima da superfície”;

4) O método patenteado resulta na visualização dos números pela "macroestrutura (fibrosa e granulosa) da área analisada" e não pelo seu relevo ("números se tornam ... elevados acima da superfície"). O Perito omitiu esta diferença entre os métodos. Desta forma, nenhuma das características do método patenteado em questão, destacadas pelo INPI como novas e inventivas, foram encontradas pelo Perito nos trabalhos Davis (1958) e Arai (1953), dois únicos documentos indicados por ele como supostos antecedentes;

5) Outras tantas diferenças explicitas dos métodos são possíveis de identificação, todas omitidas pelo Perito, tais como: faixas de corrente e tensão elétrica de 3 a 6 A e de até 60 V no nosso método e de 0,19 a 0,7 A com 6 a 7 V do Arai (1953), insalubridade dos métodos que utilizam soluções de ácidos, maneira diferente de preparação da superfície, etc. Independentemente das tentativas do Perito de desqualificar as diferenças entre os métodos, assim como entre as soluções de sais e de ácidos, questionar o fato do eletrólito ser definido na forma qualificativa é desviar atenção para os detalhes irrelevantes;

6) Em relação à condenação em honorários, o juízo lastreou toda a sua motivação no laudo pericial e no laudo do INPI, nada mais. Se todos os documentos foram juntados, foi para permitir ao perito, indicado pelo juízo, fazer o seu laudo que foi integralmente absorvido pela sentença do ilustre juízo. Com a máxima vênia e sem desmerecer o trabalho dos advogados envolvidos, a produção desses laudos técnicos não é trabalho do advogado. Todas as argumentações trazidas nos autos já haviam sido expostas ao INPI nos diversos recursos administrativos. Não houve, no caso, qualquer inovação. Assim, o juízo, de fato, está arbitrando honorários de sucumbência pelo trabalho realizado em processos administrativos e não no processo judicial;

7) Falta razoabilidade na fixação do mesmo percentual de honorários de sucumbência para a ação e para a reconvenção, na medida em que ambas dependiam da mesma prova (a prova pericial) e o trabalho desenvolvido para uma ação somente foi aproveitado para a decisão sobre o mérito da reconvenção. É cediço que o arbitramento da sucumbência é decidido pelo juízo em decorrência do reconhecimento do juízo pelo trabalho do patrono despendido na causa. Tal arbitramento está clausurado nos percentuais de 10 a 20% e, se maior que o mínimo, deve ser motivado especificadamente, sem que a mera repetição da norma seja suficiente para isso. Na prática, com o arbitramento do valor da causa da reconvenção, feito pelo emérito juízo, a ré acabou sendo condenada em 30% do valor da causa sobre o mesmo objeto, o que impõe a ré um ônus excessivo eis que não deu causa ao litígio, pois foi o INPI quem concedeu a patente;

8) Com relação a não condenação do INPI em pagamento de honorários, o juízo, apesar de ter descrito a fluidez das decisões administrativas do INPI na concessão da patente em questão, não levou isso em consideração. A demanda judicial somente originou-se em decorrência das variadas decisões contraditórias que o Estado, por meio do INPI, praticou, causando importante insegurança jurídica que levou aos atores a disputa. Primeiro o INPI promove uma série de exigências para a concessão da patente, todas satisfeitas, e faz restrições à concessão; após recurso administrativo da ré, o INPI muda de ideia e concede a patente requerida; recurso administrativo proposto pelo autor dessa ação, por um passe de mágica, deixa patente em suspenso; movida a presente ação de nulidade, o INPI, ao contrário de seu posicionamento original, muda mais uma vez de ideia e se identifica com os argumentos do autor. Essa simples alegação, provada nos autos, impede o ilustre juízo de primeiro grau de poupar o INPI da condenação em pagamento de honorários com base no enunciado 108. O INPI já possuía, nos diversos recursos administrativos trazidos pelos autores, todas as informações, artigos e argumentações para fazer inteiro juízo sobre o depósito;

9) Caso o INPI tivesse negado a patente desde o início ou tivesse feito isso ainda no período de sigilo, o Poder Judiciário não precisaria ser acionado e a ré não seria condenada ao pagamento da sucumbência. A postura do INPI, seja pela omissão seja pela comissão, deu causa ao prejuízo da cidadã jurisdicionada. Agiu com torpeza, pela inação, o órgão estatal e poupá-lo sob o vetusto argumento de que a condenação ensejaria um prejuízo a todos, seria o mesmo que tornar o Estado irresponsável.

Contrarrazões de REGULA FORENCICS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FORENSES LTDA ME. e REGULA BALTIJA LTDA no evento 174, CONTRAZ1, argumentando, em resumo, o disposto a seguir:

1) Em suas razões recursais, a parte adversa questiona o fato de o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ter revisto seu entendimento quanto aos requisitos de patenteabilidade do objeto protegido pela patente de número PI 0402693-4, reconhecendo em se de contestação a ausência de novidade e de atividade inventiva. A concessão de uma carta patente é ato administrativo, que pode ser revisto pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em atendimento ao princípio da autotutela, na medida em que ele é uma autarquia federal, pessoa jurídica de direito público que integra a administração pública indireta. No caso em tela, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, após análise da petição inicial e dos documentos que a instruíram, reconhecendo a ilegalidade de sua concessão, manifestou logo em sede de contestação que a patete concedida à Apelante deveria ser declarada nula, por ausência de novidade e de atividade inventiva;

2) Quando comparada a outras patentes anteriormente concedidas, infere-se que a de titularidade da Apelante (Tetyana) induvidosamente carece de novidade. A literatura básica universitária já incorporou tais conceitos há mais de 80 (oitenta) anos. Esta divulgação tem reflexo nas datas das anterioridades encontradas. Neste sentido, pode-se constatar, por uma simples análise comparativa, que a patente de titularidade da Ré, em sua reivindicação de nº1, reproduz invenção já patenteada sob o nº FR.707526 (com prioridade de 14/03/1930), em sua página 2, linhas 5 a 15 e 69 a 86, conforme instrução anexa, sob o título DOCUMENTO Nº 01;

3) O documento de patente FR707526, depositado em 14/03/1930, refere-se a aperfeiçoamentos relativos aos tratamentos eletroquímicos dos metais. Tem como objetivo estabelecer um processo eletroquímico pelo qual os metais possam ser tratados de maneira tal que uma superfície venha apresentar um grande brilho. O processo é principalmente aplicado a objetos que não possam sofrer a ação de polimento, de acordo com os métodos ordinários. Logo, a partir de seu segundo parágrafo, linha 11, o documento ensina a técnica tal como reivindicada no PI0402693;

4) A inclusão de sais inorgânicos, tal como pleiteado no trecho reivindicado do PI0402693- 4, é óbvia para um técnico no assunto, haja vista que são sais dos ácidos já conhecidos da técnica, e que, em solução e decorrente da dissociação iônica produziriam o mesmo efeito de disponibilização de ânions fortes em solução eletrolítica (cloratos, nitratos, sulfatos, fosfatos), efeito esse conseguido desde o documento francês com a adição dos ácidos correspondentes em solução;

5) Depreende-se que a patente de titularidade da Ré consiste na própria técnica bruta, sem qualquer aprimoramento ou balizamento paramétrico que expresse novidade, limitando-se a reproduzir ensinamentos difundidos amplamente na literatura. A reivindicação de número 1 limita-se ao emprego necessário e amplamente difundido dos fundamentos da arte. Trata-se de domínio público;

6) A 2ª reivindicação consiste na própria técnica em si, constante de material de ensino de físico-química ou eletroquímica, haja vista tratar-se de óbvia conclusão decorrente da análise de tabela de potencial eletroquímico, sendo forçoso depreender pela impossibilidade de manutenção da patente concedida à Apelante, na medida em que não está preenchido o requisito de patenteabilidade da novidade, previsto nos artigos 8º e 11 da Lei nº 9.279/96;

7) É conclusivo que o escopo da patente BR0402693, apropriando-se de conhecimentos necessários e definidores do próprio estado da técnica, permite que um técnico chegue rapidamente ao resultado pretendido pela simples junção de análise metalográfica à investigação forênsica, de modo que será possível concluir pela ausência de atividade inventiva;

8) Quanto aos honorários sucumbenciais, estes foram fixados com observância dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma a sentença recorrida também neste capítulo.

Contrarrazões do INPI no evento 175, CONTRAZ1, reiterando in totum suas manifestações constantes dos autos e sustentando, resumidamente, que a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no evento 9, PARECER1, informando que não vislumbra, no caso, interesse público que justifique a intervenção ministerial, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito.

É o relatório.



Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001032960v2 e do código CRC 67537b77.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 28/6/2022, às 13:54:56

 


 



Conferência de autenticidade emitida em 02/11/2026 00:19:51.


Identificações de pessoas físicas foram ocultadas

Documento:20001032961
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação/Remessa Necessária Nº 0088658-69.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS:

Recurso de apelação conhecido, pois presentes os seus pressupostos processuais.

A sentença guerreada merece ser parcialmente reformada, conforme será exposto a seguir.

O cerne da controvérsia consiste em avaliar a legalidade do ato administrativo do INPI de concessão da patente PI 0402693-4, intitulada “método de recuperação, através de polimento eletroquímico, de uma marcação produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico mecanicamente de uma superfície de metal ou liga”, tendo por titular a ré/apelante T. G..

De forma introdutória à análise meritória, importante expor a cronologia do trâmite do processo administrativo do pedido de registro da patente PI 0402693-4, com base no parecer da Diretoria de patentes do INPI (Evento 15, fls. 654 a 675) e em consulta ao site da autarquia:

1) A PI 0402693-4 foi depositada em 08/07/2004 pela ré/apelante T. G., referindo-se, segundo o relatório descritivo, a um método de recuperação, eletroquímico, de uma através de marcação polimento produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico-mecanicamente de uma superfície de um metal ou liga que inclui as seguintes etapas na sua realização: a) preparação da superfície, que consiste na limpeza da área analisada (retirada da tinta, ferrugem, óxidos, etc.) mecanicamente e/ou através dos reagentes químicos; b) montagem do equipamento para polimento eletroquímico na superfície a ser analisada, escolha do eletrólito apropriado, da tensão ou densidade de corrente elétrica; c) realização do polimento eletroquímico na área a ser analisada; d) visualização em luz refletida das diferenças na macroestrutura da área analisada;

2) Durante o processo administrativo, a empresa autora/apelada REGULA BALTIJA LTD. ofereceu subsídios para exame técnico de patente (020110079548 de 29/07/2011: evento 1, OUT12, p. 7-12). Os documentos apresentados referem-se a dispositivos e métodos para polimento eletroquímico e sua aplicação no exame criminalístico de identificação de veículos (D1 - WO 03/011521 de 01/08/2002, D2 – US 2003/010648 de 16/01/2003 e D3 - RU2159426 de 22/07/1999);

3) No decorrer do processamento do pedido da patente PI 0402693-4, foram realizados quatro exames técnicos em primeira instância administrativa;

4) No primeiro parecer técnico (despacho 7.1 - RPI nº 2182 de 30/10/2012 - evento 1, OUT12, p. 14-16), concluiu o INPI pela ausência de atividade inventiva, diante do estado da técnica, ocasião em que realizou as seguintes considerações:

(...) a reivindicação 1 define a matéria de modo totalmente amplo e, isto é, descreve apenas um método comum de polimento eletroquímico, não ressalta nenhuma característica essencial e diferenciadora das técnicas convencionais de polimento eletroquímico, ou seja, não descreve nenhuma técnica nova de recuperação de marcação produzida em superfície de metal.

 (...) observam-se semelhanças entre as referências apontadas e a matéria reivindicada, ou seja, nos documentos citados o mesmo objetivo é alcançado através dos mesmos meios utilizados no presente pedido. Dessa forma, matéria ora pleiteada no presente pedido, não apresenta atividade inventiva diante da matéria definida nos ditos documentos.

5) No segundo parecer técnico (evento 1, OUT14, p. 1-3 - RPI nº 2206 de 16/04/2013), foi analisada a petição de esclarecimentos nº 020130003867 de 15/01/2013, na qual a ré buscou comprovar o requisito da atividade inventiva e apresentou um novo quadro reivindicatório, tendo o INPI compreendido que tais esclarecimentos não foram suficientes para comprovar a atividade inventiva, indicando, ainda que, para o prosseguimento do exame, a requerente deveria cumprir as seguintes exigências:

a) Deverá esclarecer precisamente sobre quais seriam as etapas do método reivindicado que foram aperfeiçoadas diante do estado da arte que poderiam resultar em atividade inventiva do mesmo.

b) Basicamente em que ponto essencial o método ora reivindicado difere de um método de polimento eletroquímico comum?

6) A ré, em resposta à exigência, protocolou nova petição (nº 020130061145, de 10/07/2013), trazendo novas argumentações para responder os questionamentos apontados pelo INPI, bem como apresentou um novo quadro reivindicatório constante de uma página com duas reivindicações. Em resposta, a Autarquia, em seu terceiro parecer (RPI nº 2255 de 25/03/2014), frisou que o pedido ainda estava irregular, devendo a requerente cumprir a seguinte exigência:

Reformular e corrigir o título, para: “Método de recuperação, através de polimento eletroquímico, de uma marcação produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico-mecanicamente de uma superfície de um metal ou liga”, e harmonizar o mesmo na 1ª página do relatório, reivindicações e resumo.

7) A ré, por intermédio da petição n° 860140081480, de 27/05/2014 (evento 1, OUT17, p. 9-12), cumpriu a exigência anteriormente mencionada, de forma que o INPI, no seu quarto parecer técnico (RPI 2275 de 12/08/2014 – evento 1, OUT18), decidiu pelo deferimento do pedido PI 0402693-4, concluindo que:

A matéria reivindicada apresenta novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (Art. 8º da LPI), e o pedido está de acordo com a legislação vigente, encontrando-se em condições de obter a patente pleiteada.

8) A Patente em questão teve sua concessão publicada na RPI nº 2286 de 29/10/2014, em face da qual foi instaurado procedimento administrativo de nulidade, visto que a empresa interessada REGULA BALTIJA LTD., ora autora, apresentou pedido de nulidade administrativa (petição nº 020150008312 de 28/04/2015 - RPI n.º 2330, de 01/09/2015);

9) Em parecer de subsídios técnicos ao processo administrativo de nulidade, de 09/12/2017 (RPI nº 2457, de 06/02/2018), a Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade do INPI (CGREC) atuou de forma favorável aos argumentos apresentados pela autora, sugerindo a anulação da patente, uma vez que esta não atende aos requisitos de novidade (Art .8º combinado com Art. 11 da LPI) e de atividade inventiva (Art .8º combinado com Art. 13 da LPI);

10) O INPI, em 25/10/2018, decidiu sobrestar a decisão de tal PAN (RPI nº 2495, de 30/10/2018), ante o advento da presente ação judicial.

Após a apresentação dos principais fatos ocorridos no decorrer do processo administrativo, passa-se a examinar o mérito recursal, que consiste em decidir se a patente de invenção PI 0402693-4, de titularidade da ré/apelante, preenche os requisitos legais de patenteabilidade, ante as alegações das autoras/apeladas de ausência dos requisitos da novidade e atividade inventiva.

Conforme dito alhures, a patente de invenção PI 0402693-4, depositada em 08/07/2004 e concedida em 29/10/2014, é um “MÉTODO DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE POLIMENTO ELETROQUÍMICO, DE UMA MARCAÇÃO PRODUZIDA MECANICAMENTE E REMOVIDA MECANICAMENTE OU QUIMICOMECANICAMENTE DE UMA SUPERFÍCIE DE UM METAL OU LIGA”, que compreende as seguintes etapas: a) preparação da superfície, que consiste na limpeza da área analisada mecanicamente e/ou através de reagentes quimicos; b) montagem de um equipamento para polimento eletroquímico na superfície a ser analisada, escolha do eletrólito apropriado, da tensão ou densidade de corrente elétrica; c) realização de polimento eletroquímico na área a ser analisada; e d) visualização em luz refletida das diferenças na macroestrutura da área analisada.

Segundo consta no resumo da patente, o método pode ser usado para análise criminalística para autenticação da marcação das peças e agregados de automóveis e armas de fogo, como também, para outros objetos de metais (ligas) com o objetivo de recuperar os dados da marcação original eliminada ou modificada.

Em se tratando de patente de invenção, a Lei 9.279/96 regulamenta os requisitos necessários à patenteabilidade em seus artigos 8º, 11, 13 e 15, conforme a seguir exposto:

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Com o fim de analisar a validade da patente de invenção PI 0402693-4, foram juntados diversos documentos, dentre os quais se destacam os seguintes: parecer do assistente técnico das autoras (evento 1, OUT20); laudo técnico da assistente da ré T. G.  (evento 14, OUT53); parecer técnico da DIRPA – Diretoria de Patentes (evento 15, OUT58); laudo pericial (evento 106, LAUDO1), sobre o qual falaram a ré, requerendo esclarecimentos (evento 125, PET1), a empresa autora (evento 127, PET1) e o INPI, com parecer da DIRPA (evento 141, OUT2); esclarecimentos do Perito (evento 134, DOC1), sobre o qual falaram as empresas autoras (evento 144, PET1).

O laudo pericial (evento 106, LAUDO1) foi elaborado pelo Dr. Wilson Marostica Leite, engenheiro de operação na modalidade mecânica de máquinas, com conhecimentos em propriedade industrial, concluindo que “(...) o método descrito no documento de patente PI 0402693-4 não é patenteável, por carecer de suficiência descritiva, novidade e atividade inventiva, além de decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica no entendimento de um técnico no assunto, não satisfazendo assim os artigos 8º, 11 e 13 da Lei de Propriedade Industrial, Nº 9.279, de 14 de maio de 1996.” (Grifo nosso)

Em relação à ausência dos requisitos de patenteabilidade, oportuno destacar as seguintes passagens do laudo pericial:

- Fls. 28 e 29 (Grifo nosso):

“Segundo o disposto no documento de patente PI 0402693-4, em seu quadro reivindicatório, tem-se (Figura 5):

(...)

A preparação da superfície, a montagem do equipamento para polimento eletroquímico, a escolha do eletrólito apropriado e da tensão ou densidade de corrente elétrica a ser usada não são passos que constituem novidade. Essas etapas são inerentes a qualquer processo, químico ou eletroquímico. Além disso, são descrições anteriores ao termo “caracterizado por”, que define o que se quer proteger.”

- Fls. 38 e 39 (Grifo nosso):

“5.1.Um técnico no assunto, com o conhecimento adquirido na leitura dos documentos de patente anteriores e dos artigos de Arai (1953) e Davis (1958), poderia reproduzir a metodologia descrita no documento de patente PI 0402693-4, uma vez que neste documento de patente não é apresentada qualquer discussão mais minuciosa acerca do “catodo embutido”.

5.2.a) o processo é antigo, como se pode constatar pelo descrito em Arai (1953) e Davis (1958), assim a solução para o problema de revelar marcações raspadas em superfícies metálicas já se encontra no estado da técnica; b) não há evidências no processo apresentado no PI 0402693-4 de que há uma barreira técnica a ser vencida –os elementos elencados nas soluções de eletrólitos são os mesmos adotados nos documentos apresentados na Parte III do Laudo, e não há maiores detalhes no quadro reivindicatório de diferencie o método proposto significantemente dos demais; c) por não estar bem descrito, não há evidência objetiva de que o método proposto no PI 0402693-4 seja diferenciado a ponto de se tornar um sucesso comercial –em Davis (1958) são usados componentes simples e de baixo custo que conseguem produzir resultados; d)a solução apontada no PI 0402693-4 está de acordo com os ensinamentos do estado da técnica.

5.3.a) há combinação de elementos presentes no estado da técnica, mas “por contradição” –os conceitos reivindicados não estão suficientemente descritos para considerá-los um diferencial. A ausência de um texto mais específico e explicativo do que seria um “tampão impregnado de eletrólito com cato embutido”, por exemplo, abre caminho para que o dispositivo apresentado por Davis (1958), que usa um chumaço de algodão embebido de eletrólito e entremeado a um fio condutor e preso a um bastão de vidro ou madeira possa ser entendido como tal. Os elementos usados na composição da solução são descritos sem detalhar a respectiva concentração na mistura, enquanto nos demais documentos do estado da técnica há informações sobre a concentração das substâncias presentes no eletrólito; b) não há informações objetivas no quadro reivindicatório ou no relatório descritivo do PI 0402693-4 que evidenciem as vantagens divulgadas. O fato de se afirmar que não há necessidade de neutralização, não significa que seja realmente necessário fazer isso,uma vez que já se conseguiu revelar as marcações raspadas. O fato é que não se consegue evidenciar as diferenças no método que sejam fortes e objetivas o suficiente para garantir sua patenteabilidade; c) não há evidências de aprimoramento no método proposto quando se lê o quadro reivindicatório; d) a partir da leitura do documento de patente e dos demais documentos encontrados no estado da técnica, o método proposto no PI 0402693-4 decorre obviamente dos demais; e) um técnico no assunto é levado a conduzir o método com o que assimilou ou aprendeu na prática do que é ensinado nos documentos do estado da técnica.”

- Fl. 46 – Resposta ao quesito 14 do INPI:

“Concorda o r. Perito que a matéria reivindicada na patente em questão seria previsível para um técnico no assunto e, portanto, não possui atividade inventiva (Art. 8º combinado com o Art. 13 da LPI) frente ao documento D5? Queira o r. Perito justificar sua resposta.

14. Não há como afirmar sobre a previsibilidade completa do método, tendo em vista a ausência ou insuficiência de descrições quanto à solução eletrolítica, às condições reacionais do meio e ao aparato experimental do método. Entretanto, um técnico no assunto seria capaz de chegar aos mesmos resultados ao juntar as informações encontradas nos demais documentos apensos aos autos. (...)”

- Fls. 66 e 67 (grifo nosso):

“Parte VI – Conclusões

Após a análise dos documentos de patente elencados nos autos, descritas nas Partes II e III do Laudo, tem-se que o método descrito no documento de patente PI 0402693-4 não é patenteável. A começar pela insuficiência descritiva.

Dos documentos apresentados pode-se extrair informações suficientes para que um técnico no assunto possa, ao estar ciente do conteúdo de cada um deles, chegar ao mesmo resultado pretendido pelo PI 0402693-4, combinando os métodos e soluções apresentadas, como disposto em seu quadro reivindicatório. Isto pode ser concluído pelo fato de que não há, no relatório descritivo ou no quadro reivindicatório, informações precisas o suficiente para que tal método seja vantajoso, seja do ponto de vista operacional (facilidade de aplicação da solução, tempo até a revelação das marcações raspadas, nitidez do que é revelado, etc.), seja do ponto de vista do custo de operação (custo das soluções, custo do aparelho usado para produzir corrente elétrica contínua – de aquisição e de operação, etc.).

A autora do PI 0402693-4 não se ateve a detalhes do método, tais como concentração das soluções, se as tais soluções usadas são aplicadas em sequência ou se há revezamento na aplicação, valores de corrente elétrica associados a cada solução adotada, definição do que é um “catodo embutido”, e, finalmente, se na etapa de visualização com luz refletida é usada alguma lâmpada especial que auxilie na identificação das marcações em vias de recuperação. Como é dito que se observam diferenças na macroestrutura, depreende-se que tal visualização seja observar a olho nu, sem auxílio de instrumentos óticos, o resultado revelado na peça em análise.

Na seleção do eletrólito, são apresentadas diversas substâncias, mas, de forma genérica, diz-se que o primeiro será selecionado dentre misturas das mesmas. Não discorre, entretanto, sobre as concentrações desses reagentes/compostos e sobre o meio reacional. Tais descrições são indispensáveis para que se avalie o processo quanto à presença de alguma novidade ou melhoria técnica no processo. Também não diz quantas passagens são necessárias da solução sobre a superfície trabalhada para se obter o resultado esperado – se o que se quer proteger são etapas de um método, tais etapas precisam ser mais detalhadas; ressalta-se que o título do PI 0402693-4 inicia com “Método de Recuperação...”. Julga-se que as etapas do método poderiam ser melhor descritas, pois há a questão da reprodutibilidade. Questiona-se como se pode reproduzir o que está descrito no documento de patente – se as informações acerca das concentrações são desnecessárias, o método passa a situação de decorrer de maneira simples ou vulgar do estado da técnica, e o mesmo raciocínio pode ser aplicado aos parâmetros relacionados à “parte elétrica” do processo (qual corrente aplicar de acordo com cada eletrólito).

Quanto à segunda reivindicação, afirmo que é totalmente irrelevante, pois está descrita no estado da técnica em documentos acostados aos autos (pede-se ver a Parte III do Laudo). É possível obter informações em tais documentos que indicam que há valores diferentes de corrente quando o material testado muda. Em Arai (1953) é dito que tanto a densidade de corrente quanto a tensão variam com o metal trabalhado. Para aços ferro-carbono, 6,0 V e 0,19 A/cm2 ; latão, 7,0 V e 0,70 A/cm2 ; cobre, 6,5 V e 1,9 A/cm2 . Essa afirmação já é suficiente para servir de anterioridade à reivindicação 2 do PI 0402693-4, onde é dito que a tensão ou a densidade de corrente elétrica são funções do material metálico específico a ser trabalhado.”

Na mesma direção do entendimento proferido pelo perito judicial, o INPI manifestou-se nos autos indicando a nulidade da patente em cotejo, por não atendimento aos requisitos de patenteabilidade, tendo em vista o conhecimento disponível no estado da técnica à época do depósito do pedido. Destacam-se os seguintes trechos extraídos do parecer técnico da DIRPA – Diretoria de Patentes (evento 15, OUT58):

“(...)

8) Conclusões

Diante do reexame da patente concedida, o “Método de recuperação de uma marcação produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico-mecanicamente em uma superfície de um metal ou liga”, à luz dos pareceres técnicos emitidos pelo INPI e bem como das argumentações e documentos apresentados pela Regula Baltija Ltda, foi possível concluir:

Contudo, face aos novos argumentos e documentos apresentados em Juízo, concluímos que a matéria protegida na patente PI0402693-4 não apresenta novidade, contrariando ao disposto no Art. 8º combinado com o Art. 11 da LPI, e a matéria definida nesta patente decorre, para um técnico no assunto, de maneira óbvia e evidente do estado da técnica, não sendo dotada de atividade inventiva, contrariando o disposto nos Artigos 8º e 13 da LPI.

(...)”

Ademais, posteriormente à produção do laudo pericial, o INPI anexou nova manifestação técnica de sua DIRPA (evento 141, OUT2), pontuando que concorda com o perito no que diz respeito à ausência dos requisitos da novidade e atividade inventiva, expressando-se da seguinte maneira, in verbis:

“Analisando-se o laudo pericial e as respostas elaboradas pelo sr. perito aos quesitos a ele direcionados, observa-se que, no seu entendimento, a Patente PI0402693-4 não seria dotada de Suficiência descritiva (Art. 24 da LPI), as reivindicações não seriam claras e precisas (Art. 25 da LPI), sendo a matéria desprovida dos requisitos de patenteabilidade, ou seja, novidade e atividade inventiva estariam ausentes (Art. 8º, 11, 13 da LPI).

Tal entendimento está em comunhão com a opinião do INPI quanto à ausência dos requisitos de novidade e de atividade inventiva, bem como pela falta de clareza e precisão das reivindicações.”

 (Grifo nosso)

Salienta-se que, apesar de o INPI ter concedido a Patente PI 0402693-4, foi instaurado procedimento administrativo de nulidade após o pedido de nulidade da empresa REGULA BALTIJA LTD. (sobrestado em razão da presente ação judicial), no qual consta parecer de subsídios técnicos da Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade do INPI (CGREC) sugerindo a anulação da patente, uma vez que esta não atende aos requisitos de novidade e de atividade inventiva.

O referido parecer foi publicado na RPI nº 2457, de 06/02/2018, notabilizando-se o seguinte fragmento, in verbis, ora grifado e sublinhado:

“(...)

5) Conclusão: A análise técnica das argumentações e documentos apresentados, foi possível concluir:

Considera-se que os argumentos apresentados pelo Requerente da Nulidade Administrativa são consistentes. Dessa forma, sugerimos a anulação da Concessão da Patente uma vez que:

– não atende ao requisito de novidade (Art .8º combinado com Art. 11 da LPI)

– não atende ao requisito de atividade inventiva (Art .8º combinado com Art. 13 da LPI)”

Como se pode observar da leitura do laudo pericial, das respostas aos quesitos das partes, das conclusões e esclarecimentos do perito judicial e das manifestações do INPI, a patente de invenção PI 0402693-4 não atendeu aos ditames da Lei 9.279/94, uma vez que: i) o método nela previsto já era conhecido do estado da técnica (D5 - S. ARAI; The application of electrolytic-polishing to restore oblitarated letters on metal. Journal of Criminal Law, Criminology & Police Science, Vol. 43, pp. 809-811, 1953), faltando-lhe o requisito da novidade; e ii) o método proposto no PI 0402693-4 decorre obviamente dos demais: um técnico no assunto é levado a conduzir o método exposto na referida patente com o que assimilou ou aprendeu na prática do que é ensinado nos documentos do estado da técnica,sendo desprovida, portanto, de atividade inventiva.

Soma-se a isso o fato de as reivindicações constantes na patente em cotejo carecerem de clareza e precisão, o que implica violação ao artigo 25 da LPI. É o que se extrai da manifestação do INPI ao laudo pericial (evento 141, OUT2, p. 7), in verbis:

Quanto ao quadro reivindicatório, conforme já foi destacado no parecer emitido pelo INPI em 28/09/2016, as descrições das características técnicas do método são amplas e indefinidas, por exemplo:

- "preparação da superfície, que consiste na limpeza da área analisada mecanicamente e/ou através de reagentes químicos": tal descrição inclui: apenas limpeza mecânica, apenas limpeza com reagentes químicos ou a combinação de ambas. Além disso, inclui qualquer tipo de limpeza mecânica e qualquer tipo de limpeza química.

- "tampão impregnado de eletrólito com cátodo embutido": tal descrição não é clara, uma vez que não é explicado o que é o referido "tampão" e como é a configuração de "cátodo embutido" no referido "tampão".

- "visualização em luz refletida": não é claro o significado de tal expressão.

- "e outras misturas ou soluções": tal descrição inclui qualquer tipo de solução eletrolítica.

Portanto, o quadro reivindicatório não apresenta clareza e precisão na definição da matéria objeto de proteção, estando em desacordo com o Art. 25 da LPI.

(Grifo nosso)

Sublinha-se, ainda, que foi dado às partes a oportunidade de se manifestarem sobre o laudo pericial, sendo certo que, em resposta às contestações da ré/apelante, titular da patente objeto da presente ação, o perito judicial concluiu que “A Ré apresentou suas contestações, mas sem trazer elementos que possam melhor esclarecer sua patente ou mesmo permitir a este perito uma reavaliação" (evento 134, DOC1).

Dito isto, diante da natureza da matéria objeto da patente, ao Julgador é necessário que se socorra de um técnico no assunto para solucionar a lide. Ressalta-se que, muito embora este Juízo não esteja adstrito ao laudo do perito judicial, por se tratar de matéria eminentemente técnica, decidir contrariamente às conclusões do perito somente seria possível caso houvesse outros elementos de prova que fossem mais subsistentes, fato que não se verifica no presente processo, tendo o INPI, inclusive, chegado à mesma conclusão proferida pelo expert.

Considerando que o laudo pericial forneceu subsídios e esclarecimentos suficientes para a formação da convicção no sentido da ilegalidade na concessão da patente à apelante, entendimento que está em comunhão com a opinião do INPI quanto à ausência dos requisitos da novidade e atividade inventiva, é impositiva a nulidade da patente de invenção PI 0402693-4, na forma do art. 46 da LPI, que dispõe que “é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.”, afastando-se, desse modo, a presunção relativa de legalidade dos atos praticados pela administração pública.

Ultrapassado o mérito, passa-se à análise dos pedidos subsidiários da apelante, quais sejam: i) minoração do percentual arbitrado na sentença para os honorários de sucumbência, com base no critério da razoabilidade; ii) condenação do INPI ao pagamento das verbas sucumbenciais.

No presente caso, no que tange à condenação do INPI ao pagamento de verbas sucumbenciais, verifica-se que é imputável à autarquia a causa da propositura da demanda, pois concedeu patente que viola os ditames legais, tendo, inclusive, após a propositura desta ação judicial de nulidade, emitido opinião contrária à concessão da patente; logo, é cabível sua condenação sucumbencial.

Quanto ao percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais, a sentença condenou a ré/apelante T. G. nos seguintes patamares: i) 15% sobre o valor atribuído à ação principal, monetariamente corrigido, em favor das empresas autoras, em virtude da procedência do pedido para decretar a nulidade da patente de invenção PI 0402693-4; ii) 15% sobre o valor atribuído à causa de reconvenção, monetariamente corrigido, em razão da improcedência do pedido reconvencional.

Como o presente voto concluiu pela ilegalidade da concessão da patente de invenção PI 0402693-4, ratificando a sentença e julgando improcedente à apelação quanto a este ponto, os honorários sucumbenciais devidos na ação principal devem ser majorados.

Majora-se, portanto, os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa principal, na forma do art. 85, §11 do CPC/15, totalizando o percentual de 17% (dezessete por cento), a serem distribuídos da seguinte forma: 12% (doze porcento) em desfavor da ré/apelante e 5% (cinco por cento) em desfavor do INPI.

No que diz respeito ao percentual de 15% (quinze por cento) a título de honorários de sucumbência, em consequência da improcedência do pedido de reconvenção, mostra-se irrazoável a sua fixação no referido patamar, conforme será exposto a seguir.

Proposta a ação de nulidade de patente, a ré apresentou, além de contestação, reconvenção (evento 14, OUT52, p. 26), cujo pedido consubstancia-se em condenar a primeira autora à obrigação de não fazer, de forma a impedi-la, por meios próprios ou de terceiros, de exportar produtos que se utilizem da patente da reconvinte, sem autorização específica.

Em réplica (evento 22, OUT61, Item II), a autora reconvinda, em breve argumentação, sustentou: i) preliminarmente, a incompetência da justiça federal para julgar o pedido reconvencional, uma vez que a reconvenção tem pedido que interessa apenas a particulares; ii) o descumprimento do preceituado no artigo 292 do Código de Processo Civil, pois não foi indicado o valor da causa na reconvenção; e iii) a improcedência da reconvenção, pelo fato de que a patente de titularidade da reconvinte carecer de novidade e atividade inventiva, alegação que também serviu de base para a propositura da ação principal.

Nesse contexto, levando em consideração que os honorários de sucumbência devem ser estipulados em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora, a minoração dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da reconvenção é medida que se impõe, a luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo, nessa oportunidade, reduzidos ao patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção.

Voto no sentido de negar provimento à remessa necessária e de dar parcial provimento à apelação, tão somente para: i) condenar o INPI ao pagamento das verbas sucumbenciais devidas na ação principal, no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa; ii) reduzir o valor da condenação da ré/apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência para os percentuais de 12% (doze porcento) sobre o valor da causa principal e de 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção.



Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001032961v10 e do código CRC 0fc86d8a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 20/7/2022, às 18:52:42

 


 



Conferência de autenticidade emitida em 02/11/2026 00:19:51.


Identificações de pessoas físicas foram ocultadas

Documento:20001447264
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação/Remessa Necessária Nº 0088658-69.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

VOTO DIVERGENTE

I – A ação de origem foi ajuizada com o objetivo de invalidar a patente de invenção PI 0402693-4, referente a “método de recuperação, através de polimento eletroquímico, de uma marcação produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico mecanicamente de uma superfície de metal ou liga”, depositada em 08.07.2004, concedida na data de 29.10.2014, em favor da corré T. G..

II - Quanto à matéria principal discutida na causa, mostra-se correto o entendimento pronunciado pelo Eminente Relator, no sentido de confirmar a sentença nesse ponto, sob o fundamento de que, na esteira do que concluiu a juíza de primeiro grau e o perito judicial, “o método descrito no documento de patente PI 0402693-4 não é patenteável, por carecer de suficiência descritiva, novidade e atividade inventiva, além de decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica no entendimento de um técnico no assunto, não satisfazendo assim os artigos 8º, 11 e 13 da Lei de Propriedade Industrial, Nº 9.279, de 14 de maio de 1996.”.

III – De igual modo, se mostra razoável a diminuição da condenação da corré nos honorários de sucumbência, de 15% (quinze por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa principal; assim como de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, “levando em consideração que os honorários de sucumbência devem ser estipulados em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora”, segundo bem frisou o Eminente Relator.

IV – Todavia, diversamente do pronunciou o Eminente Relator, deve ser mantida também a sentença quanto à isenção do INPI no pagamento das verbas de sucumbência. Isso porque não se pode olvidar que a autarquia federal, na condição de órgão público incumbido, por força de lei, da apreciação dos requerimentos de patente de invenção ou de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial ou de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; e tal condenação representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

V – Segundo o teor do Enunciado nº 108 das Jornadas de Direito Comercial do Conselho de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ-CJF), “Não cabe a condenação do INPI em sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, quando a matéria não for de seu conhecimento prévio e não houver resistência judicial posterior”; situação se coaduna com o caso concreto dos autos, em que a autarquia federal, ainda no âmbito do procedimento administrativo de nulidade, já havia emitido parecer reconhecendo a invalidade da patente antes concedida, e em sede judicial reiterou a sua manifestação quanto ao não preenchimento dos requisitos legais para a manutenção do privilégio sobre criação industrial.

VI – Voto no sentido de divergir parcialmente do Eminente Relator para isentar o INPI no pagamento das verbas sucumbenciais.

 

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta nos autos de ação ajuizada por REGULA BALTIJA LTDA e REGULA FORENSICS LATAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FORENSES LTDA em face de T. G. e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, “objetivando a nulidade da patente de invenção PI 0402693-4 para “método de recuperação, através de polimento eletroquímico, de uma marcação produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico mecanicamente de uma superfície de metal ou liga”, sob a alegação de não cumprir com os requisitos legais da novidade e da atividade inventiva”.

Na tramitação do processo de origem, também foi oferecida reconvenção pela corré T. G., com objetivo “para condenar a primeira autora à obrigação de não fazer, impedindo que a empresa estrangeira, por meios próprios ou de terceiros, exporte produtos que se utilizem da patente da Reconvinte, sem autorização específica, notificando a Receita Federal da decisão judicial para que não autorize a nacionalização, em especial o produto demonstrado às fls. 40 a 43 do presente processo , visando à efetividade da decisão”.

A sentença proferida nos autos, da lavra da MMª Juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcia Maria Nunes de Barros, foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida pelo e. TRF da 2ª Região (eventos 84 e 100) e julgo PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para decretar a nulidade da patente de invenção PI 0402693-4, para “método de recuperação, através de polimento eletroquímico, de uma marcação produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico mecanicamente de uma superfície de metal ou liga”.

Condeno a ré T. G. nas verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, em favor das empresas autoras, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Ademais, julgo IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção, e condeno a reconvinte nas verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, em favor das empresas reconvindas, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa de reconvenção, monetariamente corrigido, consoante o art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na Revista da Propriedade Industrial (RPI) e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação.

Sentença sujeita a remessa necessária nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, não sendo caso da ressalva constante no § 3º do mesmo artigo, eis que houve a condenação do INPI em caso envolvendo a validade de uma patente de invenção, questão que inegavelmente envolve matéria de interesse público.

Havendo recurso, abra-se vista ao recorrido para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias, conforme o art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, observando, caso cabível, o disposto no art.1.009, §2º, do mesmo diploma processual. Após, remetam-se os autos ao e. TRF da 2ª Região.

 

A decisão de primeiro grau tomou por fundamento, resumidamente, a premissa de que a matéria constante da patente PI 0402693-4, para “método de recuperação, através de polimento eletroquímico, de uma marcação produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico mecanicamente de uma superfície de metal ou liga” carece de suficiência descritiva e de reivindicações baseadas no relatório descritivo, bem como não atende aos requisitos legais da novidade e da atividade inventiva, razão pela qual a invalidação do privilégio se impõe, por força dos artigos 8º, 11, 13, 24 e 25 da Lei nº 9.279-96.

A corré T. G. apelou da sentença, sustentando, em resumo: 1) “Cumpre observar, estranhamente, que o INPI mudou de ideia, mais uma vez, sobre os requisitos de concessão da patente em questão. Isso, apesar de ter no processo administrativo, que tramitou por mais de 12 anos, todas as informações que se discutem no presente processo judicial”; 2) “Alia-se aos autores deixando para o ilustre perito do juiz a verificação daquilo que seria sua exclusiva atribuição, causando insegurança jurídica e de ordem econômica, ao invés de decidir o recurso administrativo que ainda está pendente”; 3) “pode-se verificar que o juízo, seguindo o parecer do INPI e do perito, concluiu, em resumo: - que não houve novidade ou atividade inventiva no método questionado, com base nos artigos de “Arai (1953) e Davis (1958)” e por “já se encontrar no estado da técnica”; - que “as reivindicações não apresentam clareza e precisão em relação à matéria objeto da proteção” porque alguns termos usados não estão bem descritos”; 4) “em relação à sentença de 1º grau pode-se observar que as conclusões do juízo, baseadas unicamente na prova pericial e no laudo do INPI sobre inovação e a atividade inventiva, não são compatíveis com a motivação”; 5) “no Exame técnicos do INPI, p. 19, linhas 12-17, que precedeu a concessão da Patente, dois itens foram destacados como novos e inventivos: 1. "A composição do eletrólito é baseada em soluções aquosas de sais e que o ácido é dispensável" e 2. "O processo de visualização na luz refletida das diferenças da macroestrutura da área analisada"”; 6) “Quanto ao Item 1, o Perito no seu Laudo, p. 33, deixa bem claro que não encontrou nenhuma outra fonte, além da nossa Patente, onde como eletrólitos são usadas soluções de sais inorgânicos: "... soluções encontradas somente no PI 0402693-4 são as soluções aquosas neutras de sal inorgânico – clorato, nitrato e sulfato de sódio e de potássio.... "; 7) “Porém, sem conseguir encontrar esta composição nas outras fontes, o Perito surpreendentemente declara na p. 35 que "não há ineditismo e nem melhoria de desempenho frente ao estado da técnica", ou seja, que não existe, no entendimento dele, nenhuma diferença entre o uso da solução do sal e da solução do ácido (substância insalubre, aliás, ao contrário das soluções de sais) no processo”; 8) “Quanto ao Item 2, citando Davis (1958), que implementa, p. 25 linha 1, o método Arai (1953), e indicando estes dois artigos como supostos antecedentes, o próprio Perito esclarece, p. 24, que naquele método "os números se tornam visíveis à medida que as partes menos densas do metal forem trabalhadas, deixando-os mais brilhantes e levemente elevados acima da superfície."; 9) “Observa-se que o método patenteado resulta na visualização dos números pela "macroestrutura (fibrosa e granulosa) da área analisada" e não pelo seu relevo ("números se tornam ... elevados acima da superfície")”; 10) “nenhuma das características do método patenteado em questão, destacadas pelo INPI como novas e inventivas, foram encontradas pelo Perito nos trabalhos Davis (1958) e Arai (1953), dois únicos documentos indicados por ele como supostos antecedentes”; 11) “Independentemente das tentativas do Perito de desqualificar as diferenças entre os métodos, assim como entre as soluções de sais e de ácidos, questionar o fato do eletrólito ser definido na forma qualificativa é desviar atenção para os detalhes irrelevantes”; 12) “Observa-se que os dois citados artigos não trazem nenhuma novidade em relação aos principais itens considerados pelo INPI novos e inventivos. Desse modo, parece claro que o método em questão decorre de atividade inventiva e a descrição está de acordo com as singularidades da tecnologia”; 13) “Falta também razoabilidade na fixação do mesmo percentual de honorários de sucumbência para a ação e para a reconvenção, na medida em que ambas dependiam da mesma prova (a prova pericial) e o trabalho desenvolvido para uma ação somente foi aproveitado para a decisão sobre o mérito da reconvenção”; 14) “É cediço que o arbitramento da sucumbência é decidido pelo juízo em decorrência do reconhecimento do juízo pelo trabalho do patrono despendido na causa. Tal arbitramento está clausurado nos percentuais de 10 a 20% e, se maior que o mínimo, deve ser motivado especificadamente, sem que a mera repetição da norma seja suficiente para isso”; 15) “Na prática, com o arbitramento do valor da causa da reconvenção, feito pelo emérito juízo, a ré acabou sendo condenada em 30% do valor da causa sobre o mesmo objeto, o que impõe a ré um ônus excessivo eis que não deu causa ao litígio, pois foi o INPI quem concedeu a patente”; 16) “Com relação a não condenação do INPI em pagamento de honorários, o juízo, apesar de ter descrito a fluidez das decisões administrativas do INPI na concessão da patente em questão, não levou isso em consideração. Como dito alhures, por certo, a demanda judicial somente originou-se em decorrência das variadas decisões contraditórias que o Estado, por meio do INPI, praticou, causando importante insegurança jurídica que levou aos atores a disputa”; 17) o contexto dos autos “impede o ilustre juízo de primeiro grau de poupar o INPI da condenação em pagamento de honorários com base no citado enunciado 108. O INPI já possuía, nos diversos recursos administrativos trazidos pelos autores, todas as informações, artigos e argumentações para fazer inteiro juízo sobre o depósito”; 18) “caso o INPI tivesse negado a patente desde o início ou tivesse feito isso ainda no período de sigilo, o Poder Judiciário não precisaria ser acionado e a ré não seria condenada ao pagamento da sucumbência”; 19) “A postura do INPI, seja pela omissão seja pela comissão, deu causa ao prejuízo da cidadã jurisdicionada. Todo esse tramite está provado nos autos e a isenção do pagamento de honorários de sucumbência, bem como de custas judiciais, a título do interesse público, é contraditória e não atende ao princípio do Estado Democrático de Direito, dele decorrendo a ideia de justiça”; 20) “Inexorável, portanto, a aplicação, no caso, do princípio nemo potest venire contra factum proprium. Agiu com torpeza, pela inação, o órgão estatal e poupá-lo sob o vetusto argumento de que a condenação ensejaria um prejuízo a todos, seria o mesmo que tornar o Estado irresponsável, como foi nos antigos tempos”. Ao final, requer a apelante T. G. que “seja conhecido o recurso para dar-lhe provimento, julgando a ação improcedente e cristalizando a decisão de concessão da patente ao método depositado. Requer, ainda, caso seja mantida a sentença de primeiro grau para nulidade da patente requerida ao INPI, seja minorado o percentual arbitrado para os honorários de sucumbência a fim de atender ao critério da razoabilidade. Requer, por fim, nessa última hipótese, seja condenado o INPI ao pagamento das verbas sucumbenciais, na forma do art. 85 do CPC”.

O Eminente Relator, Desembargador Flávio Oliveira Lucas, votou no sentido de “negar provimento à remessa necessária e de dar parcial provimento à apelação, tão somente para: i) condenar o INPI ao pagamento das verbas sucumbenciais devidas na ação principal, no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa; ii) reduzir o valor da condenação da ré/apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência para os percentuais de 12% (doze porcento) sobre o valor da causa principal e de 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção”. Em seu pronunciamento, o insigne julgador adotou os seguintes fundamentos: 1) O exame da causa cinge-se a “decidir se a patente de invenção PI 0402693-4, de titularidade da ré/apelante, preenche os requisitos legais de patenteabilidade, ante as alegações das autoras/apeladas de ausência dos requisitos da novidade e atividade inventiva”; 2) “a patente de invenção PI 0402693-4, depositada em 08/07/2004 e concedida em 29/10/2014, é um “MÉTODO DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE POLIMENTO ELETROQUÍMICO, DE UMA MARCAÇÃO PRODUZIDA MECANICAMENTE E REMOVIDA MECANICAMENTE OU QUIMICOMECANICAMENTE DE UMA SUPERFÍCIE DE UM METAL OU LIGA”, que compreende as seguintes etapas: a) preparação da superfície, que consiste na limpeza da área analisada mecanicamente e/ou através de reagentes químicos; b) montagem de um equipamento para polimento eletroquímico na superfície a ser analisada, escolha do eletrólito apropriado, da tensão ou densidade de corrente elétrica; c) realização de polimento eletroquímico na área a ser analisada; e d) visualização em luz refletida das diferenças na macroestrutura da área analisada”; 3) “Segundo consta no resumo da patente, o método pode ser usado para análise criminalística para autenticação da marcação das peças e agregados de automóveis e armas de fogo, como também, para outros objetos de metais (ligas) com o objetivo de recuperar os dados da marcação original eliminada ou modificada”; 4) “O laudo pericial (evento 106, LAUDO1) foi elaborado pelo Dr. Wilson Marostica Leite, engenheiro de operação na modalidade mecânica de máquinas, com conhecimentos em propriedade industrial, concluindo que “(...) o método descrito no documento de patente PI 0402693-4 não é patenteável, por carecer de suficiência descritiva, novidade e atividade inventiva, além de decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica no entendimento de um técnico no assunto, não satisfazendo assim os artigos 8º, 11 e 13 da Lei de Propriedade Industrial, Nº 9.279, de 14 de maio de 1996.””; 5) “Na mesma direção do entendimento proferido pelo perito judicial, o INPI manifestou-se nos autos indicando a nulidade da patente em cotejo, por não atendimento aos requisitos de patenteabilidade, tendo em vista o conhecimento disponível no estado da técnica à época do depósito do pedido. [...] Ademais, posteriormente à produção do laudo pericial, o INPI anexou nova manifestação técnica de sua DIRPA (evento 141, OUT2), pontuando que concorda com o perito no que diz respeito à ausência dos requisitos da novidade e atividade inventiva”; 6) “Salienta-se que, apesar de o INPI ter concedido a Patente PI 0402693-4, foi instaurado procedimento administrativo de nulidade após o pedido de nulidade da empresa REGULA BALTIJA LTD. (sobrestado em razão da presente ação judicial), no qual consta parecer de subsídios técnicos da Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade do INPI (CGREC) sugerindo a anulação da patente, uma vez que esta não atende aos requisitos de novidade e de atividade inventiva”; 7) “Como se pode observar da leitura do laudo pericial, das respostas aos quesitos das partes, das conclusões e esclarecimentos do perito judicial e das manifestações do INPI, a patente de invenção PI 0402693-4 não atendeu aos ditames da Lei 9.279/94, uma vez que: i) o método nela previsto já era conhecido do estado da técnica (D5 - S. ARAI; The application of electrolytic-polishing to restore oblitarated letters on metal. Journal of Criminal Law, Criminology & Police Science [sic], Vol. 43, pp. 809-811, 1953), faltando-lhe o requisito da novidade; e ii) o método proposto no PI 0402693-4 decorre obviamente dos demais: um técnico no assunto é levado a conduzir o método exposto na referida patente com o que assimilou ou aprendeu na prática do que é ensinado nos documentos do estado da técnica, sendo desprovida, portanto, de atividade inventiva. Soma-se a isso o fato de as reivindicações constantes na patente em cotejo carecerem de clareza e precisão, o que implica violação ao artigo 25 da LPI”; 8) “Considerando que o laudo pericial forneceu subsídios e esclarecimentos suficientes para a formação da convicção no sentido da ilegalidade na concessão da patente à apelante, entendimento que está em comunhão com a opinião do INPI quanto à ausência dos requisitos da novidade e atividade inventiva, é impositiva a nulidade da patente de invenção PI 0402693-4, na forma do art. 46 da LPI, que dispõe que “é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.”, afastando-se, desse modo, a presunção relativa de legalidade dos atos praticados pela administração pública”; 9) “no que tange à condenação do INPI ao pagamento de verbas sucumbenciais, verifica-se que é imputável à autarquia a causa da propositura da demanda, pois concedeu patente que viola os ditames legais, tendo, inclusive, após a propositura desta ação judicial de nulidade, emitido opinião contrária à concessão da patente; logo, é cabível sua condenação sucumbencial”; 10) “Como o presente voto concluiu pela ilegalidade da concessão da patente de invenção PI 0402693-4, ratificando a sentença e julgando improcedente à apelação quanto a este ponto, os honorários sucumbenciais devidos na ação principal devem ser majorados. Majora-se, portanto, os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa principal, na forma do art. 85, §11 do CPC/15, totalizando o percentual de 17% (dezessete por cento), a serem distribuídos da seguinte forma: 12% (doze porcento) em desfavor da ré/apelante e 5% (cinco por cento) em desfavor do INPI”; 11) “No que diz respeito ao percentual de 15% (quinze por cento) a título de honorários de sucumbência, em consequência da improcedência do pedido de reconvenção, mostra-se irrazoável a sua fixação no referido patamar, conforme será exposto a seguir”; 12) “Nesse contexto, levando em consideração que os honorários de sucumbência devem ser estipulados em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora, a minoração dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da reconvenção é medida que se impõe, a luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo, nessa oportunidade, reduzidos ao patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção”.

Feito esse histórico da causa, passo a declarar meu voto parcialmente divergente.

Como já dito, a ação de origem foi ajuizada com o objetivo de invalidar a patente de invenção PI 0402693-4, referente a “método de recuperação, através de polimento eletroquímico, de uma marcação produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico mecanicamente de uma superfície de metal ou liga”, depositada em 08.07.2004, concedida na data de 29.10.2014, em favor da corré T. G..

Quanto à matéria principal discutida na causa, acompanho o entendimento pronunciado pelo Eminente Relator, no sentido de confirmar a sentença nesse ponto, sob o fundamento de que, na esteira do que concluiu a juíza de primeiro grau e o perito judicial, “o método descrito no documento de patente PI 0402693-4 não é patenteável, por carecer de suficiência descritiva, novidade e atividade inventiva, além de decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica no entendimento de um técnico no assunto, não satisfazendo assim os artigos 8º, 11 e 13 da Lei de Propriedade Industrial, Nº 9.279, de 14 de maio de 1996.”

De igual modo, também verifico ser razoável a diminuição da condenação da corré nos honorários de sucumbência, de 15% (quinze por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa principal; assim como de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção. Segundo bem frisado pelo Eminente Relator, “levando em consideração que os honorários de sucumbência devem ser estipulados em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora, a minoração dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da reconvenção é medida que se impõe, a luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo, nessa oportunidade, reduzidos ao patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção”.

Divirjo, contudo, do entendimento do Eminente Relator para reformar parcialmente a sentença no que se refere especificamente à isenção do INPI quanto ao pagamento das verbas de sucumbência, pelos fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, convém salientar que, em matéria de honorários advocatícios, é vigente no sistema processual brasileiro o princípio do sucumbimento (rectius: sucumbência), e não o da causalidade, pelo qual a parte vencida no processo responde pelo pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional, consoante o que é preceituado no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 (“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”) e no § 2º do artigo 82 do mesmo diploma (“§ 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”).

Contudo, não se pode ignorar a situação sui generis do INPI que, na condição de órgão público incumbido, por força de lei, da apreciação dos requerimentos de patente de invenção ou de modelo de utilidade, e ainda de registro de desenho industrial ou de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial. E a condenação do INPI nos ônus de sucumbência representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

Acresça a tal fundamentação o Enunciado nº 108 das Jornadas de Direito Comercial do Conselho de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ-CJF), com o seguinte teor: “Não cabe a condenação do INPI em sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, quando a matéria não for de seu conhecimento prévio e não houver resistência judicial posterior”. Tal situação se coaduna com o caso concreto dos autos, em que a autarquia federal, ainda no âmbito de procedimento administrativo de nulidade, já havia emitido parecer reconhecendo a invalidade da patente antes concedida, e em sede judicial reiterou a sua manifestação quanto ao não preenchimento dos requisitos legais para a manutenção do privilégio sobre criação industrial.

Isso posto, voto no sentido de divergir parcialmente do Eminente Relator para isentar o INPI no pagamento das verbas sucumbenciais.



Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001447264v2 e do código CRC 147ce9ea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 12/5/2023, às 21:41:53

 


 



Conferência de autenticidade emitida em 02/11/2026 00:19:51.


Identificações de pessoas físicas foram ocultadas

Documento:20001032962
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação/Remessa Necessária Nº 0088658-69.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. PATENTE DE INVENÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA. CARÊNCIA DE CLAREZA NAS REIVINDICAÇÕES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DE RECONVENÇÃO. MINORAÇÃO A PATAMAR CONDIZENTE COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DO INPI. CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta por T. G. em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação de nulidade de patente ajuizada pelas apeladas REGULA BALTIJA LTDA e REGULA FORENSICS LATAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FORENSES LTDA em face da apelante e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL;

2.A ação foi ajuizada objetivando a nulidade da patente de invenção PI 0402693-4 para “método de recuperação, através de polimento eletroquímico, de uma marcação produzida mecanicamente e removida mecanicamente ou químico mecanicamente de uma superfície de metal ou liga”, sob a alegação de não cumprir com os requisitos legais da novidade e da atividade inventiva;

3. O Mérito recursal que consiste em decidir se a patente de invenção PI 0402693-4, de titularidade da ré/apelante, preenche os requisitos legais de patenteabilidade, ante as alegações das autoras/apeladas de ausência dos requisitos da novidade e atividade inventiva;

4. O perito do Juízo foi enfático ao concluir que “(...) o método descrito no documento de patente PI 0402693-4 não é patenteável, por carecer de suficiência descritiva, novidade e atividade inventiva, além de decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica no entendimento de um técnico no assunto, não satisfazendo assim os artigos 8º, 11 e 13 da Lei de Propriedade Industrial, Nº 9.279, de 14 de maio de 1996.”

5. A patente de invenção PI 0402693-4 não atendeu aos ditames da Lei 9.279/94, uma vez que: i) o método nela previsto já era conhecido do estado da técnica, faltando-lhe o requisitO da novidade; e ii) o método proposto no PI 0402693-4 decorre obviamente dos demais: um técnico no assunto é levado a conduzir o método exposto na referida patente com o que assimilou ou aprendeu na prática do que é ensinado nos documentos do estado da técnica, carecendo, portanto, de atividade inventiva.

6. Soma-se a isso o fato de as reivindicações constantes na patente em cotejo carecerem de clareza e precisão, o que implica violação ao artigo 25 da LPI;

7. Muito embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo do perito judicial, por se tratar de matéria eminentemente técnica, decidir contrariamente às conclusões do perito somente seria possível caso houvesse outros elementos de prova que fossem mais subsistentes, fato que não se verifica no presente processo, tendo o INPI, inclusive, chegado à mesma conclusão proferida pelo expert do juízo;

8. É imputável ao INPI a causa da propositura da demanda, pois concedeu patente que viola os ditames legais, tendo, inclusive, após a propositura desta ação judicial de nulidade, emitido opinião contrária à concessão da patente; logo, é cabível sua condenação sucumbencial;

9.Redução dos honorários advocatícios fixados em razão da improcedência da reconvenção para o patamar de 10% (dez por cento), a luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade;

10. Remessa necessária desprovida e apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencidos parcialmente o relator e o Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS, negar provimento à remessa necessária e dar parcial provimento à apelação, tão somente para reduzir o valor da condenação da ré/apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência para os percentuais de 12% (doze porcento) sobre o valor da causa principal e de 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção. Lavrará o acórdão o Desembargador Federal Flavio Oliveira Lucas, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2022.



Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001032962v5 e do código CRC d630f0ae.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 7/10/2022, às 17:30:32

 


 



Conferência de autenticidade emitida em 02/11/2026 00:19:51.


Identificações de pessoas físicas foram ocultadas

Extrato de Ata
Poder Judiciário
Tribunal Regional Federal da 2ª Região

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/09/2022

Apelação/Remessa Necessária Nº 0088658-69.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: JOAO MARCELO DE LIMA ASSAFIM por REGULA BALTIJA LTDA

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia 27/09/2022, na sequência 9, disponibilizada no DE de 06/09/2022.

Certifico que a 2a. TURMA ESPECIALIZADA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

APÓS O VOTO DO DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E DE DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, TÃO SOMENTE PARA: I) CONDENAR O INPI AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL, NO PATAMAR DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA; II) REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO DA RÉ/APELANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA OS PERCENTUAIS DE 12% (DOZE PORCENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA PRINCIPAL E DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA RECONVENÇÃO; A DIVERGÊNCIA PARCIAL INAUGURADA PELO DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES NO SENTIDO DE NÃO ADMITIR A CONDENAÇÃO DO INPI AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS; E O VOTO DO DESEMBARGADOR FEDERAL WANDERLEY SANAN DANTAS ACOMPANHANDO O RELATOR, O PROCESSO FOI IMEDIATAMENTE SUBMETIDO À TÉCNICA DE JULGAMENTO DISPOSTA NO ART. 942 DO CPC, COM VOTOS DO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO E DO JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUSTAVO ARRUDA ACOMPANHANDO A DIVERGÊNCIA. ASSIM PROCEDENDO, A 2A. TURMA ESPECIALIZADA DECIDIU, POR MAIORIA, VENCIDOS PARCIALMENTE O RELATOR E O DESEMBARGADOR FEDERAL WANDERLEY SANAN DANTAS, NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO DA RÉ/APELANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA OS PERCENTUAIS DE 12% (DOZE PORCENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA PRINCIPAL E DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA RECONVENÇÃO. LAVRARÁ O ACÓRDÃO O DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS. DETERMINADA A JUNTADA DA TRANSCRIÇÃO DAS NOTAS DO JULGAMENTO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Juiz Federal GUSTAVO ARRUDA MACEDO

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária



Conferência de autenticidade emitida em 02/11/2026 00:19:51.


Identificações de pessoas físicas foram ocultadas