Apelação Cível Nº 5082093-62.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SINAI IMOBILIÁRIA LTDA. em face do acórdão proferido no Evento 19, alegando contradição quanto ao momento de exercício do direito de precedência, bem como omissão em relação à anterioridade do nome empresarial da embargante.

Defende que, muito embora o acórdão embargado tenha reconhecido que o STJ admita o exercício do direito de precedência em sede judicial, concluiu que “a jurisprudência está cristalizada” no sentido de que o direito de precedência só pode ser alegado até a data de concessão do registro de marca. Informa, ainda, a ocorrência de omissão do acórdão quanto à anterioridade do registro do nome empresarial da Embargante, SINAI Imobiliária, na Junta Comercial.

Contrarrazões nos Eventos 33 e 35.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001030705v10 e do código CRC 6af78a93.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO DA ROCHA ROSADO
Data e Hora: 28/6/2022, às 14:4:31

Apelação Cível Nº 5082093-62.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso porque presentes seus pressupostos.

Cabem embargos de declaração quando verificada a ocorrência, no julgamento impugnado, de qualquer das hipóteses constantes dos incisos I, II e III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e erro material), ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, não sendo meio hábil ao reexame da causa.

Como relatado, a embargante sustenta ter havido contradição no julgado, pois, muito embora tenha reconhecido que o STJ admita o exercício do direito de precedência em sede judicial, concluiu que “a jurisprudência está cristalizada” no sentido de que o direito de precedência só pode ser alegado até a data de concessão do registro de marca.

Entendo ter havido, na verdade, aparente obscuridade nas passagens mencionadas pela embargante, sendo oportuno sanar o vício, com complementação das razões para aclarar o entendimento perfilhado.

Num primeiro momento, o acórdão embargado destacou que não há de se reconhecer direito de precedência, conforme disposto no artigo 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96, porquanto não houve impugnação aos registros da apelada pela apelante perante o INPI. Consignou que a jurisprudência consolidou-se no sentido de que o pré-utente de boa-fé pode se valer do direito de precedência a que alude o artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96 tão-somente até a data da concessão do registro marcário. 

Assim, como este direito não foi exercido durante a tramitação do processo concessório do registro na esfera administrativa, posto que não houve qualquer impugnação, ocorreu a preclusão para se tentar invalidar a marca registrada, depois, sob esse fundamento.

Quanto à segunda linha de argumentação adotada no acórdão em relação ao ponto em exame, o raciocínio foi o de que, ainda que se admita o exercício do direito de precedência em sede judicial – tese defendida pela apelante/embargante – ainda assim esse entendimento não lhe socorreria, uma vez que o caso em análise revela que a apelante e a apelada usavam concomitantemente o termo “SINAI” em seus nomes empresariais, ainda que o registro na Junta Comercial por parte da embargante tenha sido feito anteriormente.

O direito de precedência tutela uma situação de fato, sendo que a embargada também usava, há bastante tempo, a marca em questão, sem que tenha havido qualquer indicação de má-fé da sua parte. Como a embargada, que também usava o termo, fez o pedido de registro anteriormente, imbuída de boa-fé, a regra de precedência prevista no art. 129, §1º da Lei nº 9.279/66 não dá guarida à pretensão da ora embargante.

Neste sentido, vale citar o seguinte julgado deste Tribunal:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL.  MARCA. COLIDÊNCIA - DIREITO DE PRECEDÊNCIA - NOME EMPRESARIAL - ESTADOS DA FEDERAÇÃO DISTINTOS - AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE DA MARCA. - Insurge-se a empresa autora KAMYLU´S CONFECÇÃO LTDA contra a sentença proferida, que julgou improcedente o pedido, nos autos da ação ordinária que move em face de CAMILU CONFECÇÕES IND/ COM/ LTDA e INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, requerendo a anulação do registro n.º 822.639.696 para a marca mista C CAMILU, bem como o deferimento de seus registros para a marca nominativa KAMYLU´S na classe NCL(8)25 (vestuário calçados e chapelaria) e n.º 901.746.681, depositado em 25/06/2009, para a marca mista KAMYLUS na classe NCL(9)25 (vestuário, calçados e chapelaria). - O direito ao uso exclusivo de um nome comercial, à luz da legislação vigente, circunscreve-se somente ao estado da federação que possua o registro em sua Junta Comercial (art.61, § 1º, do Decreto n. 1.800/96 que regulamenta a Lei n. 8.934/94). - O Brasil adota o sistema atributivo de registro de marcas, o que equivale a dizer que a propriedade e a exclusividade de uso do sinal serão atribuídas ao que primeiro registrá-lo (LPI, art. 129, caput), e não ao que provar o uso mais antigo. - O requerimento do registro da marca da empresa autora ocorreu somente em 2002, ao passo que o depósito do pedido para a marca da empresa ré deu-se no ano de 2000. - Não obstante a anterioridade da autora/apelante na utilização da expressão KAMYLU?S como elemento característico de seu nome empresarial (1990), não se pode presumir a má-fé da empresa ré/apelada ao depositar o pedido de registro de marca (2000) que reproduz o seu próprio nome empresarial (1995). - Considerando que a empresa ré usa o signo CAMILU como elemento característico de seu nome empresarial desde 1995 e depositou a marca em 2000, devem ser prestigiadas a boa-fé e atitude diligente ao promover o registro de sua marca. - Precedentes jurisprudenciais. - Apelação desprovida. (TRF2, Processo 0028667-07.2012.4.02.5101, Relator Des. PAULO ESPIRITO SANTO, Data de decisão 04/08/2014)

Dessa forma, com essa distinção da matéria dos autos com o caso decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1464975/PR, sem força vinculante, resta sanada a aparente contradição, restando esclarecido a linha de entendimento adotada.

Com relação à anterioridade no registro do nome empresarial, vale transcrever o trecho do acórdão no qual foi abordado o assunto. Vejamos:

"Ambas as empresas utilizam em seu nome empresarial o elemento “SINAI” constante do registro impugnado desde a década de 1970, conforme se depreende dos documentos constantes no evento 1 – contrsocial 3 e evento 20 – CNPJ 3.

Nessa hipótese, o Manual de Marcas do INPI, conforme redação orientada pelo Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 005/2012, estabelece que terá direito ao registro o que primeiro o requereu perante o INPI. Vejamos:

“Empresas com o mesmo nome empresarial.

Nos casos em que o sinal marcário em disputa estiver presente no nome empresarial de ambas as sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica.”

Cumpre destacar que no mesmo sentido concluiu o INPI, em sua contestação, ao seguir as conclusões da área técnica da autarquia especializada (evento 16 – ofic 2). Vejamos:

“Ademais, a própria 1ª Ré possui, igualmente, o termo “SINAI” em seu nome empresarial (SINAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA). Nem por isso deixou de procurar registrá-lo como marca, ato realizado 21 anos antes do depósito do pedido de registro de marca da Autora.

É necessário atentar para a norma contida no Parecer Normativo nº 0005-2012- AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que dispõe que o registro de marca deverá ser mantido ao primeiro depositante nas hipóteses em que ambas as empresas possuam, como elemento de composição de seus sinais distintivos, o termo/expressão sob exame. Portanto, não está em questão a anterioridade do nome empresarial, mas a anterioridade da marca.”

Portanto, não incide no presente caso a proibição do artigo 124, inciso V, da Lei de Propriedade Industrial – LPI, a seguir transcrito:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;”"

No caso, entendeu-se que ambas as empresas utilizavam o elemento “SINAI” há muitos anos, desde a década de 70, de forma que, ainda que os atos constitutivos da embargante na Junta Comercial tenham sido feitos anteriormente ao da embargada, a linha de entendimento adotada foi a de que a proteção deve ser assegurada àquela que primeiro depositou o pedido junto ao INPI.

Desse modo, com tais esclarecimentos, reputo sanados os vícios suscitados pela embargante.

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento aos embargos de declaração da apelante, para complementação das razões de julgamento, porém sem concessão de efeito infringente.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001030706v9 e do código CRC ea095402.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO DA ROCHA ROSADO
Data e Hora: 8/9/2022, às 17:19:27

Apelação Cível Nº 5082093-62.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  RECURSOS DO apelante PROVIDO em parte.

I –  Aparente obscuridade no acórdão, sendo oportuno sanar o vício, com complementação das razões para aclarar o entendimento perfilhado.

II – O acórdão destacou que não há de se reconhecer direito de precedência, conforme disposto no artigo 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96, porquanto não houve impugnação aos registros da apelada pela apelante perante o INPI. Consignou que a jurisprudência consolidou-se no sentido de que o pré-utente de boa-fé pode se valer do direito de precedência a que alude o artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96 tão-somente até a data da concessão do registro marcário. Assim, como este direito não foi exercido durante a tramitação do processo concessório do registro na esfera administrativa, posto que não houve qualquer impugnação, ocorreu a preclusão para se tentar invalidar a marca registrada, depois, sob esse fundamento. Houve, ainda, distinção da matéria dos autos com o caso não vinculativo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1464975/PR.

III - O direito de precedência tutela uma situação de fato, sendo que a embargada também usava, há bastante tempo, a marca em questão, sem que tenha havido qualquer indicação de má-fé da sua parte. Como a embargada, que também usava o termo, fez o pedido de registro anteriormente, imbuída de boa-fé, a regra de precedência prevista no art. 129, §1º da Lei nº 9.279/66 não dá guarida à pretensão da ora embargante.

IV – Em relação à anterioridade no registro do nome empresarial, o aresto consignou que "Ambas as empresas utilizam em seu nome empresarial o elemento “SINAI” constante do registro impugnado desde a década de 1970, conforme se depreende dos documentos constantes no evento 1 – contrsocial 3 e evento 20 – CNPJ 3.

Nessa hipótese, o Manual de Marcas do INPI, conforme redação orientada pelo Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 005/2012, estabelece que terá direito ao registro o que primeiro o requereu perante o INPI".

V - No caso, entendeu-se que ambas as empresas utilizavam o elemento “SINAI” há muitos anos, de forma que, ainda que os atos constitutivos da embargante sejam anteriores ao da embargada, a linha de entendimento adotada foi a de que a proteção deve ser assegurada àquela que primeiro depositou o pedido junto ao INPI.

VI - Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeito infringente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento aos embargos de declaração da apelante, para complementação das razões de julgamento, porém sem concessão de efeito infringente, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001030707v11 e do código CRC 1d37e8cd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO DA ROCHA ROSADO
Data e Hora: 8/9/2022, às 17:19:27

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 08/09/2022

Apelação Cível Nº 5082093-62.2020.4.02.5101/RJ

INCIDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATOR: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PROCURADOR(A): JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS

PREFERÊNCIA: MONICA GUIMARAES BITTENCOURT DO VALLE por SINAI IMOBILIARIA LTDA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário