Apelação Cível Nº 0187646-91.2017.4.02.5101/RJ

VOTO-VISTA

I - A presente ação tem por objeto a invalidação do registro nº 829.416.870, referente à marca mista constituída da expressão DWYLER, depositado em 23.11.2007, concedido na data de 02.10.2012, em favor da apelante DWYLER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP, para a classe NCL (9) 07: “Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras”, especificação: “produção de máquinas e equipamentos para indústria (tais como: medidores de vazão de nível, equipamentos para petróleo e usinas de álcool)”. A autora DWYER INSTRUMENTS, INC. sustenta o seu pedido de invalidação nas vedações previstas nos incisos XIX e XXIII do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, pois é titular de registros referentes a marcas mistas constituídas da expressão DWYER, concedidas para o seguimento de máquinas, ferramentas e motores (classes NCL (7) 09 e NCL (7) 07)

II - A respeito do cotejo das expressões linguísticas que compõe as marcas em confronto (DWYER, que integra a marca da autora, e DWYLER, que integra a marca da ré), a sentença recorrida bem sintetizou a questão: “O termo DWYER é sobrenome de origem irlandesa que significa “preto, escuro, em alusão à coloração dos cabelos ou à tonalidade da pele”; já o termo DWYLER não possui acepção conhecida, o que sugere ser apenas uma variação do próprio signo DWYER. Trata-se, portanto, de vocábulos de língua estrangeira que não possuem apreensão imediata pelo falante médio de língua portuguesa no Brasil, nem quanto à pronúncia, nem quanto à acepção de cada um dos termos, o que reforça a semelhança entre eles”. Em acréscimo a tais constatações, uma pesquisa na rede mundial de computadores leva à conclusão ainda que DWYER é um sobrenome bastante utilizado nos Estados Unidos da América e que também designa várias localidades desse país.

III – O termo DWYER que compõe as marcas levantadas como impeditivas à concessão dos registros da ré trata-se vocábulo dicionarizado. Tal fato o caracteriza, nesse aspecto, como “marca fraca”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de sinais similares, desde que dotados de distintividade, sob pena de atentar contra o disposto no art. 124, VI da Lei nº 9.279-96; contexto que é verificado nos autos e afasta a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista nos incisos XIX e XXIII do mesmo dispositivo legal. Além disso, não se pode olvidar que a marca da ré foi depositada em sua apresentação mista, que ostenta diferenciação bastante quando comparada com os signos registrados pela demandante, fato que reforça ainda mais a possibilidade de convivência dos sinais no mercado.

IV – Voto vista no sentido de no sentido de acompanhar o Eminente Relator, que se pronunciou pelo provimento da apelação da ré DWYLER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de invalidação do registro nº 829.416.870, referente à marca mista DWYLER, de titularidade da ré.

Trata-se de apelação interposta nos autos de ação ajuizada por DWYER INSTRUMENTS, INC., sociedade empresária estadunidense (ora apelada), em face de DWYLER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP  (ora apelante) e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI com o objetivo de “decretação da nulidade do registro 829.416.870 para a marca mista “DWYLER” na classe 07, de titularidade da primeira Ré, impedindo-a, ainda, de utilizar essa marca, para identificar ou promover os produtos assinalados pelo registro em apreço, sob qualquer forma, a que título for, sob pena de pagamento de multa diária equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizados na época”.

Na sentença proferida nos autos (evento nº 36), a MMª Juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcia Maria Nunes de Barros, julgou procedente o pedido, sob os seguintes fundamentos principais: 1) Segundo se depreende de uma consulta realizada na base de dados do INPI, a sociedade autora é titular dos registros nº 820442240, 820564826 e 901671983, todos referentes à marcas mistas constituídas da expressão DWYER; 2) Por seu turno, “Conforme se extrai de consulta à base de dados do INPI e ao cadastro CNPJ (fl. 22), a empresa ré, constituída em 05/08/2005, que tem como atividade econômica a “fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle”” e é titular dos seguintes registros nº 829416862 e 829416870, referentes às marcas mistas constituídas da expressão DWYLER; 3) “é certo que os produtos que as empresas litigantes visam designar com a utilização de suas marcas são pertencentes a segmentos que apresentam afinidade mercadológica, havendo, portanto, concorrência entre elas, pelo que não é possível a aplicação do princípio da especialidade”; 4) “Considerados unicamente os elementos nominativos que formam as marcas em questão, verifico que entre eles há grande similitude gráfica e fonética, por se tratar de vocábulos praticamente idênticos, à exceção apenas da letra “l” acrescida à marca da empresa ré”; 5) “O termo DWYER é sobrenome de origem irlandesa que significa “preto, escuro, em alusão à coloração dos cabelos ou à tonalidade da pele”; já o termo DWYLER não possui acepção conhecida, o que sugere ser apenas uma variação do próprio signo DWYER. Trata-se, portanto, de vocábulos de língua estrangeira que não possuem apreensão imediata pelo falante médio de língua portuguesa no Brasil, nem quanto à pronúncia, nem quanto à acepção de cada um dos termos, o que reforça a semelhança entre eles”; 6) “Do cotejo das marcas mistas da autora e da empresa ré, observa-se haver certa diferença entre as representações gráficas, no que tange à tipologia das letras e às formas geométricas que compõem cada um dos registros. Tais diferenças, no entanto, não têm o condão de mitigar a enorme semelhança gráfica e fonética existente entre os termos DWYER e DWYLER, já que, em ambas as representações gráficas, é o próprio elemento nominativo que se encontra em destaque, de modo que a impressão de conjunto causada pela marca da empresa ré recorda a marca da demandante, não se revestindo aquela, portanto, de suficiente distintividade”; 7) “Apreciadas sucessivamente as marcas, constato que o registro para a marca DWYLER da empresa ré, inequivocamente, constitui reprodução total, com acréscimo, da marca registrada DWYER da parte autora, face à semelhança gráfica e fonética entre ambas, e se destina a atingir produtos afins, já que a especificação da marca da empresa ré é abrangente ao designar “produção de máquinas e equipamentos para indústria (tais como: medidores de vazão de nível, equipamentos para petróleo e usinas de álcool)”, tornando inafastável a suscetibilidade de confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação indevida (estabelecimento de correspondência com a marca anterior) com os instrumentos de medição identificados pela marca da autora”; 8) “a empresa ré deixou de apresentar qualquer razão plausível a justificar a adoção do termo DWYLER como marca e como nome empresarial, o qual, a propósito, não possui qualquer significado dicionarizado, conforme já exposto no item acima, e vem sendo utilizado pela demandante em segmento mercadológico afim desde a década de 1930”; 9) “julgo que o registro da empresa ré está a incidir na proibição do art.124, XIX, da LPI, devendo ser decretada a nulidade do ato administrativo que o concedeu”; 10) “no caso concreto, tendo sido apreciado o pedido de nulidade do registro, por infringência ao inciso XIX do art.124 da LPI, julgo prejudicado o pedido quanto ao inciso XXIII do art.124 do mesmo diploma legal”; 11) “como consectário lógico da nulidade do ato administrativo de concessão de marca acima reconhecida, deve ser condenada a empresa ré na obrigação de abstenção do uso da marca DWYLER, para identificar produtos que guardem identidade, similitude ou afinidade com os produtos da parte autora assinalados pela marca DWYER, sob pena de pagamento de multa diária de dez mil reais (R$ 10.000,00), a partir do trânsito em julgado da presente decisão”; 11) “tendo a parte autora obtido sucesso integral no pedido, deverá a empresa ré responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art.85, § 3º, do CPC/2015)”.

Em suas razões de apelação, a corré DWYLER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP argumenta, em resumo, que: 1) “o registro da marca DWYLER foi concedido respeitando-se todos os princípios legais e doutrinários do direito marcário”; 2) a marca da ré “não imita ou reproduz a marca DWYER”; 3) as marcas em confronto na presente causa “identificam produtos distintos destinados a clientes específicos”; 4) não foi comprovado nos autos “em momento algum confusão entre as empresas e/ou desvio de clientela em 13 anos de convivência pacífica”.

Em contrarrazões, a autora DWYER INSTRUMENTS, INC. ressalta, em síntese: “(i) há evidente risco de diluição, (ii) as marcas DWYER e DWYLER assinalam produtos idênticos e afins, havendo grave risco de confusão ou indevida associação, independentemente de seu relativo caráter técnico, (iii) as marcas em conflito são constituídas por elementos nominativos de alto grau de distintividade/originalidade, uma vez que não guardam qualquer relação semântica, ou de qualquer outra natureza, com os produtos que assinalam, (iiii) a lei não estabelece a necessidade de se comprovar a colidência em concreto, bastando que a semelhança seja suscetível de causar confusão ou indevida associação, (iiiii) as marcas em apreço não formam conjuntos suficientemente distintos, sendo que a parte nominativa constitui, inequivocamente, o elemento dominante, diferindo por apenas uma letra, havendo nítida semelhança em suas grafias e pronúncias”.

Ao apreciar o recurso, o Eminente Relator, Desembargador Marcello Granado, houve por bem dar provimento à apelação para julgar improcedente o pedido, adotando os seguintes fundamentos em seu voto: 1) “Aplicando-se, no caso concreto, as regras de avaliação de colidência entre os sinais, verifica-se que diferem nos aspectos gráfico, porque registradas em formas mistas de apresentação totalmente diferenciadas, fonético, haja vista a presença da letra “L”, impossível de ser ignorada na pronúncia do signo DWYLER, tampouco passível de ser evocada ou imitada na pronúncia do signo DWYER, e ideológico, posto que o termo DWYER é sobrenome de origem irlandesa que significa “preto, escuro, em alusão à coloração dos cabelos ou à tonalidade da pele”, enquanto o termo DWYLER não possui acepção conhecida”; 2) “No que concerne à alegada teoria da diluição, que tem como princípio a ideia de proteção do titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, tem aplicabilidade, notadamente, em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas, sendo o paradigma para a decisão entre aplicar a teoria da distância ou a teoria da diluição a fama e a criatividade do sinal, condições essas que não se encontram na hipótese dos autos”; 3) No caso dos autos não foram apresentados elementos probatórios aptos a configurar a violação do inciso XXIII do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, “notadamente por não ter sido comprovada a reprodução de marca que o requerente –a empresa apelante/ré- evidentemente não poderia desconhecer em razão da sua atividade, tampouco vislumbra-se a possibilidade de causar confusão ou associação com a marca anterior, como dito alhures”; 4) “forçoso admitir que o entendimento do órgão técnico do INPI deve prevalecer, qual seja, o de que o sinal DWYLER possui, gráfica e foneticamente, suficiente distintividade em relação ao sinal DWYER, não sendo passível de causar confusão ou associação indevida, sobretudo considerando que as marcas em conflito assinalam produtos voltados ao segmento industrial e a um público especializado e com maior capacidade intelectiva para diferenciar as marcas concorrentes no mercado”.

Feito esse histórico da causa, passo a proferir meu voto vista.

Como já salientado, a presente ação tem por objeto a invalidação do registro nº 829.416.870, referente à marca mista constituída da expressão DWYLER, depositado em 23.11.2007, concedido na data de 02.10.2012, em favor da apelante DWYLER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP, para a classe NCL (9) 07: “Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras”, especificação: “produção de máquinas e equipamentos para indústria (tais como: medidores de vazão de nível, equipamentos para petróleo e usinas de álcool)”, com a seguinte representação visual:

A autora DWYER INSTRUMENTS, INC. sustenta o seu pedido de invalidação nas vedações previstas nos incisos XIX (“XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”) e XXIII (“XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”) do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, pois é titular dos seguintes registros referentes a marcas mistas constituídas da expressão DWYER, conforme quadro demonstrativo a seguir:

A respeito do cotejo das expressões linguísticas que compõe as marcas em confronto (DWYER, que integra a marca da autora, e DWYLER, que integra a marca da ré), a sentença recorrida bem sintetizou a questão: “O termo DWYER é sobrenome de origem irlandesa que significa “preto, escuro, em alusão à coloração dos cabelos ou à tonalidade da pele”; já o termo DWYLER não possui acepção conhecida, o que sugere ser apenas uma variação do próprio signo DWYER. Trata-se, portanto, de vocábulos de língua estrangeira que não possuem apreensão imediata pelo falante médio de língua portuguesa no Brasil, nem quanto à pronúncia, nem quanto à acepção de cada um dos termos, o que reforça a semelhança entre eles”. Em acréscimo a tais constatações, uma pesquisa na rede mundial de computadores (https://en.wikipedia.org/wiki/Dwyer) leva à conclusão ainda que DWYER é um sobrenome bastante utilizado nos Estados Unidos da América e que também designa várias localidades desse país.

Desse modo, o termo DWYER que compõe as marcas levantadas como impeditivas à concessão dos registros da ré trata-se vocábulo dicionarizado. Tal fato o caracteriza, nesse aspecto, como “marca fraca”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, se dotadas de distintividade, o que é constatado neste caso e afasta, no entender deste julgador, a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista nos já mencionados incisos XIX e XXIII do artigo 124 da Lei nº 9279-96. Situação diversa seria a do registro dos signos idealizados com o propósito único de ser vocacionados a identificar os produtos e os serviços do seu titular, aos quais se pode atribuir a qualidade de “marca forte” e, por conta disso, alcançar, em potencial máximo, a efetiva tutela da propriedade industrial (verbi gratia: KODAK, XEROX, ADIDAS e HÄAGEN DAZS). Dessarte, não pode a aludida expressão ser apropriada, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no art. 124, VI da Lei nº 9.279-96 (“VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”), o qual impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo as expressões um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento. No que tange o tema, também o Colendo Superior de Justiça pronunciou que as “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo” (STJ - REsp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011).

De conseguinte, não se pode olvidar que a marca da ré foi depositada em sua apresentação mista, que ostenta diferenciação bastante quando comparada com os signos registrados pela demandante, fato que reforça ainda mais a possibilidade de convivência dos sinais no mercado. À guisa de ilustração, veja-se a seguinte confrontação entre os signos em debate:

Em acréscimo a tais premissas traçadas no presente pronunciamento, convém remeter ainda ao pronunciamento do INPI nos presentes autos (evento nº 18, OUT29), no sentido da manutenção do ato que concedeu o registro da marca mista titularizada pela ré:

A apreciação das marcas conflitantes, apreciadas em seu conjunto distintivo, leva-nos ao entendimento de que são suficientemente distintas entre si e passíveis de convivência no mercado.

Inicialmente, ressaltamos o aspecto fonético de cada marca que é relevantemente diferenciado, haja vista a presença da letra "L", impossível de ser ignorada na pronúncia do signo DWYLER, tampouco passível de ser evocada ou imitada na pronúncia do signo DWYER.

Além disso, vale ressaltar que ambas as marcas foram registradas em formas mistas de apresentação totalmente diferenciadas.

O elemento nominativo DWYER encontra-se envolvido em elemento figurativo esférico que circula a palavra, descrita em fonte gráfica que em nada se assemelha com a fonte gráfica utilizada na composição do conjunto marcário impugnado.

Já a marca DWYLER é composta pelo elemento nominativo sublinhado e posto ao lado de elemento figurativo característico, o que evidencia a inexistência de proximidade no aspecto de composição de elementos figurativos atrelados aos sinais conflitantes.

Diante disto, após entendemos que, embora haja semelhança gráfica entre as palavras DWYLER e DWYER, os conjuntos marcários registrados podem conviver pacificamente no mercado consumidor devido à diferenciação existente nos aspectos fonético e de forma mista de apresentação de cada marca.

Por último, ressaltamos que as marcas em conflito destinam-se a assinalar produtos voltados ao segmento industrial, ou seja, trata-se de produtos voltados a público especializado e com maior capacidade intelectiva para diferenciar as marcas concorrentes no mercado, o que esvazia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais

Pelo exposto, concluímos pela correição do ato administrativo que manteve a vigência do registro nº 829416870, por ter sido concedido nos termos da legislação em vigor.

Isso posto, voto no sentido de acompanhar o Eminente Relator, que se pronunciou pelo provimento à apelação da ré DWYLER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de invalidação do registro nº 829.416.870, referente à marca mista DWYLER, de titularidade da ré. Invertida a condenação nos ônus de sucumbência, que deverão ser arcados pela parte autora no mesmo patamar que foi fixado na sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000759631v4 e do código CRC 8dcf2268.

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Apelação Cível Nº 0187646-91.2017.4.02.5101/RJ

VOTO DIVERGENTE

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por DWYLER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP contra sentença que, em ação movida por DWYER INSTRUMENTS, INC., julgou procedente o pedido autoral, para decretar a nulidade do registro nº 829.416.870, para a marca de apresentação mista "DWYLER", e condenou a apelante na obrigação de abstenção de uso da mesma para identificar produtos ou serviços que guardem identidade, similitude ou afinidade com os produtos e serviços da parte autora.

Confira-se as marcas em conflito:

MARCAS DA AUTORA DWYER INSTRUMENTS, INC. (ORA APELADA)	MARCA DA RÉ DWYLER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP  (ORA APELANTE)

Em seu voto, o Exmo. Relator adotou o entendimento de que os sinais em comento possuiriam suficiente distintividade nos aspectos gráfico, fonético e ideológico, e afastou a possibilidade de confusão ou associação indevida pelo público consumidor, entendendo ser possível a convivência pacífica entre os signos. 

Ao final, votou pelo provimento da apelação, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido inicial.

Após examinar detidamente os autos, peço vênia para DIVERGIR do Exmo. Relator quanto ao entendimento de que os signos apresentariam suficiente grau de distintividade, de modo a afastar o risco de confusão ou associação indevida, bem como a possibilitar a convivência de ambas no mercado.

O art. 124, XIX, da LPI, veda o registro como marca de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

No caso dos autos, a impressão de conjunto deixada pela apreciação sucessiva das marcas em conflito é muito semelhante, sendo nítida a colidência, que se agrava diante do fato de que os sinais são utilizados para designar produtos voltados ao mesmo segmento de mercado.

A questão foi examinada em profundidade pelo Juízo de Origem, revelando-se irretocável a sentença, sendo suficientes, porquanto elucidativos, os fundamentos do decisum, os quais acolho e incorporo como razões de decidir:

"Passo, pois, à análise do conflito entre os registros em questão, verificando se a marca concedida à empresa ré viola o art.124, XIX da LPI, o que será feito a seguir. 

7.1 Quanto ao primeiro item (identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados): 

Conforme especificações detalhadas nos itens precedentes de cada um dos registros marcários em questão, verifico que a empresa ré, com o registro objeto de litígio, visa assinalar “produção de máquinas e equipamentos para indústria (tais como: medidores de vazão de nível, equipamentos para petróleo e usinas de álcool)”; e a autora, com seus registros apontados como anterioridades impeditivas, visa assinalar os seguintes produtos: 

(...)

Deste modo, é certo que os produtos que as empresas litigantes visam designar com a utilização de suas marcas são pertencentes a segmentos que apresentam afinidade mercadológica, havendo, portanto, concorrência entre elas, pelo que não é possível a aplicação do princípio da especialidade.

7.2 Quanto ao segundo item (reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada): 

Considerados unicamente os elementos nominativos que formam as marcas em questão, verifico que entre eles há grande similitude gráfica e fonética, por se tratar de vocábulos praticamente idênticos, à exceção apenas da letra “l” acrescida à marca da empresa ré: 

DWYER

DWYLER

O termo DWYER é sobrenome de origem irlandesa que significa “preto, escuro, em alusão à coloração dos cabelos ou à tonalidade da pele”6; já o termo DWYLER não possui acepção conhecida7, o que sugere ser apenas uma variação do próprio signo DWYER. Trata-se, portanto, de vocábulos de língua estrangeira que não possuem apreensão imediata pelo falante médio de língua portuguesa no Brasil, nem quanto à pronúncia, nem quanto à acepção de cada um dos termos, o que reforça a semelhança entre eles. 

Deve ser ressaltado, neste ponto, que a proteção conferida a uma marca mista abarca o conjunto, e não cada um dos elementos considerados (no caso, a expressão nominativa). Na hipótese dos autos, as marcas das empresas litigantes possuem as seguintes representações gráficas:

AUTORA                                EMPRESA RÉ

Do cotejo das marcas mistas da autora e da empresa ré, observa-se haver certa diferença entre as representações gráficas, no que tange à tipologia das letras e às formas geométricas que compõem cada um dos registros. Tais diferenças, no entanto, não têm o condão de mitigar a enorme semelhança gráfica e fonética existente entre os termos DWYER e DWYLER, já que, em ambas as representações gráficas, é o próprio elemento nominativo que se encontra em destaque, de modo que a impressão de conjunto causada pela marca da empresa ré recorda a marca da demandante, não se revestindo aquela, portanto, de suficiente distintividade.

7.3 Quanto ao terceiro item (possibilidade de confusão ou associação entre as marcas): 

Apreciadas sucessivamente as marcas, constato que o registro para a marca DWYLER da empresa ré, inequivocamente, constitui reprodução total, com acréscimo, da marca registrada DWYER da parte autora, face à semelhança gráfica e fonética entre ambas, e se destina a atingir produtos afins, já que a especificação da marca da empresa ré é abrangente ao designar “produção de máquinas e equipamentos para indústria (tais como: medidores de vazão de nível, equipamentos para petróleo e usinas de álcool)”, tornando inafastável a suscetibilidade de confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação indevida (estabelecimento de correspondência com a marca anterior) com os instrumentos de medição identificados pela marca da autora. 

Acresça-se, ainda, que a empresa ré deixou de apresentar qualquer razão plausível a justificar a adoção do termo DWYLER como marca e como nome empresarial, o qual, a propósito, não possui qualquer significado dicionarizado, conforme já exposto no item acima, e vem sendo utilizado pela demandante em segmento mercadológico afim desde a década de 19308. 

Diante de todo o exposto, julgo que o registro da empresa ré está a incidir na proibição do art.124, XIX, da LPI, devendo ser decretada a nulidade do ato administrativo que o concedeu."

Ante o exposto, divergindo do Exmo. Relator, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Desembargadora Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000836131v2 e do código CRC 4f5f92a9.

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Apelação Cível Nº 0187646-91.2017.4.02.5101/RJ

EMENTA

APELAÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU O REGISTRO PARA A MARCA MISTA "DWYLER" POR SUPOSTA COLIDÊNCIA COM A MARCA NOMINATIVA ANTERIOR "DWYER". VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. CONJUNTOS MARCÁRIOS SEM DISTINÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA ENTRE AS MARCAS.  APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A demanda trata da validade do ato administrativo do INPI que concedeu os pedidos de registro da apelante, referente à marca "DWYLER", diante da alegação da parte autora, ora apelada, de que esta violaria o art. 124, XIX, da LPI.

2. Ausência de suficiente distintividade. A impressão de conjunto deixada pela apreciação sucessiva das marcas em conflito é muito semelhante, sendo nítida a colidência, que se agrava diante do fato de que os sinais são utilizados para designar produtos voltados ao mesmo segmento de mercado.

3. Apreciadas sucessivamente as marcas, constata-se que o registro para a marca DWYLER da empresa ré, inequivocamente, constitui reprodução total, com acréscimo, da marca registrada DWYER da parte autora, face à semelhança gráfica e fonética entre ambas, e se destina a atingir produtos afins, já que a especificação da marca da empresa ré é abrangente ao designar “produção de máquinas e equipamentos para indústria (tais como: medidores de vazão de nível, equipamentos para petróleo e usinas de álcool)”, tornando inafastável a suscetibilidade de confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação indevida (estabelecimento de correspondência com a marca anterior) com os instrumentos de medição identificados pela marca da autora. 

4. Violação ao inciso XIX do art. 124 da LPI. Presente o risco de confusão ou associação indevida entre as marcas pelo público consumidor, o registro da apelante está a incidir na proibição do artigo 124, XIX, da LPI, devendo ser declarada a nulidade do ato administrativo que o concedeu.

5. Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencido o relator, e o Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da desembargadora federal Simone Schreiber, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2022.

Documento eletrônico assinado por SIMONE SCHREIBER, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001015570v4 e do código CRC f6285628.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Ordinária DE 23/11/2021

Apelação Cível Nº 0187646-91.2017.4.02.5101/RJ

: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): VAGNER LEÃO DA COSTA

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 31/01/2022

Apelação Cível Nº 0187646-91.2017.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

VOTANTE: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO JULGAMENTO AMPLIADO - 942 DE 14/06/2022

Apelação Cível Nº 0187646-91.2017.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: CAIO RICHA DE RIBEIRO por DWYER INSTRUMENTS, INC.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Juiz Federal GUSTAVO ARRUDA MACEDO

Votante: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária