Apelação Cível Nº 5056757-22.2021.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A, em face da sentença do juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 5/JFRJ), datada de 16/06/2021, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão de nulidade dos registros 828568197 e 828568200 para a marca mista "STOK CASA", nos termos dos arts. 332, § 1º c/c 487, II, do CPC, condenando, a ora apelante, em custas, sem condená-la em honorários de sucumbência, uma vez que os réus não foram citados. 

O juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral por entender que: (i) "No presente caso, conforme documentos juntados pela autora (OUT6, OUT7), verifica-se que os registros impugnados de nºs 828568197 e 828568200 foram concedidos, respectivamente, em 18.08.2015 e em 21.07.2015, e a presente ação somente foi ajuizada em 08.06.2021 (Evento 1), tendo se passado, portanto, mais de 5 anos do ato concessório de cada umas dessas marcas, nos termos do que dispõe o art. 174, da LPI"; (ii) "Em consulta efetuada ao sítio eletrônico do INPI (www.inpi.gov.br), observa-se que a parte autora protocolou, após terminado o processo de concessão, pedido administrativo de nulidade, em 14.10.2015, do registro marcário 828568197, e, em 30.09.2015, do registro márcário 828568200. Ocorre que tal medida, por si só, não é prevista em lei como causa de suspensão ou de interrupção da contagem do prazo da prescrição para exercício da pretensão de nulidade. O processo administrativo de nulidade, por ser outro procedimento, distinto do procedimento de concessão, não tem o condão de influir no prazo prescricional em curso a contar da data da concessão"; (iii) "Assim, tendo em vista que não foi adotada medida apta a interromper o transcurso do prazo extintivo, que a parte autora não invocou expressamente a proteção contida no art. 6° bis (3) da CUP, regra especial que afasta a prescrição da ação de nulidade, não alegando que houve a má-fé da parte corré ao efetuar o depósito dos seus registros de marca impugnados, sendo que sequer menciona, na petição inicial, que essas marcas foram depositadas há mais de cinco anos do ajuizamento desta ação, e que a presente ação não versa sobre vício ocorrido no próprio processo administrativo de nulidade das marcas, verifico que ocorreu a consumação do prazo prescricional da ação de nulidade, constituindo hipótese de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332, § 1º, do CPC".

Em razões recursais (evento 8/JFRJ), ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A alegou, em síntese, que: (i) "Tomando por base o princípio estatuído no artigo 487 em seu parágrafo único do novo código de processo civil entendeu-se que a prescrição e a decadência não serão reconhecidas de ofício pelo juiz sem que antes sejam consultadas as partes"; (ii) "como não houve consulta das partes a respeito, o Magistrado a quo não poderia ter reconhecido a prescrição de ofício, porquanto a Lei Adjetiva de 2015 fixou, de maneira expressa, a necessidade de sua oitiva prévia antes de ser proferido o julgamento. Com isso, para além de evitar-se a ocorrência de decisão surpresa, assegura-se ao autor a demonstração da ocorrência de hipóteses de impedimento, interrupção ou suspensão da prescrição, bem como, quanto ao réu, a renúncia a ela"; (iii) "Decisão judicial da Segunda Turma Especializa do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região – a qual, por maioria, declarou a DECADÊNCIA do direito, sob o judicioso argumento de que o processo administrativo de nulidade de marca NÃO suspende ou interrompe o prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei da Propriedade Industrial que é de decadência e não de prescrição. O voto condutor (vencedor), da lavra do Desembargador Federal Messod Azulay Neto estabeleceu que se trata de prazo decadencial, por ser a ação de nulidade um direito potestativo e não subjetivo da parte" (iv) "A Lei da Propriedade Industrial dispõe que o prazo é prescricional para as ações de nulidade de patente, desenho industrial e marca e para a reparação por ofensa ou o dano a direito de propriedade industrial, na forma do art. 225 da LPI. Assim, o prazo é de cinco anos para a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. (Súmula 143/STJ), sendo omissa para as demais ações judiciais"; (v) "Sendo assim, deve aplicar-se o Código Civil para dirimir a lacuna existente (AQUINO, Leonardo Gomes de. Aspectos jurisdicionais da propriedade industrial. Revista de Direito Empresarial: ReDE, São Paulo, v. 4, n. 18, p. 151-195, set. 2016.) O art. 205 do CC dispõe que 'a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor'".

Ao final, requer provimento ao recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de que a presente ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões (evento  16/JFRJ), INPI alegou, em síntese, que: (i) "Entender que o prazo para contagem seria aqui diferente somente porque houve um processo administrativo configuraria – aí sim – violação à legislação federal, que é clara quando afirma que a prescrição é computada a partir da data da concessão do registro impugnado. O pedido administrativo de nulidade não é considerado como causa de suspensão ou de interrupção da contagem do prazo da prescrição para exercício da pretensão de nulidade"; (ii) "No mais, não há alegação de vício no procedimento administrativo do INPI. Portanto, o que deseja a autora é, ao final, a nulidade do registro da ré. Logo, a contagem deve ser feita como determina o artigo 174 da LPI"; (iii) "Ad argumentandum, também no mérito não assiste razão à autora. Como exposto no parecer em anexo, a marca da ré e da autora apresentam impressões de conjuntos suficientemente distintos e a expressão STOK ou STOCK já constitui elemento de outros registros ativos na Classe em questão".

Ao final, requer que seja negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença.

Em contrarrazões (evento 19/JFRJ), DALVAIR B. DE SOUZA E CIA LTDA alegou, em síntese, que: (i) "é uma empresa tradicional, atuando na região norte do país, através da empresa O BARATEIRO MÓVEIS LTDA, desde de 05/02/1987, portanto, há mais de 30 anos. Contudo, ocorre que em 26/07/2002, a empresa supramencionada transferiu sua marca “STOK CASA” para a DALVAIR B. DE SOUZA & CIA LTDA., empresa esta pertencente ao mesmo grupo empresarial"; (ii) "Ao longo desses anos de trabalho, a Apelada adotou a expressão “STOK CASA” para designar um de seus setores da loja, e posteriormente até alguma de suas filiais passaram a ser conhecidas por esta marca, face ao sucesso de suas promoções"; (iii) "Justamente por essa popularidade, surgiram firmas no comércio de pequeno porte, desejando fazer uso da expressão “STOK CASA”, o que efetivamente poderia trazer prejuízos e confundir o consumidor, razão pela qual viu a necessidade de requerer seus primeiros pedidos de registro através dos processos n°s 821.607.219 / 821.607.200, porém nunca com o intuito de imitar ninguém, ao contrário, a Apelada veio a requerer registro da marca que já utilizava, justamente para evitar a imitação por terceiros"; (iv) "Como se pode demonstrar, fica claro que a Apelada nunca objetivou fazer qualquer vinculação com a marca da Apelante, até mesmo porque as referidas expressões possuem suficiente cunho distintivo e que o público consumidor em geral jamais fará qualquer vinculação entre as mesmas".

No evento 4/TRF2, o MPF manifestou-se, em síntese, que: (i) "A norma é clara ao dizer que prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão. Desta feita, o pedido principal da autora, que seria a declaração de nulidade dos registros de nºs 828568197 e 828568200 pelo uso indevido da marca, já se encontra prescrito";  (ii) "Da mesma sorte, o direito à reparação dos danos, eventualmente sofridos, também se encontram sob o crivo da prescrição dos termos do artigo 225 da LPI"; (iii) "Destarte, o que vê-se nas alegações do recorrente são razões fundadas em seu inconformismo com a decisão magistral, não havendo fundamento jurídico e/ou legal que embase seu direito, então 'apela' para os princípios gerais do direito como justificativa para a não aplicação da prescrição".

Ao final, opina pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000957210v34 e do código CRC 5da088ab.

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Data e Hora: 13/05/2022, às 15:03:20

Apelação Cível Nº 5056757-22.2021.4.02.5101/RJ

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO) Conheço da apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o objeto da demanda é a declaração de nulidade dos registros de nºs 828568197 e 828568200 para as marcas mistas "STOK CASA" por supostamente constituir reprodução parcial do elemento preponderante e nuclear de sua marca "TOK & STOK" e "STOK".

 A sentença extinguiu o feito, com resolução do mérito, em razão da prescrição da ação de nulidade, já que a ação havia sido ajuizada em 08/06/2021 para desconstituir concessão de registros ocorrida há mais de 5 anos, respectivamente, em 18/08/2015 e em 21/07/2015.

I- DA PRELIMINAR

Quanto à preliminar suscitada pelo apelante por violação aos artigos 10, caput e 487, parágrafo único, ambos do CPC/2015, firmando a necessidade de intimação prévia para fins de decretação de prescrição como garantia da não surpresa, entendo ser desnecessário o retorno do processo à primeira instância quando a causa estiver madura e o contraditório estabelecido, como é o caso dos autos, já que a tese levantada na sentença foi rebatida pela apelante e pelas partes adversas.

II- DO MÉRITO

Após examinar  os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Isso porque, o art. 174 da Lei da Propriedade Industrial dispõe que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da concessão”. 

Como observou o juízo de origem: "No presente caso, conforme documentos juntados pela autora (OUT6, OUT7), verifica-se que os registros impugnados de nºs 828568197 e 828568200 foram concedidos, respectivamente, em 18.08.2015 e em 21.07.2015, e a presente ação somente foi ajuizada em 08.06.2021 (Evento 1), tendo se passado, portanto, mais de 5 anos do ato concessório de cada umas dessas marcas, nos termos do que dispõe o art. 174, da LPI.

 (...) 

 Concedido o registro da marca, é dessa data que se inicia a contagem do prazo de cinco anos para exercício da pretensão de nulidade.  Em consulta efetuada ao sítio eletrônico do INPI (www.inpi.gov.br), observa-se que a parte autora protocolou, após terminado o processo de concessão, pedido administrativo de nulidade, em 14.10.2015, do registro marcário 828568197, e, em 30.09.2015, do registro márcário 828568200. Ocorre que tal medida, por si só, não é prevista em lei como causa de suspensão ou de interrupção da contagem do prazo da prescrição para exercício da pretensão de nulidade. O processo administrativo de nulidade, por ser outro procedimento, distinto do procedimento de concessão, não tem o condão de influir no prazo prescricional em curso a contar da data da concessão". 

Deste modo, não cabe mais ao  recorrente discutir se o ato concessório do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual encontra-se eivado de nulidade ou não, tendo em vista a ocorrência da prescrição, com base no artigo 174, da Lei de Propriedade Industrial.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação. Condeno a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da empresa ré DALVAIR B. DE SOUZA & CIA. LTDA e do INPI, pro rata, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art. 85, §2, do Código de Processo Civil.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000957222v24 e do código CRC 9acdc892.

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Apelação Cível Nº 5056757-22.2021.4.02.5101/RJ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO - AÇÃO AJUIZADA MAIS DE 5 ANOS DA CONCESSÃO DO REGISTRO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO ART. 174 DA LPI- APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

1. Caso concreto- Trata-se de apelação cível interposta por ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A, em face da sentença, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão de nulidade dos registros 828568197 e 828568200 para a marca mista "STOK CASA".

2. Sentença- O juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral por entender que: (i) "No presente caso, conforme documentos juntados pela autora (OUT6, OUT7), verifica-se que os registros impugnados de nºs 828568197 e 828568200 foram concedidos, respectivamente, em 18.08.2015 e em 21.07.2015, e a presente ação somente foi ajuizada em 08.06.2021 (Evento 1), tendo se passado, portanto, mais de 5 anos do ato concessório de cada umas dessas marcas, nos termos do que dispõe o art. 174, da LPI"; (ii) "Em consulta efetuada ao sítio eletrônico do INPI (www.inpi.gov.br), observa-se que a parte autora protocolou, após terminado o processo de concessão, pedido administrativo de nulidade, em 14.10.2015, do registro marcário 828568197, e, em 30.09.2015, do registro márcário 828568200. Ocorre que tal medida, por si só, não é prevista em lei como causa de suspensão ou de interrupção da contagem do prazo da prescrição para exercício da pretensão de nulidade. O processo administrativo de nulidade, por ser outro procedimento, distinto do procedimento de concessão, não tem o condão de influir no prazo prescricional em curso a contar da data da concessão"; (iii) "Assim, tendo em vista que não foi adotada medida apta a interromper o transcurso do prazo extintivo, que a parte autora não invocou expressamente a proteção contida no art. 6° bis (3) da CUP, regra especial que afasta a prescrição da ação de nulidade, não alegando que houve a má-fé da parte corré ao efetuar o depósito dos seus registros de marca impugnados, sendo que sequer menciona, na petição inicial, que essas marcas foram depositadas há mais de cinco anos do ajuizamento desta ação, e que a presente ação não versa sobre vício ocorrido no próprio processo administrativo de nulidade das marcas, verifico que ocorreu a consumação do prazo prescricional da ação de nulidade, constituindo hipótese de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332, § 1º, do CPC".

3. Argumentos suscitados na apelação  ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A- (i) "Tomando por base o princípio estatuído no artigo 487 em seu parágrafo único do novo código de processo civil entendeu-se que a prescrição e a decadência não serão reconhecidas de ofício pelo juiz sem que antes sejam consultadas as partes"; (ii) "como não houve consulta das partes a respeito, o Magistrado a quo não poderia ter reconhecido a prescrição de ofício, porquanto a Lei Adjetiva de 2015 fixou, de maneira expressa, a necessidade de sua oitiva prévia antes de ser proferido o julgamento. Com isso, para além de evitar-se a ocorrência de decisão surpresa, assegura-se ao autor a demonstração da ocorrência de hipóteses de impedimento, interrupção ou suspensão da prescrição, bem como, quanto ao réu, a renúncia a ela"; (iii) "Decisão judicial da Segunda Turma Especializa do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região – a qual, por maioria, declarou a DECADÊNCIA do direito, sob o judicioso argumento de que o processo administrativo de nulidade de marca NÃO suspende ou interrompe o prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei da Propriedade Industrial que é de decadência e não de prescrição. O voto condutor (vencedor), da lavra do Desembargador Federal Messod Azulay Neto estabeleceu que se trata de prazo decadencial, por ser a ação de nulidade um direito potestativo e não subjetivo da parte" (iv) "A Lei da Propriedade Industrial dispõe que o prazo é prescricional para as ações de nulidade de patente, desenho industrial e marca e para a reparação por ofensa ou o dano a direito de propriedade industrial, na forma do art. 225 da LPI. Assim, o prazo é de cinco anos para a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. (Súmula 143/STJ), sendo omissa para as demais ações judiciais"; (v) "Sendo assim, deve aplicar-se o Código Civil para dirimir a lacuna existente (AQUINO, Leonardo Gomes de. Aspectos jurisdicionais da propriedade industrial. Revista de Direito Empresarial: ReDE, São Paulo, v. 4, n. 18, p. 151-195, set. 2016.) O art. 205 do CC dispõe que 'a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor'".

4. Argumentos suscitados nas contrarrazões INPI- "Entender que o prazo para contagem seria aqui diferente somente porque houve um processo administrativo configuraria – aí sim – violação à legislação federal, que é clara quando afirma que a prescrição é computada a partir da data da concessão do registro impugnado. O pedido administrativo de nulidade não é considerado como causa de suspensão ou de interrupção da contagem do prazo da prescrição para exercício da pretensão de nulidade"; (ii) "No mais, não há alegação de vício no procedimento administrativo do INPI. Portanto, o que deseja a autora é, ao final, a nulidade do registro da ré. Logo, a contagem deve ser feita como determina o artigo 174 da LPI"; (iii) "Ad argumentandum, também no mérito não assiste razão à autora. Como exposto no parecer em anexo, a marca da ré e da autora apresentam impressões de conjuntos suficientemente distintos e a expressão STOK ou STOCK já constitui elemento de outros registros ativos na Classe em questão".

5. Sentença mantida-  os registros impugnados de nºs 828568197 e 828568200 foram concedidos, respectivamente, em 18.08.2015 e em 21.07.2015, e a presente ação somente foi ajuizada em 08.06.2021 (Evento 1), tendo se passado, portanto, mais de 5 anos do ato concessório de cada umas dessas marcas, nos termos do que dispõe o art. 174, da LPI.

6. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação. Condenar a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da empresa ré DALVAIR B. DE SOUZA & CIA. LTDA e do INPI, pro rata, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art. 85, §2, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000960020v11 e do código CRC 1beef42e.

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Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 28/06/2022, às 19:09:16

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/06/2022

Apelação Cível Nº 5056757-22.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): MARCIO BARRA LIMA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária