Ação Rescisória (Seção) Nº 0010304-36.2018.4.02.0000/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória ajuizada por BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. e sua holding VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e HASBRO INC. com o objetivo de desconstituir os acórdãos proferidos pela Egrégia Primeira Turma Especializada desta Corte Regional nas apelações cíveis nºs 0803308-95.2007.4.02.5101 e 0801060-25.2008.4.02.5101.

Na demanda nº 0803308-95.2007.4.02.5101 a empresa HASBRO buscou a nulidade do registro nº 818.465.859 para a marca nominativa "TONKINHA", de titularidade da empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE.

Já na ação nº 0801060-25.2008.4.02.5101 a empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE objetivou a extinção, por caducidade, do registro nº 006.266.991 para a marca nominativa "TONKA", de titularidade da empresa HASBRO.

Em sentença proferida em conjunto foi decretada a caducidade do registro n.º 006.266.991 para a marca "TONKA", bem como decretada a nulidade do registro nº 818.465.859 para a marca nominativa "TONKINHA" na classe internacional 12, para identificar bicicletas, de titularidade da empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE.

A apelação interposta pela empresa VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, nos autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101, não foi conhecida, diante da ilegitimidade da recorrente.

Nos autos nºs 0801060-25.2008.4.02.5101 a remessa necessária e as apelações da HASBRO INC. e do INPI foram providas para afastar a caducidade do registro nº 006.266.991.

Em sua inicial (evento 1, OUT1), as demandantes sustentam, em síntese:

Com relação ao processo nº 0801060-25.2008.4.02.5101:

1. A marca "TONKA" brasileira precede igual marca norte-americana para velocípedes e/ou triciclos, pois a empresa TROL S.A. INDÚSTRIA  E COMÉRCIO foi a primeira a requerer perante o INPI o pedido de registro da referida marca sob o nº 009.169, em 22.05.1973, na classe 28, para distinguir velocípedes.
2. Embora a empresa norte-americana TONKA Corporation e sua sucessora HASBRO, INC. tenham interferido no processo acima alegando que sua marca seria notoriamente reconhecida, da consulta ao USTO - United States Patent Office de Washington-EUA, consta que somente no ano de 1991 a HASBRO requereu o pedido de registro da marca "TONKA" para distinguir veículos de brinquedo.
3. O nome "TONKA" não é privativo da empresa ré, visto que terceiros detêm o registro dessa marca para assinalar outros produtos.
4. O pedido de registro da marca "TONKA" em nome da empresa TROL S.A. nº 009.169 foi realizado na vigência da Lei nº 5.772/71, que estabelecia no artigo 59 que o registro distinguia produtos na classe correspondente à sua atividade. No parágrafo único do artigo 62 da mesma lei, era previsto que as pessoas de direito privado só poderiam requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente.
5. Nesse contexto, a pretensão da TROL S.A. era de proteger sua marca apenas para distinguir os velocípedes, o que estava de acordo com a legislação da época, pois sua atividade era de "indústria e comércio de produtos plásticos e outros" e os velocípedes são confeccionados de plástico ou de metal.
6. O certificado de registro foi expedido sob o nº 1231/06266991 (25.03.1976) eliminando o produto "velocípedes" para incluir o que não havia sido previsto no requerimento, pois, segundo o certificado, a atividade correspondente seria "indústria e comércio de brinquedos" e a finalidade "assinalar os produtos a serem comercializados e resultantes da atividade do titular".
7. A isso as demandantes chamaram de grave equívoco do INPI, visto que o pedido de registro da marca foi requerido para distinguir "velocípedes" e na atividade da TROL S.A. não estavam incluídos brinquedos.
8. A marca "TONKA" foi prorrogada e renumerada para o nº 006.266.991, em 25.03.1983, contendo a especificação "jogos, brinquedos e passatempos", tendo o INPI persistindo no erro de não observar a atividade desenvolvida pela titular.
9. Em 12.07.1994, a autora BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. entrou com pedido de caducidade do registro da marca "TONKA" nº 006.266.991, de titularidade da TROL S.A., alegando falta de uso, sendo que não houve manifestação da titular dentro do prazo legal.
10. Em 06.02.1995 a empresa TONKA Corporation apresentou contestação ao pedido de caducidade e juntou certidão da Junta Comercial do Estado de São Paulo, na qual consta que foi decretada a falência da empresa TROL S.A. em 14.05.1993.
11. Na ocasião, a TONKA Corporation defendeu seu interesse para figurar no processo como assistente da titular do registro caducando, por ser legítima proprietária de inúmeros registros da marca "TONKA" concedidos em diversos países.
12. Segundo as autoras, não existe prova de que a TONKA Corporation tenha participado ou se manifestado interessada na aquisição de bens, o que, inclusive, desafiaria a lógica, pois a falência da TROL S.A. foi decretara dois anos antes da indevida interferência no processo administrativo pela TONKA Corporation.
13. Questionam as autoras ainda a firmação em sede administrativa de que "Os sócios da titular do registro em questão muito antes da instauração do processo de caducidade do registro em tela, negociaram com os representantes legais da peticionária a cessão dos direitos decorrentes do registro da marca TONKA", pois a sociedade anônima não tem sócios, mas diretores, e porque o pedido inicial da falência foi requerido em 24.06.1992, após o que foi celebrado o documento de cessão e transferência, em 02.08.1993.
14. Como a TROL S.A. já se encontrava com a falência decretada, os seus diretores não possuíam condições legais de assinar quaisquer documentos cedendo ou transferindo a marca sem autorização judicial.
15. Inobstante, esse documento de cessão, que as demandantes denominaram de falso, foi legalizado no Cônsul em 13.08.1993.
16. As demandantes impugnam esse documento de cessão e transferência, pois (i) não houve pedido de averbação da transferência e nem sequer o INPI publicou o deferimento; (ii) o documento não contém a assinatura da cedente TROL S.A. e nem a qualificação completa dos cedentes (representante legal). Como a falência da empresa já havia sido decretada, deveria ter, no mínimo, a indicação e qualificação do síndico; (iii) não há alvará, ofício ou autorização do Juízo Falimentar; (iv) não há a indicação dos nomes, qualificação e assinatura das testemunhas da cedente.
17. No curso do procedimento de caducidade a empresa TONKA Corporation contestou indevidamente a exigência do INPI de comprovação de que seria licenciada e/ou autorizada da titular do registro a comprovar o uso da marca caducanda e defendeu que a empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE não seria parte legítima para requerer a caducidade do registro e que estaria caracterizada a força maior, visto que a titular do registro estava envolvida em processo falimentar.
18. A TONKA Corporation não participou do processo falimentar da empresa TROL S.A., que teve por requerentes Hamleto Maziero Filho, Maria Calazans, José Marcio Teixeira e Goodplast Embalagens Ind e Comércio Ltda.
19. O INPI havia, com acerto, julgado improcedente a petição da empresa TONKA Coporation e declarado a caducidade do registro por falta de contestação.
20. Referida empresa apresentou recurso administrativo, desprovido das respectivas razões e o INPI criou exigência de comprovação oficial de quando foi declarada a falência da TROL S.A..
21. A empresa autora apresentou todos os equívocos ao INPI em manifestação de 01.08.2007.
22. Foi apresentado alvará declarando que a marca "TONKA" nº 006.266.991 foi arrematada em leilão judicial realizado em 16.03.2001.
23. Segundo a parte autora, somente a partir desta data (16.03.2001) a empresa TONKA Corporation poderia pleitear direitos relativos à referida marca e não antes, salientando-se que o processo de caducidade iniciou-se em 12.07.1994. Assim, somente a empresa TROL S.A., por ser a titular do registro, poderia ter comprovado o uso durante o período de 12.06.1992 até a sua falência em 14.05.1993.
24. Resumiu que, como a empresa TONKA Corporation interferiu em processo de terceiros (TROL S.A.), usando documento de cessão e transferência falso, deveria ser considerada parte ilegítima, ilegal e litigante de má-fé. 
25. O título rescindendo violou manifestamente norma jurídica (artigo 94 e seu parágrafo único da Lei nº 5.772/1971 c/c 143 da atual LPI), pois, como a titular do registro TROL S.A. não se manifestou tempestivamente em âmbito administrativo, deveria ter sido declarada a caducidade do registro da marca "TONKA" Nº 006.266.991, o que não ocorreu, pois foi considerado pelo INPI documento falso de cessão e transferência juntado pelo TONKA Corporation, sobre o qual as demandantes apontaram diversas inconsistências acima.

Com relação ao processo nº 0803308-95.2007.4.02.5101:

1. A empresa HASBRO, INC buscou a anulação da marca "TONKINHA", registrada sob o nº 818.465.859, na classe 12, para distinguir bicicletas, alegando ser titular da marca "TONKA", registrada sob o nº 006.266.991, na classe 28/10 para brinquedos, jogos e passatempos.
2. A HASBRO, INC alegou ser titular da marca "TONKA", registro nº 006.266.991, quando a mesma ainda se encontrava em nome da massa da falida da TROL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO e que havia pedidos de registro da marca "TONKA" em outras classes em seu nome: vestuário em geral, papéis, papelão e artigos de papelaria, artefatos de couro, brinquedos e passatempos e utensílios e recipientes para casa e cozinha.
3. A empresa HASBRO alegou ser titular da marca "TONKA" nos EUA sob os nºs 1312419 e 1699230, de 01.01.1985 e 07.07.1992.
4. A contestação à ação trouxe que a HASBRO seria parte ilegítima, pois somente em 18.09.2007 os registros da marca TONKA Coproration passaram para a titularidade da HASBRO e a ação foi ajuizada cinco meses antes, em 09.04.2007, sendo o caso de aplicação do artigo 137 da Lei nº 5.772/71 que assinala que assinalava que: " a cessão, transferência ou alteração de nome só produz efeito, depois de averbada no INPI".
5. A Contestação ainda esclareceu que a marca "TONKA" brasileira precedeu nove anos a marca norte-americana, pois, quando conferidos os registros das marcas "TONKA" nos EUA para a autora, já havia a marca "TONKA" no Brasil em nome da TROL S.A. (nº 006.266.991, de 25.03.1976) e que a BRINQUEDOS BANDEIRANTE titularizava pedido de registro da marca 'TONKINHA" nº 817.529.039, de 23.11.1993 e da marca "TONGA", de 26.05.1998.
6. Não houve comprovação pela HASBRO de que sua marca "TONKA" era notoriamente conhecida pra distinguir brinquedos e no Departamento de Marcas Norte-Americano constavam, na mesma classe de artigos de vestuário, as marcas "MINNETONKA", de Arrouhead Souvenirs, "TONKA", de Tonka Corporation e "TATONKA", de Tatonka Gmbh.
7. Comprovou-se que a primeira marca "TONKA" nos EUA foi registrada no ano de 1985 enquanto que a brasileira ocorreu em 1976 e alegou que havia a necessidade de que a marca fosse conhecida no Brasil.
8. A marca "TONKINHA" foi registrada na classe 12 internacional, a qual protege os veículos e bicicletas.
9. Em 03.12.2008 foi constituída a holding VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e, por integrarem o mesmo grupo, a BRINQUEDOS BANDEIRANTE, por documento de cessão e transferência firmado em 22.01.2010, transferiu o direito de todas as suas marcas para a VIVA EMPREENDIMENTOS.
10. A despeito dessa cessão, a BRINQUEDOS BANDEIRANTE continuou a exercer suas atividades e o pedido de averbação de modificação de titular foi protocolado no INPI em 25.05.2010.
11. O acórdão rescindendo não conheceu da apelação da VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, diante da ilegitimidade da empresa, uma vez que o pedido de transferência do registro nº 818.645.859 para a empresa VIVA EMPREENDIMENTOS estava sobrestado, por estar sub judice.
12. O acordão deve ser rescindido por haver duplo erro de fato.
13. O primeiro refere-se à ação ter sido proposta pela empresa HASBRO, INC, que alegou se titular dos registros das marcas "TONKA" nºs 823.592.570, 823.592.588, 823.592.596, 818.137.380 e 823.592.600, porém esses pedidos se encontravam em nome de TONKA Corporation, sendo a HASBRO parte ilegítima.
14. A ação ordinária foi proposta pela HASBRO em 09.04.2007 e os direitos ali alegados pertenciam à TONKA Corporation e somente foram transferidos a HASBRO em 18.09.2007, cinco meses depois.
15. Assim, entende que deve ser rescindido o julgado para que prevaleça a ilegitimidade da HASBRO.
16. O segundo erro foi ter a VIVA EMPREENDIMENTOS sido considerada parte ilegítima.
17. A empresa VIVA EMPREENDIMENTOS foi constituída pelos integrantes da BRINQUEDOS BANDEIRANTE como sendo sua "holding", tendo a BRINQUEDOS BANDEIRANTE continuado a exercer, sem interrupção, as mesmas atividades que vem praticando há mais de sessenta anos.
18. De acordo com os artigos 134 e 135 da Lei nº 9.279/96,  BRINQUEDOS BANDEIRANTE cedeu todos os registros e todos os pedidos de registros à VIVA EMPREENDIMENTOS.
19. O INPI decidiu sobrestar o exame de pedido de transferência, tendo em vista a ação ordinária na 37ª Vara Federal, decisão de que não cabe recurso.
20. O INPI errou ao sobrestar de maneira irreversível a transferência de titularidade dos registros e pedidos de registros e descumpriu o artigo 135 que se entende como sendo uma obrigação, sob pena de cancelamento de direitos.
21. Os dois processo judiciais em tramitação foram apensados e julgados em conjunto e a cessão dos direitos à VIVA EMPREENDIMENTOS foi anunciada nos dois casos, sendo que, no primeiro, que trata da anulação de ato administrativo que manteve a vigência da marca "TONKA" foi aceita pelo Tribunal, mas, na segunda ação, que trata da anulação da marca "TONKINHA", de propriedade da BRINQUEDOS BANDEIRANTE a cessão e transferência para a VIVA EMPREENDIMENTOS foi ilegítima porque o INPI sobrestou a averbação de transferência.
22. Isso gerou uma situação incompreensível, pois a VIVA EMPREENDIMENTOS passou a ter legitimidade para defender-se de terceiro (HASBRO), com relação à caducidade da marca "TONKA" sob o nº 817.529.039, e fica a mesma VIVA EMPREENDIMENTOS impedida de defender a sua outra marca "TONKINHA" de nº 818.465.859.

Procuração e demais documentos nos anexos ao evento 01.

No evento 14, OUT54 consta guia de recolhimento na forma do artigo 968, §3º do CPC.

Contestação da HASBRO, INC no evento 26, PET1, argumentando o seguinte:

1. A ação originária da apelação nº 0803308-95.2007.4.02.5101 foi proposta pela ora ré (HASBRO), objetivando a declaração de nulidade do registro nº 818.465.859, na classe 12, para a marca “TONKINHA”, concedido ilegalmente à ora primeira autora, BRINQUEDOS BANDEIRANTE, uma vez que representa imitação flagrante da famosa marca “TONKA” da ré (sucessora da TONKA Corporation), utilizada desde 1947, para identificar famosa linha veículos de brinquedo pioneiros no mercado à época.
2. A ação foi julgada procedente, aplicando-se o inciso XXIII do artigo 124 da LPI ao caso, uma vez que inegável o prévio conhecimento da ora coautora BRINQUEDOS BANDEIRANTE acerca dos direitos sobre a famosa marca "TONKA" da HASBRO, notoriamente conhecida no ramo dos brinquedos, sendo "TONKINHA" apenas um mero diminutivo da referida marca.
3. Apenas a segunda autora, VIVA EMPREENDIMENTOS, estranha àquela lide, apresentou recurso de apelação, tendo sido acertadamente reconhecida a sua falta de legitimidade para recorrer.
4. O acórdão de apelação nº 08001060-25.2008.4.02.5101 é originário de ação posterior, ajuizada pela ora primeira demandante (BRINQUEDOS BANDEIRANTE), visando ver reconhecida a caducidade do registro nº 006.266.991, para a marca nominativa "TONKA", na classe 12, sob titularidade da ora ré.
5. Resumidamente, em 12.07.1994, a ora autora (BRINQUEDOS BANDEIRANTE) ingressou com pedido administrativo de caducidade em face do aludido registro, à época sob titularidade da empresa TROL S.A., com base no artigo 94 do revogado Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5772/71), vigente à época.
6. Uma vez que referida empresa (TROL S.A.) estava em processo falimentar, tendo sido decretada sua falência em 14.05.1993, com data retroativa à 19.11.1990, a ora ré, então TONKA Corporation (adquirida pela ré-HASBRO), ingressou nos autos do requerimento administrativo de caducidade esclarecendo, não apenas ser titular, no exterior, de direitos marcários sobre a marca "TONKA", comprovando que o primeiro uso da marca data de 1947 nos Estados Unidos, como, também, que estava, à época, em negociações com a empresa TROL S.A. para aquisição do registro nº 006.266.991, sendo, portanto, legitimada para defender a justa e legal força maior para afastar a alegação de caducidade.
7. O mandado de transferência do registro da ação falimentar foi efetivamente averbado em 08.08.2001, ocasião em que a TONKA Corporation, predecessora da HASBRO, INC, passou a ser titular do registro de pleno direito.
8. As autoras sequer juntaram à presente ação cópia dos acórdãos rescindendos.
9. Esta ação representa mero inconformismo das demandantes, que sequer recorreram pela via própria acerca dos referidos acórdãos.
10. Com relação aos autos nº 0801060-25.2008.4.02.5101, extraiu que a suposta ilegalidade apontada pelas autoras, nos termos do inciso V do art. 966 do CPC, consistiu, exclusivamente, no reconhecimento de ilegitimidade da TONKA Corporation (predecessora da ora ré, HASBRO), para atuar como interessada no procedimento administrativo de caducidade instaurado em 1994 pela primeira autora, em face do registro nº 006.266.991 e o documento utilizado como evidência de tal interesse enquanto empresa terceira.
11. Menciona que em momento algum o artigo 94 do antigo Código de Propriedade Industrial aborda que a força maior tenha de ser comprovada pelo titular na época do registro.
12. As alegações das demandante já foram exauridas nos autos originários e o Tribunal, mesmo sem qualquer apelação nesse sentido, entendeu que a TONKA Corporation (predecessora da ora ré) tinha pleno interesse para intervir no processo administrativo junto ao INPI.
13. A legitimidade e interessa da TONKA Corporation, nos autos do procedimento de caducidade, jamais foi impugnada via apelação pelas autoras no processo por ela proposto nº 08001060-25.2008.4.02.5101.
14. A regularidade da intervenção da TONKA Corporation foi reconhecida no processo administrativo pelo INPI e, posteriormente, confirmada pela sentença no processo nº 0801060-25.2008.4.02.5101.
15. A sentença bem analisou que a TONKA Corporation, a todo momento a partir de 1994, quando instaurado o procedimento de caducidade pela ora autora, diligenciou junto ao INPI para que fosse intimado o síndico da massa falida da TROL S/A., para que a mesma pudesse apresentar a correspondente defesa/manifestação, em sentido amplo.
16. A legitimidade da TONKA Corporation para figurar nos autos do procedimento de caducidade instaurado em 1994 foi superada em sentença e não foi objeto de discussão no acórdão de apelação, que se pretende rescindir.
17. No presente caso, foi feita uma subsunção do texto aos fatos e provas, tanto pela entidade administrativa, como pelo Poder Judiciário, não sendo o caso de manifesta violação à norma jurídica.
18. Com relação ao documento falso propalado pelas autoras, consistente em minuta de cessão do registro nº 006.266.991, o Tribunal jamais reputou tal documento como formal para efeitos de comprovação de cessão da marca nos idos do ano de 1994. O acórdão sequer abordou o aspecto da legitimidade em sede administrativa.
19. O próprio acórdão afirmou que a marca "TONKA" nº 006.266.991 apenas foi efetivamente transferida à HASBRO, INC em agosto de 2001, após procedimento próprio de aquisição do registro por leilão judicial da massa falida da TROL S.A., oriundo da 19ª Vara Cível da Comarca da Capital de São Paulo.
20. O referido documento de cessão e transferência jamais foi devidamente assinado e formalizado entre a ora ré e a TROL S.A, justamente, porque tal empresa entrou em processo falimentar, impedindo a assinatura do documento. Tal circunstância foi informada nos autos e, inclusive, reconhecida pelo acórdão rescindendo.
21. O documento reputado como “falso” foi apenas considerado como elemento apto a evidenciar que a TONKA Corporation e a TROL S.A já vinham negociando a transferência do citado registro, algo que foi corroborado por outros documentos nos autos, e, assim, para demonstrar a legitimidade da primeira para se manifestar no processo administrativo, junto ao INPI.
22. Nos autos do processo falimentar foi informado que referido documento de cessão não chegou a ser assinado pelos representantes da TROL S.A. em razão da instauração falimentar, o que impediu a conclusão do negócio.
23. Ainda que as Autoras tivessem suscitado a hipótese do inciso VI do artigo 966 do CPC para ajuizar a presente rescisória (o que sequer é o caso) tal hipótese igualmente não se amoldaria ao presente caso, uma vez que o documento não se enquadra no conceito de falsidade previsto no artigo 427 CPC, mesmo porque tanto a ora ré quanto esse c. Tribunal expressamente confirmaram que o documento de transferência efetiva e realmente não chegou a ser assinado pela TROL S/A.
24. O acórdão rescindendo do processo nº 08001060-25.2008.4.02.5101 sequer decidiu sobre a legitimidade da TONKA Corporation como interessada no processo de caducidade de 1994, mas tão somente analisou se o processo falimentar da antiga titular (TROL S.A.) poderia ser enquadrado como força maior e, caso positivo, se existiria alguma causa interruptiva tal como decidido em sentença.
25. O acórdão rescindendo, ao reconhecer a pendência de processo falimentar como causa de força maior a justificar o desuso da marca no período investigado (lastreado inclusive em entendimento contundente anterior do extinto Tribunal de Recursos), notadamente não o fez em afronta à disposição manifesta de Lei, mesmo porque o artigo 94 do revogado Código de Propriedade Industrial não é analítico sobre o que constituiria força maior.
26. Nos autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101 a ilegitimidade da HASBRO restou afastada na sentença e sequer foi objeto de apelação.
27. O acórdão rescindendo na referida ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101 versou apenas sobre a ilegitimidade da VIVA EMPREENDIMENTOS.
28. Diante da pendência judicial envolvendo o registro nº 818.465.859 a alteração de titularidade deveria, sim, ser sobrestada até que se decidisse o mérito da ação. Não poderia ser efetivada a transferência para terceiro alheio à discussão.
29. Na primeira instância foi determinado que o próprio INPI impedisse a transferência do registro em questão, não tendo sido interposto recurso à época.
30. No apelo a terceira VIVA EMPREENDIMENTOS sequer se dignou a se qualificar no recurso.
31. Entende aplicável a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o descabimento da hipótese de erro de fato quando, no processo originário, houve controvérsia e pronunciamento judicial, uma vez que, em havendo, trata-se de erro de julgamento e não de fato. E, no caso, a ilegitimidade recursal da VIVA EMPREENDIMENTOS não apenas foi objeto único do acórdão rescindendo original, como também foi objeto de embargos de declaração por parte da segunda autora.

Contestação do INPI no evento 35, CONT1, sustentando em síntese que:

1. O acórdão rescindendo nº 08001060-25.2008.4.02.5101 deu interpretação razoável ao artigo 94 da LPI, conciliando-o com os direitos fundamentais da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa, além do princípio da valorização do trabalho humano, consagrado no artigo 170 da Constituição, ao possibilitar o pagamento de créditos trabalhistas devidos pelo antigo titular do registro através da alienação da marca no processo falimentar.
2. Com relação ao processo nº 0803308-95.2007.4.02.5101 o Tribunal jamais poderia reconhecer eventual ilegitimidade da parte autora, pois no momento em que o feito foi colocado em julgamento a transferência do registro para a TONKA Corporation já fora efetivada, razão pela qual o artigo 462 do CPC impunha sua consideração, o que impediria o reconhecimento de ilegitimidade no caso.

Réplica no evento 38, PET1.

Alegações finais da HASBRO no evento 44, PET1.

Alegações finais do INPI no evento 45, PET1.

Memoriais da BRINQUEDOS BANDEIRANTE e da VIVA EMPREENDIMENTOS no evento 48, MEMORIAIS1.

Parecer do Ministério Público Federal pela improcedência dos pedidos (evento 51, PROMOÇÃO1).

Petição da BRINQUEDOS BANDEIRANTE e da VIVA EMPREENDIMENTOS denominada de "direito de resposta no evento 52, PET1.

No evento 53, DESPADEC1 foi oportunizada às partes a produção probatória.

A HASBRO, INC entendeu pela desnecessidade de produção de prova adicional (evento 60, PET1), assim como o INPI (evento 62, PET1) e as autoras (evento 63, PET1).

O despacho que intimava as partes para razões finais foi revogado, uma vez que todas as partes já haviam se manifestado nesse sentido (evento 75, DESPADEC1).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do inciso IX do artigo 44 do Regimento Interno.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000958926v133 e do código CRC acd1c6bb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 18/8/2022, às 14:11:16

Ação Rescisória (Seção) Nº 0010304-36.2018.4.02.0000/RJ

VOTO

Conforme relatado, as autoras BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. e sua holding VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. objetivaram desconstituir os acórdãos proferidos pela Egrégia Primeira Turma Especializada desta Corte Regional nas apelações cíveis nºs 0803308-95.2007.4.02.5101 e 0801060-25.2008.4.02.5101.

Como os fundamentos para rescisão foram individualizados por ação pelas demandantes, passa-se à análise de cada demanda:

Processo nº 0803308-95.2007.4.02.5101:

As autoras alegaram que o título rescindendo incorreu em duplo erro de fato, pois deveria ter prevalecido a ilegitimidade da HASBRO S.A. e por ter a VIVA EMPREENDIMENTOS sido considerada para ilegítima na demanda.

Segundo as demandantes, a ação ordinária foi proposta pela HASBRO em 09.04.2007 e os direitos ali alegados pertenciam à TONKA Corporation e somente foram transferidos a HASBRO em 18.09.2007, cinco meses depois do ajuizamento da demanda, configurando a ilegitimidade da parte autora.

Com relação à legitimidade da VIVA EMPREENDIMENTOS constou da inicial que a empresa VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA foi constituída pelos integrantes da BRINQUEDOS BANDEIRANTE como sendo sua holding, tendo a BRINQUEDOS BANDEIRANTE cedido todos os registros e pedidos de registros à nova empresa, conforme artigos 134 e 135 da LPI.

Para as autoras o INPI errou em sobrestar de modo irreversível a  transferência de titularidade com relação ao registro objeto do processo em questão.

Foi alegado pelas demandantes que os dois processo judiciais em tramitação foram apensados e julgados em conjunto e a cessão dos direitos à VIVA EMPREENDIMENTOS foi anunciada nos dois casos, sendo que, no primeiro, que trata da anulação de ato administrativo que manteve a vigência da marca "TONKA" foi aceita pelo Tribunal, mas, na segunda ação, que trata da anulação da marca "TONKINHA", de propriedade da BRINQUEDOS BANDEIRANTE a cessão e transferência para a VIVA EMPREENDIMENTOS foi ilegítima porque o INPI sobrestou a averbação de transferência.

Compulsando os autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101, verifica-se que a empresa HASBRO, INC buscou em face do INPI e da BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A a nulidade do registro nº 818.465.859, de titularidade da empresa ré, relativo à marca "TONKINHA", na classe internacional 12, para identificar "bicicletas".

A sentença afastou a alegação de ilegitimidade da autora HASBRO, a qual,  por ser a arrematante e/ou cessionária das marcas, tem interesse jurídico na propositura da ação, não se lhe podendo imputar prejuízo por eventual demora na análise de petição de transferência de registro marcário. O decisum ainda reputou que, ainda que assim não fosse, sendo titular de marca muito parecida registrada em outros países, também evidenciar-se-ia igualmente o interesse na propositura da demanda (processo 0803308-95.2007.4.02.5101/RJ, evento 145, SENT26).

No mérito, foi julgado procedente o pedido formulado pela empresa HASBRO, INC para decretar a nulidade do referido registro nº 818.465.859.

O acórdão da Primeira Turma Especializada, por sua vez, não conheceu da apelação cível da empresa VIVA EMPREENDIMENTOS, ante sua flagrante ilegitimidade.

O acordão considerou que a transferência da titularidade do registro estava sobrestada em razão de decisão judicial, a qual, inclusive, não foi impugnada na ocasião. Confira-se:

"A presente ação ordinária foi ajuizada em 09/4/2007 (fl. 02), tendo sido noticiada nos autos a cessão do registro nº 818.465.859, referente à marca "TONKINHA" em setembro de 2012 (fls. 430/431), momento no qual os autos, inclusive, já se encontravam apensados por determinação judicial (fl. 402).

O INPI prestou esclarecimentos às fls. 440/444 informando que existe petição de transferência para o registro nº 818.465.859 da empresa VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, cujo exame estaria sobrestado, tendo em vista a marca estar sub judice.

À fl. 461 foi proferida decisão convertendo o julgamento em diligências, tendo a magistrada determinado que o INPI providenciasse o restabelecimento da empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A como titular do registro nº 818.465.859 ou, caso ainda não efetivada a transferência, que a Autarquia se abstenha de efetuar a transferência do referido registro a quem quer que seja até decisão final nos presentes autos.

À fl. 463/464 o INPI informa que a titularidade do registro nº 818.465.859 ainda encontra- se em nome da empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A, estando a petição de transferência da empresa VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA sobrestada e o processo administrativo sub judice até decisão final a ser proferida nos presentes autos.

Portanto, a empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A permaneceu nos presentes autos na qualidade de ré. Saliente-se que não consta nos autos interposição de recurso da decisão de fl. 461 que impediu que fosse efetivada a transferência da marca para a empresa VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.(...)"

Segundo o inciso VIII do artigo 966 do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A legislação processual civil consigna que "há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado." (§1º do artigo 966 do CPC)

Segundo as lições de NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: "Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual 'injustiça' da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos" (in Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2061)

Nos caso houve expressa manifestação judicial resolvendo a controvérsia sobre os supostos dois erros de fato apontados pela parte autora, o que por si só já afastaria a possibilidade da ação rescisória. Por outro lado, não se vislumbra que tenha sido considerado um fato inexistente ou inexistente um fato existente nas duas hipóteses trazidas na inicial.

Ao afastar a alegação de ilegitimidade da HASBRO, INC o Juízo apresentou fundamentação coerente, inclusive, mencionando que no feito judicial era prescindível a concretização da transferência perante o INPI. Além do mais, a sentença trouxe um argumento alternativo para manter o interesse da ali autora, HASBRO, visto que é titular de marca muito parecida registrada em outros países.

O mesmo se pode dizer com relação ao reconhecimento da ilegitimidade da apelante VIVA EMPREENDIMENTOS, sendo que, neste tópico, houve motivo plausível para se chegar a esta conclusão dada a existência de decisão judicial, não impugnada, que impediu a efetivação da transferência da titularidade da BRINQUEDOS BANDEIRANTE para a sua holding VIVA EMPREENDIMENTOS.

O erro de fato que autoriza o ajuizamento de ação rescisória não consiste em apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, mas, sim, de uma conclusão a que se chegou que, pela lógica, deixa transparecer um raciocínio incoerente com os autos e com documento da causa, admitindo como existente um fato inexistente ou inexistente um fato existente, de sorte que tal questão tenha restado incontroversa e não tenha o Juízo se manifestado claramente sobre o fato. (Extraído do processo nº 0001005-06.2016.4.02.0000, da relatoria do Des. MARCELLO GRANADO)

Note-se que as ora autoras não apresentaram recursos em face do acórdão rescindendo, o que reforça a conclusão de que a pretensão versada nesta ação é mero inconformismo com o conteúdo formado no título judicial.

Ressalte-se que o Ministério Público Federal, em seu parecer, convergiu com a presente conclusão (evento 51, PROMOÇÃO1):

"Nota-se que a sentença afastou a ilegitimidade ativa de Hasbor Inc. ao fundamento de que em se tratando de arrematante e/ou cessionária das marcas, caracterizado estaria o seu interesse jurídico na propositura da demanda, não podendo a demora na averbação do registro de transferência consistir em óbice para tanto (evento 26, OUT3, pág.8).

Contra o referido provimento judicial foi interposto recurso de apelação pela Viva Empreendimentos e Administração de Bens Ltda., o qual não foi conhecido por ilegitimidade da parte. Após, houve apenas oposição de embargos de declaração, sem que tenha havido interposição de recurso especial, conforme se verifica da consulta ao processo,

A par disso, fato é que a marca “TONKA” foi adquirida pela TONKA Corporation em março de 2001, por meio de leilão judicial, consoante afirmado pela própria autora (evento 1, OUT1, pág. 20), sendo certo que a referida empresa foi incorporada pela Hasbro Inc., que solicitou a transferência da titularidade da marca em 19/08/2005 (evento 1, OUT5, pág. 12). Assim, e considerando-se que a sociedade incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações, consoante disposto no art. 1.116 do CC, é evidente que a titularidade da referida marca passou a pertencer à Hasbro Inc. quando da incorporação, o que ocorreu antes da propositura da ação anulatória processo nº 2007.51.01.803308-1, de maneira que a demora na averbação da transferência do registro da marca pelo INPI não retira a sua qualidade de titular, nem afasta seu interesse na propositura de ação pretendendo a anulação de marca semelhante.

Relativamente à ilegitimidade da Viva Empreendimentos e Administração de Bens Ltda., a transferência da titularidade do registro de marca foi impedida por força de decisão judicial, tendo o registro permanecido sob a titularidade da Brinquedos Bandeirantes S/A, o que levou esse Egrégio Tribunal Regional Federal da Segunda Região a não conhecer do recurso de apelação interposto, embasando a decisão nos seguintes pontos: (...)

Destarte, tendo em vista que o negócio jurídico firmado entre Brinquedos Bandeirantes S/A e Viva Empreendimentos e Administração de Bens Ltda., não produziu os respectivos efeitos jurídicos por força de decisão judicial, é claro que não houve a transferência da titularidade da marca, de forma que a Viva Empreendimentos e Administração de Bens Ltda. não possuía legitimidade para recorrer da sentença, razão pela qual há que se falar em erro de fato, tratando-se, pois, de mero inconformismo com o julgamento proferido por esse Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o que não autoriza a propositura de ação rescisória."

Como se sabe, a ação rescisória é um meio extraordinário de modificar a coisa julgada, sendo, portanto, uma exceção à garantia constitucional da estabilidade das relações jurídicas conferida pelo Estado a seus cidadãos, como se deflui da leitura do art. 5º, XXXVI, da CRFB/1988. Desta forma, somente é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 966 do CPC/2015, vedada a sua utilização como supedâneo recursal1.

Desta forma, não caracterizada a hipótese do inciso VIII do artigo 966 do CPC, é improcedente a pretensão das autoras de rescindir a coisa julgada formada nos autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101.

Processo nº 0801060-25.2008.4.02.5101:

As autoras entendem que o título formado na ação nº 0801060-25.2008.4.02.5101 violou manifesta norma jurídica (artigo 94 e seu parágrafo único da Lei nº 5.772/71, então em vigor, c/c o artigo 143 da vigente LPI), pois, como a empresa TROL S.A., titular do registro nº 006.266.991, pertinente à marca 'TONKA", não se manifestou no processo administrativo de caducidade, deveria ter sido declarada a caducidade do registro em questão pelo INPI.

Segundo as demandantes, INPI considerou documento falso de cessão e transferência juntado pela empresa TONKA Corporation, sobre o qual as autoras apontaram diversas inconsistências.

Mencionaram que somente a partir de 16.03.2001, quando efetivamente a marca "TONKA" foi arrematada em leilão judicial pela empresa TONKA Corporation, referida empresa poderia pleitear direitos relativos à referida marca e não antes, salientando que o processo de caducidade iniciou-se em 12.07.1994.

Paras as requerentes somente a empresa TROL S.A., por ser a titular do registro, poderia ter comprovado o uso durante o período de 12.06.1992 até a sua falência, ocorrida em 14.05.1993.

Compulsando os autos nº 0801060-25.2008.4.02.5101, observa-se que a empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE objetivou em face do INPI e da empresa HASBRO, INC, a extinção, por caducidade, do registro nº 006.266.991 para a marca nominativa "TONKA", de titularidade da empresa ré.

A sentença considerou que, com a decretação da falência da TROL S.A., paralisam-se os negócios da massa falida, de modo que, a partir de quando foi decretada a falência da referida empresa, em 14.05.1993, estaria interrompido o prazo para comprovação do uso da marca.

Desse modo, o Juízo a quo considerou que o período de investigação seria de 12.07.1992 até a data da interrupção (14.05.1993) e, por não ter sido comprovado que a empresa TONKA Corporation tenha iniciado o uso da marca TONKA no Brasil para designar produtos da classe 28 (jogos, brinquedos e passatempos), decretou a caducidade do registro nº 006.266.991 (processo 0801060-25.2008.4.02.5101/RJ, evento 108, SENT27).

O acórdão, por sua vez, reputou que não há como se falar em suspensão do prazo como entendeu a magistrada na sentença, pois se o motivo de força maior foi verificado dentro do prazo de investigação, consequentemente não há caducidade da marca.

Assim, foi dado provimentos aos apelos da HASBRO, INC e do INPI  e à remessa necessária, pelo que ficou mantido o registro nº 006.266.991 (processo 0801060-25.2008.4.02.5101/RJ, evento 145, OUT8).

Reza o artigo 966, inciso VI, do CPC que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica.

No âmbito rescisório, a chamada manifesta violação de norma jurídica apenas ocorre quando a ofensa é frontal, direta e inequívoca, por isso que a legislação existe que a violação seja manifesta.

Em primeiro lugar, reputo que deve prevalecer o argumento do INPI e do MPF no sentido de afastar todas as alegações fáticas atinentes ao processo administrativo de caducidade, uma vez que a questão da caducidade do registro da marca "TONKA" foi judicializada.

Nesse aspecto, destaco trecho do parecer do Ministério Público Federal (evento 51, PROMOÇÃO1):

"Neste ponto, o que se pode extrair da inicial – apesar de as partes discorrerem sobre diversas questões que vão desde alegadas irregularidades na concessão do registro da marca “TONKA” à empresa Trol S/A pelo INPI, até arguição de falsidade do documento de cessão e transferência da marca para a Tonka Corporation – é que a irresignação diz respeito à possibilidade de a Tonka Corporation intervir no processo administrativo de caducidade e alegar força maior para o não uso da marca “TONKA”, quando ainda não era a titular da marca.

Observa-se que foram trazidas à discussão questões fáticas que nada se relacionam à sustentada violação de lei, mormente porque a caducidade do registro foi submetida à análise judicial.

Como bem destacado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial mesmo que se entendesse que somente o titular poderia arguir força maior para o não uso da marca, eventual irregularidade no procedimento administrativo de caducidade não se estenderia ao processo judicial."

Inobstante, no caso dos autos, não se verifica que o conteúdo do título formado viole manifestamente a norma jurídica indicada pela parte autora (artigo 94 e parágrafo único do revogado Código de Propriedade Industrial).

Pontuo que, em que pese as autoras tenham indicado como violada também a norma do artigo 143 do atual Código de Propriedade Industrial, por se referir à caducidade, a análise deve se ater à legislação vigente à época dos fatos.

O acórdão analisou detalhadamente a conjuntura fática que o fez reconhecer a falência e sua anterior concordada como motivos de força maior a afastar a necessidade de comprovação do uso da marca no período de investigação.

Considerando que a força maior foi prevista na legislação como exceção, é totalmente plausível a interpretação formada no título rescindendo, que buscou dar a efetiva proteção à ressalva legal.

Destaco, nesse sentido, o seguinte trecho do voto: "Ao considerar a possibilidade de suspender a contagem do prazo de dois anos e reiniciá-la após o término do fator denominado como “motivo de força maior significaria desconsiderar a própria exceção prevista no art. 94 do CPI."

Portanto, como o julgado considerou a falência da titular do registro como causa apta a afastar a necessidade de comprovação do uso no período de investigação, não deve prevalecer a tese das requerentes de que somente a empresa TROL S.A., por ser a titular do registro, poderia ter comprovado o uso durante o período de 12.06.1992 até a sua falência, ocorrida em 14.05.1993.

Como a TROL S.A. estava em concordata antes da decretação da falência é evidente que teria extrema dificuldade de comprovar o uso da marca nesse contexto e a exigência dessa comprovação, como bem constou do acórdão, esvaziaria a própria a própria exceção prevista no artigo 94 da LPI então em vigor.

Confira-se o conteúdo do acórdão:

"Já no que concerne então ao mérito da demanda, vê-se o seguinte:

1) O pedido de registro n.º 006.266.991, relativo à marca nominativa "TONKA", foi inicialmente depositado pela empresa TROL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO (que não é parte nos presentes autos) em 25/05/1973 e concedido em 25/03/1976 para a classe 28:10 (28 - jogos, brinquedos, passatempos e artigos para ginástica e esporte em geral, exceto roupas e acessórios do vestuário; 10 - jogos, brinquedos e passatempos), tendo sido prorrogado o registro pelo decênio subseqüente (fls. 544/557);

2) Em 12/07/1994 a empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE iniciou no INPI procedimento administrativo de caducidade do registro n.º 006.266.991 (fls.559/563). Tal pedido fundava-se no disposto no art. 94 da Lei n. 5.772, de 21/12/71, denominado Código de Propriedade Industrial, então vigente, e alegava que a titular não vinha fazendo uso do sinal há mais de 2 anos. Em 06/12/1994 foi publicada na RPI 1253 a decisão de instauração do procedimento administrativo de caducidade, iniciando-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o titular cumprisse o disposto no parágrafo único do art. 94 do CPI (fl.565);

3) Em 06/02/1995, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a empresa TONKA CORPORATION (que também não é parte nos presentes autos, mas que posteriormente veio a adquirir o registro) apresentou contestação ao pedido de caducidade (fls.566/599), alegando: a) que teria legítimo interesse para figurar como assistente da titular TROL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO, por ser proprietária de diversos registros da marca "TONKA" em outros países signatários da CUP, bem como pelo fato do termo "TONKA" ser elemento de seu nome empresarial; b) que antes da instauração do procedimento de caducidade, os sócios da TROL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO negociaram com a TONKA CORPORATION a cessão dos direitos decorrentes do registro da marca "TONKA", sendo que o documento (fl. 581) só não veio a ser assinado pelo representante legal da TROL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO, tendo em vista esta já estar em processo de falência; c) que a empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE não teria legítimo interesse para instaurar procedimento de caducidade, sendo o seu pedido de registro para a marca TONKINHA uma tentativa de se apropriar de marca famosa de terceiro; d) que a situação de falência da empresa TROL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO caracteriza o motivo de força maior previsto no art. 94 do CPI para impedir a utilização da marca no período de averiguação;

4) A Autarquia proferiu decisão (fls.600/601), determinando que a empresa TONKA CORPORATION comprovasse, por meio de documentação hábil, que é licenciada e/ou autorizada da titular do registro da marca "TONKA", bem como a apresentar documentação que comprovasse que no período de investigação de uso da marca havia proibição da CACEX. A TONKA CORPORATION contestou a exigência (fls. 606/611), informando ter formulado proposta de aquisição dos direitos decorrentes do registro em questão perante os autos do processo de falência da empresa TROL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO em trâmite na Justiça Estadual de São Paulo (fls. 609/610). O INPI decidiu pela declaração de caducidade do registro, tendo em vista que para o exame da questão seria necessária a apresentação de alegações por parte do titular da marca caducanda, além do documento de cessão apresentado pela TONKA CORPORATION (fl. 581) não ter sido devidamente assinado pelos representantes da em presa TROL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO (fl. 612), o que foi publicado na RPI 1322, de 02/04/1996;

5) Em 31/05/1996 a empresa TONKA CORPORATION apresentou recurso (fls.619/623), posteriormente aditado (fls.637/642), sustentando a incorreção da decisão administrativa, aos seguintes fundamentos: a) que a titular do registro encontrava-se sob procedimento judicial de falência, não foi sequer determinada a notificação do síndico da massa falida para se manifestar quanto ao procedimento administrativo de caducidade, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e ao princípio processual civil de atração do juízo universal do procedimento falimentar; b) que a falência é tida como motivo de força maior para elidir a caducidade de um registro de marca, conforme decisão do extinto TFR; c) que o parecer técnico em que se baseou a decisão administrativa é equivocado, na medida em que a empresa TONKA CORPORATION pretendeu apenas informar ao INPI que se encontrava em processo de aquisição do registro, sendo surpreendida pela superveniente falência da titular, pelo que passou a completar tal aquisição perante o Juízo falimentar, o que se encontraria em vias de conclusão;

6) Em 16/08/2001 finalmente foi protocolada petição de transferência pela empresa TONKA CORPORATION em relação ao registro em questão, esclarecendo que, em razão da falência da empresa titular TROL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO, adquiriu o registro da massa falida, em procedimento próprio, pelo que foi expedido o alvará competente pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca da Capital de São Paulo (fls.683/690).

7) Em 19/8/2005 a empresa ora apelante, HASBRO, INC solicita o INPI a transferência da titularidade da marca "TONKA", tendo em vista a incorporação da empresa TONKA CORPORATION (739/754), tendo sido efetivada a alteração da titularidade no INPI (fl.785);

8) Em parecer técnico da COTREMA datado de 16/10/2006 (fl.695), foi formulada exigência, consistente na apresentação de cópia da sentença judicial que decretou a falência da empresa cedente ou outro documento apto a comprovar que a mesma não podia exercer sua atividade social durante o período de investigação de uso. A HASBRO, INC. cumpriu a exigência formulada (fls.700/723), tendo sido exarado novo parecer técnico da COTREMA, datado de 03/09/2007 (fls.727/728), concluindo pela ocorrência de força maior, impeditiva ao
uso da marca no período de investigação. Tal parecer foi acolhido pela Procuradoria do INPI (fl.730) e, em grau de recurso, o Sr. Presidente do INPI decidiu pelo seu conhecimento e provimento, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de caducidade, sendo mantida a vigência do registro (fl.731).

Observados os pontos articulados acima, parece estar demonstrado também nos autos que, de fato, foi decretada por sentença, nos autos do processo falimentar (nº 1954/90) que tramitou na Justiça Estadual de São Paulo (fls. 706/707), a falência da empresa TROL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, que era a titular do registro n.º 006.266.991 à época, sendo certo que a concordata preventiva também lhe havia sido concedida conforme requerimento datado de 19/11/1990. A falência foi decretada em 14/5/1993, com determinação de expedição do mandado de lacração (fl. 707).

Vigendo à época o art. 94 do CPI, e tendo sido requerida a caducidade do registro da marca em 12/07/1994 (fls. 559/563), o período de investigação sobre seu uso efetivo consistiria nos 02 (dois) anos anteriores à data do pleito, ou seja, entre 12/7/1992 e 12/7/1994. E, nos termos da legislação vigente à época, apenas um motivo de força maior poderia excluir a causa de extinção ligada à caducidade do registro.

Art. 94. Salvo motivo de força maior, caducará o registro, ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos contados da concessão do registro, ou se for
interrompido por mais de dois anos consecutivos.

Parágrafo único. Ao titular do registro, notificado de acordo com o artigo 95, caberá provar o uso ou o desuso por motivo de força maior.

O instituto da caducidade é corolário ao princípio da obrigatoriedade do uso da marca, que por sua vez é um sinal distintivo essencial à atividade empresarial, comercial ou industrial, razão pela qual esta sua função fundamental é que reclama as garantias de proteção das quais goza amarca. Por essa razão, se ela não é usada não mais se justifica a manutenção eterna da proteção, sob pena de se desvirtuar sua função social e se dar azo à proteção de marcas meramente defensivas.

Ou seja, a caducidade passa a ser uma consequência de um desuso injustificado e fora da função social das marcas, de modo que a legislação contempla a exceção ao desuso, que denominou "força maior", mas que na linha da melhor doutrina, não se circunscreve apenas àquela hipótese prevista como tal na legislação civil (sobretudo à da época), configurando um conceito específico mais abrangente para incluir qualquer justificativa concreta para o não uso (JOÃO DA GAMA CERQUEIRA. Tratado da Propriedade Industrial. V. 2. Ed. RT, 2ª edição 1982, p. 1.068) .

Nessa linha de raciocínio, a falência, e até mesmo a concordata, como institutos previstos para os casos de dificuldades empresariais no desempenho da atividade comercial, pelo comerciante que tenha se dirigido corretamente e mesmo assim tenha sido premido por problemas operacionais em seus negócios, induzem justificativa para eventual desuso de marcas, naquela linha de compreensão mais abrangente do que sejam "motivos de força maior" constante da redação do art. 94 do CPI que vigia à época.

Restaria, ainda, analisar, diante das circunstâncias do caso concreto, se para além da comprovada falência da empresa inicialmente detentora da marca, ainda se pôde perceber no contexto outros elementos contrários ao simples abandono e desuso da marca.

No caso, ao que transparece, não há comportamento compatível com um mero desuso injustificado, como aqueles que revelam o desinteresse, o abandono ou o mero depósito defensivo da marca.

Isto porque, como se analisou acima, a TONKA CORPORATION demonstrou que houve proposta de aquisição dos direitos decorrentes do registro em questão perante os autos do processo de falência da empresa TROL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO, em trâmite na Justiça Estadual de São Paulo (fls. 581, 609/610 e 704/723), o que mostra por parte da pretendente ao menos tratativas com a empresa titular ou com a massa falida, revelando que nunca se objetivou abandonar a marca.

Ainda que se enveredasse a discussão a respeito da regularidade ou não da disposição da marca pela empresa falida ou pela massa no curso do processo falimentar, isso é questão que desborda do ambiente deste processo, sendo certo que o que daqui resta demonstrado, a meu ver, é que a situação de fato se inseriu exatamente na primeira parte do art. 94 do então vigente CPI. (...)

Por fim, não há que se falar em suspensão do prazo como entendeu a magistrada. O art. 94 do antigo CPI dispunha que o uso da marca não poderia ser interrompido por dois anos, salvo por motivo de força maior. Destarte, se o motivo de força maior foi verificado dentro do prazo de investigação, consequentemente não há que se falar em caducidade da marca como se verificou no presente caso. Ao considerar a possibilidade de suspender a contagem do prazo de dois anos e reiniciá-la após o término do fator denominado como “motivo de força maior significaria desconsiderar a própria exceção prevista no art. 94 do CPI.

Ante o exposto, dou provimento às apelações interpostas pela HASBRO, INC. e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e à remessa necessária considerada como feita, invertendo o ônus da sucumbência."

Além do mais, como bem apontado pelo Ministério Público Federal, "no julgamento restou consignado ser irrelevante a discussão acerca da regularidade do instrumento de cessão e transferência do registro de marca, considerando que o que estava sendo deliberado era a ocorrência de força maior apta a afastar a caducidade postulada. Dessa forma, tem-se que qualquer controvérsia sobre tal documento, não foi sequer utilizado no deslinde da causa, e portanto não se presta a embasar a presente rescisória."

A desconstituição da coisa julgada por violação manifesta de norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável.

Por outro lado, é inviável a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal, já que a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de razoável interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.

Desta forma, também são improcedentes as alegações autorais relativas aos autos nº 0801060-25.2008.4.02.5101.

Destaco que deve ser rechaçado o pedido das autoras de condenação da empresa ré em litigância de má-fé, uma vez que as alegações da inicial não foram acolhidas, o que indica que não houve comportamento reprovável por parte da empresa requerida.

Voto no sentido de julgar improcedentes os pedidos da ação rescisória e condenar a parte autora a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa (artigo 85, §2º do CPC) a serem divididos pro rata entre os réus.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000958927v78 e do código CRC 15f922ce.

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Ação Rescisória (Seção) Nº 0010304-36.2018.4.02.0000/RJ

VOTO-VISTA

I – Ação rescisória objetivando a desconstituição de acórdãos proferidos em ações cuja sentença proferida conjuntamente: 1) extinguiu, por caducidade, o registro n.º 006.266.991, referente à marca nominativa TONKA, titularizada atualmente pela sociedade estadunidense HASBRO, INC.; 2) invalidou o registro nº 818.465.859, referente à marca nominativa TONKINHA, titularizada originalmente pela sociedade brasileira BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.

II – Nos acórdãos proferidos pela Egrégia Primeira Turma Especializada, cuja desconstituição é pedida na presente rescisória: 1) não foi admitida a apelação interposta pela sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., diante da sua ilegitimidade recursal (autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101); 2) foram providas a remessa necessária e as apelações interpostas por HASBRO INC. e pelo INPI, para afastar a caducidade do registro nº 006.266.991 (autos 0801060-25.2008.4.02.5101).

III - Diversamente do que constou na sentença, o termo TONKA não é inédito, mas deu nome a “um filme estadunidense de 1958, dos gêneros aventura e faroeste, dirigido por Lewis R. Foster para os estúdios Disney”. Diante de tal fato, pode-se entender que se trata de “marca fraca”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade, o que se constata no presente caso e afasta a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no inciso XXIII do artigo 124 da Lei nº 9.279-96.

IV – Verifica-se estar correto o acórdão rescindendo proferido pela Egrégia Primeira Turma na ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101, que, ao afastar o reconhecimento da caducidade do registro nº 006.266.991 (marca nominativa TONKA), nos termos do artigo 94 da Lei nº 5.772-71 (vigente à época da instauração, perante o INPI, em 12.07.1994 do respectivo procedimento administrativo) entendeu pela “Inexistência de comportamento compatível com um mero desuso injustificado, como aqueles que revelam o desinteresse, o abandono ou o mero depósito defensivo da marca”. Desse modo, inexiste fundamento para a desconstituição desse acórdão com base no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil.

V - Desde 22.01.2010 (data da celebração do instrumento de cessão e transferência dos registros das marcas antes titularizadas pela sociedade BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.), a sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. passou a ser titular do registro nº 818.465.859 (marca nominativa TONKINHA). Isso porque, independentemente da efetivação da anotação no INPI, o negócio jurídico celebrado entre as mencionadas sociedades mostra-se válido e eficaz, inexistindo nos autos qualquer questionamento quanto à regularidade da aludida avença.

VI – A sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., ainda que não ostentasse legitimidade recursal por não ser tida como verdadeira titular do registro de marca invalidado na sentença (e cuja anotação da cessão da titularidade, apesar de requerida, não foi efetivamente realizada pelo INPI), teria legitimidade para recorrer da sentença como “terceira prejudicada”, nos termos do caput do artigo 499 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época, correspondente ao atual caput do artigo 996 do Código de Processo Civil de 2015), tendo em vista o seu evidente interesse jurídico na manutenção do registro de marca cuja titularidade foi cedida validamente e de maneira superveniente, no curso da ação em que foi proferida a decisão de primeiro grau.

VII – O acórdão proferido pela Egrégia Primeira Turma Especializada na ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101 incorreu no erro de fato invocado pelas autoras BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. e VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A., consoante os termos do inciso VIII e do § 1º do artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015, já que, ao se pronunciar no sentido da ilegitimidade recursal da segunda sociedade mencionada, o órgão julgador “considerou inexistente fato efetivamente ocorrido”, qual seja, a celebração de negócio jurídico cedendo à sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. a titularidade do registro nº 818.465.859 (referente à marca nominativa TONKINHA), de modo a conferir a essa pessoa jurídica a legitimidade para apelar da sentença, mesmo que na condição de terceira prejudicada.

VIII - Em novo julgamento da causa (autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101), impõe-se o reconhecimento da legitimidade da sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS para interpor a apelação da sentença proferida naqueles autos, e, superada essa preliminar, deve ser provido o recurso para julgar improcedente o pedido de invalidação do registro nº 818.465.859, referente à marca nominativa TONKINHA, afigurando-se ausente a alegada ofensa à vedação prevista no inciso XXIII do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, haja vista a suficiente distintividade com relação à marca nominativa TONKA, (registro nº 06.266.991), tida como colidente; e ainda demonstrada a possível a convivência dos signos no mercado.

IX – Voto vista no sentido de acompanhar o Eminente Relator quanto à improcedência do pedido da rescisória no que diz respeito ao acórdão proferido nos autos da ação nº 0801060-25.2008.4.02.5101; mas divergir quanto ao acórdão proferido nos autos da ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101, julgando procedente a desconstituição dessa decisão colegiada e, em nova apreciação dessa última causa, reconhecer a legitimidade recursal da sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, reformando ainda a sentença para julgar improcedente o pedido de invalidação do registro nº 818.465.859, referente à marca nominativa TONKINHA.

Trata-se de ação rescisória ajuizada por BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. e VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e HASBRO INC. com o objetivo de desconstituir os acórdãos proferidos pela Egrégia Primeira Turma Especializada desta Corte Regional nas apelações cíveis nº 0803308-95.2007.4.02.5101 e 0801060-25.2008.4.02.5101, sendo invocados como fundamento para a rescisão o artigo 966, inciso V (“V - violar manifestamente norma jurídica;”) e inciso VIII (“VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”).

Quanto à tramitação dos processos de origem, convém rememorar que a ação autuada sob o nº 0803308-95.2007.4.02.5101 foi ajuizada pela sociedade estadunidense HASBRO INC. com o objetivo de invalidar o registro nº 818.465.859, referente à marca nominativa TONKINHA, titularizada originalmente pela sociedade brasileira BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. Já a ação nº 0801060-25.2008.4.02.5101 foi ajuizada por essa última sociedade mencionada com o objetivo de que fosse extinto, por caducidade, o registro nº 006.266.991, referente à marca nominativa TONKA, titularizada atualmente pela sociedade estadunidense HASBRO INC. As duas ações foram julgadas conjuntamente pela MM.ª Juíza 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcia Maria Nunes de Barros, que, ao proferir sentença, extinguiu, por caducidade, o registro n.º 006.266.991, referente à marca nominativa TONKA, titularizada atualmente pela sociedade estadunidense HASBRO INC.; bem como invalidou o registro nº 818.465.859, referente à marca nominativa TONKINHA, titularizada originalmente pela sociedade brasileira BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A., por infringência ao inciso XXIII do artigo 124 da Lei nº 9.279-96. Interposta apelação pela sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, nos autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101, essa não foi admitida pela Primeira Turma Especializada, diante da ilegitimidade da recorrente. Nos autos nº 0801060-25.2008.4.02.5101 a remessa necessária e as apelações da HASBRO INC. e do INPI foram providas para afastar a caducidade do registro nº 006.266.991.

Na inicial da presente rescisória, as demandantes BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. e VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. argumentam: A) quanto ao processo nº 0801060-25.2008.4.02.5101: 1) “A marca "TONKA" brasileira precede igual marca norte-americana para velocípedes e/ou triciclos, pois a empresa TROL S.A. INDÚSTRIA  E COMÉRCIO foi a primeira a requerer perante o INPI o pedido de registro da referida marca sob o nº 009.169, em 22.05.1973, na classe 28, para distinguir velocípedes”; 2) “Embora a empresa norte-americana TONKA Corporation [sic] e sua sucessora HASBRO, INC. tenham interferido no processo acima alegando que sua marca seria notoriamente reconhecida, da consulta ao USTO - United States Patent Office de Washington-EUA [sic], consta que somente no ano de 1991 a HASBRO requereu o pedido de registro da marca "TONKA" para distinguir veículos de brinquedo”; 3) “O nome "TONKA" não é privativo da empresa ré, visto que terceiros detêm o registro dessa marca para assinalar outros produtos”: 4) “O pedido de registro da marca "TONKA" em nome da empresa TROL S.A. nº 009.169 foi realizado na vigência da Lei nº 5.772/71, que estabelecia no artigo 59 que o registro distinguia produtos na classe correspondente à sua atividade. No parágrafo único do artigo 62 da mesma lei, era previsto que as pessoas de direito privado só poderiam requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente”; 5) “Nesse contexto, a pretensão da TROL S.A. era de proteger sua marca apenas para distinguir os velocípedes, o que estava de acordo com a legislação da época, pois sua atividade era de "indústria e comércio de produtos plásticos e outros" e os velocípedes são confeccionados de plástico ou de metal”; 6) “O certificado de registro foi expedido sob o nº 1231/06266991 (25.03.1976) eliminando o produto "velocípedes" para incluir o que não havia sido previsto no requerimento, pois, segundo o certificado, a atividade correspondente seria "indústria e comércio de brinquedos" e a finalidade "assinalar os produtos a serem comercializados e resultantes da atividade do titular". A isso as demandantes chamaram de grave equívoco do INPI, visto que o pedido de registro da marca foi requerido para distinguir "velocípedes" e na atividade da TROL S.A. não estavam incluídos brinquedos”; 7) “A marca "TONKA" foi prorrogada e renumerada para o nº 006.266.991, em 25.03.1983, contendo a especificação "jogos, brinquedos e passatempos", tendo o INPI persistindo no erro de não observar a atividade desenvolvida pela titular”; 8) “Em 12.07.1994, a autora BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. entrou com pedido de caducidade do registro da marca "TONKA" nº 006.266.991, de titularidade da TROL S.A., alegando falta de uso, sendo que não houve manifestação da titular dentro do prazo legal”; 9) “Em 06.02.1995 a empresa TONKA Corporation [sic] apresentou contestação ao pedido de caducidade e juntou certidão da Junta Comercial do Estado de São Paulo, na qual consta que foi decretada a falência da empresa TROL S.A. em 14.05.1993”; 10) “Na ocasião, a TONKA Corporation [sic] defendeu seu interesse para figurar no processo como assistente da titular do registro caducando, por ser legítima proprietária de inúmeros registros da marca "TONKA" concedidos em diversos países”; 11) “não existe prova de que a TONKA Corporation [sic] tenha participado ou se manifestado interessada na aquisição de bens, o que, inclusive, desafiaria a lógica, pois a falência da TROL S.A. foi decretara dois anos antes da indevida interferência no processo administrativo pela TONKA Corporation [sic]”; 12) Carece de base a afirmação feita em sede administrativa de que “‘Os sócios da titular do registro em questão muito antes da instauração do processo de caducidade do registro em tela, negociaram com os representantes legais da peticionária a cessão dos direitos decorrentes do registro da marca TONKA’, pois a sociedade anônima não tem sócios, mas diretores, e porque o pedido inicial da falência foi requerido em 24.06.1992, após o que foi celebrado o documento de cessão e transferência, em 02.08.1993. [...] Como a TROL S.A. já se encontrava com a falência decretada, os seus diretores não possuíam condições legais de assinar quaisquer documentos cedendo ou transferindo a marca sem autorização judicial. Inobstante, esse documento de cessão, que as demandantes denominaram de falso, foi legalizado no Cônsul em 13.08.1993”; 13) Esses documentos de cessão e transferência são impugnados “pois (i) não houve pedido de averbação da transferência e nem sequer o INPI publicou o deferimento; (ii) o documento não contém a assinatura da cedente TROL S.A. e nem a qualificação completa dos cedentes (representante legal). Como a falência da empresa já havia sido decretada, deveria ter, no mínimo, a indicação e qualificação do síndico; (iii) não há alvará, ofício ou autorização do Juízo Falimentar; (iv) não há a indicação dos nomes, qualificação e assinatura das testemunhas da cedente”; 14) “No curso do procedimento de caducidade a empresa TONKA Corporation [sic] contestou indevidamente a exigência do INPI de comprovação de que seria licenciada e/ou autorizada da titular do registro a comprovar o uso da marca caducanda e defendeu que a empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE não seria parte legítima para requerer a caducidade do registro e que estaria caracterizada a força maior, visto que a titular do registro estava envolvida em processo falimentar”; 15) “A TONKA Corporation [sic]  não participou do processo falimentar da empresa TROL S.A., que teve por requerentes Hamleto Maziero Filho, Maria Calazans, José Marcio Teixeira e Goodplast Embalagens Ind e Comércio Ltda.”; 16) “O INPI havia, com acerto, julgado improcedente a petição da empresa TONKA Corporation [sic] e declarado a caducidade do registro por falta de contestação. Referida empresa apresentou recurso administrativo, desprovido das respectivas razões e o INPI criou exigência de comprovação oficial de quando foi declarada a falência da TROL S.A. A empresa autora apresentou todos os equívocos ao INPI em manifestação de 01.08.2007. Foi apresentado alvará declarando que a marca "TONKA" nº 006.266.991 foi arrematada em leilão judicial realizado em 16.03.2001”; 17) “somente a partir desta data (16.03.2001) a empresa TONKA Corporation [sic] poderia pleitear direitos relativos à referida marca e não antes, salientando-se que o processo de caducidade iniciou-se em 12.07.1994. Assim, somente a empresa TROL S.A., por ser a titular do registro, poderia ter comprovado o uso durante o período de 12.06.1992 até a sua falência em 14.05.1993”; 18) “Resumiu que, como a empresa TONKA Corporation [sic] interferiu em processo de terceiros (TROL S.A.), usando documento de cessão e transferência falso, deveria ser considerada parte ilegítima, ilegal e litigante de má-fé”; 19) “O título rescindendo violou manifestamente norma jurídica (artigo 94 e seu parágrafo único da Lei nº 5.772/1971 c/c 143 da atual LPI), pois, como a titular do registro TROL S.A. não se manifestou tempestivamente em âmbito administrativo, deveria ter sido declarada a caducidade do registro da marca "TONKA" Nº 006.266.991, o que não ocorreu, pois foi considerado pelo INPI documento falso de cessão e transferência juntado pelo TONKA Corporation [sic], sobre o qual as demandantes apontaram diversas inconsistências acima”; B) Com relação ao processo nº 0803308-95.2007.4.02.5101: 1) “A empresa HASBRO, INC buscou a anulação da marca "TONKINHA", registrada sob o nº 818.465.859, na classe 12, para distinguir bicicletas, alegando ser titular da marca "TONKA", registrada sob o nº 006.266.991, na classe 28/10 para brinquedos, jogos e passatempos.”; 2) “A HASBRO, INC alegou ser titular da marca "TONKA", registro nº 006.266.991, quando a mesma ainda se encontrava em nome da massa da falida da TROL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO e que havia pedidos de registro da marca "TONKA" em outras classes em seu nome: vestuário em geral, papéis, papelão e artigos de papelaria, artefatos de couro, brinquedos e passatempos e utensílios e recipientes para casa e cozinha”; 3) “A empresa HASBRO alegou ser titular da marca "TONKA" nos EUA sob os nºs 1312419 e 1699230, de 01.01.1985 e 07.07.1992”; 4) “A contestação à ação trouxe que a HASBRO seria parte ilegítima, pois somente em 18.09.2007 os registros da marca TONKA Corporation [sic] passaram para a titularidade da HASBRO e a ação foi ajuizada cinco meses antes, em 09.04.2007, sendo o caso de aplicação do artigo 137 da Lei nº 5.772/71 que assinalava que: "a cessão, transferência ou alteração de nome só produz efeito, depois de averbada no INPI"; 5) “A Contestação ainda esclareceu que a marca "TONKA" brasileira precedeu nove anos a marca norte-americana, pois, quando conferidos os registros das marcas "TONKA" nos EUA para a autora, já havia a marca "TONKA" no Brasil em nome da TROL S.A. (nº 006.266.991, de 25.03.1976) e que a BRINQUEDOS BANDEIRANTE titularizava pedido de registro da marca 'TONKINHA" nº 817.529.039, de 23.11.1993 e da marca "TONGA", de 26.05.1998”; 6) “Não houve comprovação pela HASBRO de que sua marca "TONKA" era notoriamente conhecida pra distinguir brinquedos e no Departamento de Marcas Norte-Americano constavam, na mesma classe de artigos de vestuário, as marcas "MINNETONKA", de Arrouhead Souvenirs [sic], "TONKA", de Tonka Corporation e "TATONKA", de Tatonka Gmbh [sic]”; 7) “Comprovou-se que a primeira marca "TONKA" nos EUA foi registrada no ano de 1985 enquanto que a brasileira ocorreu em 1976 e alegou que havia a necessidade de que a marca fosse conhecida no Brasil”; 8) “A marca "TONKINHA" foi registrada na classe 12 internacional, a qual protege os veículos e bicicletas”; 9) “Em 03.12.2008 foi constituída a holding [sic] VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e, por integrarem o mesmo grupo, a BRINQUEDOS BANDEIRANTE, por documento de cessão e transferência firmado em 22.01.2010, transferiu o direito de todas as suas marcas para a VIVA EMPREENDIMENTOS. A despeito dessa cessão, a BRINQUEDOS BANDEIRANTE continuou a exercer suas atividades e o pedido de averbação de modificação de titular foi protocolado no INPI em 25.05.2010”; 10) “O acórdão rescindendo não conheceu da apelação da VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, diante da ilegitimidade da empresa, uma vez que o pedido de transferência do registro nº 818.645.859 para a empresa VIVA EMPREENDIMENTOS estava sobrestado, por estar sub judice”; 11) “O acordão deve ser rescindido por haver duplo erro de fato. O primeiro refere-se à ação ter sido proposta pela empresa HASBRO, INC, que alegou ser titular dos registros das marcas "TONKA" nºs 823.592.570, 823.592.588, 823.592.596, 818.137.380 e 823.592.600, porém esses pedidos se encontravam em nome de TONKA Corporation [sic], sendo a HASBRO parte ilegítima. A ação ordinária foi proposta pela HASBRO em 09.04.2007 e os direitos ali alegados pertenciam à TONKA Corporation [sic] e somente foram transferidos a HASBRO em 18.09.2007, cinco meses depois. Assim, entende que deve ser rescindido o julgado para que prevaleça a ilegitimidade da HASBRO”; 12) “O segundo erro foi ter a VIVA EMPREENDIMENTOS sido considerada parte ilegítima. A empresa VIVA EMPREENDIMENTOS foi constituída pelos integrantes da BRINQUEDOS BANDEIRANTE como sendo sua "holding" [sic], tendo a BRINQUEDOS BANDEIRANTE continuado a exercer, sem interrupção, as mesmas atividades que vem praticando há mais de sessenta anos. De acordo com os artigos 134 e 135 da Lei nº 9.279/96, BRINQUEDOS BANDEIRANTE cedeu todos os registros e todos os pedidos de registros à VIVA EMPREENDIMENTOS. O INPI decidiu sobrestar o exame de pedido de transferência, tendo em vista a ação ordinária na 37ª Vara Federal, decisão de que não cabe recurso. O INPI errou ao sobrestar de maneira irreversível a transferência de titularidade dos registros e pedidos de registros e descumpriu o artigo 135 que se entende como sendo uma obrigação, sob pena de cancelamento de direitos”; 13) “Os dois processos judiciais em tramitação foram apensados e julgados em conjunto e a cessão dos direitos à VIVA EMPREENDIMENTOS foi anunciada nos dois casos, sendo que, no primeiro, que trata da anulação de ato administrativo que manteve a vigência da marca "TONKA" foi aceita pelo Tribunal, mas, na segunda ação, que trata da anulação da marca "TONKINHA", de propriedade da BRINQUEDOS BANDEIRANTE a cessão e transferência para a VIVA EMPREENDIMENTOS foi ilegítima porque o INPI sobrestou a averbação de transferência”; 14) “Isso gerou uma situação incompreensível, pois a VIVA EMPREENDIMENTOS passou a ter legitimidade para defender-se de terceiro (HASBRO), com relação à caducidade da marca "TONKA" sob o nº 817.529.039, e fica a mesma VIVA EMPREENDIMENTOS impedida de defender a sua outra marca "TONKINHA" de nº 818.465.859”.

Contestação da corré HASBRO INC. no Evento 26, sustentando que: 1) “A ação originária da apelação nº 0803308-95.2007.4.02.5101 foi proposta pela ora ré (HASBRO), objetivando a declaração de nulidade do registro nº 818.465.859, na classe 12, para a marca “TONKINHA”, concedido ilegalmente à ora primeira autora, BRINQUEDOS BANDEIRANTE, uma vez que representa imitação flagrante da famosa marca “TONKA” da ré (sucessora da TONKA Corporation [sic]), utilizada desde 1947, para identificar famosa linha veículos de brinquedo pioneiros no mercado à época”; 2) “A ação foi julgada procedente, aplicando-se o inciso XXIII do artigo 124 da LPI ao caso, uma vez que inegável o prévio conhecimento da ora coautora BRINQUEDOS BANDEIRANTE acerca dos direitos sobre a famosa marca "TONKA" da HASBRO, notoriamente conhecida no ramo dos brinquedos, sendo "TONKINHA" apenas um mero diminutivo da referida marca”; 3) “Apenas a segunda autora, VIVA EMPREENDIMENTOS, estranha àquela lide, apresentou recurso de apelação, tendo sido acertadamente reconhecida a sua falta de legitimidade para recorrer”; 4) “O acórdão de apelação nº 08001060-25.2008.4.02.5101 é originário de ação posterior, ajuizada pela ora primeira demandante (BRINQUEDOS BANDEIRANTE), visando ver reconhecida a caducidade do registro nº 006.266.991, para a marca nominativa "TONKA", na classe 12, sob titularidade da ora ré”; 5) “Resumidamente, em 12.07.1994, a ora autora (BRINQUEDOS BANDEIRANTE) ingressou com pedido administrativo de caducidade em face do aludido registro, à época sob titularidade da empresa TROL S.A., com base no artigo 94 do revogado Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5772/71), vigente à época”; 6) “Uma vez que referida empresa (TROL S.A.) estava em processo falimentar, tendo sido decretada sua falência em 14.05.1993, com data retroativa à 19.11.1990, a ora ré, então TONKA Corporation [sic] (adquirida pela ré-HASBRO), ingressou nos autos do requerimento administrativo de caducidade esclarecendo, não apenas ser titular, no exterior, de direitos marcários sobre a marca "TONKA", comprovando que o primeiro uso da marca data de 1947 nos Estados Unidos, como, também, que estava, à época, em negociações com a empresa TROL S.A. para aquisição do registro nº 006.266.991, sendo, portanto, legitimada para defender a justa e legal força maior para afastar a alegação de caducidade”; 7) “O mandado de transferência do registro da ação falimentar foi efetivamente averbado em 08.08.2001, ocasião em que a TONKA Corporation [sic], predecessora da HASBRO, INC, passou a ser titular do registro de pleno direito”; 8) “As autoras sequer juntaram à presente ação cópia dos acórdãos rescindendos. Esta ação representa mero inconformismo das demandantes, que sequer recorreram pela via própria acerca dos referidos acórdãos”; 9) “Com relação aos autos nº 0801060-25.2008.4.02.5101, a suposta ilegalidade apontada pelas autoras, nos termos do inciso V do art. 966 do CPC, consistiu, exclusivamente, no reconhecimento de ilegitimidade da TONKA Corporation [sic] (predecessora da ora ré, HASBRO), para atuar como interessada no procedimento administrativo de caducidade instaurado em 1994 pela primeira autora, em face do registro nº 006.266.991 e o documento utilizado como evidência de tal interesse enquanto empresa terceira”; 10) “em momento algum o artigo 94 do antigo Código de Propriedade Industrial aborda que a força maior tenha de ser comprovada pelo titular na época do registro”; 11) “As alegações das demandante já foram exauridas nos autos originários e o Tribunal, mesmo sem qualquer apelação nesse sentido, entendeu que a TONKA Corporation [sic] (predecessora da ora ré) tinha pleno interesse para intervir no processo administrativo junto ao INPI”; 12) “A legitimidade e interesse da TONKA Corporation [sic], nos autos do procedimento de caducidade, jamais foi impugnada via apelação pelas autoras no processo por ela proposto nº 08001060-25.2008.4.02.5101”; 13) “A regularidade da intervenção da TONKA Corporation [sic] foi reconhecida no processo administrativo pelo INPI e, posteriormente, confirmada pela sentença no processo nº 0801060-25.2008.4.02.5101. A sentença bem analisou que a TONKA Corporation [sic], a todo momento a partir de 1994, quando instaurado o procedimento de caducidade pela ora autora, diligenciou junto ao INPI para que fosse intimado o síndico da massa falida da TROL S/A., para que a mesma pudesse apresentar a correspondente defesa/manifestação, em sentido amplo”; 14) “A legitimidade da TONKA Corporation [sic] para figurar nos autos do procedimento de caducidade instaurado em 1994 foi superada em sentença e não foi objeto de discussão no acórdão de apelação, que se pretende rescindir”; 15) “Com relação ao documento falso propalado pelas autoras, consistente em minuta de cessão do registro nº 006.266.991, o Tribunal jamais reputou tal documento como formal para efeitos de comprovação de cessão da marca nos idos do ano de 1994. O acórdão sequer abordou o aspecto da legitimidade em sede administrativa”; 16) “O próprio acórdão afirmou que a marca "TONKA" nº 006.266.991 apenas foi efetivamente transferida à HASBRO, INC. em agosto de 2001, após procedimento próprio de aquisição do registro por leilão judicial da massa falida da TROL S.A., oriundo da 19ª Vara Cível da Comarca da Capital de São Paulo”; 17) “O referido documento de cessão e transferência jamais foi devidamente assinado e formalizado entre a ora ré e a TROL S.A, justamente, porque tal empresa entrou em processo falimentar, impedindo a assinatura do documento. Tal circunstância foi informada nos autos e, inclusive, reconhecida pelo acórdão rescindendo”; 18) “O documento reputado como “falso” foi apenas considerado como elemento apto a evidenciar que a TONKA Corporation [sic] e a TROL S.A já vinham negociando a transferência do citado registro, algo que foi corroborado por outros documentos nos autos, e, assim, para demonstrar a legitimidade da primeira para se manifestar no processo administrativo, junto ao INPI”; 19) “Ainda que as Autoras tivessem suscitado a hipótese do inciso VI do artigo 966 do CPC para ajuizar a presente rescisória (o que sequer é o caso) tal hipótese igualmente não se amoldaria ao presente caso, uma vez que o documento não se enquadra no conceito de falsidade previsto no artigo 427 CPC, mesmo porque tanto a ora ré quanto esse c. Tribunal expressamente confirmaram que o documento de transferência efetiva e realmente não chegou a ser assinado pela TROL S/A.”; 20) “O acórdão rescindendo do processo nº 08001060-25.2008.4.02.5101 sequer decidiu sobre a legitimidade da TONKA Corporation [sic] como interessada no processo de caducidade de 1994, mas tão somente analisou se o processo falimentar da antiga titular (TROL S.A.) poderia ser enquadrado como força maior e, caso positivo, se existiria alguma causa interruptiva tal como decidido em sentença”; 21) “O acórdão rescindendo, ao reconhecer a pendência de processo falimentar como causa de força maior a justificar o desuso da marca no período investigado (lastreado inclusive em entendimento contundente anterior do extinto Tribunal de Recursos), notadamente não o fez em afronta à disposição manifesta de Lei, mesmo porque o artigo 94 do revogado Código de Propriedade Industrial não é analítico sobre o que constituiria força maior”; 22) “Nos autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101 a ilegitimidade da HASBRO restou afastada na sentença e sequer foi objeto de apelação. O acórdão rescindendo na referida ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101 versou apenas sobre a ilegitimidade da VIVA EMPREENDIMENTOS. Diante da pendência judicial envolvendo o registro nº 818.465.859 a alteração de titularidade deveria, sim, ser sobrestada até que se decidisse o mérito da ação. Não poderia ser efetivada a transferência para terceiro alheio à discussão. Na primeira instância foi determinado que o próprio INPI impedisse a transferência do registro em questão, não tendo sido interposto recurso à época”; 23) “No apelo a terceira VIVA EMPREENDIMENTOS sequer se dignou a se qualificar no recurso.” Além disso, é inaplicável “a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o descabimento da hipótese de erro de fato quando, no processo originário, houve controvérsia e pronunciamento judicial, uma vez que, em havendo, trata-se de erro de julgamento e não de fato. E, no caso, a ilegitimidade recursal da VIVA EMPREENDIMENTOS não apenas foi objeto único do acórdão rescindendo original, como também foi objeto de embargos de declaração por parte da segunda autora”.

Contestação do INPI no Evento 35, sustentando, resumidamente: 1) “O acórdão rescindendo nº 08001060-25.2008.4.02.5101 deu interpretação razoável ao artigo 94 da LPI, conciliando-o com os direitos fundamentais da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa, além do princípio da valorização do trabalho humano, consagrado no artigo 170 da Constituição, ao possibilitar o pagamento de créditos trabalhistas devidos pelo antigo titular do registro através da alienação da marca no processo falimentar”; 2) “Com relação ao processo nº 0803308-95.2007.4.02.5101 o Tribunal jamais poderia reconhecer eventual ilegitimidade da parte autora, pois no momento em que o feito foi colocado em julgamento a transferência do registro para a TONKA Corporation [sic] já fora efetivada, razão pela qual o artigo 462 do CPC impunha sua consideração, o que impediria o reconhecimento de ilegitimidade no caso”.

O Eminente Relator da presente ação, Desembargador Flávio Oliveira Lucas, houve por bem julgar improcedente os seus pedidos, sob os seguintes fundamentos principais: A) Quanto ao processo nº 0803308-95.2007.4.02.5101: 1) “As autoras alegaram que o título rescindendo incorreu em duplo erro de fato, pois deveria ter prevalecido a ilegitimidade da HASBRO S.A. e por ter a VIVA EMPREENDIMENTOS sido considerada para ilegítima na demanda”; 2) “Segundo as demandantes, a ação ordinária foi proposta pela HASBRO em 09.04.2007 e os direitos ali alegados pertenciam à TONKA Corporation [sic] e somente foram transferidos a HASBRO em 18.09.2007, cinco meses depois do ajuizamento da demanda, configurando a ilegitimidade da parte autora”; 3) “Com relação à legitimidade da VIVA EMPREENDIMENTOS constou da inicial que a empresa VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA foi constituída pelos integrantes da BRINQUEDOS BANDEIRANTE como sendo sua holding [sic], tendo a BRINQUEDOS BANDEIRANTE cedido todos os registros e pedidos de registros à nova empresa, conforme artigos 134 e 135 da LPI”; 4) “Compulsando os autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101, verifica-se que a empresa HASBRO, INC buscou em face do INPI e da BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A a nulidade do registro nº 818.465.859, de titularidade da empresa ré, relativo à marca "TONKINHA", na classe internacional 12, para identificar "bicicletas"”; 5) “A sentença afastou a alegação de ilegitimidade da autora HASBRO, a qual,  por ser a arrematante e/ou cessionária das marcas, tem interesse jurídico na propositura da ação, não se lhe podendo imputar prejuízo por eventual demora na análise de petição de transferência de registro marcário. O decisum ainda reputou que, ainda que assim não fosse, sendo titular de marca muito parecida registrada em outros países, também evidenciar-se-ia igualmente o interesse na propositura da demanda (processo 0803308-95.2007.4.02.5101/RJ, evento 145, SENT26)”; 6) “No mérito, foi julgado procedente o pedido formulado pela empresa HASBRO, INC para decretar a nulidade do referido registro nº 818.465.859. O acórdão da Primeira Turma Especializada, por sua vez, não conheceu da apelação cível da empresa VIVA EMPREENDIMENTOS, ante sua flagrante ilegitimidade. O acordão considerou que a transferência da titularidade do registro estava sobrestada em razão de decisão judicial, a qual, inclusive, não foi impugnada na ocasião”; 7) “Segundo o inciso VIII do artigo 966 do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. [...] No caso houve expressa manifestação judicial resolvendo a controvérsia sobre os supostos dois erros de fato apontados pela parte autora, o que por si só já afastaria a possibilidade da ação rescisória. Por outro lado, não se vislumbra que tenha sido considerado um fato inexistente ou inexistente um fato existente nas duas hipóteses trazidas na inicial”; 8) “Ao afastar a alegação de ilegitimidade da HASBRO, INC o Juízo apresentou fundamentação coerente, inclusive, mencionando que no feito judicial era prescindível a concretização da transferência perante o INPI. Além do mais, a sentença trouxe um argumento alternativo para manter o interesse da ali autora, HASBRO, visto que é titular de marca muito parecida registrada em outros países”; 9) “O mesmo se pode dizer com relação ao reconhecimento da ilegitimidade da apelante VIVA EMPREENDIMENTOS, sendo que, neste tópico, houve motivo plausível para se chegar a esta conclusão dada a existência de decisão judicial, não impugnada, que impediu a efetivação da transferência da titularidade da BRINQUEDOS BANDEIRANTE para a sua holding [sic] VIVA EMPREENDIMENTOS”; 10) “O erro de fato que autoriza o ajuizamento de ação rescisória não consiste em apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, mas, sim, de uma conclusão a que se chegou que, pela lógica, deixa transparecer um raciocínio incoerente com os autos e com documento da causa, admitindo como existente um fato inexistente ou inexistente um fato existente, de sorte que tal questão tenha restado incontroversa e não tenha o Juízo se manifestado claramente sobre o fato”: 11) “Note-se que as ora autoras não apresentaram recursos em face do acórdão rescindendo, o que reforça a conclusão de que a pretensão versada nesta ação é mero inconformismo com o conteúdo formado no título judicial”; 12) “a ação rescisória é um meio extraordinário de modificar a coisa julgada, sendo, portanto, uma exceção à garantia constitucional da estabilidade das relações jurídicas conferida pelo Estado a seus cidadãos, como se deflui da leitura do art. 5º, XXXVI, da CRFB/1988. Desta forma, somente é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 966 do CPC/2015, vedada a sua utilização como supedâneo recursal. Desta forma, não caracterizada a hipótese do inciso VIII do artigo 966 do CPC, é improcedente a pretensão das autoras de rescindir a coisa julgada formada nos autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101”; B) Quanto ao processo nº 0801060-25.2008.4.02.5101: 1) “As autoras entendem que o título formado na ação nº 0801060-25.2008.4.02.5101 violou manifesta norma jurídica (artigo 94 e seu parágrafo único da Lei nº 5.772/71, então em vigor, c/c o artigo 143 da vigente LPI), pois, como a empresa TROL S.A., titular do registro nº 006.266.991, pertinente à marca 'TONKA", não se manifestou no processo administrativo de caducidade, deveria ter sido declarada a caducidade do registro em questão pelo INPI”; 2) “Segundo as demandantes, INPI considerou documento falso de cessão e transferência juntado pela empresa TONKA Corporation [sic], sobre o qual as autoras apontaram diversas inconsistências. Mencionaram que somente a partir de 16.03.2001, quando efetivamente a marca "TONKA" foi arrematada em leilão judicial pela empresa TONKA Corporation [sic], referida empresa poderia pleitear direitos relativos à referida marca e não antes, salientando que o processo de caducidade iniciou-se em 12.07.1994. Para as requerentes somente a empresa TROL S.A., por ser a titular do registro, poderia ter comprovado o uso durante o período de 12.06.1992 até a sua falência, ocorrida em 14.05.1993”; 3) “Compulsando os autos nº 0801060-25.2008.4.02.5101, observa-se que a empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE objetivou em face do INPI e da empresa HASBRO, INC, a extinção, por caducidade, do registro nº 006.266.991 para a marca nominativa "TONKA", de titularidade da empresa ré”; 4) “A sentença considerou que, com a decretação da falência da TROL S.A., paralisam-se os negócios da massa falida, de modo que, a partir de quando foi decretada a falência da referida empresa, em 14.05.1993, estaria interrompido o prazo para comprovação do uso da marca. Desse modo, o Juízo a quo considerou que o período de investigação seria de 12.07.1992 até a data da interrupção (14.05.1993) e, por não ter sido comprovado que a empresa TONKA Corporation [sic] tenha iniciado o uso da marca TONKA no Brasil para designar produtos da classe 28 (jogos, brinquedos e passatempos), decretou a caducidade do registro nº 006.266.991 (processo 0801060-25.2008.4.02.5101/RJ, evento 108, SENT27)”; 5) “O acórdão, por sua vez, reputou que não há como se falar em suspensão do prazo como entendeu a magistrada na sentença, pois se o motivo de força maior foi verificado dentro do prazo de investigação, consequentemente não há caducidade da marca. Assim, foi dado provimentos aos apelos da HASBRO, INC e do INPI e à remessa necessária, pelo que ficou mantido o registro nº 006.266.991 (processo 0801060-25.2008.4.02.5101/RJ, evento 145, OUT8)”; 6) “Reza o artigo 966, inciso V, do CPC que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica. No âmbito rescisório, a chamada manifesta violação de norma jurídica apenas ocorre quando a ofensa é frontal, direta e inequívoca, por isso que a legislação existe que a violação seja manifesta”; 7) “no caso dos autos, não se verifica que o conteúdo do título formado viole manifestamente a norma jurídica indicada pela parte autora (artigo 94 e parágrafo único do revogado Código de Propriedade Industrial). O acórdão analisou detalhadamente a conjuntura fática que o fez reconhecer a falência e sua anterior concordada como motivos de força maior a afastar a necessidade de comprovação do uso da marca no período de investigação. Considerando que a força maior foi prevista na legislação como exceção, é totalmente plausível a interpretação formada no título rescindendo, que buscou dar a efetiva proteção à ressalva legal”; 8) “como o julgado considerou a falência da titular do registro como causa apta a afastar a necessidade de comprovação do uso no período de investigação, não deve prevalecer a tese das requerentes de que somente a empresa TROL S.A., por ser a titular do registro, poderia ter comprovado o uso durante o período de 12.06.1992 até a sua falência, ocorrida em 14.05.1993”; 9) “Como a TROL S.A. estava em concordata antes da decretação da falência é evidente que teria extrema dificuldade de comprovar o uso da marca nesse contexto e a exigência dessa comprovação, como bem constou do acórdão, esvaziaria a própria a própria exceção prevista no artigo 94 da LPI então em vigor”; 10) “como bem apontado pelo Ministério Público Federal, "no julgamento restou consignado ser irrelevante a discussão acerca da regularidade do instrumento de cessão e transferência do registro de marca, considerando que o que estava sendo deliberado era a ocorrência de força maior apta a afastar a caducidade postulada. Dessa forma, tem-se que qualquer controvérsia sobre tal documento, não foi sequer utilizado no deslinde da causa, e portanto não se presta a embasar a presente rescisória."; 11) “A desconstituição da coisa julgada por violação manifesta de norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável”; 12) “é inviável a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal, já que a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de razoável interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada. Desta forma, também são improcedentes as alegações autorais relativas aos autos nº 0801060-25.2008.4.02.5101”.

Feito esse histórico da causa, passo a proferir meu voto vista.

Inicialmente, haja vista a complexidade decorrente dos vários fatos relativos ao processo, entendo que se mostra oportuno, pontuar o seguinte quadro cronológico dos acontecimentos mais relevantes para a causa, conforme demonstrado nos autos da presente rescisória e nos autos de origem:

1) Em 22.05.1973, foi requerido perante o INPI o registro nº 009.169, referente à marca nominativa TONKA pela sociedade TROL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, para assinalar “velocípedes”, sendo expedido em 25.03.1976 o respectivo certificado de registro nº 1231/06266991.

2) Em 25.03.1983, o registro da marca nominativa TONKA foi renumerado para 006.266.991, constando a especificação "jogos, brinquedos e passatempos".

3) Em 01.01.1985 e 07.07.1992, a sociedade estadunidense HASBRO, INC obteve o registro da marca TONKA no órgão de propriedade industrial daquele país (respetivamente, registros nº 1312419 e 1699230).

4) Em 14.05.1993, foi decretada a falência da sociedade brasileira TROL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, conforme sentença proferida pela Justiça Ordinária Local de São Paulo.

5) Em 12.07.1994, a sociedade brasileira BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. protocolizou no INPI o requerimento de reconhecimento da caducidade do registro da marca nominativa TONKA (nº 006.266.991), titularizado originalmente pela sociedade TROL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, mas que foi cedido em momento posterior à sociedade estadunidense HASBRO, INC., com a formalização dessa alteração de titularidade em 18.09.2007.

6) Em 03.05.1995, foi depositado no INPI pela sociedade BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A., o registro nº 818.465.859, referente à marca nominativa TONKINHA na classe NCL (8) 12, para assinalar “bicicletas”, cujo privilégio foi concedido inicialmente em 09.04.2002.

7) Em 02.04.1996, foi reconhecida pelo INPI a caducidade do registro da marca nominativa TONKA (nº 006.266.991), antes titularizado pela sociedade TROL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO e depois cedido à sociedade estadunidense HASBRO, INC., em 18.09.2007.

8) Em 02.08.2001, diante da arrematação, em leilão judicial, do registro referente à marca nominativa TONKA (registro nº 006266991), foi expedido alvará pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca da Capital de São Paulo, determinando a sua transferência em favor da sociedade estadunidense TONKA CORPORATION [sic].

9) Em 18.09.2005, a sociedade estadunidense HASBRO, INC. requer perante o INPI a anotação da transferência da titularidade da marca TONKA (registro nº 006266991), tendo em vista a incorporação da sociedade TONKA CORPORATION [sic]. A alteração da titularidade foi registrada nos bancos de dados do INPI em 18.09.2007.

10) Em 09.04.2007, foi ajuizada a ação autuada sob o nº 0803308-95.2007.4.02.5101, pela sociedade estadunidense HASBRO, INC. em face da sociedade brasileira BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, “objetivando a nulidade do registro n.º 818.465.859 para a marca nominativa TONKINHA na classe internacional 12, para identificar “bicicletas”, de titularidade da empresa ré”.

11) Em 30.10.2007, o INPI reformou, em sede administrativa, anterior decisão para indeferir o reconhecimento da caducidade do registro nº 006266991, referente à marca nominativa TONKA, antes titularizado pela sociedade TROL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO e depois cedido à sociedade estadunidense HASBRO, INC., em 18.09.2007.

12) Em 15.02.2008, foi ajuizada a ação autuada sob o nº 0801060-25.2008.4.02.5101 por BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. em face da sociedade estadunidense HASBRO, INC. e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, “objetivando a declaração de caducidade do registro n.º 006.266.991 para a marca nominativa TONKA na classe 28:10, de titularidade da empresa ré”.

13) Em 03.12.2008, foi constituída a sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., criada para administrar o grupo empresarial do qual faz parte a sociedade BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.

14) Em 22.01.2010, foi celebrado instrumento no qual a BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. cedeu a titularidade de todos os registros de suas marcas a VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.

15) Em 25.05.2010, foi requerido perante o INPI a anotação da referida transferência quanto ao registro nº 818.465.859 (marca nominativa TONKINHA). Tal anotação não chegou a ser efetivada, tendo em vista a pendência de decisão definitiva nos autos da ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101.

16) Em 02.08.2013, a MM.ª Juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro proferiu sentença em que julgou conjuntamente as ações nº 0803308-95.2007.4.02.5101 e 0801060-25.2008.4.02.5101, com a seguinte parte dispositiva: “a) julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A nos autos do processo n.º 0801060-25.2008.4.02.5101, para decretar a caducidade do registro n.º 006.266.991 para a marca TONKA, condenando a empresa ré HASBRO INC. nas custas e em honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa; b) julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela empresa HASBRO INC. nos autos do processo n.º 0803308-95.2007.4.02.5101, para decretar a nulidade do registro n.º 818.465.859 para a marca nominativa TONKINHA na classe internacional 12, para identificar “bicicletas”, de titularidade da empresa ré BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A, condenando a empresa ré nas custas e em honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa”.

17) Nos autos da ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101, foi interposta apelação pela sociedade brasileira VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., a qual foi julgada na data de 19.11.2015 pela Egrégia Primeira Turma Especializada, em acórdão que é objeto do pedido de desconstituição na presente rescisória, com a seguinte parte dispositiva: “não conheço da apelação cível da empresa VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., ante a flagrante ilegitimidade da empresa para figurar no processo na qualidade de apelante, nos termos dos artigos, 6º e 514, I do CPC”.

18) Na ação nº 0801060-25.2008.4.02.5101, foram interpostas apelações pela sociedade estadunidense HASBRO, INC. e pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Remetidos os autos a esta Corte Regional para a apreciação da remessa necessária e dos recursos, foram esses providos no sentido de julgar improcedente o pedido de reconhecimento da caducidade do registro nº 006.266.991, referente à marca nominativa TONKA; em acórdão proferido na data de 19.11.2015 pela Egrégia Primeira Turma Especializada.

Em acréscimo, convém a transcrição das ementas dos acórdãos respectivamente proferidos pela Egrégia Primeira Turma Especializada nas mencionadas ações nº 0803308-95.2007.4.02.5101 e 0801060-25.2008.4.02.5101, in verbis:

Apelação cível nº 0803308-95.2007.4.02.5101

PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO INTERPOSTA POR EMPRESA QUE NÃO É PARTE NOS AUTOS - ILEGITIMIDADE - CARACTERIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 514, I DO CPC.

1- A presente ação ordinária foi ajuizada em 09/4/2007 (fl. 02), tendo sido noticiada nos autos a cessão do registro nº 818.465.859, referente à marca "TONKINHA" em setembro de 2012 (fls. 430/431), momento no qual os autos, inclusive, já se encontravam apensados por determinação judicial (fl. 402);

2- À fl. 461 foi proferida decisão convertendo o julgamento em diligências, tendo a magistrada determinado que o INPI providenciasse o restabelecimento da empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A como titular do registro nº 818.465.859 ou, caso ainda não efetivada a transferência, que a Autarquia se abstenha de efetuar a transferência do referido registro a quem quer que seja até decisão final nos presentes autos;

3- À fl. 463/464 o INPI informa que a titularidade do registro nº 818.465.859 ainda encontra-se em nome da empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A, estando a petição de transferência da empresa VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA sobrestada e o processo administrativo sub judice até decisão final a ser proferida nos presentes autos. Portanto, a empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A permaneceu nos presentes autos na qualidade de ré. Saliente-se que não consta nos autos interposição de recurso da decisão de fl. 461 que impediu que fosse efetivada a transferência da marca para a empresa VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA;

4- Portanto, a apelação da empresa VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. (que não é parte nos autos) não merece ser conhecida, ante a flagrante ilegitimidade para figurar no processo na qualidade de apelante, nos termos dos artigos 6º e 514, I do CPC;

5- Apelação Cível não conhecida.

Apelação Cível nº 0801060-25.2008.4.02.5101

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS - CADUCIDADE DO REGISTRO DA EMPRESA-APELANTE –NÃO OCORRÊNCIA – FALÊNCIA DECRETADA DENTRO DO PERÍODO DE INVESTIGAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE LACRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO – CARACTERIZAÇÃO DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR PREVISTO NO ART. 94 DO CPI.

1 - O instituto da caducidade é corolário ao princípio da obrigatoriedade do uso da marca, que por sua vez é um sinal distintivo essencial à atividade empresarial, comercial ou industrial, razão pela qual esta sua função fundamental é que reclama as garantias de proteção das quais goza a marca. Por essa razão, se ela não é usada não mais se justifica a manutenção eterna da proteção, sob pena de se desvirtuar sua função social e se dar azo à proteção de marcas meramente defensivas;

2 - Nessa linha de raciocínio, a falência, e até mesmo a concordata, como institutos previstos para os casos de dificuldades empresariais no desempenho da atividade comercial, pelo comerciante que tenha se dirigido corretamente e mesmo assim tenha sido premido por problemas operacionais em seus negócios, induzem justificativa para eventual desuso de marcas, naquela linha de compreensão mais abrangente do que sejam "motivos de força maior" constante da redação do art. 94 do CPI que vigia à época;

3 - Inexistência de comportamento compatível com um mero desuso injustificado, como aqueles que revelam o desinteresse, o abandono ou o mero depósito defensivo da marca.

4 - Remessa necessária e apelações cíveis conhecidas e providas.

De início, impõe-se tecer algumas ponderações a respeito do termo TONKA (registro nº 006.266.991, titularizado atualmente pela sociedade estadunidense HASBRO, INC., corré na presente rescisória), integrante da marca que, em princípio, seria impeditiva à concessão do privilégio sobre o signo TONKINHA (registro nº 818.465.859, titularizado atualmente pela sociedade brasileira VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., coautora da presente rescisória).

Diversamente do que constou na sentença, o termo TONKA não é inédito, mas deu nome a “um filme estadunidense de 1958, dos gêneros aventura e faroeste, dirigido por Lewis R. Foster para os estúdios Disney”, que se refere a história de “um cavalo selvagem recebe a afeição e treinamento por dois homens diferentes: um jovem guerreiro Sioux, que o chama Tonka, e um gentil oficial de cavalaria que o renomeia Comanche” (https://pt.wikipedia.org/wiki/Tonka).

Assim, diante da ausência de ineditismo da expressão TONKA, pode-se entender, dentro do prisma nominativo, que se trata de “marca fraca”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta, no entender deste julgador, a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no inciso XXIII  do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (“XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”). Situação diversa seria a do registro dos signos idealizados com o propósito único de ser vocacionados a identificar os produtos e os serviços do seu titular, aos quais se pode atribuir a qualidade de “marca forte” e, por conta disso, alcançar, em potencial máximo, a efetiva tutela da propriedade industrial (verbi gratia: KODAK, XEROX, ADIDAS e HÄAGEN DAZS). Dessarte, não podem as aludidas expressões serem apropriadas, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no artigo 124, VI da Lei nº 9.279-96 (“VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”), que impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo as expressões um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveriam ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento. No que tange o tema, também o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou que as “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo” (STJ - REsp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011).

Prosseguindo na apreciação da presente causa, o acórdão proferido na ação nº 0801060-25.2008.4.02.5101, cuja desconstituição é pedida nesta rescisória, reformou a sentença quanto ao reconhecimento da caducidade do registro nº 006.266.991 (referente à marca nominativa TONKA, titularizada atualmente pela sociedade estadunidense HASBRO, INC., corré na presente rescisória).

A respeito do instituto, o artigo 94 da Lei nº 5.772-71, vigente à época da instauração, perante o INPI, em 12.07.1994, do procedimento de caducidade, estabelecia que, “Salvo motivo de força maior, caducará o registro, ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos contados da concessão do registro, ou se for interrompido por mais de dois anos consecutivos”.

Na sentença proferida nos autos de origem, a MMª Juíza de primeiro grau, ao reconhecer a caducidade do registro nº 006.266.991 (marca nominativa TONKA), salientou: “ante as características próprias do Juízo falimentar, considero que, a partir de quando foi decretada a falência da empresa TROL (14/05/1993), estaria interrompido o prazo para comprovação do uso da marca, ante a existência de motivo de força maior, nos termos do art. 94 do CPI. [...] Tal prazo, contudo, voltou a correr, pelo menos a partir da data em que, após esgotadas as formalidades atinentes à arrematação, em leilão judicial, da marca, foi expedido alvará judicial pela 19ª Vara Cível da Comarca da Capital de São Paulo, determinando a sua transferência em favor da empresa TONKA – 02/08/2001”.

Todavia, verifico estar correto o acórdão rescindendo proferido pela Egrégia Primeira Turma na ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101, que entendeu pela “Inexistência de comportamento compatível com um mero desuso injustificado, como aqueles que revelam o desinteresse, o abandono ou o mero depósito defensivo da marca”. Nesse sentido, convém remeter aos seguintes excertos do voto condutor do julgamento da remessa necessária e das apelações, da lavra do Eminente Desembargador Abel Gomes:

[...]

O instituto da caducidade é corolário ao princípio da obrigatoriedade do uso da marca, que por sua vez é um sinal distintivo essencial à atividade empresarial, comercial ou industrial, razão pela qual esta sua função fundamental é que reclama as garantias de proteção das quais goza a marca. Por essa razão, se ela não é usada não mais se justifica a manutenção eterna da proteção, sob pena de se desvirtuar sua função social e se dar azo à proteção de marcas meramente defensivas.

Ou seja, a caducidade passa a ser uma consequência de um desuso injustificado e fora da função social das marcas, de modo que a legislação contempla a exceção ao desuso, que denominou "força maior", mas que na linha da melhor doutrina, não se circunscreve apenas àquela hipótese prevista como tal na legislação civil (sobretudo à da época), configurando um conceito específico mais abrangente para incluir qualquer justificativa concreta para o não uso (JOÃO DA GAMA CERQUEIRA. Tratado da Propriedade Industrial. V. 2. Ed. RT, 2ª edição 1982, p. 1.068).

Nessa linha de raciocínio, a falência, e até mesmo a concordata, como institutos previstos para os casos de dificuldades empresariais no desempenho da atividade comercial, pelo comerciante que tenha se dirigido corretamente e mesmo assim tenha sido premido por problemas operacionais em seus negócios, induzem justificativa para eventual desuso de marcas, naquela linha de compreensão mais abrangente do que sejam "motivos de força maior" constante da redação do art. 94 do CPI que vigia à época.

[...]

No caso, ao que transparece, não há comportamento compatível com um mero desuso injustificado, como aqueles que revelam o desinteresse, o abandono ou o mero depósito defensivo da marca.

Isto porque, como se analisou acima, a TONKA CORPORATION [sic] demonstrou que houve proposta de aquisição dos direitos decorrentes do registro em questão perante os autos do processo de falência da empresa TROL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO, em trâmite na Justiça Estadual de São Paulo (fls. 581, 609/610 e 704/723), o que mostra por parte da pretendente ao menos tratativas com a empresa titular ou com a massa falida, revelando que nunca se objetivou abandonar a marca.

[...]

Por fim, não há que se falar em suspensão do prazo como entendeu a magistrada. O art. 94 do antigo CPI dispunha que o uso da marca não poderia ser interrompido por dois anos, salvo por motivo de força maior. Destarte, se o motivo de força maior foi verificado dentro do prazo de investigação, consequentemente não há que se falar em caducidade da marca como se verificou no presente caso. Ao considerar a possibilidade de suspender a contagem do prazo de dois anos e reiniciá-la após o término do fator denominado como “motivo de força maior” significaria desconsiderar a própria exceção prevista no art. 94 do CPI.

De igual modo, não devem prosperar as alegações das autoras da rescisória referentes a quem ostentaria legitimidade de se opor, em sede administrativa, ao reconhecimento da caducidade do registro da marca nominativa TONKA, ou com relação à eventual irregularidade da cessão e transferência desse registro à sociedade estadunidense HASBRO, INC. (atual titular do registro nº 006.266.991). Nesse sentido, convém remeter à percuciente análise feita pelo Eminente Relator da presente rescisória:

[...] como o julgado considerou a falência da titular do registro como causa apta a afastar a necessidade de comprovação do uso no período de investigação, não deve prevalecer a tese das requerentes de que somente a empresa TROL S.A., por ser a titular do registro, poderia ter comprovado o uso durante o período de 12.06.1992 até a sua falência, ocorrida em 14.05.1993.

Como a TROL S.A. estava em concordata antes da decretação da falência é evidente que teria extrema dificuldade de comprovar o uso da marca nesse contexto e a exigência dessa comprovação, como constou do acórdão, esvaziaria a própria exceção prevista no artigo 94 da LPI então em vigor.

[...]

Além do mais, como bem apontado pelo Ministério Público Federal, "no julgamento restou consignado ser irrelevante a discussão acerca da regularidade do instrumento de cessão e transferência do registro de marca, considerando que o que estava sendo deliberado era a ocorrência de força maior apta a afastar a caducidade postulada. Dessa forma, tem-se que qualquer controvérsia sobre tal documento, não foi sequer utilizado no deslinde da causa, e, portanto, não se presta a embasar a presente rescisória."

[...]

Assim, quanto ao acórdão proferido pela Egrégia Primeira Turma Especializada nos autos da ação nº 0801060-25.2008.4.02.5101, inexiste a alegada violação manifesta à norma jurídica (inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015), pois a mencionada decisão colegiada aplicou corretamente a disposição aplicável ao caso (artigo 94 da Lei nº 5.772-71). Quanto a esse aspecto, convém salientar que, segundo o estabelecido no dispositivo autorizador da rescindibilidade da decisão transitada em julgado, a violação da norma jurídica deve ser evidente, ou seja, “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (STJ – Terceira Seção – AR 2625-PR – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Redator para Acórdão: Ministro Aurelio Belizze, Julgamento em 11.09.2013, DJe de 01.10.2013), contexto que se verifica quanto ao acórdão proferido nos autos nº 0801060-25.2008.4.02.5101.

No que tange o acórdão proferido nos autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101, tem-se que essa ação foi ajuizada em 09.04.2007 pela sociedade estadunidense HASBRO, INC. originalmente em face da sociedade brasileira BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, com o objetivo de invalidar o registro nº 818.465.859, referente à marca nominativa TONKINHA, depositado no INPI em 03.05.1995, concedido em 09.04.2002, titularizado inicialmente pela mencionada sociedade brasileira BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. Ocorre que, no curso daquela ação, a corré BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. (coautora da presente rescisória) noticiou naqueles autos a transferência, em 22.01.2010 da titularidade daquele registro à sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. Ao recorrer da sentença que julgou procedente o pedido de invalidação do aludido registro nº 818.465.859, a sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. teve a sua apelação inadmitida, sob o fundamento de não ostentaria legitimidade recursal. No voto condutor do julgamento que resultou em um dos acórdãos cuja desconstituição é pedida na presente rescisória, o Eminente Relator da apelação salientou que, conquanto tenha sido requerida perante o INPI a anotação da cessão do registro, a apreciação desse requerimento não chegou a ser efetivada pela autarquia, tendo em vista a pendência de decisão definitiva nos autos da ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101. No entendimento do insigne julgador, como não se efetivou tal anotação no banco de dados do INPI, “a empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A permaneceu nos presentes autos na qualidade de ré”, e, assim, a sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. careceria de legitimidade para recorrer da sentença.

Entretanto, na respeitosa compreensão formada por este julgador sobre a questão, concluo que desde 22.01.2010 (data da celebração do instrumento de cessão e transferência dos registros de marcas, reproduzido no Evento 1, OUT43, dos presentes autos), a sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. passou a ser titular do registro nº 818.465.859 (marca TONKINHA), antes titularizado pela sociedade BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. Isso porque, independentemente da efetivação da anotação no INPI, o negócio jurídico celebrado entre as mencionadas sociedades mostra-se válido e eficaz, inexistindo nos autos qualquer questionamento quanto à regularidade da aludida avença. De conseguinte, ainda que não ostentasse legitimidade recursal por não ser tida como verdadeira titular do registro de marca invalidado na sentença (e cuja anotação da cessão titularidade, apesar de requerida, não foi efetivamente realizada pelo INPI), teria legitimidade para recorrer da sentença como “terceira prejudicada”, nos termos do caput do artigo 499 do Código de Processo Civil de 1973 (“Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público”, vigente à época, correspondente ao atual caput do artigo 996 do Código de Processo Civil de 2015), tendo em vista o seu evidente interesse jurídico na manutenção do registro de marca cuja titularidade foi cedida validamente e de maneira superveniente, no curso da ação em que foi proferida a decisão de primeiro grau. No que tange à matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Júnior, oportunamente salientam que “Terceiro prejudicado é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, isto é, aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial (CPC 50 ou 54)” (In Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 826).

Assim, verifico que o acórdão proferido pela Egrégia Primeira Turma Especializada na ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101 incorreu no erro de fato invocado pelas autoras BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. e VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A., consoante os termos do inciso VIII e do § 1º do artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015 (“VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”), já que, ao se pronunciar no sentido da ilegitimidade recursal da segunda sociedade mencionada, o órgão julgador “considerou inexistente fato efetivamente ocorrido”, qual seja, a efetiva celebração de negócio jurídico cedendo à sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. a titularidade do registro nº 818.465.859 (referente à marca TONKINHA), de modo a conferir a essa pessoa jurídica a legitimidade para apelar da sentença, ainda que na condição de terceira prejudicada.

Por conseguinte, em novo julgamento da causa (autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101), impõe-se o reconhecimento da legitimidade da sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS para interpor a apelação da sentença proferida naqueles autos, e, superada essa preliminar, deve ser provido o recurso para julgar improcedente o pedido de invalidação do registro nº 818.465.859, referente à marca nominativa TONKINHA, afigurando-se ausente a violação à vedação prevista no inciso XXIII do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (“XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”), haja vista a suficiente distintividade com relação à marca nominativa TONKA, (registro nº 06.266.991), tida como colidente; e ainda demonstrada a possível a convivência dos signos no mercado.

Em conclusão, entendo que: 1) como pronunciou o Eminente Relator da presente rescisória, inexiste fundamento para a desconstituição do acórdão proferido na ação nº 0801060-25.2008.4.02.5101, o qual afastou o reconhecimento da caducidade do registro nº 006.266.991, referente à marca nominativa TONKA, titularizada atualmente pela sociedade estadunidense HASBRO INC.; 2) diversamente do que pronunciou o Eminente Relator da presente rescisória, impõe-se a desconstituição do acórdão proferido na ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101, por ter incorrido em erro de fato (inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil), impondo-se o reconhecimento da legitimidade recursal da sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, e, ultrapassada essa preliminar, deve ser reformada parcialmente a decisão de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de invalidação do registro nº 818.465.859, referente à marca nominativa TONKINHA, titularizada atualmente pela mencionada pessoa jurídica.

Isso posto, voto no sentido de acompanhar o Eminente Relator quanto à improcedência do pedido da rescisória no que diz respeito ao acórdão proferido nos autos da ação nº 0801060-25.2008.4.02.5101; mas divirjo quanto ao acórdão proferido nos autos da ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101, julgando procedente a desconstituição dessa decisão colegiada e, em nova apreciação dessa última causa, reconheço a legitimidade recursal da sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, reformando ainda a sentença para julgar improcedente o pedido de invalidação do registro nº 818.465.859, referente à marca nominativa TONKINHA. Condenação nas verbas de sucumbência fixadas em 10% (dez por cento) do valor da causa, proporcionalmente distribuída entre as partes, tendo em vista a sucumbência recíproca (caput do artigo 86 do Código de Processo Civil).

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001473377v2 e do código CRC 8cdbe6cd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 19/6/2023, às 21:45:14

Ação Rescisória (Seção) Nº 0010304-36.2018.4.02.0000/RJ

VOTO

                         "VOTO COMPLEMENTAR"

Lanço o meu voto de destaque a fim de propiciar maiores reflexões aos E. pares.

Assim conclui o voto divergente, da lavra do Des. Fed. André Fontes:

Em conclusão, entendo que: 1) como pronunciou o Eminente Relator da presente rescisória, inexiste fundamento para a desconstituição do acórdão proferido na ação nº 0801060-25.2008.4.02.5101, o qual afastou o reconhecimento da caducidade do registro nº 006.266.991, referente à marca nominativa TONKA, titularizada atualmente pela sociedade estadunidense HASBRO INC.; 2) diversamente do que pronunciou o Eminente Relator da presente rescisória, impõe-se a desconstituição do acórdão proferido na ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101, por ter incorrido em erro de fato (inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil), impondo-se o reconhecimento da legitimidade recursal da sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, e, ultrapassada essa preliminar, deve ser reformada parcialmente a decisão de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de invalidação do registro nº 818.465.859, referente à marca nominativa TONKINHA, titularizada atualmente pela mencionada pessoa jurídica.

Isso posto, voto no sentido de acompanhar o Eminente Relator quanto à improcedência do pedido da rescisória no que diz respeito ao acórdão proferido nos autos da ação nº 0801060-25.2008.4.02.5101; mas divirjo quanto ao acórdão proferido nos autos da ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101, julgando procedente a desconstituição dessa decisão colegiada e, em nova apreciação dessa última causa, reconheço a legitimidade recursal da sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, reformando ainda a sentença para julgar improcedente o pedido de invalidação do registro nº 818.465.859, referente à marca nominativa TONKINHA. Condenação nas verbas de sucumbência fixadas em 10% (dez por cento) do valor da causa, proporcionalmente distribuída entre as partes, tendo em vista a sucumbência recíproca (caput do artigo 86 do Código de Processo Civil).

Sua Excelência, o Relator, E. Des. Fed. Flávio Lucas, por sua vez, julga improcedente os pedidos da ação rescisória, afastando os argumentos de, eventualmente, conter no acórdão rescindendo vícios insuperáveis por haver se fundado, intrinsecamente, em erro de fato verificável do exame dos autos e, ao cabo, violar manifestamente norma jurídica (CPC/2015, art. 966. V e VIII).

O voto divergente, como se percebe, diverge parcialmente do voto do relator para admitir a legitimidade recursal da empresa VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e, “reformando ainda a sentença, para julgar improcedente o pedido de invalidação do registro nº 818.465.859, referente à marca nominativa TONKINHA”. 

A admissão da legitimidade recursal da empresa VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, segundo o voto divergente, funda-se no pressuposto de o acórdão rescindendo ter incorrido em erro de fato, ao desconsiderar a aquisição onerosa dos direitos marcários (INPI, registro nº 818.465.859) anteriormente pertencentes a BINQUEDOS BADEIRANTES. A propósito, vejamos os argumentos do voto divergente:

“Entretanto, na respeitosa compreensão formada por este julgador sobre a questão, concluo que desde 22.01.2010 (data da celebração do instrumento de cessão e transferência dos registros de marcas, reproduzido no Evento 1, OUT43, dos presentes autos), a sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. passou a ser titular do registro nº 818.465.859 (marca TONKINHA), antes titularizado pela sociedade BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. Isso porque, independentemente da efetivação da anotação no INPI, o negócio jurídico celebrado entre as mencionadas sociedades mostra-se válido e eficaz, inexistindo nos autos qualquer questionamento quanto à regularidade da aludida avença. De conseguinte, ainda que não ostentasse legitimidade recursal por não ser tida como verdadeira titular do registro de marca invalidado na sentença (e cuja anotação da cessão titularidade, apesar de requerida, não foi efetivamente realizada pelo INPI), teria legitimidade para recorrer da sentença como “terceira prejudicada”, nos termos do caput do artigo 499 do Código de Processo Civil de 1973 (“Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público”, vigente à época, correspondente ao atual caput do artigo 996 do Código de Processo Civil de 2015), tendo em vista o seu evidente interesse jurídico na manutenção do registro de marca cuja titularidade foi cedida validamente e de maneira superveniente, no curso da ação em que foi proferida a decisão de primeiro grau. No que tange à matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Júnior, oportunamente salientam que “Terceiro prejudicado é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, isto é, aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial (CPC 50 ou 54)” (In Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 826)”.

No túnel do tempo, aliás bem delineado no voto divergente, destacam-se os seguintes registros:

“13) Em 03.12.2008, foi constituída a sociedade VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., criada para administrar o grupo empresarial do qual faz parte a sociedade BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.

14) Em 22.01.2010, foi celebrado instrumento no qual a BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. cedeu a titularidade de todos os registros de suas marcas a VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.

15) Em 25.05.2010, foi requerido perante o INPI a anotação da referida transferência quanto ao registro nº 818.465.859 (marca nominativa TONKINHA). Tal anotação não chegou a ser efetivada, tendo em vista a pendência de decisão definitiva nos autos da ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101”.

Observa-se que a cessão de direitos ocorreu no curso das mencionadas ações judiciais.

Em 03.12.2008 foi constituída a holding VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e, por integrarem o mesmo grupo, a BRINQUEDOS BANDEIRANTE, por documento de cessão e transferência firmado em 22.01.2010, transferiu o direito de todas as suas marcas para a VIVA EMPREENDIMENTOS. Essa transferência de ativos não é gratuita, mas sim onerosa, e deu-se no curso da ação judicial.

A despeito dessa cessão, a BRINQUEDOS BANDEIRANTE continuou a exercer suas atividades e o pedido de averbação de modificação de titular foi protocolado no INPI em 25.05.2010.

O INPI não registrou a cessão por haver discussão judicial sobre tal situação. Essa recusa administrativa, ao que parece, não foi contestada.

O acórdão rescindendo, por sua vez, não conheceu da apelação da VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, diante da ilegitimidade da empresa, uma vez que o pedido de transferência do registro nº 818.645.859 para a empresa VIVA EMPREENDIMENTOS estava sobrestado administrativamente, por estar sub judice.

O voto divergente suscita a existência, a validade e a eficácia da cessão para efeito de atribuir à VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS a legitimidade que, não reconhecida pelo acórdão rescindendo, está a configurar erro de fato, o que, desde já, não concordamos na linha do voto do E. relator.

Essa situação, devidamente debatida e decidida no julgamento da apelação, não pode ser admitida como erro de fato verificável do exame dos autos, consoante o bem lançado voto do E. Relator: O erro de fato que autoriza o ajuizamento de ação rescisória não consiste em apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, mas, sim, de uma conclusão a que se chegou que, pela lógica, deixa transparecer um raciocínio incoerente com os autos e com documento da causa, admitindo como existente um fato inexistente ou inexistente um fato existente, de sorte que tal questão tenha restado incontroversa e não tenha o Juízo se manifestado claramente sobre o fato. (Extraído do processo nº 0001005-06.2016.4.02.0000, da relatoria do Des. MARCELLO GRANADO)

Portanto, o não-reconhecimento da legitimidade recursal da empresa VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, por mais que, na origem, possa ter se dado em error in iudicando, para efeito da presente ação rescisória, não se enquadra, d.v., em erro de fato a que alude o inciso VII, do art. 966, do CPC/2005.

A respectiva cessão de direitos que, na linha de raciocínio do voto divergente, estaria a legitimar a VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, merece análise pelos prismas de direito material e de direito processual; vejamos:

Para a teoria geral dos negócios jurídicos, preenchidos os elementos de existência, os requisitos de validade e os atributos de eficácia, por certo, os negócios jurídicos entabulados passam a exprimir a sua potência jurídica máxima. Ocorre, todavia, que no caso concreto, em razão de a lei tornar indispensável o registro previsto no inciso I, do art. 136 da Lei n^o 9.279, de 14 de maio de 1996, não se me afigura ser tal ato, apenas, uma mera formalidade. Ele é essencial para conhecimento de terceiros e, bem assim, para que tenha eficácia “erga omnes”.

Dizem os arts. 134 e 135 da Lei n^o 9.270/1996:

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Portanto, os efeitos jurídicos decorrentes da cessão de direitos marcários, principalmente em face de terceiros, dependem de observância aos requisitos legais, formais, que deverão ser analisados, sob o auspício do princípio da legalidade, pelo INPI, de modo que, sem que tal análise e deferimento sejam procedidos pelo órgão público competente para tanto, os efeitos jurídicos da cessão ficam imunizados, não alcançando terceiros, ainda.

Em reforço, pode-se invocar a dicção do art. 221, do Código Civil Brasileiro, em vigor:

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

Pelo que consta dos autos, o INPI indeferiu o registro da cessão, previsto no inciso I, do art. 136 da Lei n^o 9.270/1996.

Em face de terceiros, como assinalado, a cessão, sem registro no INPI, não pode produzir efeitos de direito matéria sobre terceiros, embora, entre as partes, seja existente, válida e eficaz. Esses efeitos inter partes, repercute, por certo, no âmbito processual, a saber:

Não bastasse a questão afeta ao direito material, condizente com os efeitos jurídicos da cessão em face de terceiros, in casu HASBRO, INC, acrescento, ainda, um argumento processual: a hipótese de cessão onerosa de direitos do registro da marca durante o curso da presente ação, por certo, diante do quanto previsto no arts. 108 e 109, parágrafos 1^o a 3^o, não altera a legitimidade entre as partes.

 Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei.

 Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

A VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS somente poderia ingressar no feito, sucedendo a BRINQUEDOS BANDEIRANTE, caso a parte ex adversa, HASBRO, INC, autorizasse; isso jamais ocorreu. Nesse caso, haveria sucessão de partes e, logo, a sucessora assumiria tal status.

Por sua vez, poderia, também, a VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS intervir no processo como assistente litisconsorcial do cedente.  Portanto, a condição de assistente litisconsorcial (genuíno litisconsórcio facultativo necessário) é facultativa. Há, no entanto, procedimento próprio para isso, conforme extrai-se da dicção das regras processuais constantes dos arts. 119, parágrafo único e 120, do CPC/2015:

 Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

  Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar.

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo.

Houvesse ingressado como assistente litisconsorcial, parte processual seria.

Não tendo sucedido ou ingressado como terceiro assistente litisconsorcial, qual vem a ser a posição processual da VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS em razão da ação rescisória?

Diante do sistema processual pátrio, a cessionária VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS estará sujeita aos efeitos e à autoridade da coisa julgada decorrentes da sentença e do acórdão, pelo fato de a empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE, após a cessão onerosa, passar a atuar como substituta processual daquela, em legitimidade extraordinária e, a meu ver, apesar de singular sua posição processual, entendo que lhe assiste legitimidade para ajuizar a ação rescisória – e, também, assistia-lhe legitimidade para recorrer da sentença - não só pela previsão do inciso II do § 2º, do art. 966, como, também, à luz dos incisos II e III do art. 967, do CPC/2015, como poderia, por certo, manejar recuso com terceiro interessado, apesar de entender que, nesse ponto, eventual error in iudicando do acórdão rescindendo, não constitui erro de fato verificável dos exames dos autos que venha a autorizar o juízo rescindens.

Faço um último registro: considerando que a questão da legitimidade para recorrer DA VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS foi lançada na petição inicial como causa de pedir remota, sendo pois a questão fática apresentada, por óbvio, não se apresenta possível aplicar o princípio do iura novit cúria (da mihi factum, dabo tibi jus), não sendo, pois, uma questão de mero fundamento legal, razão pela qual não se autoriza, neste momento, de ofício, reconhecer ter havido violação manifesta de norma jurídica, em específico, aquela que garante ao terceiro interessado o direito de recorrer (CPC/2015, art. 996).

A propósito, valem as lições do saudoso professor J. C. Barbosa Moreira (Considerações sobre a causa de pedir na ação rescisória, In Rev. TFR n. 45, 1977):

“ A cada fundamento típico (não a cada inciso) corresponde uma possível causa de pedir. O ponto é importante por vários ângulos: da correta identificação da causa petendi (ou das causae petendi), com efeito, depende a solução de questões de grande interesse prático. Quando alguém pede a rescisão de sentença com invocação de dois ou mais fundamentos, na realidade está propondo duas ou mais Ações Rescisórias cumuladas - o que pode vir a ser decisivo, entre outras coisas, para aferir-se o cabimento de recurso contra o Acórdão que julgar o pedido, à luz de cada fundamento”. (p. 117)

“ O órgão julgador, por seu turno, não pode em caso algum apreciar o pedido de rescisão à luz de outra norma, que o autor se haja abstido de dizer violada. Por mais nítida que seja a violação dessa outra norma, se o órgão julgador rescindir a sentença com base nela, infringirá o art. 128 do Código de Processo Civil: o fundamento da decisão está fora dos limites da lide, tal qual submetida à cogitação judicial”. (p. 121)

Por estes fundamentos, voto no sentido de acompanhar o voto do E. relator.

Documento eletrônico assinado por MACARIO RAMOS JUDICE NETO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001501182v6 e do código CRC d2b5f4d9.

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Signatário (a): MACARIO RAMOS JUDICE NETO
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Ação Rescisória (Seção) Nº 0010304-36.2018.4.02.0000/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DOS INCISOS VI E VIII DO ARTIGO 966 DO CPC - VEDADO O USO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUPEDÂNEO RECURSAL PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1. As autoras BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A. e sua holding VIVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. objetivaram desconstituir os acórdãos proferidos pela Egrégia Primeira Turma Especializada desta Corte Regional nas apelações cíveis nºs 0803308-95.2007.4.02.5101 e 0801060-25.2008.4.02.5101.
2. Com relação aos autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101, as autoras alegaram que o título rescindendo incorreu em duplo erro de fato, pois deveria ter prevalecido a ilegitimidade da HASBRO S.A. e por ter a VIVA EMPREENDIMENTOS sido considerada para ilegítima na demanda.
3. Nos autos nº 0803308-95.2007.4.02.5101, verifica-se que a empresa HASBRO, INC buscou em face do INPI e da BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A a nulidade do registro nº 818.465.859, de titularidade da empresa ré, relativo à marca "TONKINHA", na classe internacional 12, para identificar "bicicletas".
4. A sentença afastou a alegação de ilegitimidade da autora HASBRO, a qual,  por ser a arrematante e/ou cessionária das marcas, tem interesse jurídico na propositura da ação, não se lhe podendo imputar prejuízo por eventual demora na análise de petição de transferência de registro marcário. O decisum ainda reputou que, ainda que assim não fosse, sendo titular de marca muito parecida registrada em outros países, também evidenciar-se-ia igualmente o interesse na propositura da demanda (processo 0803308-95.2007.4.02.5101/RJ, evento 145, SENT26). No mérito, foi julgado procedente o pedido formulado pela empresa HASBRO, INC para decretar a nulidade do referido registro nº 818.465.859.
5. O acórdão da Primeira Turma Especializada, por sua vez, não conheceu da apelação cível da empresa VIVA EMPREENDIMENTOS, ante sua flagrante ilegitimidade.
6. O acordão considerou que a transferência da titularidade do registro estava sobrestada em razão de decisão judicial, a qual, inclusive, não foi impugnada na ocasião.
7. Segundo o inciso VIII do artigo 966 do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

8. Nos caso houve expressa manifestação judicial resolvendo a controvérsia sobre os supostos dois erros de fato apontados pela parte autora, o que por si só já afastaria a possibilidade da ação rescisória. Por outro lado, não se vislumbra que tenha sido considerado um fato inexistente ou inexistente um fato existente nas duas hipóteses trazidas na inicial.

9. Ao afastar a alegação de ilegitimidade da HASBRO, INC o Juízo apresentou fundamentação coerente, inclusive, mencionando que no feito judicial era prescindível a concretização da transferência perante o INPI. Além do mais, a sentença trouxe um argumento alternativo para manter o interesse da ali autora, HASBRO, visto que é titular de marca muito parecida registrada em outros países.

10. Com relação ao reconhecimento da ilegitimidade da apelante VIVA EMPREENDIMENTOS, houve motivo plausível para se chegar a esta conclusão dada a existência de decisão judicial, não impugnada, que impediu a efetivação da transferência da titularidade da BRINQUEDOS BANDEIRANTE para a sua holding VIVA EMPREENDIMENTOS.

11. As autoras não apresentaram recursos em face do acórdão rescindendo, o que reforça a conclusão de que a pretensão versada nesta ação é mero inconformismo com o conteúdo formado no título judicial.
12. As autoras entendem que o título formado na ação nº 0801060-25.2008.4.02.5101 violou manifesta norma jurídica (artigo 94 e seu parágrafo único da Lei nº 5.772/71, então em vigor), pois, como a empresa TROL S.A., titular do registro nº 006.266.991, pertinente à marca 'TONKA", não se manifestou no processo administrativo de caducidade, deveria ter sido declarada a caducidade do registro em questão pelo INPI.
13. Segundo as demandantes, INPI considerou documento falso de cessão e transferência juntado pela empresa TONKA Corporation, sobre o qual as autoras apontaram diversas inconsistências.

14. Nos autos nº 0801060-25.2008.4.02.5101, observa-se que a empresa BRINQUEDOS BANDEIRANTE objetivou em face do INPI e da empresa HASBRO, INC, a extinção, por caducidade, do registro nº 006.266.991 para a marca nominativa "TONKA", de titularidade da empresa ré.

15. A sentença considerou que, com a decretação da falência da TROL S.A., paralisam-se os negócios da massa falida, de modo que, a partir de quando foi decretada a falência da referida empresa, em 14.05.1993, estaria interrompido o prazo para comprovação do uso da marca. O Juízo a quo considerou que o período de investigação seria de 12.07.1992 até a data da interrupção (14.05.1993) e, por não ter sido comprovado que a empresa TONKA Corporation tenha iniciado o uso da marca TONKA no Brasil para designar produtos da classe 28 (jogos, brinquedos e passatempos), decretou a caducidade do registro nº 006.266.991 (processo 0801060-25.2008.4.02.5101/RJ, evento 108, SENT27).

16. O acórdão, por sua vez, reputou que não há como se falar em suspensão do prazo como entendeu a magistrada na sentença, pois se o motivo de força maior foi verificado dentro do prazo de investigação, consequentemente não há caducidade da marca.

17. Deve prevalecer o argumento do INPI e do MPF no sentido de afastar todas as alegações fáticas atinentes ao processo administrativo de caducidade, uma vez que a questão da caducidade do registro da marca "TONKA" foi judicializada.
18. No caso dos autos, não se verifica que o conteúdo do título formado viole manifestamente a norma jurídica indicada pela parte autora (artigo 94 e parágrafo único do revogado Código de Propriedade Industrial).

19. O acórdão analisou detalhadamente a conjuntura fática que o fez reconhecer a falência e sua anterior concordada como motivos de força maior a afastar a necessidade de comprovação do uso da marca no período de investigação.

20. Considerando que a força maior foi prevista na legislação como exceção, é totalmente plausível a interpretação formada no título rescindendo, que buscou dar a efetiva proteção à ressalva legal.

21. Como a TROL S.A. estava em concordata antes da decretação da falência é evidente que teria extrema dificuldade de comprovar o uso da marca nesse contexto e a exigência dessa comprovação, como bem constou do acórdão, esvaziaria a própria a própria exceção prevista no artigo 94 da LPI então em vigor.

22. Como bem apontado pelo Ministério Público Federal, "no julgamento restou consignado ser irrelevante a discussão acerca da regularidade do instrumento de cessão e transferência do registro de marca, considerando que o que estava sendo deliberado era a ocorrência de força maior apta a afastar a caducidade postulada. Dessa forma, tem-se que qualquer controvérsia sobre tal documento, não foi sequer utilizado no deslinde da causa, e portanto não se presta a embasar a presente rescisória."

23. A desconstituição da coisa julgada por violação manifesta de norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável.

24. A ação rescisória é um meio extraordinário de modificar a coisa julgada, sendo, portanto, uma exceção à garantia constitucional da estabilidade das relações jurídicas conferida pelo Estado a seus cidadãos, como se deflui da leitura do art. 5º, XXXVI, da CRFB/1988. Desta forma, somente é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 966 do CPC/2015, vedada a sua utilização como supedâneo recursal1.

25. Não configurada as hipóteses dos incisos VI e VII do artigo 966 do CPC, respectivamente, nos autos nºs 0801060-25.2008.4.02.5101 e 0803308-95.2007.4.02.5101.
26. Julgados improcedentes os pedidos da ação rescisória e condenada a parte autora em honorários advocatícios de 10% do valor da causa (artigo 85, §2º do CPC) a serem divididos pro rata entre os réus.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória, nos termos do voto do Relator, que foi acompanhado pelos Desembargadores Federais Wanderley Sanan Dantas e Júdice Neto, que confirmou o voto do Juiz Federal Convocado Marcelo da Rocha Rosado proferido na sessão anterior, e pelos Juízes Federais Convocados Rogério Tobias de Carvalho, Luiz Norton Baptista de Mattos e Andrea Daquer Barsotti. Vencido, em parte, o Desembargador Federal André Fontes, que divergia do Relator apenas para reconhecer a procedência da ação rescisória no tocante ao acórdão proferido nos autos da ação nº 0803308-95.2007.4.02.5101, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2023.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000958928v12 e do código CRC b7805e8c.

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Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 4/7/2023, às 12:44:48

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/10/2022

Ação Rescisória (Seção) Nº 0010304-36.2018.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Pedido Vista: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023

Ação Rescisória (Seção) Nº 0010304-36.2018.4.02.0000/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

VOTANTE: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

DELY BARBOSA DERZE

Secretária