Apelação Cível Nº 0800264-34.2008.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bernauer Aquacultura Ltda. (evento 202/TRF2), em face de acórdão (evento 186/TRF2) que negou provimento à apelação de N. B. T..

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÕES CÍVEIS EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DE PATENTE. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE CARENTE NÃO CARACTERIZADO COMO ATO INVENTIVO. INOVAÇÃO DESCRITIVA. LAUDO PERICIAL ESCLARECEDOR E FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 9º, 11, 24 E 25 DA LPI. OCORRÊNCIA. NULIDADE QUE SE IMPÕE NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LPI. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. O CERNE DA CONTROVÉRSIA CONSISTE EM DECIDIR SE A PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE MU77003269-1, PERTENCENTE AO APELANTE, ENQUADRA-SE COMO ATO INVENTIVO, REQUISITO LEGAL PARA A EFETIVAÇÃO DO REGISTRO, CONFORME ARTIGOS 9º E 11 DA LPI, BEM COMO ATENDE AS CONDIÇÕES FUNDAMENTAIS DE SUFICIÊNCIA DESCRITIVA E A CLAREZA E PRECISÃO DAS REIVINDICAÇÕES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 24 E 25 DA LPI.

2. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO, POIS DEVE SER RECONHECIDA À AUTORA/APELADA A OPORTUNIDADE DE IMPUGNAR A PATENTE EM QUESTÃO, UMA VEZ QUE IMPOSSIBILITAR PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE A QUEM ESTÁ SENDO DEMANDADO POR TITULAR DE PATENTE JÁ EXPIRADA, PARA EVITAR EVENTUAL INDENIZAÇÃO ORIUNDA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA ANTERIOR, VIOLARIA O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. CONSIDERANDO QUE OS EFEITOS DA VIGÊNCIA DE UMA PATENTE SE PROTRAEM NO TEMPO, PRODUZINDO CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PARA ALÉM DESSE PRAZO, INEXISTE IMPEDIMENTO PARA QUE SEJA ANALISADA A LEGALIDADE DE REGISTRO DE PATENTE, AINDA QUE A SUA CONCESSÃO JÁ TENHA EXPIRADO.

3. PARA QUE A CONCESSÃO DE UMA PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE SEJA DOTADA DE LEGALIDADE EXIGE-SE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA NOVIDADE (ARTIGO 11 DA LPI), DA ATIVIDADE INVENTIVA (ARTIGO 14 DA LPI), DA APLICAÇÃO INDUSTRIAL (ARTIGO 15 DA LPI), ALÉM DA SUFICIÊNCIA DESCRITIVA (ARTIGOS 24 E 25 DA LPI).

7. A PATENTE OBJETO DO MODELO DE UTILIDADE MU77003269-1 NÃO ATENDEU AOS DITAMES DA LEI 9.279/94, HAJA VISTA QUE NÃO É DOTADA DE ATIVIDADE INVENTIVA E HOUVE INOVAÇÃO DESCRITIVA NO PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO PARA PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE.

8. O PERITO JUDICIAL LOGROU DIRIMIR A QUESTÃO DE ORDEM TÉCNICA RELATIVA AO REQUISITO DA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA, CONFORME O LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS, CONCLUINDO QUE NÃO FOI IDENTIFICADA MELHORIA NO USO NA FABRICAÇÃO ENTRE A PATENTE ANULANDA E OS EQUIPAMENTOS APONTADOS NAS ANTERIORIDADES. ADEMAIS, CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE DETALHES CONSTRUTIVOS NÃO PREVISTOS NO PEDIDO ORIGINÁRIO DE CONCESSÃO DA PATENTE DE INVENÇÃO.

9. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE 1% (UM POR CENTO), NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC/15.

10. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Em seus embargos, a Bernauer Aquacultura Ltda. alega, em síntese, que o acórdão seria omisso, pois: (i) teria deixado de declarar que a decisão de mérito possui efeitos ex tunc; (ii) não teria reconhecido a litigância de má-fé por parte do 1º apelado.

Contrarrazões do INPI no evento 210/TRF2.

Contrarrazões de N. B. T. no evento 211/TRF2.

É o relatório. Peço dia.

Documento eletrônico assinado por ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000938774v5 e do código CRC 88da2580.

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Apelação Cível Nº 0800264-34.2008.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso, uma vez presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Bernauer Aquacultura Ltda. (evento 202/TRF2), em face de acórdão (evento 186/TRF2) que negou provimento à apelação de N. B. T..

Não merece prosperar o recurso.

O art. 1.022 do NCPC, que versa sobre a oposição de embargos de declaração, prevê que o recurso é cabível apenas nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo a via adequada à correção de eventual error in judicando.

O acórdão recorrido tratou expressamente das questões embargadas, inexistindo qualquer omissão, conforme se observa do trecho a seguir transcrito:

"O cerne da controvérsia consiste em decidir se a patente de modelo de utilidade MU77003269-1, pertencente ao apelante, enquadra-se como ato inventivo, requisito legal para a efetivação do registro, conforme artigos 9º e 11 da LPI, bem como atende as condições fundamentais de suficiência descritiva e a clareza e precisão das reivindicações, nos termos dos artigos 24 e 25 da LPI.

No que tange ao registro de patente de modelo de utilidade, a Lei de Propriedade Industrial determina o seguinte:

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Outrossim, a Resolução nº 85/2013 do INPI esclarece a diferença entre uma patente de invenção e uma patente de modelo de utilidade, in verbis:

"2. Diferenças entre Patente de Modelo de Utilidade e Patente de Invenção:

(...)

O Modelo de Utilidade é a criação de algo resultante da capacidade intelectual do seu autor, referindo-se a um objeto de uso prático ou parte deste. Este objeto deve ser tridimensional (como instrumentos, utensílios e ferramentas), apresentar nova forma ou disposição, que envolva ato inventivo e resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação. Este deve ser suscetível de aplicação industrial. Sistemas, processos, procedimentos ou métodos para obtenção de algum produto não estão inclusos neste tipo de proteção.

A invenção, por sua vez, é a criação de algo resultante da capacidade intelectual do seu autor e que representa uma solução nova para um problema existente, em uma determinada área tecnológica possuindo atividade inventiva. As invenções podem ser referentes a produtos industriais (compostos, composições, objetos, aparelhos, dispositivos, etc.) e a atividades industriais (processos, métodos, etc.).

(...)

Podemos ter criações de forma ou disposição enquadradas como Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade. O que irá determinar a definição da natureza correta será avaliar se estamos diante de um aperfeiçoamento de efeito ou funcionalidade - caso de proteção como Patente Modelo de Utilidade ou diante de novo efeito técnico-funcional - caso de proteção como Patente de Invenção."

Sendo assim, para a concessão da patente de modelo de utilidade, resta necessário que o produto seja (i) suscetível de aplicação industrial; (ii) apresente nova forma ou disposição (novidade); (iii) envolva ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

No caso em apreço, a autora/apelada sustenta, em resumo, que o MU77003269-1 não preenche os requisitos legais para a sua caracterização como ato inventivo, haja vista a ausência do elemento novidade, 

Ademais, alega que, ao converter o pedido de patente de invenção, o qual foi indeferido pela autarquia federal, em modelo de utilidade, o apelante teria acrescido matéria técnica nova, a qual também perfazia matéria de estado de técnica, violando-se os arts. 24 e 25 da LPI.

Com o fim de analisar a validade da patente de MU em cotejo, foram produzidos diversos documentos, dentre os quais se destacam os seguintes: relatório de exame técnico do DIRPA (fls. 10/16, evento 300, OUT49); laudo pericial (fls. 13/71, evento 303, OUT52); manifestação de BERNAUER AQUACULTURA LTDA em relação ao laudo pericial (fls. 88/89, evento 303), manifestação de N. B. T. quanto ao laudo pericial (fls. 102/104, evento 303); manifestação técnica do INPI (fls. 1/7, evento 304).

Conforme dito acima, o INPI manifestou-se nos autos juntando pareceres técnicos da DIRPA (eventos 300 e 304). Inicialmente, entendeu que "diante do questionamento apresentado na ação judicial com relação às modificações introduzidas, apesar do fato da mesma ter sido considerada no exame como somente para esclarecer e melhor detalhar o cubo adaptador, tal matéria, apesar de óbvia, realmente não estava perfeitamente clara no relatório descritivo, reinvindicações e desenhos iniciais".

Naquela oportunidade, concluiu que "as alegações da autora são procedentes, portanto, sugere-se a anulação da patente de modelo de utilidade MU77003269-1".

Posteriormente, em sua nova manifestação técnica, a autarquia federal entendeu "em aditamento à análise do laudo pericial, o INPI após a reanálise dos documentos apresentados em subsídios e a análise dos quesitos do réu e da Autora, concluiu de forma contrária ao que apresentou em juízo na análise inicial". Concluiu, nessa esteira, que a citada patente não teria infringido os dispositivos legais e normativos e deveria ser considerada válida.

Por outro lado, o laudo do perito judicial (evento 303) concluiu que "da análise das anterioridades e das respostas aos quesitos, resultou a convicção de que a patente da Ré, MU77003269-1, infringe os dispositivos legais e normativos para que possa ser considerada válida, estendendo o seu escopo de proteção, quando da reformulação do pedido, como também pela falta do requisito de ato inventivo frente aos equipamentos apontados como anterioridade".

No caso em apreço, há, portanto, um confronto de teses com considerações técnicas das partes. Nesses termos, passo a adotar aquela que elucidou a questão de forma mais clara e coerente. Assim, é necessário detalhar as questões relativas à patente de modelo de utilidade MU77003269-1, a partir da análise dos documentos de maior relevância para o deslinde da controvérsia sob exame, de forma a responder se a referida patente possui o requisito da atividade inventiva e encontra-se suficientemente descrita, na forma como exige o artigo 24 e 25 da LPI, o que se faz a seguir.

No que diz respeito aos requisitos de patenteabilidade, o perito judicial concluiu, que o MU77003269-1 não atendeu ao requisito de novidade, destacando-se os seguintes trechos do laudo pericial:

" (...)

Quesito nº 2

Em que, precisamente, o objetivo alcançado pelo aerador na patente anulada, difere do objeto alcançado pelos aeradores definidos nos documentos citados?

RESPOSTA: não foi identificada nenhuma melhoria funcional entre a patente anulanda e os equipamentos descritos nas anteriores apresentadas pelo Autor.

(...)

Quesito nº 4

Qual é o principal elemento construtivo que poderia fazer o diferencial entre o aerador da patente anulada e aqueles definidos nas referências citadas?

RESPOSTA: não foi identificada melhoria no uso na fabricação entre a patente anulanda e os equipamentos apontados nas anterioridades que envolva ato inventivo que resulte em melhoria funcional no uso ou na fabricação que atenda aos dispositivos legais de modelo de utilidade do equipamento qie o Réu pretende proteger.

Quesito nº 5

Tendo em vista que os aparelhos aeradores da técnica anterior apresentam características construtivas semelhantes às do aparelho pleiteado no MU 77003269-1 em questão, e, se existe o elemento mencionado no item 4 acima, como tal elemento poderia contribuir para produção de um efeito técnico inesperado (em processo de aeração de águas) diante dos aeradores já conhecidos?

RESPOSTA: de acordo com a resposta ao quesito anterior, a patente MU77003269-1 não atende aos requisitos legais para que a patente seja válida."

Ainda no que diz respeito à atividade inventiva, destaca-se que o parecer técnico da DIRPA (evento 300), a despeito de posterior modificação de entendimento, havia concluído que “A comparação minuciosa entre a matéria revelada no modelo de utilidade ora questionado e a matéria definida nos documentos indicados nos itens 1 a 4 acima demonstra que aparelhos aeradores que apresentam os detalhes construtivos tais como os definidos na única reinvindicação do presente modelo, já são conhecidos do estado da técnica representado pelas citadas referências, ou seja, nestas são definidos aparelhos de aeração constituídos pelos mesmos detalhes construtivos amplamente debatidos anteriormente, que se prestam para a mesma finalidade do modelo em questão" (fl. 16).

Assim, tanto com base no laudo pericial, quanto no parecer técnico apresentado inicialmente pelo INPI, concluo que a patente MU77003269-1 não atendeu ao requisito do ato inventivo, na forma do art. 14 da LPI.

No que tange ao aspecto descritivo, o perito judicial concluiu que houve inovação no pedido de transformação do requerimento de concessão de patente de invenção para modelo de utilidade.

Merece destaque a seguinte passagem do laudo pericial:

Diante da natureza da matéria objeto da patente e da evidente complexidade, ao Julgador é necessário que se socorra do técnico no assunto, e diante dos elementos presentes nos autos não há como superar o enfrentamento contido no parecer do perito judicial que elucidou a questão da insuficiência descritiva de forma imparcial, clara, coerente e consistente. 

Saliente-se que, muito embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo, tendo em vista tratar-se de matéria eminentemente técnica, decidir contrariamente às conclusões do perito somente seria possível caso houvesse outros elementos de prova que fossem mais subsistentes, fato que não se verifica no presente processo.

Considerando que o laudo pericial forneceu subsídios e esclarecimentos suficientes para a formação da convicção no sentido da ilegalidade na concessão da patente à apelante, por afronta aos artigos 9º, 11, 24 e 25 da LPI, é impositiva a nulidade da patente de modelo de utilidade MU77003269-1, na forma do art. 46 da LPI, que dispõe que “é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.”, afastando-se, desse modo, a presunção relativa de legalidade dos atos praticados pela administração pública."

Destaque-se que a Lei nº 9.279/96 prevê expressamente que a nulidade do registro retroagirá à data do seu depósito. É o que se extrai da leitura de seu art. 112, §1º, in verbis:

"Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

§ 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido."

Também não merece acolhimento a tese de que o acórdão seria omisso por não ter condenado o 1º apelado por litigância de má-fé, já que este não praticou qualquer conduta descrita no art. 80 do CPC/15.

Quanto à oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que a utilização deste recurso para tal finalidade não revela conduta procrastinatória (Súmula 98 do STJ). Contudo, se a matéria controvertida encontrar­-se amplamente debatida e apreciada, o recurso não merece acolhida, pois, nesse ponto, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de sorte a permitir o acesso às instâncias superiores.

Neste sentido:  RESP 535535/PR (acórdão unânime da 1ª Turma do STJ, Relator Ministro José Delgado, j. 18/12/2003, DJ de 22/3/2004, p. 00230).

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer contradição, omissão ou obscuridade quanto à matéria de direito federal ou constitucional subjacente à lide, a ensejar oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, motivo pelo qual o recurso não deve ser provido.

Isto posto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000938775v7 e do código CRC 3045c7fa.

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Apelação Cível Nº 0800264-34.2008.4.02.5101/RJ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a existência de omissão ou obscuridade, uma vez que o acórdão embargado julgou a lide nos limites da causa de pedir e pedido, não havendo qualquer vício a ser sanado.

2. A matéria controvertida foi debatida e apreciada, estando satisfeito o requisito de prequestionamento, para permitir eventual acesso às instâncias superiores.

3. Embargos de declaração conhecidos, a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2022.

Documento eletrônico assinado por ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000938776v3 e do código CRC 9f7c39d2.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2022

Apelação Cível Nº 0800264-34.2008.4.02.5101/RJ

INCIDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATOR: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

PRESIDENTE: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PROCURADOR(A): MARCIO BARRA LIMA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário