Apelação Cível Nº 0124416-46.2015.4.02.5101/RJ

VOTO-VISTA

I – No presente caso, com relação ao registro nº 908.452.217, o juízo de primeiro grau houve por bem extinguir o processo sem apreciação do mérito (inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil), sob o fundamento de que a autora careceria de interesse jurídico na ação, ajuizada em 2015, pois “o INPI indeferiu a concessão do respectivo registro de marca em 21/02/2017, com base no inciso XIX do art. 124 da Lei n. 9.279/96 e na anterioridade impeditiva n. 815.152.850”.

II - Tal fato superveniente não se mostra suficiente à extinção do processo com base no artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015. É cediço que o regular exercício do direito da ação, com a finalidade de permitir a apreciação do mérito, embora incondicionado em sua acepção abstrata, se submete à satisfação de certos requisitos de admissibilidade, dentre eles o interesse jurídico, cuja existência deve ser aferida in statu assertionis, conforme a narrativa feita na inicial.

III - Como manifestado na exordial, a autora argumenta que as marcas mistas da sociedade ré (“Q ART”) reproduzem o elemento característico da denominação empresarial da pessoa jurídica da qual integra o quadro societário (KIART CRIAÇÕES LTDA – ME), bem como imitam as marcas antes registradas pela demandante (KIART e KIART CRIAÇÕES). No entender da autora, os signos da sociedade ré violam as proibições estabelecidas nos incisos V, XIX e XXIII do artigo 124 da Lei nº 9.279-96.

IV - O contexto dos autos demonstra que persiste o interesse jurídico na apreciação do mérito da presente ação, já que é evidente a necessidade e utilidade do provimento judicial pleiteado pela autora no sentido da não concessão da marca mista de titularidade da ré.

V – O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da unicidade da jurisdição, que, nos termos da Carta Magna, confere ao Judiciário a prerrogativa da apreciação de “lesão ou ameaça a direito”. Assim, mesmo a decisão proferida em caráter definitivo no âmbito administrativo não impede o reexame da legalidade do ato do ente público pelo Poder Judiciário, tendo em vista a independência dessas esferas de apreciação, bem como em razão da garantia constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional (XXXV do artigo 5º da Constituição da República).

VI – De igual modo, inexiste fundamento para a extinção do processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil de 2015, visto que, consoante o magistério do Professor José Carlos Barbosa Moreira, no Direito Público, não há autonomia da vontade que faculte ao representante postulatório da Fazenda Pública manifestar o reconhecimento da procedência do pedido, salvo se houver autorização expressa do Presidente da República, da autoridade ou do órgão.

VII – Quanto ao pedido de não concessão do registro da marca nº 908.452.217, está afastado o caso da extinção do processo, sem apreciação do mérito, nos termos do no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015 (ausência de interesse jurídico, como decidido na sentença recorrida); como também está afastado o caso da extinção do processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a” do Código de Processo Civil de 2015 (homologação do reconhecimento da procedência do pedido, como pronunciado pelo Eminente Relator em seu voto).

VIII – Na apreciação das questões de fundo tratadas na ação, constata-se que ambos os signos em cotejo (“Q ART” e “KIART”), quanto ao elemento nominativo, são constituídos de palavra dicionarizada da língua anglófona (“ART”), que, em tradução livre para o português, significa “arte”.

IX – Assim, o elemento principal da expressão KIART não é termo original, que possa fundamentar a conclusão de que o signo titularizado pela autora é “marca forte”, apta a impedir, de maneira absoluta, o registro de signos similares dotados de suficiente distintividade. Além disso, os signos cujo registro foi requerido pela ré JORGELEAN CONFECÇÕES LTDA-ME foram depositados na sua forma mista, aos quais foi imprimida configuração visual que reforça a impossibilidade de confusão e a viabilidade de convivência das marcas.

X - Tratando-se o signo da autora de “marca fraca”, a exclusividade no seu uso deve ser mitigada, a permitir o registro perante o INPI de expressão similar, desde que dotada de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta a alegada possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista nos incisos V, XIX e XXIII do artigo 124 da Lei nº 9279-96.

XI – No que tange ao pagamento das verbas decorrentes da derrota do litigante, é vigente no sistema processual brasileiro o princípio do sucumbimento (rectius: sucumbência), e não o da causalidade; razão por que deveria ser afastada a condenação do INPI nos ônus de sucumbência, pois, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; e tal condenação representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

XII – Voto vista no sentido de, divergindo respeitosamente do Eminente Relator, dar provimento à apelação do réu JORGELEAN CONFECÇÕES LTDA-ME e dar provimento parcial à apelação da autora R. M. R., de modo a reformar a sentença quanto à extinção do processo nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil com relação ao registro nº 908.425.217; e, apreciando in totum o mérito da causa, também reformar a sentença para julgar improcedente todos os pedidos formulados na ação, referentes à invalidação do registro nº 830.837.787 e à não concessão do registro nº 908.452.217, ambos relativos à marca mista “Q ART”; invertidos os ônus de sucumbência, serem a serem arcados pela autora, no mesmo patamar que o determinado pelo juízo de primeiro grau. Declaradas prejudicadas as razões da apelação do INPI, pois se restringiu à condenação nas verbas de sucumbência.

Trata-se de ação ajuizada por R. M. R. em face de INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e JORGELEAN CONFECÇÕES LTDA-ME, com o objetivo de “(i) Anular o registro nº 830.837.787 para a marca mista “Q ART” na NCL 35, indevidamente concedido à Segunda Ré – MATRIZ, procedendo-se às devidas anotações no respectivo processo administrativo e (ii) Cancelar o processo nº 908.452.217 da Terceira Ré – FILIAL da Segunda Ré, em tramitação na NCL 25, evitando que o mesmo alcance indevidamente a concessão do registro, dado que o Primeiro Réu – INPI, inobservou a legislação marcaria no registro da Segunda Ré – MATRIZ; (iii) Como conseqüência do deferimento dos pedidos anteriores, seja confirmada a tutela antecipada requerida para que a Segunda Ré – MATRIZ JORGELEAN e a Terceira Ré – FILIAL da Segunda Ré, sejam condenadas a se absterem definitivamente de utilizar a expressão “Q ART” como marca ou a qualquer outro título, para designar produtos e/ou serviços relacionados à confecção em geral e seus acessórios ou afins que possam se aproximar das atividades da Autora, sob pena do pagamento de multa diária de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por descumprimento da ordem judicial”.

Às fls. 432-442, foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:

“1 – julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil/2015, quanto aos pedidos relativos ao procedimento administrativo nº 908.452.217, condenando a parte autora no pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e pro rata, nos termos do art. 85, §3º, I, §4º., III, §6º. e §14, do Código de Processo Civil/2015;

2 - julgo procedente o pedido formulado às fls. 36, item “(d).(i)”, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil/2015, decretando a nulidade do ato administrativo que concedeu à empresa Ré o registro nº 830.837.787, relativo à marca mista Q ART, na forma da fundamentação supra, devendo o INPI realizar as anotações administrativas cabíveis e as respectivas publicações na Revista da Propriedade Industrial. Quanto ao item 2 supra, condeno os Réus no reembolso de metade das custas recolhidas pela parte autora e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e pro rata, nos termos do art. 85, §3º, I, §4º.,III e §14 e do art. 87, do Código de Processo Civil/2015.

Concedo a medida liminar pleiteada, nos moldes do art. 173, parágrafo único da Lei n. 9.279/96, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do registro nº 830.837.787, relativo à marca mista Q ART, e de seu uso pela empresa Ré, até o trânsito em julgado da presente, na forma da fundamentação supra.”

Inconformada, a autora R. M. R. apela da sentença (fls. 446-462), sustentando, em resumo: 1) que “a decisão deve ser reformada no que tange ao entendimento quanto ao pedido de cancelamento do processo 908.452.217, que a D. Magistrada entendeu não ser necessário entrar no mérito, embasando a extinção desse pedido, sem resolução do mérito, com base no art.485, VI do CPC/15”; 2) que “tem total interesse de agir e legitimidade para referido pedido, tanto que o fez, devendo ser afastado a incidência do Art. 485, VI do NCPC, por não haver a sua infringência, bem como, afastar a condenação imposta a Autora – Apelante, que novamente está sendo obrigada a sofrer pela demora na prestação jurisdicional, pelo fato que a liminar requerida, somente foi concedida em sede de sentença, ou seja, quase 03 anos depois, sendo obrigada a conviver, antes e durante todos esses anos com a utilização indevida por parte das Apeladas Rés – Matriz e Filial”; 3) é “a indevida distribuição dos honorários advocatícios com a sua condenação ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa, apesar da procedência do pedido principal, qual seja a decretação da nulidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 830.837.787 da marca mista “Q ART”, pugnando pela aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC/2015, sendo as custas processuais e os honorários advocatícios suportados em sua totalidade pelas rés, Jorgelean Confecções Ltda - Me - Matriz e Filial, aplicando-se o princípio da causalidade, excluindo a condenação da autora e alternativamente a majoração dos honorários devidos ao seu patrono para o patamar de 20% sobre o valor da causa”.

Em sua apelação, a ré JORGELEAN CONFECÇÕES LTDA-ME (fls. 495-522) requer: 1) “a revogação da liminar concedida, sob pena de inviabilizar o funcionamento da empresa e a comercialização de seus produtos”; 2) “a reforma da sentença para manter o ato do INPI que concedeu o registro nº 830.837.787”; 3) “o reconhecimento da “improcedência do pleito para que o processo do registro nº 908452217, que se encontra em curso, siga com o seu regular processamento”; 4) “a inversão do ônus da sucumbência”.

Em razões de apelação, o INPI (fls. 524-529) alega: 1) “que somente com a apresentação da documentação em juízo e respectivas alegações, foi possível à área técnica da autarquia aferir que, realmente, o registro de marca em litígio violava o disposto no artigo 124, XIX da LPI, concordando com o pedido autoral de nulidade”; 2) “que no momento de examinar um pedido de marca são feitas buscas e pesquisas e sempre haverá a possibilidade de existir alguma anterioridade impeditiva que possa impossibilitar o registro”; 3) “que não se pode transferir ao Estado os ônus pela contenda entre pessoas privadas, ainda mais quando, como no caso concreto, sequer houve responsabilidade da autarquia e esta reconheceu expressamente a procedência do pleito, devendo a sentença ser reformada parcialmente para excluir a sua condenação nas verbas de sucumbência”.

Contrarrazões de autora R. M. R. (fls. 537-567), frisando, em síntese: “a) a manutenção da liminar concedida que determinou a suspensão dos efeitos do registro nº 830.837.787, relativo à marca mista “Q ART” impedindo o seu uso indevido; b) que a marca “KIART” se encontra registrada junto ao INPI desde 1989, antes do depósito da marca das empresas rés (Jorgelean Confecções Ltda - Me - Matriz e Filial) observado o princípio da anterioridade; c) que a empresa KIART CRIAÇÕES sempre exerceu suas atividades usando tal denominação; d) a impossibilidade da convivência das marcas no mercado, uma vez que há semelhanças não só dos elementos nominativos, como também do fonético, do ideológico e por atuarem no mesmo ramo de atividades, confecções em geral e seus acessórios; Ao final, pede o não provimento do recurso das apelantes Jorgelean Confecções Ltda – Me - Matriz e Filial, com parcial reforma da sentença somente dos pontos já suscitados em sua apelação às fls. 446/462”.

Em contrarrazões, a ré JORGELEAN CONFECÇÕES LTDA - ME - MATRIZ/FILIAL (fls. 568-574) sustenta “que não há nos autos prova ou argumentação que demonstre que a empresa ré conhecia a marca da empresa autora, nem tampouco tratar-se de marca notoriamente conhecida no mercado em que atua. Requer ao final a manutenção da sentença na parte em que afastou completamente a aplicação do inciso XXIII do art. 124 da Lei 9.279/96”.

Em contrarrazões o INPI reitera in totum suas manifestações constantes dos autos, devendo ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos (fl. 575).

Ao apreciar os recursos, o Eminente Relator, Desembargador Marcello Granado, proferiu voto com a seguinte conclusão: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação de R. M. R., para, com fundamento no art. 487, III, alínea “a”, do CPC, julgar extinto o processo com resolução de mérito, reformando a sentença para excluir sua condenação em custas e honorários advocatícios. E na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 2% (dois por cento) o valor dos honorários fixados na origem a título de honorários recursais, sendo suportados pelos apelantes JORGELEAN CONFECÇÕES LTDA - ME - MATRIZ/FILIAL e INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e NEGO PROVIMENTO aos demais recursos”.  Adotou o Eminente julgador os seguintes fundamentos: 1) “Em relação à apelação de R. M. R.: [...] Verifico que o lapso temporal entre a data do ajuizamento da ação - 05/10/2015 - e a data do ato de indeferimento do INPI - 21/02/2017 - foi de aproximadamente um ano e meio, ocasião em que a Autarquia reconheceu tacitamente a procedência do pleito autoral atendendo tanto ao pedido de cancelamento do registro de marca nº 830.837.787, em razão da anterioridade impeditiva, bem como ao cancelamento do processo administrativo de concessão de registro de marca nº 908.452.217, com base no inciso XIX, do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, o que comprova o interesse de agir da autora, eis que o INPI somente se manifestou no curso da ação. Assim, reformo a sentença para julgar extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III do CPC/2015, quanto aos pedidos relativos ao procedimento administrativo nº 908.452.217”; 2) “Em referência ao inciso XXIII, do art. 124 da LPI, o fato de ambas as empresas atuarem no mesmo ramo de atividade (vestuário) não constitui por si só certeza de que a ré tinha conhecimento da marca pertencente à autora. Assiste razão à apelante R. M. R. quanto ao pedido de declaração de nulidade do registro nº 830.837.787, pois a sua marca distintiva de produtos semelhantes ou afins já estava registrada na sua titularidade desde 30/12/1991”; 3) “Quanto à apelação das rés JORGELEAN CONFECÇÕES LTDA - ME - MATRIZ/FILIAL: Pelos fundamentos expostos acima e que me levaram a considerar correta a sentença quanto a declaração de nulidade do registro nº 830.837.787 nego provimento ao recurso das rés, ora apelantes Jorgelean Matriz e Filial, neste ponto. Em consequência indefiro o pedido de revogação da tutela de urgência deferida na sentença”; 4) “A pretensão deduzida pela autora/apelante ROSA no juízo originário com pedido de cancelamento do curso do processo administrativo de registro de marca nº 908.452.217, não tem caráter dúplice. Portanto, não é possível às rés/apeladas e também apelantes, Jorgelean Confecções Ltda - Me - Matriz/Filial, formularem pedido de retomada do curso do referido processo administrativo de registro que teve o seu prosseguimento obstado por ato do INPI. Somente por meio próprio e autônomo, a validade do ato administrativo poderá ser arguida”; 5) “Quanto à apelação do INPI: A sentença não merece reforma para excluir a sua condenação nas verbas de sucumbência, eis que o objeto da ação não se restringe ao pedido de anulação de ato administrativo concessório de registro de marca, mas também abrange o pedido de cancelamento do procedimento administrativo de um registro. [...] Como deu causa à propositura da ação, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que suporte honorários sucumbenciais, na forma do art. 90 do CPC/2015. Correta sua condenação”.

Feito esse histórico dos fatos referente à causa, passo a proferir meu voto vista.

Segundo já frisado, com relação ao registro nº 908.452.217, o juízo de primeiro grau houve por bem extinguir o processo sem apreciação do mérito (inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil), sob o fundamento de que a autora careceria de interesse jurídico na ação, ajuizada em 2015, pois “o INPI indeferiu a concessão do respectivo registro de marca em 21/02/2017, com base no inciso XIX do art. 124 da Lei n. 9.279/96 e na anterioridade impeditiva n. 815.152.850”.

Ocorre que, no entender deste julgador, tal fato superveniente não se mostra suficiente, no presente caso, à extinção do processo com base no artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015. Como se sabe, o regular exercício do direito da ação, com a finalidade de permitir a apreciação do mérito, embora incondicionado em sua acepção abstrata, se submete à satisfação de certos requisitos de admissibilidade, dentre eles o interesse jurídico, cuja existência deve ser aferida in statu assertionis, conforme a narrativa feita na inicial.

Como exposto pela autora R. M. R. na exordial, as marcas mistas da sociedade ré (“Q ART”), segundo argumenta, reproduzem o elemento característico da denominação empresarial da pessoa jurídica da qual integra o quadro societário (KIART CRIAÇÕES LTDA – ME), bem como imitam as marcas antes registradas pela demandante (KIART e KIART CRIAÇÕES).

A par dessa constatação, também deve-se atentar que inexiste óbice a que o Poder Judiciário se pronuncie a respeito de registro de marca cuja validade também esteja pendente de apreciação definitiva no âmbito administrativo. É certo que, genuinamente, nos termos da Lei nº 5.648-70 e da Lei nº 9.279-96, é do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI a atribuição de conceder o registro de marcas e se pronunciar sobre a sua validade ou invalidade no âmbito do respectivo procedimento administrativo. Todavia, como regra geral, não há obstáculo à tramitação concomitante de procedimento administrativo e de ação versando sobre o mesmo objeto, tendo em vista a independência da apreciação realizada respectivamente nos âmbitos administrativo e judicial, bem como diante da ausência de necessária prejudicialidade entre os pronunciamentos realizados nessas esferas. Tal premissa notabilizou, inclusive, em casos específicos, o entendimento jurisprudencial de que não há fundamento para a suspensão de procedimento administrativo disciplinar em razão da pendência de ação penal contra servidor, pois “são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito penal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato” (STF – Segunda Turma – Relator Ministro Edson Fachin – Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 35469 – Julgamento em 15.02.2019 – DJe 08.03.2019).

Lembre-se de que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da unicidade da jurisdição, nos termos do inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da República, que confere ao Judiciário a prerrogativa da apreciação de “lesão ou ameaça a direito”, inclusive quanto ao controle de legalidade dos atos administrativos, na esteira, também, da ressalva final presente no enunciado nº 473 da Súmula do Súmula do Supremo Tribunal Federal: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Assim, mesmo a decisão proferida em caráter definitivo na esfera administrativa, por ter percorrido todos os graus de apreciação no órgão da administração (eventualmente denominada de “coisa julgada administrativa”), está sujeita ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Como bem leciona o processualista Humberto Theodoro Júnior, “Inexiste, entre nós, a verdadeira coisa julgada administrativa, porque, por força do preceito constitucional, nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário (CF, art, 5, XXXV). A este cabe o monopólio da jurisdição, perante a qual se alcançará a última palavra em termos de solução dos litígios (inclusive os que envolvam a Administração Pública).” (In Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 540).

Diante desse contexto, está demonstrado que persiste o interesse jurídico na apreciação do mérito da presente ação, já que é evidente a necessidade e utilidade do provimento judicial pleiteado pela autora no sentido da não concessão do registro nº 908.452.217, de titularidade da ré JORGELEAN CONFECÇÕES LTDA-ME.

Por outro lado, também entende este julgador, respeitosamente, que inexiste fundamento para a extinção do processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil de 2015 (“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;”).

Quanto a esse tema, é oportuno relembrar o Professor José Carlos Barbosa Moreira, que, nos seus textos mais conhecidos, já lecionava que, no Direito Público, não há autonomia da vontade que faculte ao representante postulatório da Fazenda Pública manifestar o reconhecimento da procedência do pedido, salvo se houver autorização expressa do Presidente da República, da autoridade ou do órgão. Seguindo essa mesma linha de pensamento, Leonardo José Carneiro da Cunha frisa que “Não se tem admitido que a Fazenda Pública reconheça a procedência do pedido. Sendo indisponível o direito tutelado pela Fazenda Pública, não parece ser possível haver o reconhecimento da procedência do pedido. Ao invés do reconhecimento da procedência do pedido, tem se celebrado transações, quando haja lei conferindo essa possibilidade ao Procurador-Geral ou ao Advogado-Geral da pessoa jurídica de direito público, o qual autoriza ao procurador daquele processo específico a celebrar a transação” (In A Fazenda Pública em Juízo, São Paulo: Dialética. 2005. p. 84).

Feitas essas ponderações, verifica-se que, quanto ao pedido de não concessão do registro da marca nº 908.452.217, está afastado o caso da extinção do processo, sem apreciação do mérito, nos termos do no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015 (ausência de interesse jurídico, como decidido na sentença recorrida); como também está afastado, no entender deste julgador, o caso da extinção do processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a” do Código de Processo Civil de 2015 (homologação do reconhecimento da procedência do pedido, como pronunciado pelo Eminente Relator em seu voto).

Prossigo na apreciação das questões de fundo tratadas no presente processo.

Conforme se depreende dos autos, a presente ação foi ajuizada em 2015 por R. M. R. em face de INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e JORGELEAN CONFECÇÕES LTDA-ME para:

1) invalidar o registro nº 830.837.787, referente à marca mista composta da expressão “Q ART”, depositada em 12.11.2010, concedida em 27.05.2014 em favor da ré JORGELEAN CONFECÇÕES LTDA-ME, para a classe NCL (9) 35: “Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório”; Especificação: “comércio de artigos do vestuário e acessórios, inclusive maiôs, biquínis, sungas”, com a seguinte representação visual:

2) Compelir o INPI a não conceder o registro nº 908.452.217, referente à marca mista também constituída da expressão “Q ART”, depositada em 16.10.2014 pela sociedade ré, para a classe NCL (10) 25: “Vestuário, calçados e chapelaria”, Especificação: “Artigos de malha [vestuário]; Calçados em geral; Calções de banho [sungas]; Chapéus [chapelaria]; Ginástica (Roupa para); [colante]; Ginástica {Sapatos para); Praia (Roupas de); Roupa para ginástica; Roupa para ginástica [colante); Sapatos de praia; Sungas; Vestuário ; Biquíni; canga; Maiô; Viseiras [chapelaria]”, mas não concedida pela autarquia federal em decisão administrativa proferida em 21.02.2017; com a seguinte representação visual:

Por seu turno, autora R. M. R. sustenta o seu pedido de invalidação nas proibições estabelecidas no artigo 124 da Lei nº 9.279-96, que veda o registro como marca de “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos” (inciso V); “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (inciso XIX); “sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia” (inciso XXIII). Nesse sentido, frisa a demandante que é sócia da pessoa jurídica KIART CRIAÇÕES LTDA – ME, constituída em 02.05.1985; e que também é titular de diversos registros de marca que se utilizam das expressões KIART e KIART CRIAÇÕES, sendo o mais antigo depositado em 01.09.1989 e concedido em 30.12.1991 (registro nº 815152850), conforme se verifica do quadro demonstrativo a seguir:

Ambos os signos em cotejo (“Q ART” e “KIART”), quanto ao elemento nominativo, são constituídos de palavra dicionarizada da língua anglófona (“ART”), que, em tradução livre para o português, significa “arte”. Assim, o elemento principal da expressão KIART não é termo original, que possa levar à conclusão de que o signo titularizado pela autora é “marca forte”, apta a impedir, de maneira absoluta, o registro de signos similares dotados de suficiente distintividade. Além disso, os signos cujo registro foi requerido pela ré JORGELEAN CONFECÇÕES LTDA-ME foram depositados na sua forma mista, aos quais foi imprimida configuração visual que reforça, a meu ver, a impossibilidade de confusão e a viabilidade de convivência da marcas, conforme se verifica do cotejo a seguir:

Trata-se, assim, de marca fraca, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressão similar, desde que dotada de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta, no entender deste julgador, a alegada possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista nos incisos V, XIX e XXIII do artigo 124 da Lei nº 9279-96. Situação diversa seria a do registro dos signos idealizados com o propósito único de ser vocacionado a identificar os produtos e os serviços do seu titular, aos quais se pode atribuir a qualidade de “marca forte” e, por conta disso, alcançar, em potencial máximo, a efetiva tutela da propriedade industrial. Dessarte, não poderá a aludida expressão ser apropriada, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no art. 124, VI da Lei nº 9.279-96 (“VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”), que impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo a expressão um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujo elemento principal, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento. Nesse sentido, a doutrina abalizada do Mestre José Carlos Tinoco Soares leciona: “As denominações genéricas não são suscetíveis de se constituírem em marcas industriais porque sua denominação está intrinsecamente, ligada ao produto, designando o seu gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade. [...] Para acrescentar podemos dizer que VULGAR é a denominação que se incorporou à linguagem do povo sem indicar essencialmente o produto.” (in “Comentários ao Código da Propriedade Industrial”. São Paulo: Editora Resenha Universitária, 1981, p. 170). No que tange o tema, também o Colendo Superior de Justiça pronunciou que as “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo” (STJ - REsp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011).

Além disso, entendo ser aplicável ao caso a Teoria da Distância, pois, como já tive oportunidade de pronunciar perante esta Egrégia Turma Especializada “uma marca nova, em seu segmento, não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si” (TRF 2ª. Região, AC 199551010254043, AC – 312240, DJU 12.04.2007, Página 87, Relator Desembargador Federal ANDRÉ FONTES).

Sem prejuízo do que foi exposto até o momento, também é salutar tecer algumas ponderações sobre a condenação dos ônus de sucumbência nas ações que tem por objeto a invalidação de registro de marca.

Primeiramente, é oportuno salientar que, em matéria de honorários advocatícios, é vigente no sistema processual brasileiro o princípio do sucumbimento (rectius: sucumbência), e não o da causalidade, pelo qual a parte vencida no processo responde pelo pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional, consoante o que preceitua o caput do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 (“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”) e no § 2º do artigo 82 do mesmo diploma (“§ 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”).

Contudo, não se pode ignorar a situação sui generis do INPI que, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial. E a condenação do INPI nos ônus da sucumbência representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

Quanto ao pagamento de custas, não se pode olvidar que o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI goza de isenção prevista no inciso I do artigo 4º da Lei nº 9.289-96 ("Art. 4º. São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;"), sendo oportuno ressaltar que, no caso dos autos, essa autarquia federal não se enquadra na ressalva feita parágrafo único do mesmo artigo quanto ao reembolso das despesas judiciais feitas pelo autor ("Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora"). Por essas razões que entendo deveria ser afastada a sua condenação da autarquia federal também no pagamento dessa verba de sucumbência.

Ocorre que, no presente voto estou me pronunciando pela improcedência dos pedidos, razão por que estão prejudicadas as razões da apelação do INPI, que se limitou a se insurgir contra a sua condenação nas verbas de sucumbência.

Isso posto, voto no sentido de, divergindo respeitosamente do Eminente Relator, dar provimento à apelação do réu JORGELEAN CONFECÇÕES LTDA-ME e dar provimento parcial à apelação da autora R. M. R., de modo a reformar a sentença quanto à extinção do processo nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil com relação ao registro nº 908.425.217; e, apreciando in totum o mérito da causa, também reformar a sentença para julgar improcedente todos os pedidos formulados na ação, referentes à invalidação do registro nº 830.837.787 e à não concessão do registro nº 908.452.217, ambos relativos à marca mista “Q ART”; invertidos os ônus de sucumbência, serem a serem arcados pela autora, no mesmo patamar que o determinado pelo juízo de primeiro grau. Igualmente, declaro prejudicadas as razões da apelação do INPI, pois se restringiu à condenação nas verbas de sucumbência.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000770132v6 e do código CRC 75b4208c.

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Apelação Cível Nº 0124416-46.2015.4.02.5101/RJ

EMENTA

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE MARCA. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.278/96. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. CANCELAMENTO DO PROCESSO. MARCA. COLIDÊNCIA. "KIART". "Q ART". CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. ART. 124, XXIII, DA LPI. INAPLICABILIDADE. RECURSO DE R. M. R. PROVIDO E DEMAIS APELAÇÕES DESPROVIDAS.

 I - Quanto à aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI, assiste razão à autora, pois ao considerar seu registro nº 815.152.850, verifica-se que de fato, o registro anulando se trata de imitação da marca da autora depositada anteriormente ao depósito do pedido de registro da ré, para distinguir produtos do mesmo segmento de mercado (vestuário), sendo suscetíveis de causar confusão ou associação indevida. Correta a declaração de nulidade do registro nº 830.837.787 por infringir a Lei de Propriedade Intelectual.

II - Não se encontram presentes todos os requisitos para a aplicação do inciso, XXIII do artigo 124 da LPI. O fato de ambas as empresas atuarem no segmento de vestuário não constitui elemento de convicção suficiente para comprovar que a ré não poderia desconhecer marca pertencente à autora.

III - Quanto ao cancelamento do processo administrativo de registro de marca nº 908.452.217, a sentença ao julgar extinto o processo, sem resolução de mérito por falta de interesse de agir da autora não andou bem, pois de acordo com documento de fls. 431, o INPI indeferiu o pedido de  concessão do referido registro de marca em 21/02/2017 com fundamento no inciso XIX do art. 124 da Lei nº 9.279/96 e na anterioridade impeditiva do registro nº 815.152.850, somente após, a área técnica da autarquia concordar com o pedido autoral. Merece reforma a sentença, já que o pedido de registro de marca foi indeferido após o procedimento judicial (iniciado em 05/10/2015), pelo reconhecimento tácito da procedência do pedido formulado na ação (ocorrido em 21/02/2017).A Autarquia reconheceu a procedência do pleito autoral atendendo tanto ao pedido de cancelamento do registro de marca nº 830.837.787, em razão da anterioridade impeditiva, bem como ao cancelamento do processo administrativo de concessão de registro de marca nº 908.452.217, com base no inciso XIX, do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, o que comprova o interesse de agir da autora, eis que o INPI somente se manifestou no curso da ação.

IV - Recurso de R. M. R. provido e demais apelações desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencido parcialmente o Desembargador Federal André Fontes, dar provimento ao recurso de R. M. R. e negar provimento aos demais recursos, nos termos do voto do relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000936031v3 e do código CRC 4a0fa15e.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO JULGAMENTO AMPLIADO - 942 DE 21/03/2022

Apelação Cível Nº 0124416-46.2015.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): MARCIO BARRA LIMA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

Votante: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

Votante: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária