Remessa Necessária Cível Nº 5033885-47.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em face de sentença (evento 60/JFRJ) que, em ação movida por Comercial Brazao & Santos Ltda. em face de Supermercado Catole Eireli e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, julgou procedentes os pedidos formulados, para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 917.624.319, para a marca mista "REDE POTYGUAR SUPERMERCADOS", bem como para determinar que a sociedade ré se abstenha de utilizar o referido signo.

Em síntese, a demanda versa sobre pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu registro para a marca mista "REDE POTYGUAR SUPERMERCADOS", ante a alegação da parte autora de que o registro anulando teria sido concedido em violação aos incisos V e XXIII da LPI.

Para julgar procedentes os pedidos, o Juízo de Origem levou em consideração os seguintes pontos: (i) a marca concedida à empresa Ré (“REDE POTYGUAR SUPERMERCADOS") reproduz com acréscimo o título de estabelecimento anterior da Autora ("POTIGUAR SUPERMERCADO”); (ii) como ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico, relacionado ao serviço de supermercados, há risco de confusão ou associação indevida entre os consumidores; (iii) tanto a autora quanto a sociedade ré foram constituídas no Estado do Rio Grande do Norte e, embora esta tenha sido constituída antes da autora, não apresenta em seu nome empresarial, tampouco em seu título de estabelecimento, a expressão “POTYGUAR”, de modo que o registro concedido à ré viola o inciso V do art. 124 da LPI; (iv) não se aplica ao caso concreto a previsão contida no § 1º do art. 129 da LPI, pois o registro em nome da autora já está efetivado, embora tenha sido indeferido e aguardando exame de recurso; (v) também não há que se falar em violação ao inciso XXIII do art. 124 da LPI, já que o pedido de registro da autora restou indeferido; a previsão contida no § 1º do art. 129 da LPI, que garante direito de precedência ao registro, ao usuário de boa-fé, não se aplica ao caso dos autos, pois que o registro em nome da Autora já está efetivado, tanto que foi indeferido e aguarda exame de recurso; (vi) não é possível afirmar que o INPI deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual não deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais; (vii) uma vez reconhecida a nulidade do registro impugnado, a sociedade ré deve ser compelida a se abster de usar a marca "REDE POTYGUAR SUPERMERCADOS" (evento 60/JFRJ).

Os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário da sentença.

Intimado, o MPF deixou de opinar sobre o mérito (eventos 4/TRF2). 

É o relatório. Peço dia.

Documento eletrônico assinado por ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000908331v8 e do código CRC aca2eef2.

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Signatário (a): ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO
Data e Hora: 19/5/2022, às 18:54:19

Remessa Necessária Cível Nº 5033885-47.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em face de sentença (evento 60/JFRJ) que, em ação movida por Comercial Brazao & Santos Ltda. em face de Supermercado Catole Eireli e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, julgou procedentes os pedidos formulados, para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 917.624.319, para a marca mista "REDE POTYGUAR SUPERMERCADOS", bem como para determinar que a sociedade ré se abstenha de utilizar o referido signo.

O escopo da demanda é saber se o ato administrativo que concedeu o registro nº 917.624.319, para a marca de apresentação mista "REDE POTYGUAR SUPERMERCADOS", é nulo, por violação ao art. 124, V e XXIII, da LPI.

O Juízo de Origem entendeu que o ato seria nulo, uma vez que a marca protegida pelo registro reproduz com acréscimo o título de estabelecimento anterior da parte autora, caracterizando-se violação ao art. 124, V, da LPI, e condenou a empresa ré a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, em favor da autora.

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

Mérito

Do pedido de decretação de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 917.624.319

Como se verá a seguir, em relação ao mérito a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, além dos que adiciono a seguir.

As marcas desempenham dúplice papel na ordem econômica brasileira, servindo não apenas como ferramenta concorrencial, vez que permitem a distinção de produtos e serviços, mas também como instrumento de proteção ao consumidor, pois permitem que este possa adequadamente identificar o produto ou serviço que efetivamente deseja adquirir. Nesse sentido, dispõe Denis Barbosa:

A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular.

Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.

(BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Editora Lumen Juris, p. 698/699).

No caso concreto, reside a controvérsia em saber se o ato administrativo que concedeu o registro nº 917.624.319, para a marca de apresentação mista "REDE POTYGUAR SUPERMERCADOS", é nulo.

A autora sustentou a nulidade do ato sob o fundamento de que este caracterizaria violação ao art. 124, V e XXIII, da Lei nº 9.279/96.

Inicialmente, é necessário identificar o âmbito de proteção conferido pelo art. 124, V, da LPI.

Isso porque a proteção jurídica dispensada ao nome empresarial está limitada ao Estado em que é feito o registro, ao passo que a proteção à marca possui eficácia nacional.

Nesse sentido, o artigo 1.166 do Código Civil restringe a proteção ao nome empresarial aos limites do Estado em que forem registrados os atos constitutivos da sociedade, nos seguintes termos:

Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. (grifos não constantes no original).

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.

O parágrafo único do mencionado artigo permite a extensão da proteção ao nome empresarial a todo o território nacional, desde que a mesma seja requerida na forma de lei especial. Assim, o art. 61, §2°, do Decreto 1.800/96, dispõe que a “proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC”.

O art. 11, §1°, da Instrução Normativa 116 do DNRC, prevê a proteção do nome empresarial em outro Estado da Federação se houver a abertura de filial em outra Junta Comercial ou arquivamento do pedido específico (“A proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra Junta Comercial decorre, automaticamente, da abertura de filial nela registrada ou do arquivamento de pedido específico, instruído com certidão da Junta Comercial da unidade federativa onde se localiza a sede da empresa interessada”).

Como se verá abaixo, esse entendimento é chancelado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que entende que a proteção ao nome empresarial em território nacional apenas é obtida mediante o registro suplementar do nome empresarial nas juntas comerciais dos demais Estados da Federação.

Por outro lado, o artigo 129 da LPI dispõe que o registro de uma marca garante ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional.

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. (grifos não constantes no original).

Uma das hipóteses de irregistrabilidade de um signo como marca é justamente a reprodução de nome empresarial de terceiros, quando houver possibilidade de confusão ou associação indevida, conforme artigo 124, V, da LPI:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; (grifos não constantes no original).

No julgamento do REsp 1.204.488/RS, o C. Superior Tribunal de Justiça apreciou a colidência entre a marca “STREET CRIME GANG” e o nome empresarial “Gang Comércio do Vestuário Ltda”. Na oportunidade, a relatora, Min. Nancy Andrighi consignou que, para que o nome empresarial goze de proteção em âmbito nacional, é necessário o seu registro em todas as juntas comerciais do Brasil. Além disso, definiu os critérios cumulativos para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca, sendo necessário: “(i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional; e (ii) que a reprodução ou imitação seja suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

Nesse sentido, dispõe a ementa do mencionado julgado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI –, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.

4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.

(STJ. REsp 1.204.488/RS. Relatora Min. Nancy Andrighi. DJe 02.03.2011. Grifos adicionados).

E mais recentemente, no julgamento do REsp 1.184.867/SC, o Min. Luis Felipe Salomão manteve esse entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE⁄ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP.

(...)

3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 9.279⁄1996. (REsp 1190341⁄RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05⁄12⁄2013, DJe 28⁄02⁄2014 e REsp 899.839⁄RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17⁄08⁄2010, DJe 01⁄10⁄2010).

4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28⁄05⁄2013, DJe 10⁄06⁄2013).

5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI. Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau⁄SC.

(...)

11. Recurso especial provido.

(STJ. REsp 1.184.867/SC. Relator Min. Luis Felipe Salomão. Julgamento em 15.05.2014. Grifos adicionados).

Na hipótese dos autos, tanto a autora quanto a sociedade ré foram constituídas no Estado do Rio Grande do Norte.

Contudo, restou demonstrado que a autora utiliza como título de estabelecimento o termo "SUPERMERCADO POTIGUAR" desde 23/10/2015 (evento 1 - CNPJ5), ao passo que a sociedade ré, embora constituída primeiro (26/02/1999, conforme documento juntado no evento 1 - ANEXO8), não emprega a expressão "POTYGUAR" em seu título de estabelecimento ou em seu nome empresarial.

Além disso, como as partes atuam no mesmo segmento de mercado - relacionado ao serviço de supermercados -, está comprovado o risco de confusão ou associação indevida entre o público consumidor.

Assim,  aplicando ao caso concreto a jurisprudência do STJ, verifica-se que o título de estabelecimento da autora merece proteção, razão pela qual reúne as condições necessárias para impedir o registro da marca “REDE POTYGUAR SUPERMERCADOS” com fundamento no inciso V do art. 124 da LPI, devendo ser mantida a r. sentença quanto ao decidido acerca do mérito.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.

Documento eletrônico assinado por ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000908332v12 e do código CRC 4ad3b9b6.

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Remessa Necessária Cível Nº 5033885-47.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.  PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU o REGISTRO PARA a MARCA MISTA "REDE POTYGUAR SUPERMERCADOS". ART. 124, V, DA LPI. PROTEÇÃO AO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A demanda versa sobre pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu registro para a marca mista "REDE POTYGUAR SUPERMERCADOS", ante a alegação da parte autora de que o registro anulando teria sido concedido em violação aos incisos V e XXIII da LPI.

2. Limitação geográfica do nome empresarial e jurisprudência do STJ. No âmbito do REsp 1.204.488/RS, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, para que o nome empresarial goze de proteção em âmbito nacional, é necessário o seu registro em todas as juntas comerciais do Brasil.

3. Na hipótese dos autos, tanto a autora quanto a sociedade ré foram constituídas no Estado do Rio Grande do Norte. Contudo, restou demonstrado que a autora utiliza como título de estabelecimento o termo "SUPERMERCADO POTIGUAR" desde 23/10/2015 (evento 1 - CNPJ5), ao passo que a sociedade ré, embora constituída primeiro (26/02/1999, conforme documento juntado no evento 1 - ANEXO8), não emprega a expressão "POTYGUAR" em seu título de estabelecimento ou em seu nome empresarial.

4. Aplicando ao caso concreto a jurisprudência do STJ, verifica-se que o título de estabelecimento da autora merece proteção, razão pela qual reúne as condições necessárias para impedir o registro da marca “REDE POTYGUAR SUPERMERCADOS” com fundamento no inciso V do art. 124 da LPI, devendo ser mantida a r. sentença quanto ao decidido acerca do mérito.

5. Remessa necessária a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2022.

Documento eletrônico assinado por ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000908333v5 e do código CRC 88dcd871.

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Data e Hora: 19/5/2022, às 18:54:19

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/05/2022

Remessa Necessária Cível Nº 5033885-47.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

PRESIDENTE: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PROCURADOR(A): CRISTINA SCHWANSEE ROMANÓ

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

CLEBER DE SOUZA LOPES

Secretário