Remessa Necessária Cível Nº 5076108-49.2019.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em face de sentença (evento 88/JFRJ) que, em ação movida por Artevasi SA em face de Palash Comércio e Importação Ltda e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, julgou procedentes os pedidos formulados, para: (i) declarar o direito da autora à adjudicação do registro de marca nº 903.933.357, referente à marca "ARTEVASI"; (ii) determinar ao INPI que altere, em favor da autora, a titularidade do mencionado registro; (iii) condenar a sociedade ré em obrigação de não fazer, no sentido de abster-se de usar, sob qualquer forma ou pretexto, a marca "ARTEVASI"; e (iv) condenar a sociedade ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Ao final, verificando estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, e determinou que o INPI, no prazo de até 30 (trinta) dias, promova a alteração de titularidade do registro nº 903.933.357, e que a sociedade empresária ré se abstenha imediatamente de utilizar, sob qualquer forma ou pretexto, a marca "ARTEVASI".

Em síntese, a demanda versa sobre pedido de adjudicação compulsória de marca, ante a alegação da parte autora de que é titular de registros para a marca "ARTEVASI" no exterior, e que a sociedade ré teria procedido ao registro desta perante o INPI imbuída de má-fé.

Para julgar procedentes os pedidos, o Juízo de Origem levou em consideração os seguintes pontos: (i) as partes mantiveram relação comercial de 2011 a 2015, período em que a sociedade ré comercializou produtos da autora no Brasil; (ii) a autora comprovouser titular de registro para a marca "ARTEVASI" no exterior, com prioridade anterior à do registro anulando; (iii) a ré teria inegável ciência de estar comercializando produtos identificados por marca de terceiro.

Os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário da sentença.

No Evento 4/TRF2, o MPF informa não ser hipótese de sua atuação.

É o relatório. Peço dia.

Documento eletrônico assinado por ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000907966v7 e do código CRC 56431f07.

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Remessa Necessária Cível Nº 5076108-49.2019.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em face de sentença (evento 88/JFRJ) que, em ação movida por Artevasi SA em face de Palash Comércio e Importação Ltda e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, julgou procedentes os pedidos formulados, para: (i) declarar o direito da autora à adjudicação do registro de marca nº 903.933.357, referente à marca "ARTEVASI"; (ii) determinar ao INPI que altere, em favor da autora, a titularidade do mencionado registro; (iii) condenar a sociedade ré em obrigação de não fazer, no sentido de abster-se de usar, sob qualquer forma ou pretexto, a marca "ARTEVASI"; e (iv)condenar a sociedade ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a demanda versa sobre pedido de adjudicação compulsória de marca, ante a alegação da parte autora de que é titular de registros para a marca "ARTEVASI" no exterior, e que a sociedade ré teria procedido ao registro desta perante o INPI imbuída de má-fé.

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO REGISTRO 903.933.357

Como se verá a seguir, em relação ao mérito a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, além dos que adiciono a seguir.

No sistema de proteção marcário vigente, a adjudicação é medida excepcional. A LPI, em seu art. 166, apenas permite a adjudicação na estrita hipótese do art. 6° septies (1) da CUP, ou seja, quando o agente ou representante do titular de uma marca fizer, sem autorização deste titular, o registro da marca em seu próprio nome.

Vejamos as referidas normas, com grifos adicionados:

Convenção da União de Paris:

Art. 6° septies

(1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.

Lei 9.279/96:

Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.

Dessa forma, nos termos do art. 6º septies (1), são necessárias duas condições cumulativas para a adjudicação do registro: (i) que agente ou representante do titular de uma marca faça o registro desta marca em algum país da União; (ii) e que tal registro seja feito de má-fé, sem consentimento do titular do registro no exterior.

Note-se que a adjudicação é instituto que tenta mitigar da melhor forma possível o dano causado pela usurpação de uma marca estrangeira. Nesse sentido, transfere diretamente o registro ao verdadeiro titular, que agora pode assumir o controle de sua marca em determinado país, com o mínimo possível de intercorrências, tanto do ponto de vista administrativo, pois não é preciso fazer novo requerimento de registro, como também de sua relação com o público consumidor.

No caso concreto, foi comprovado que a autora é titular de registro para a marca "ARTEVASI" no exterior, com prioridade datada de 08/08/2006, isto é, anterior ao registro anulando.

Além disso, restou incontroverso a partir das provas juntadas aos autos que as partes mantiveram relação comercial de 2011 a 2015, pela qual a sociedade ré teria comercializado, no Brasil, produtos da parte autora fabricados no exterior. 

Assim, o acesso da Palash aos produtos da autora "se deu com base em negócio jurídico análogo à representação", como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, restando preenchida a primeira condição para a adjudicação do registro.

Prosseguindo ao exame da má-fé no depósito, verifica-se que a sociedade ré, com o propósito de justificar o registro da marca, alegou em sede de contestação que "procedeu com o registro da marca em questão para fins de melhor cumprimento do acordo comercial existente entre as partes, firmado em 2011, vez que como o próprio Autor narra a Promovida era representante comercial da Autora no Brasil, e por representa-la comercialmente e realizar a importação de produtos da mesma para revenda, viu-se na obrigação de registrar a marca “ARTEVASI” (em 09.08.2011) para melhor desenvolvimento de suas atividades, protegendo o termo, vez que a Autora sequer tinha registro de sua marca no seu país de origem, ou em qualquer outro país signatário da CUP, à época em que se iniciou."

Como se verifica do trecho transcito, a própria Palash reconhece ter requerido o registro de marca que sabia ser alheia, com o fim de supostamente melhor desenvolver suas atividades de representação comercial, importação e revenda de produtos fabricados pela parte autora.

Contudo, não havendo demonstração nos autos de que a ré contava com autorização expressa da titular do registro para assim agir, certo é que a sociedade ré agiu de má-fé, não podendo ser admitida a usurpação de marca alheia.

Dessa forma, uma vez preenchidas as condições do art. 166 da LPI, o pedido de adjudicação deve ser julgado procedente.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária.

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Remessa Necessária Cível Nº 5076108-49.2019.4.02.5101/RJ

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.  PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DA MARCA "ARTEVASI". ART. 166 DA LPI. CONDIÇÕES PREENCHIDAS. REMESSA NECESSÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A demanda versa sobre pedido de adjudicação compulsória de marca, ante a alegação da parte autora de que é titular de registros para a marca "ARTEVASI" no exterior, e que a sociedade ré teria procedido ao registro desta perante o INPI imbuída de má-fé.

2. No sistema de proteção marcário vigente, a adjudicação é medida excepcional. A LPI, em seu art. 166, apenas permite a adjudicação na estrita hipótese do art. 6° septies (1) da CUP, ou seja, quando o agente ou representante do titular de uma marca fizer, sem autorização deste titular, o registro da marca em seu próprio nome.

3. No caso concreto, foi comprovado que a autora é titular de registro para a marca "ARTEVASI" no exterior, com prioridade datada de 08/08/2006, isto é, anterior ao registro anulando. Além disso, restou incontroverso a partir das provas juntadas aos autos que as partes mantiveram relação comercial de 2011 a 2015, pela qual a sociedade ré teria comercializado, no Brasil, produtos da parte autora fabricados no exterior. 

4. A sociedade ré reconheceu ter requerido o registro de marca que sabia ser alheia, com o fim de supostamente melhor desenvolver suas atividades de representação comercial, importação e revenda de produtos fabricados pela parte autora. Contudo, não havendo demonstração nos autos de que a ré contava com autorização expressa da titular do registro para assim agir, certo é que a sociedade ré agiu de má-fé, não podendo ser admitida a usurpação de marca alheia.

5. Uma vez preenchidas as condições do art. 166 da LPI, o pedido de adjudicação deve ser julgado procedente.

6. Remessa necessária a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2022.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/05/2022

Remessa Necessária Cível Nº 5076108-49.2019.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

PRESIDENTE: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PROCURADOR(A): CRISTINA SCHWANSEE ROMANÓ

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

CLEBER DE SOUZA LOPES

Secretário