Remessa Necessária Cível Nº 5039842-29.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário em face da sentença (evento 125, sent 1) proferida nos autos de ação ordinária proposta por HMF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI e IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido, para anular os registros  nº 917.361.792 (Classe 43), nº 917.361.563 (Classe 39) e nº 917.361.490 (Classe 35), com a consequente condenação da empresa ré a abster-se de uso da marca mista “IFOOD LOOP” para serviços de qualquer forma relacionados ao fornecimento de alimentos, ainda que por intermediação ou outro meio. Condenou a segunda ré IFOOD.COM em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 e §§ 2º e 4º, III, do Código de Processo Civil, afastando qualquer sucumbência em relação ao INPI, por entender que a autarquia não possuía elementos suficientes, no momento da concessão dos registros ora atacados, para proferir decisão em sentido contrário. Determinou a intimação do INPI para proceder à anotação e publicação desta sentença na Revista da Propriedade Industrial, para ciência de terceiros, na forma prevista do artigo 175, §2º, da Lei nº 9.279/96.

O Ministério Público Federal deixou de opinar, por entender não estarem presentes quaisquer das hipóteses de legitimação previstas na Constituição Federal ou no artigo 178 do Código de Processo Civil que justifiquem sua intervenção (evento 4, parecer 1).

Sem recursos voluntários.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000900468v2 e do código CRC bad16255.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO DA ROCHA ROSADO
Data e Hora: 15/8/2022, às 12:51:33

Remessa Necessária Cível Nº 5039842-29.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço da remessa necessária porque presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A parte autora é empresa titular do registro nº 911502416, para a marca “LOOPFOOD SANDWICHES”, depositado em 18/08/2016 e concedido em 31/07/2018, na classe NCL (10) 43, para assinalar “Assessoria consultoria e informação em culinária - [Consultoria em]; Assessoria consultoria e informação em culinária - [Assessoria em]; Assessoria consultoria e informação em culinária; Assessoria, consultoria e informação em culinária - [Consultoria em]; Assessoria, consultoria e informação em culinária - [Assessoria em]; Assessoria, consultoria e informação em culinária; Assessoria, consultoria e informação relativa à produção de alimento; Assessoria, consultoria e informação sobre o vinho e suas características - [Consultoria em]; Assessoria, consultoria e informação sobre o vinho e suas características - [Assessoria em]; Assessoria, consultoria e informação sobre o vinho e suas características; Assessoria, consultoria e informação técnica em serviço de alimentação - [Consultoria em]; Assessoria, consultoria e informação técnica em serviço de alimentação - [Assessoria em]; Assessoria, consultoria e informação técnica em serviço de alimentação; Assessoria, consultoria e informações sobre restaurante; Cyber-café [restaurante]; Serviços de bar; Serviço de bufê; Serviços de cafés [bares]; Serviços de cafeteria; Serviços de cantinas; Serviços de restaurantes; Serviços de restaurantes de auto-serviço; Serviços de lanchonetes” (evento 1, out 15).

Por sua vez, a parte ré é titular dos seguintes registros para a marca mista “IFOOD LOOP”:

1. Registro nº 917361440, depositado em 21/05/2019 e concedido em 24/12/2019, na classe NCL (11) 9 para assinalar “aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio”;
2. Registro nº 917361490, na classe NCL (11) 35, depositado em 21/05/2019 e concedido em 24/12/2019, para assinalar “Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório”;
3. Registro nº 917361563, na classe NCL (11) 39, depositado em 21/05/2019 e concedido em 24/12/2019, para assinalar “Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.”;
4. Registro nº 917361695, na classe NCL (11) 42, depositado em 21/05/2019 e concedido em 24/12/2019, para assinalar “Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador; serviços jurídicos.”;
5. Registro nº 917361792, na classe NCL (11) 43, depositado em 21/05/2019 e concedido em 24/12/2019 para a marca mista “IFOOD LOOP” para assinalar “Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias.”

Importa relembrar que a marca se apresenta como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado.  Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 

Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade.  Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Os elementos nominativos das marcas mistas “LOOPFOOD SANDWICHES” (mais antiga) e “IFOOD LOOP” (mais recente) evidenciam dois termos muito semelhantes, sendo que ambas as empresas litigantes atuam no ramo alimentício, havendo possibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, o que infringe o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial – LPI.

Confira-se a conclusão do parecer da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográfica do INPI exarado nos autos principais sobre a questão (evento 60, desp 2, do processo nº 5039842-29.2020.4.02.5101):

“2-Do Mérito:

2.1- Da aplicação do art.124, inc.XIX - impossibilidade de convivência entre os sinais

(...)

É certo que o registro n° 911502416 (LOOPFOOD SANDWICHES) é anterior aos registros da empresa Ré.

Quanto à análise da afinidade mercadológica, esta é fundamental no exame de mérito, mais especificamente no requisito da disponibilidade. Nesta etapa avalia-se o grau de semelhança ou relação entre os produtos distinguidos pelos sinais em cotejo, a fim verificar o risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor.

Em que pese exista uma grande facilidade em verificar a possibilidade de confusão ou associação para serviços idênticos, os mesmos também se manifestam no caso de bens ou serviços de espécies distintas, quando guardam entre si, características semelhantes ou estreita relação. Nesse ponto é que se constata que os serviços assinalados pelo sinal marcário da Autora, são afins aos assinalados pelos registros de nº 917361490, nº917361563 e nº917361792, posto que são relacionados ao ramo de culinária, restaurantes e bares, ou seja, alimentação de modo geral.

Ao mesmo passo que a marca da autora se difere dos registros de nº917361440 e nº 917361695, posto que estes registros assinalam serviços de informática e tecnologia, sendo bem distantes da marca da autora, possibilitando, assim, a convivência dos mesmos.

Portanto, em relação à afinidade mercadológica, a mesma só foi constatada em relação aos registros de nº917361490, nº917361563 e nº917361792.

Resta pendente, portanto, para a configuração de risco de associação ou confusão, a análise da colidência entre os sinais.

(...)

Da análise dos conjuntos, verifica-se de imediato que os sinais são apresentados de forma mista, ou seja, possuem elementos escritos e gráficos. Vê-se também, que os elementos nominativos são, por óbvio, os principais componentes dos dois conjuntos marcários. O fato é que os elementos nominativos principais nas duas marcas, quais sejam, “LOOP” são idênticos entre si, dada sua igualdade fonética e ideológica, impossibilitando a convivência entre os mesmos, senão vejamos (...)

3- Conclusão

Em relação à violação ao art. 124, inc.XIX da Lei n° 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), restou demonstrado que o deferimento dos pedidos de registro de nº 917361490, nº917361563 e nº917361792, da ré, descumpririam o referido artigo, tendo em vista que a impressão geral dos conjuntos não gera distintividade suficiente para não causar confusão ao consumidor.

Por isso, esta Diretoria não se opõe a eventual decisão de nulidade em relação aos registros de nº917361490, nº917361563 e nº917361792, da empresa ré.” (grifei)

A sentença que ora se reexamina enfatizou que “mesmo ambas as marcas possuindo apresentação mista, não há elemento figurativo que seja suficiente para atribuir distintividade à marca da empresa Ré em relação à marca anterior da Autora. Ao contrário, ambos os sinais apresentam uma estilização nas letras “OO”, que formam o símbolo do infinito, o que torna as marcas em apreço ainda mais similares.”

Vale lembrar o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.” (Recurso Especial 1450143/RJ; Recurso Especial 401105/RJ; Recurso Especial 633592/SP).

Logo, correta a sentença que decretou a nulidade dos registros nº 917.361.792 (Classe 43), nº: 917.361.563 (Classe 39) e nº: 917.361.490 (Classe 35), da marca mista “IFOOD LOOP”, de titularidade da parte ré, por incidir na proibição do artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial-LPI.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à remessa necessária.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000900469v5 e do código CRC bf38ea24.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO DA ROCHA ROSADO
Data e Hora: 8/9/2022, às 17:19:24

Remessa Necessária Cível Nº 5039842-29.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA DA AUTORA. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO E MESMOS PRODUTOS. SETOR ALIMENTÍCIO.  POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA.  INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO ARTIGO 124, XIX, DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. A marca se apresenta como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado.  Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 

2. Os elementos nominativos das marcas mistas “LOOPFOOD SANDWICHES” (mais antiga) e “IFOOD LOOP” (mais recente) evidenciam dois termos muito semelhantes, sendo que ambas as empresas litigantes atuam no ramo alimentício, havendo possibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, o que infringe o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial – LPI.

3. Vale lembrar o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.” (Recurso Especial 1450143/RJ; Recurso Especial 401105/RJ; Recurso Especial 633592/SP).

4. Sentença concluiu que “mesmo ambas as marcas possuindo apresentação mista, não há elemento figurativo que seja suficiente para atribuir distintividade à marca da empresa Ré em relação à marca anterior da Autora. Ao contrário, ambos os sinais apresentam uma estilização nas letras “OO”, que formam o símbolo do infinito, o que torna as marcas em apreço ainda mais similares.”.

5. Correta a sentença que decretou a nulidade dos registros nº 917.361.792 (Classe 43), nº: 917.361.563 (Classe 39) e nº: 917.361.490 (Classe 35), da marca mista “IFOOD LOOP”, de titularidade da parte ré, por incidir na proibição do artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial-LPI.

6. Remessa necessária desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à remessa necessária, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000900470v3 e do código CRC 0a88c1d9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO DA ROCHA ROSADO
Data e Hora: 8/9/2022, às 17:19:24

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 08/09/2022

Remessa Necessária Cível Nº 5039842-29.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PROCURADOR(A): JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS

PREFERÊNCIA: JULIANA MOTTER ARAUJO TOGEL por HMF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário