Apelação Cível Nº 5057933-70.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEÍCULOS LTDA. em face da sentença (evento 38, sent 1) proferida nos autos da ação ordinária por ela ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI e de PARK TIME LTDA., que julgou improcedente o pedido, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 902.839.853 para a marca "SAFETY PARK ESTACIONAMENTOS", de titularidade da apelada, bem como fosse a apelada condenada a se abster do uso da referida marca. Condenou a apelante ao pagamento das despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, divididos igualmente entre os réus, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (evento 51, apelação 1), a apelante sustenta que não há como justificar a improcedência do pedido pelo simples fato de se tratar do cotejo de marcas evocativas – o que se difere, em muito, do conceito de marcas fracas – ou ainda da viabilidade de convivência entre sinais por valerem-se de elementos comuns ou desgastados. Afirma que, de acordo com o Manual de Marcas do INPI, como regra geral “a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados”. Aduz que os conjuntos “SAFE PARK” e “SAFETY PARK ESTACIONAMENTOS” são ideológica, gráfica e foneticamente similares. Assegura que há utilização de expressões de mesmo sentido, criando conjuntos com o mesmo contexto, o que é vedado pelo INPI. Garante que “a reprodução integral do conjunto registrado” ainda que composto por elementos de uso comum ou descritivo “geraria risco de confusão por parte do público-alvo”. Acrescenta que não houve qualquer fundamentação na sentença que demonstrasse a suposta irregistrabilidade do termo “SAFE”, ou ainda, seu “desgaste”, quando utilizado como elemento para distinguir “serviços de estacionamento”. Defende a nulidade do registro nº 816.479.593 para a marca mista “SAFETY PARK ESTACIONAMENTO”. Requer a reforma da sentença, com a procedência do pedido, de modo a declarar a nulidade do registro nº 816.479.593 para a marca mista “SAFETY PARK ESTACIONAMENTO”.

Em resposta ao recurso (evento 57, contraz 1), o INPI alega que as expressões que compõem os signos, ainda que minimamente, possuem algum grau de distintividade: “SAFEPARK”, “SAFEWAY” e “SAFETY PARK”. Ressalta que as duas primeiras, que compõem as marcas da demandante e são formadas pela justaposição das palavras “SAFE”, “PARK” e “WAY”, que claramente fazem referência às expressões do vernáculo “Estacionamento Seguro” e “Caminho Seguro”, respectivamente; a última, por sua vez, possui como tradução algo como “Parque de Segurança” ou “Estacionamento de Segurança”. Aduz que as marcas “SAFEPARK” e “SAFETY PARK ESTACIONAMENTOS” evocam a prestação de serviços de estacionamento de veículos e, sendo assim, são corriqueiramente chamadas de marcas “fracas”, que são aquelas compostas por elementos que invocam os produtos/serviços que identificam ou visam identificar. Esclarece que, nesses casos, a atual jurisprudência é pela convivência pacífica das marcas assim compostas, ônus que os seus titulares devem suportar. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Em contrarrazões (evento 60, contrazap 1), PARK TIME LTDA. informa que sua marca foi concedida pelo INPI com o seguinte apostilamento: “sem direito ao uso exclusivo das expressões "SAFETY", "PARK" e "ESTACIONAMENTOS". Enfatiza que esse apostilamento lhe confere a característica de marca fraca ou evocativa, porque são expressões de uso comum, que atraem a mitigação da regra de exclusividade, admitindo-se a sua utilização por terceiros. Reforça que, exatamente por sua relação indireta com o produto/serviço, o exame de distintividade e novidade está sujeito a critérios mais flexíveis, fazendo com que marcas muito próximas, e até idênticas, gráfica e foneticamente, coexistam para identificar os mesmos produtos. Informa que há outras marcas semelhantes de titularidade de empresas diversas, o que denota a total falta de exclusividade de tais termos. Pede o desprovimento do recurso.

O Ministério Público Federal deixa de opinar quanto ao mérito da causa, pugnando pelo prosseguimento do feito (evento 4, parecer 1).

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000889676v4 e do código CRC 1d5846d2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO DA ROCHA ROSADO
Data e Hora: 3/5/2022, às 13:5:13

Apelação Cível Nº 5057933-70.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço da apelação interposta por SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEÍCULOS LTDA., uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A apelante, SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEÍCULOS LTDA., é titular (i) do registro nº 816.479.593, para a marca “SAFEPARK”, depositado em 13/11/1991 e concedido em 13/07/1993, na classe nacional 38.40, para assinalar “ serviços auxiliares do transporte em geral e da armazenagem” e (ii) do registro nº 825.003.873, para a marca mista “SAFEWAY HIDROVIAS”, depositado em 25/09/2002 e concedido em 25/10/2011, na classe NCL 8(39), para distinguir “administração de hidrovias [operação de-], controle de bilheterias [operação de-] e estacionamentos de veículos”.

Por sua vez, a apelada, PARK TIME LTDA., é titular registro anulando nº 902.839.853, para a marca "SAFETY PARK ESTACIONAMENTOS", depositado em 06/08/2010 e concedido em 08/09/2015, na classe NCL (9) 39, para designar “Operação de estacionamento; Estacionamento de carros”.

Como é cediço, a marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado.  Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 

Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade.  Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Com efeito, os elementos nominativos das marcas da apelante e da apelada contêm os termos “SAFE” e “PARK” em comum, além de ambas atuarem no mesmo segmento de mercado, no caso, estacionamentos.

Por outro lado, de acordo com o inciso VI do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial – LPI, é vedado o registro de “sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”, que é o caso dos autos.

Ora, os signos “SAFE” e “PARK” significam “seguro” e “estacionamento” em português, claramente assinalando características dos serviços que identificam, podendo ser considerados descritivos ou evocativos.

Portanto, tendo em vista que as marcas em análise utilizam termos descritivos e evocativos no segmento de estacionamentos, não se pode subsumir a marca da apelada na hipótese impeditiva de registro descrita no inciso XIX do artigo 124 e da Lei nº 9.279/96, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, sendo possível a convivência pacífica entre as marcas em cotejo, até porque há alguma distintividade entre elas.

Importa observar o parecer da Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI no exame da colidência entre as marcas da apelante e da apelada, o qual adoto como razões de decidir (evento 24, ofic 2):

“1. Trata-se de Ação de Nulidade de Registro de Marca com Pedido Liminar proposta por SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEÍCULOS LTDA, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de PARK TIME LTDA, em trâmite perante o Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro sob o nº 5057933- 70.2020.4.02.5101.

2. Demanda a autora pela declaração de nulidade do registro nº 902839853, marca de apresentação mista.  

3. Em breve síntese, alega a autora que a concessão do registro infringe o art. 124, V, XIX e XXIII, da LPI, visto que a marca dele objeto seria imitação. Sustenta que os atos administrativos praticados pelo INPI, que culminaram com a concessão e manutenção da concessão do registro, contêm vícios de carência de motivo, deficiência de motivação e desvio de finalidade; apresenta, ainda, exemplos de marcas indeferidas ou declaradas nulas face à preexistência de seu registro.

4. Compulsando os autos, é preciso destacar, primeiro, que o juízo a quem foi distribuída a ação indeferiu a tutela de urgência requerida.

5. Passando ao mérito, propriamente, entendemos que não assiste razão à demandante.

6. Os registros de titularidade da reclamante aos quais ela faz referência em sua petição inicial, de nºs 816479593 e 825003873, têm por objeto, respectivamente, as marcas de apresentação nominativa “SAFEPARK”, que assinala “Serviços auxiliares do transporte em geral e da armazenagem.”, da antiga classe nacional 38.40, e mista “SAFEWAY HIDROVIAS”, que designa serviços de “ADMINISTRAÇÃO DE HIDROVIAS [OPERAÇÃO DE-], CONTROLE DE BILHETERIAS [OPERAÇÃO DE-] E ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS

7. Cumpre observar que, para a aplicabilidade do art. 124, V, XIX e XXIII, da LPI, é imprescindível que a marca que supostamente imite ou reproduza

8. As expressões que compõem os signos e que, ainda que minimamente, possuem algum grau de distintividade, estão reproduzidas em inglês, e são: “SAFEPARK”, “SAFEWAY” e “SAFETY PARK”. As duas primeiras, que compõem as marcas da demandante e são formadas pela justaposição das palavras “Safe”, “Park” e “Way”, claramente fazem referência às expressões do vernáculo “Estacionamento Seguro” e “Caminho Seguro respectivamente; a última, por sua vez, possui como tradução algo como “Parque de Segurança”/”Estacionamento de Segurança”.

9. Ora, como podemos ver, sobretudo das marcas “SAFEPARK” e “SAFETY PARK ESTACIONAMENTOS”, ambas evocam a prestação de serviços de estacionamento de veículos e, sendo assim, temos o que corriqueiramente é chamado de marcas “fracas”, que são aquelas compostas por elementos que invocam os produtos/serviços que identificam ou visam identificar.

10. Nesses casos, a atual jurisprudência do INPI é pela convivência pacífica de marcas assim compostas; ônus que os seus titulares devem suportar.

11. Para ilustrar, temos os casos das marcas de apresentação mista “E-PARK”, de titularidade de “Estacionamento de carros; Locação de automóveis; Operação de estacionamento; Serviços de estacionamento de veículos e locação de veículos.”“Estacionamento de carros - [Informação em]; Estacionamento de carros - [Consultoria em]; Estacionamento de carros - [Assessoria em]; Estacionamento de carros; Operação de estacionamento - [Informação em]; Operação de estacionamento - [Consultoria em]; Operação de estacionamento - [Assessoria em]; Operação de estacionamento;”

12. No caso em estudo, vê-se que não se trata de marcas exatamente iguais; entre elas há diferenças que, associadas ao que foi exposto acima, as tornam passíveis de convivência pacífica no mercado, ou seja, sem que o público usuário/consumidor seja induzido a confundir ou associá-las erroneamente.

13. A insuscetibilidade, em tese, de causar confusão ou associação indevida é o que motivou o deferimento do pedido de registro 902839853 e a negativa de provimento ao Processo Administrativo de Nulidade contra ele instaurado e, consequentemente, a inaplicabilidade do art. 124, V, XIX e XXIII, da LPI.

14. Alertamos que decisões em sentido contrário, proferidas por esta Autarquia, o foram em momentos remotos, em que vigorava no Instituto jurisprudência já superada, caso do 816479593, em 27/11/2001, na RPI 1612; e, também, do pedido de registro 825705835, marca de apresentação mista “SAFE PARKING”, na classe internacional 39, indeferido pelo mesmo motivo, em 23/12/2008, conforme RPI 1981.

15. Assim, ante o todo exposto, entendemos que o registro 902839853 foi concedido dentro dos ditames legais.” (grifei)

Assim sendo, deve ser mantido o ato administrativo que concedeu o registro da marca da apelada, devendo ser desprovida a apelação e majorados os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do percentual fixado na sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000889677v8 e do código CRC 1e419260.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO DA ROCHA ROSADO
Data e Hora: 13/5/2022, às 13:56:9

Apelação Cível Nº 5057933-70.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTROS DE MARCAS COM OS MESMOS TERMOS NOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. “SAFE” E “PARK”. MESMO SEGMENTO DE MERCADO. ESTACIONAMENTOS. TERMOS EVOCATIVOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124, XIX, DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI. CONDENAÇÃO DA APELANTE EM HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado.  Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 

2. Os elementos nominativos das marcas da apelante e da apelada contêm os termos “SAFE” e “PARK” em comum, além de ambas atuarem no mesmo segmento de mercado, no caso, estacionamentos.

3. De acordo com o inciso VI do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial – LPI, é vedado o registro de “sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”, que é o caso dos autos.

4. Os signos “SAFE” e “PARK” significam “seguro” e “estacionamento”, em português, claramente assinalando características dos serviços que identificam, podendo ser considerados descritivos ou evocativos.

5. Tendo em vista que as marcas em análise utilizam termos descritivos e evocativos no segmento de estacionamentos, não se pode subsumir a marca da apelada na hipótese impeditiva de registro descrita no inciso XIX do artigo 124 e da Lei nº 9.279/96, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, sendo possível a convivência pacífica entre as marcas em cotejo, até porque há alguma distintividade entre elas.

6. Deve ser mantido o ato administrativo que concedeu o registro da marca da apelada, devendo ser desprovida a apelação e majorados os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do percentual fixado na sentença.

7. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000889678v5 e do código CRC 6d37fb4b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO DA ROCHA ROSADO
Data e Hora: 13/5/2022, às 13:56:9

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/05/2022

Apelação Cível Nº 5057933-70.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PROCURADOR(A): MARCIA MORGADO MIRANDA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário