Apelação Cível Nº 5080800-57.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

RUCCOLLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido por eg. Primeira Turma Especializada evento 29, ACOR1, que negou provimento ao recurso da embargante, para manter a sentença que  julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros n.ºs 829.098.941, 903.782.090, 903.867.257, 906.753.015 e 913.682.373, para as marcas GIOVANE D´MILANO, ENZO MILANO, NICOLA MEZI MILANO e PACHITE MILANO, de titularidade das empresas rés PORTAGE CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA e CALÇADOS VIADEI LTDA, do réu Z. J., nos seguintes termos:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO DE MARCAS. AUSÊNCIA DE REPRODUÇÃO DE REGISTRO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.

- Trata-se de apelação cível interposta por RUCOLLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, de Z. J. e das empresas 1) Z. J., 2) ENZO MILANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI - ME, 3) PORTAGE CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e 4) CALÇADOS VIADEI LTDA., requerendo a decretação de nulidade dos registros n.º 829.098.941, 903.782.090, 903.867.257, 906.753.015 e 913.682.373, para as marcas GIOVANE D´MILANO, ENZO MILANO, NICOLA MEZI MILANO e PACHITE MILANO, de titularidade das requeridas, por suposta ofensa ao art. 124, XIX, da LPI, oriunda da presença do termo "MILANO" nas marcas. O MM. Juízo julgou o pedido improcedente por entender que as marcas são suficientemente distintas.

- Os núcleos da proibição do art. 124, XIX, da LPI, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.

- Havendo marcas mistas, protege-se tanto o elemento nominativo quanto o elemento gráfico. Assim sendo, não basta analisar somente a semelhança entre os nomes das marcas, mas também seus componentes gráficos. No presente caso, no concernente à distinção visualmente perceptível (art. 122 da LPI), é fácil notar que as marcas não se confundem em sua apresentação ao público (popularmente chamada de "logotipo"), contando com desenhos e disposição gráfica dos elementos visuais distintos.

- O termo "MILANO" é adotado por diversas marcas registradas nos segmentos empresariais das partes. Logo, o termo pode, em princípio, ser enquadrado na categoria de marca evocativa, dado que constitui expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, exigindo, assim, uma mitigação da regra de exclusividade do registro capaz de permitir a sua convivência com outras semelhantes. Entendo que se aplica ao caso a teoria da distância, segundo a qual não se pode exigir que uma nova marca guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas já semelhantes e aceitas no mercado, de modo que a comparação é feita não somente entre as marcas em disputa, mas também quanto ao mercado pertinente. Precedentes.

- Considerando a ausência de originalidade do termo "MILANO" no segmento mercadológico das partes e a evidente distinção de seus elementos gráficos e nominativos, entendo inexistir óbice para a convivência entre as marcas, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.

- Apelação desprovida.

Em suas razões,  a embargante alega omissão no v. acórdão, ao aplicar a teoria da distância, no caso em exame, eis que a marca MILANO da embargante era exclusiva até o momento que foram concedidos os registros anulandos, todos na mesma época a partir do ano de 2016, de modo que sendo esses registros anulados, não haveria que se falar em aplicação da Teoria da Distância (​evento 39, EMBDECL1​).

Aduz, também, que a expressão MILANO não designa um produto, tampouco configura alguma característica dos produtos identificados pela marca, portanto, sequer poderia ser declarada marca evocativa, e mesmo que ainda este seja o entendimento desta E. Corte, é fato inegável que MILANO é marca reconhecida e notoriamente conhecida no seu segmento de mercado por cinco décadas, merecendo proteção.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca dos temas, para suprir a omissão e para efeito de prequestionamento.

A empresa ré ENZO MILANO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI – ME, em suas contrarrazões (evento 45, CONTRAZ1) sustenta o não conhecimento do recurso de embargos de declaração.

Contrarrazões do INPI no ​evento 49, CONTRAZ1​.

Contrarrazões de Z. J. no evento 50.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001611836v14 e do código CRC af812247.

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Signatário (a): ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO
Data e Hora: 28/11/2023, às 18:0:45

Apelação Cível Nº 5080800-57.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

RUCCOLLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA opõe embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao recurso da embargante contra a sentença que  julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros n.ºs 829.098.941, 903.782.090, 903.867.257, 906.753.015 e 913.682.373, para as marcas GIOVANE D´MILANO, ENZO MILANO, NICOLA MEZI MILANO e PACHITE MILANO, de titularidade das empresas rés PORTAGE CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA e CALÇADOS VIADEI LTDA e do réu Z. J., nos autos da ação movida pela embargante, ainda, em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A tese posta nos aclaratórios é de que o acórdão embargado padece de omissão.

O artigo 1.022 do NCPC, que versa sobre a oposição de embargos de declaração prevê que o recurso é cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão quanto a ponto sobre o qual o juiz ou tribunal deveria ter se pronunciado de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Depreende-se dos autos que o v. acórdão embargado apreciou as teses recursais apresentadas, com base na legislação e jurisprudência que rege a matéria, concluindo pela improcedência do pedido de nulidade dos registros n.ºs 829.098.941, 903.782.090, 903.867.257, 906.753.015 e 913.682.373, para as marcas GIOVANE D´MILANO, ENZO MILANO, NICOLA MEZI MILANO e PACHITE MILANO.

A omissão alegada quanto à constatação da marca MILANO ser evocativa e quanto à questão da aplicabilidade da teoria da distância ao caso, foi devidamente analisada no acórdao embargado, quando assevera que:

"O termo "MILANO" é adotado por diversas marcas registradas nos segmentos empresariais das partes. Logo, o termo pode, em princípio, ser enquadrado na categoria de marca evocativa, dado que constitui expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, exigindo, assim, uma mitigação da regra de exclusividade do registro capaz de permitir a sua convivência com outras semelhantes. Entendo que se aplica ao caso a teoria da distância, segundo a qual não se pode exigir que uma nova marca guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas já semelhantes e aceitas no mercado, de modo que a comparação é feita não somente entre as marcas em disputa, mas também quanto ao mercado pertinente. Precedentes."

Constata-se dos autos que foram devidamente analisados os fundamentos necessários à prestação da tutela jurisdicional, em especial, quanto à ausência de originalidade do termo  "MILANO" no segmento mercadológico de moda e também a evidente distinção de seus elementos gráficos e nominativos, a justificar a inocorrência de óbice para a convivência entre as marcas.

Por outro lado, restou consignado que a análise de colidência entre marcas deve ser feita de modo global, tendo em vista os elementos distintivos e dominantes, segundo percepção do consumidor médio, concluindo o acórdão que as marcas em questão não se confundem em sua apresentação ao público, contando com desenhos e disposição gráfica dos elementos visuais distintos, não sen enquadrando na hipótese prevista no art. 124, XIX, da LPI.

A alegação da embargante no sentido de que é fato inegável que MILANO é marca reconhecida e notoriamente conhecida no seu segmento de mercado por cinco décadas, merecendo proteção, não prospera, na medida em que se constata que a opção por uma marca evocativa acarreta a seu titular o ônus da convivência com marcas assemelhadas, ressaltando-se que o termo MILANO diz respeito à cidade italiana de Milão, uma das mais importantes no segmento da moda, sendo, por conseguinte, inapropriável a título exclusivo.

Por omissão, entende-se o silêncio do magistrado em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar, o que não ocorre no caso. 

Conclui-se, nesse ponto, que não há qualquer vício no acórdão embargado, visto que o juízo não está obrigado a enfrentar a tese estritamente sob a ótica propugnada pelas partes se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia (STJ, 1ª Seção, EDcl nos EREsp 1240899/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 01.02.2018).

Verifica-se, portanto, que a insatisfação do embargante não se deve a eventual vício incorrido no julgado, mas, sim, à própria fundamentação adotada por esta Corte.

Assim, se não há obscuridade, contradição ou omissão, porque a decisão haja adotado explicitamente tese a respeito do tema em debate, diz-se já prequestionada a matéria, faltando, portanto, os pressupostos para os embargos.

Os embargos, deste modo, não procedem, uma vez que a clareza do acórdão dispensa novas elucidações acerca da matéria versada, não havendo necessidade de oposição de embargos, já que não existem os vícios ensejadores ao recurso em tela.

DIANTE DO EXPOSTO, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

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Apelação Cível Nº 5080800-57.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. propriedade industrial. APELAÇÃO. NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I- Cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão quanto a ponto sobre o qual o juiz ou tribunal deveria ter se pronunciado de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do art.1.022 do CPC.

II- O v. acórdão é claro na sua conclusão, com base na legislação e jurisprudência sobre o tema, no sentido de que considerando a ausência de originalidade do termo "MILANO" no segmento mercadológico das partes e a evidente distinção de seus elementos gráficos e nominativos, inexiste óbice para a convivência entre as marcas litigantes, não se enquadrando na hipótese prevista no art. 124, XIX, da LPI.

III - Embargos de declaração desprovidos, por inexistência de qualquer dos vícios que justifiquem o seu atendimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001611838v8 e do código CRC 5d6e8368.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/12/2023

Apelação Cível Nº 5080800-57.2020.4.02.5101/RJ

INCIDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATOR: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LUIZ FERNANDO VOSS CHAGAS LESSA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário