Remessa Necessária Cível Nº 5036849-13.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em face de sentença (evento 97/JFRJ) que, em ação movida por A. B. L. em face do INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial e da I.B.V. Comércio de Bebidas Ltda., julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do ato administrativo do INPI que anulou o registro n° 905.304.225, referente à marca "FRIBOURG BIER", bem como determinar que o INPI restaure os efeitos do referido registro de marca, diante da extinção superveniente do registro considerado impeditivo.

O Juízo de Primeiro Grau entendeu que, com a extinção do registro apontado pela autarquia como anterioridade impeditiva à concessão do registro n° 905.304.225, já não haveria razão para manter o ato administrativo que anulou o referido registro.

Ao final, entendendo estarem presentes a probabilidade do direito e o risco de dano, o Juízo de Origem concedeu a tutela de urgência para restaurar os efeitos do registro nº 905.304.225, de forma a preservar o direito do autor de continuar usando e divulgando a marca "FRIBOURG BIER", até o julgamento definitivo da lide. 

No evento 4/TRF2, o MPF deixou de opinar sobre o mérito da remessa necessária.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001598865v4 e do código CRC f26b953e.

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Remessa Necessária Cível Nº 5036849-13.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em face de sentença (evento 97/JFRJ) que, em ação movida por A. B. L. em face do INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial e da I.B.V. Comércio de Bebidas Ltda., julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do ato administrativo do INPI que anulou o registro n° 905.304.225, referente à marca "FRIBOURG BIER", bem como determinar que o INPI restaure os efeitos do referido registro de marca, diante da extinção superveniente do registro considerado impeditivo.

O escopo da demanda é saber se o ato administrativo que decretou a nulidade do registro nº 905.304.225, referente à marca de apresentação nominativa "FRIBOURG BIER", é válido.

A matéria em julgamento não possui grande complexidade.

A parte autora depositou em 17/09/2012 o pedido de registro nº 905.304.225, para a marca de apresentação nominativa "FRIBOURG BIER", na classe (10) 32, para designar "cerveja".

O registro veio a ser concedido pelo INPI em 28/07/2015, contudo em 22/12/2015 a ré I.B.V. Comércio de Bebidas Ltda. instaurou procedimento administrativo de nulidade de registro, apontado como anterioridade impeditiva à concessão o registro nº 827.839.685, de sua titularidade, depositado em 21/10/2005 na classe NCL (8) 33, para a marca de apresentação nominativa "FRIBOURG", para designar "Aguardente destilada de vinho ou de suco de frutas Alcoólicas (Bebidas -) [exceto cerveja] Amargas (Bebidas -) Bebidas alcoólicas contendo frutas Bebidas alcoólicas [exceto cerveja] Bebidas destiladas Digestivos [licores e destilados] Gim Licores Menta (Licores de -) Rum Sidra Uísque Vinho Vodca".

Ato contínuo, a autarquia deu provimento ao requerimento em 03/03/2020, para declarar nula a concessão do registro nº 905.304.225, nos termos do art. 168 da LPI, tendo em vista a infringência ao disposto no art. 124, inciso XIX do mesmo dispositivo legal, ante a existência do registro anterior nº 827.839.685.

No entanto, como bem apontou o Juízo de primeiro grau, o registro de marca apontado como anterioridade impeditiva à concessão do registro, referente à marca nominativa "FRIBOURG", foi declarado extinto em 22/03/2022 por expiração do prazo de vigência, conforme publicação na RPI nº 2672.

Desta forma, já não subsistem razões para manter o ato administrativo que declarou a nulidade do registro do autor.

A questão foi examinada em profundidade pelo Juízo de Origem, revelando-se irretocável a sentença, sendo suficientes, porquanto elucidativos, os fundamentos do decisum, os quais acolho e incorporo como razões de decidir:

"Pretende o Autor a declaração da nulidade do ato administrativo que anulou o registro nº 905.304.225, para a marca "FRIBOURG BIER", com a consequente restauração do referido registro de forma a preservar o direito do Autor de continuar usando a marca FRIBOURG BIER.

O Autor informa, na réplica, que o registro de marca apontado como anterioridade impeditiva ao deferimento de seu pedido de registro, referente à marca nominativa "FRIBOURG", foi declarado extinto em 22/03/2022 por expiração do prazo de vigência, conforme publicação na RPI nº 2672. Confira-se:

Portanto, a solução da lide posta nos presentes autos prescinde da análise das questões afetas à similitude entre os signos e à concorrência ou confusão entre eles. Isto porque, o registro nº nº 827.839.685, apontado como anterioridade impeditiva encontra-se extinto, em razão da expiração do prazo de vigência, o que revela a falta de interesse da sociedade Ré em mantê-lo para assinalar os produtos especificados em sua marca.

Ainda que a extinção da marca considerada impeditiva, que motivou a anulação do sinal em discussão, tenha sido publicada somente em 22/03/2022, portanto em momento posterior à decisão administrativa que anulou o registro do Autor, em sede de processo administrativo de nulidade instaurado pela sociedade Ré, impossível não considerar que o registro de titularidade da sociedade Ré para a marca "FRIBOURG", já não pode mais ser considerado como impeditivo à manutenção da marca que havia sido concedida ao Autor.

Assim, cumpre considerar tal fato nos precisos termos do art. 493 do CPC, in verbis:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Nesse sentido:

 “APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EXTINÇÃO DE REGISTRO - MARCA "DIOXES" - ART. 124, XIX, DA LPI - FATO NOVO APRESENTADO DEPOIS DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

I - Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo que extinguiu a marca "DIOXES", sob o fundamento de que a marca "OXES", de titularidade da empresa ré, consubstancia anterioridade impeditiva ao registro da marca da autora, nos termos do art. 124, XIX, da LPI;

II - Após a subida dos autos a este Tribunal para exame do recurso, a autora apelante apresentou fato novo, informando que o registro apontado como anterioridade impeditiva do registro em questão foi extinto, em face da caducidade;

III - Levando-se em consideração que não houve qualquer objeção da Autarquia Marcária quanto ao fato novo apresentado, e verificando-se que não mais subsiste a anterioridade impeditiva ao registro da marca da autora, não se olvidando que já foram concedidos outros registros marcários semelhantes contendo as expressões "OX/OXE" para o mesmo ramo de comércio, deve o INPI restabelecer a higidez do aludido registro, conforme requerido na petição inicial;

IV - Recurso de apelação provido”.

(TRF 2ª Região, 1ª Turma Especializada, 0058763- 05.2012.4.02.5101, Rel. Des. Federal Antonio Ivan Athié, julgado em 20.02.18. Grifos nossos).

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCA - COLIDÊNCIA - "CAMPESINO" - PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE - DISTÂNCIA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - CADUCIDADE.

I - "Pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro no INPI, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo esta exclusividade produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas, contudo, as hipóteses de marcas notórias (...)" (REsp 1.353.531/RJ, rel. min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 20/03/2014).

II - Os registros das marcas em conflito em classes distintas e a diferença dos nichos de mercado das empresas autora e ré possibilitam a convivência concomitante delas e afastam a possibilidade de confusão/associação pelos consumidores, restando abalada a presunção de legitimidade do ato administrativo do INPI que anulou o registro da marca "CAMPESINO" na classe internacional 30 - erva-mate, registro nº 818.647.639.

III - A marca nominativa considerada pelo INPI como anterioridade impeditiva - registro nº 814.380.387 - encontra-se extinta por caducidade desde setembro/2017, implicando na disponibilidade atual do sinal - art. 142, III, da LPI.

IV - Apelação conhecida e provida.”

(TRF 2ª Região, 2ª Turma Especializada, 0804524- 52.2011.4.02.5101, Rel. Des. Federal Marcelo Ferreira de Souza Granado, julgado em 06.03.18. Grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - INDEFERIMENTO DE MARCA COM BASE EM REGISTRO ANTECEDENTE - EXTINÇÃO DOS REGISTROS IMPEDITIVOS SENTENÇA PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

I - Recorre o INPI da decisão que julgou procedente o pedido de nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro da marca mista "IR", nº 822.641.178, com apoio na antecedência dos registros nºs 816.281.483 e 818.401.494, ora extintos.

II - Os fundamentos são singelos e resumem-se à afirmação de que "o fato de os registros terem sido extintos em nada modifica o posicionamento do Instituto, de defender a perfeição do ato, uma vez que na época da análise do título os impedimentos ainda se encontravam em vigor".

III - À evidência que a nulidade decretada pelo Magistrado não se funda em nenhum vício de forma ou motivação; mas sim no desaparecimento das causas que justificavam sua existência. Não fazendo sentido perpetuá-lo, apenas, para evitar a concretização do interesse da autora que se tornou legítimo.

IV - Apelação e remessa necessária desprovidas”.

(TRF 2ª Região, 2ª Turma Especializada, 0143045-68.2015.4.02.5101, Rel. Des. Federal Messod Azulay, julgado em 02.06.17. Grifos nossos)

Portanto, tendo havido extinção do registro impeditivo, que motivou a anulação da marca concedida ao Autor, em sede de processo administrativo de nulidade, não há mais razão para manter o ato administrativo que anulou seu pedido de registro, devendo o INPI proceder à restauração dos efeitos do registro de titularidade do Autor, conforme requerido na petição inicial.

Desta forma, como medida de economia processual, e para evitar que o Autor perca seu direito de prioridade em face de terceiros que tenham depositado pedidos de registro no interregno compreendido entre a análise administrativa de seu pedido de registro nº 905.304.225, referente à marca "FRIBOURG BIER", e a prolação da presente sentença, julgo que, não se encontrando mais em vigência o registro impeditivo à manutenção do registro do Autor, deve ser julgada procedente a pretensão autoral."

Além disso, revela-se correta a postura de deixar de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, pois, embora a autarquia e a sociedade ré tenham restado vencidas, tal resultado ocorreu por fato superveniente ao ajuizamento do feito, ao qual estas não deram causa.

Assim, deve ser mantida integralmente a r. sentença.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária.

Documento eletrônico assinado por JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001598866v4 e do código CRC 54dfdf67.

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Remessa Necessária Cível Nº 5036849-13.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO. EXTINÇÃO DO REGISTRO APONTADO COMO ANTERIORIDADE IMPEDITIVA À CONCESSÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O escopo da demanda é saber se o ato administrativo que decretou a nulidade do registro nº 905.304.225, referente à marca de apresentação nominativa "FRIBOURG BIER", é válido.

2. O registro de marca apontado como anterioridade impeditiva à concessão do registro do autor, referente à marca nominativa "FRIBOURG", foi declarado extinto em 22/03/2022 por expiração do prazo de vigência, conforme publicação na RPI nº 2672. Desta forma, já não subsistem razões para manter o ato administrativo que declarou a nulidade do registro do autor.

3. Sentença mantida na íntegra.

4. Remessa necessária a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2023.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/09/2023

Remessa Necessária Cível Nº 5036849-13.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA

PRESIDENTE: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA

Votante: Juiz Federal JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

Votante: Juiz Federal WALNER DE ALMEIDA PINTO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário