Apelação Cível Nº 5060517-42.2022.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

CLUBE ATLÉTICO MINEIRO interpõe recurso de apelação em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro que julgou improcedente o pedido, que objetiva a declaração da nulidade do ato administrativo proferido pelo INPI que concedeu o registro nº 912.017.961, referente à marca “CERVEJADA DO GALO”, de titularidade da sociedade ré - IMEDIA COMUNICAÇÃO LTDA

O autor ajuizou a demanda para ver declarado nulo o registro concedido pelo INPI em favor da empresa IMEDIA COMUNICAÇÃO LTDA, referente à marca "CERVEJADA DO GALO".

O MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela improcedência do pedido, reconhecendo que não haveria óbice ao registro da marca em favor da empresa ora apelada, já que a marca "GALO", em atenção ao princípio da especialidade, e atentando-se ao fato de que a expressão “CERVEJADA DO GALO” não está elencada no estatuto do clube,  não se confunde com a expressão “GALO” ou com o mascote do Clube. Ressaltou que o registro de marca concedido ao Réu não violaria o dispositivo legal indicado pelo autor, relativo à legislação desportiva - Lei 9.615/98 (Lei Pelé)"

Razões recursais do autor, pugnando pela procedência do pedido de nulidade e a consequente reforma da sentença de primeiro grau, reiterando, em resmo que: o registro concedido à empresa ré viola o art. 87 da Lei nº 9.615/98, a Lei Pelé, pois o termo “GALO” é considerado denominação e símbolo de entidade desportiva, tendo exclusividade de uso por parte do apelante; o registro em questão viola o art. 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial, tendo em vista que os elementos da marca da primeira apelada são idênticos aos elementos das marcas do apelante, além de estarem todas na mesma Classe 41, com atividades semelhantes ligadas ao entretenimento, induzindo os consumidores a erro e confusão.

A primeira apelada - empresa IMEDIA COMUNICAÇÃO LTDA restou revel nos autos.

Contrarrazões apresentadas pelo INPI, requerendo a manutenção da sentença recorrida, que elucidou a questão de forma salutar no aspecto do que deve ser observado na análise dos procedimentos para outorga do direito marcário.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela sua não intervenção no feito. (evento 4 parecer 1).

É o relatório. 

Documento eletrônico assinado por ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001559282v5 e do código CRC ed690444.

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Apelação Cível Nº 5060517-42.2022.4.02.5101/RJ

VOTO

Conforme relatado, o autor CLUBE ATLETICO MINEIRO interpõe apelação contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta em face do INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de IMEDIA COMUNICACAO LTDA, que julgou improcedente o pedido, objetivando a declaração de nulidade do registro nº 912.017.961, referente à marca nominativa “CERVEJADA DO GALO”, de titularidade da empresa apelada/ré, depositada em 07/12/2016, concedida pelo INPI, em 31/07/2018, na classe NCL(10)41, para especificar os serviços: “Organização de espetáculos [shows] [serviços de empresário]; Serviços de entretenimento”, sob alegação de se tratar de reprodução com acréscimo de suas próprias marcas depositadas anteriormente, com violação ao art. 124, XVI, XIX, XXIII, todos da Lei n.º 9.279/96, bem como art. 87 da Lei 9.615/98 (Lei Pelé).

Sustenta o apelante ser um dos maiores clubes de futebol do Brasil, cujo mascote é o “GALO”, sinal que identifica o clube Atlético Mineiro, que possui diversas marcas de produtos e serviços para o referido sinal, especialmente na classe de serviços  41, mesmo segmento mercadológico da marca anulanda, o que constitui reprodução de apelido notoriamente conhecido do clube e que não poderia ser registrado como marca por terceiro, em razão do inciso XVI do art. 124 da LPI. 

Alega, assim, que a marca CERVEJADA DO GALO seria uma reprodução de apelido notoriamente conhecido do Clube Atlético Mineiro, e que símbolos oficiais de agremiações esportivas, assim como suas denominações, são protegidos independentemente de registro, nos termos do art. 87 da Lei 9.615/98 (Lei Pelé), acrescentando que, por ser titular de várias marcas anteriores com o sinal GALO, incidiria ainda a hipótese prevista no art. 124, XIX, da LPI, além da violação ao inciso XXIII, do art. 124, da LPI, considerando a intenção da apelada em se beneficiar de sinal notório como forma de atrair consumidores.

Afirma que apesar de ter apresentado oposição administrativa e requerido a sua nulidade em procedimento administrativo, o INPI manteve o registro anulando.

A sentença apelada entendeu pela validade do registro, uma vez que apesar de reconhecer que o GALO é o mascote do Atlético Mineiro, levou em consideração a baixa distintividade do referido termo, que se encontra desgastado no ramo de entretenimento, não verificando razões “para anular a decisão administrativa de deferimento da marca CERVEJADA DO GALO, por entender que tal signo não será associado, necessariamente, a um evento do clube.”

Sobre a matéria, é certo que a função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência. A marca, portanto, é um sinal que se acresce ao produto para identificá-lo, devendo ser suficientemente característico para preencher tal finalidade, tendo em vista a sua função de distinguir.

 As normas de proteção marcária objetivam o estabelecimento de distinção entre produtos e/ou serviços destinados ao público consumidor, com a finalidade de rechaçar eventual prática de concorrência desleal, inclusive no que diz respeito ao aproveitamento de marcas já consolidadas no mercado, bem como à proteção do consumidor na escolha de determinado produto ou serviço.

 Tais disposições legais são corolários do princípio da repressão à concorrência desleal, no sentido de impedir que uma empresa se utilize de marca de outrem, confundindo o consumidor e induzindo-o a adquirir seu produto, ao imaginar que ambos produtos provêm do mesmo fabricante, cuja marca já é sua conhecida.

 Em se tratando de alegação de reprodução de marca anterior, deve-se analisar se as marcas em tela contêm similaridade gráfica e fonética suficiente a ponto de propiciar associação indevida ou risco de confusão para o consumidor, o que afrontaria os dispositivos  da Lei 9.279/96, bem como se os serviços/produtos identificados pelas marcas encontram-se no mesmo segmento de mercado.

No que tange à afinidade mercadológica, com efeito, esta se verifica na medida em que o clube apelante possui marcas que se destinam a especificar o mesmo segmento mercadológico de organizações de shows/entreterimento, não sendo caso de aplicação do princípio da especialidade.

No caso, o clube recorrente traz aos autos a relação de vários registros de marca, de sua titularidade, perante o INPI, a saber: “GALO” (811424707), “GALO CAMPEÃO” (821585991), “GALO DE OURO” (821585983), “LOJA DO GALO” (824355296), “GALO DOIDO” (824408063), “GALO FORTE” (826150519), “CIDADE DO GALO” (827729804), “TV GALO” (903189070), “GALO NA VEIA” (904827186), “ARENA DO GALO” (913627950), “CORRIDA DO GALO” (915148480), “GALOCOIN” (916422542) e “AQUI É GALO” (916996930), todos na classe nº 41, conforme a seguir:

Na exordial, o autor/apelante invoca a proteção da Lei de Propriedade Industrial, que assim dispõe:

 Art. 124 - Não são registráveis como marca:

 XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

 XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

 XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

 ARTIGO 124, XVI, DA LPI

Quanto à alegação de violação ao inciso XVI, do art. 124, da LPI, observa-se que a intenção da legislação é de proteger os sinais identificativos da pessoa humana, seja com relação ao nome de batismo, parte dele, a assinatura e a imagem, seja com relação aos nomes que a pessoa quis adotar, em suas atividades ou que a sociedade lhe deu e associou à sua imagem, bastando para nomeá-la. (Comentários à lei de propriedade industrial / IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos - 3ª edição revista e atualizada - Rio de Janeiro: Renovar, 2013, fls. 257/258, in TRF2; AC 5042538-72.2019.4.02.5101 ; Relator Des. Fed. Flavio Lucas; DJ 18/04/2022).

Nesse contexto, no que tange à hipótese antes referida, em se tratando o clube apelante de pessoa jurídica de direito privado, não possui, na verdade, um pseudônimo ou apelido, uma vez que estes são reconhecidos pela legislação de propriedade industrial como extensões dos direitos de personalidade de pessoas físicas, “por mais que possa ser reconhecido pelo público torcedor na figura de seu mascote “GALO”” (evento 25), não se enquadrando no proibitivo do artigo 124, XVI, da LPI.

ART. 124, XIX, DA LPI

A par de algumas marcas do clube apelante, que contêm o termo GALO, terem sido depositadas anteriormente ao registro anulando, e encontrarem-se inseridas na mesma classe NCL (10) 41, para especificar “Organização de espetáculos [shows] [serviços de empresário]; Serviços de entretenimento”, mesmo segmento mercadológico da marca nominativa CERVEJADA DO GALO, que se pretende anular, constata-se que esta marca possui um conjunto distinto e inconfundível com as marcas do clube apelante.

Com bem afirmado pelo INPI, em sede de contestação (evento 25):

Ainda que se entenda pela proximidade das expressões em seu aspecto fonético e gráfico, entendemos, como já reiterado pela autarquia quando da decisão de deferimento e de não provimento da nulidade administrativa, que os sinais, em seus conjuntos, não geram de um a outro risco de confusão ou associação indevida, para o público consumidor. Além disto, como já ressaltado pela Autarquia, a exclusividade da expressão “GALO” fica mitigada em função da ocorrência, na mesma classe e com especificações idênticas ou afins, de anterioridades de terceiros também compostas por variações da expressão “GALO.”

Restou evidenciado, nos autos, vários exemplos de anterioridades de outras titulares de marcas contendo o mesmo sinal GALO, na igualmente classe 41, a saber: O GALO DA MADRUGADA, ARRAIÁ DO GALO, FORRÓ RABO DE GALO, GALO FOLIA, GALO DA SERRA, entre outros.

 Deste modo, em relação ao elemento nominativo "GALO", é certo que não apenas as marcas litigantes convivem no mesmo segmento de mercado  de entretenimento, como também convivem com outras marcas registradas constituídas pelo mesmo signo.

Nesse passo, decorre a conclusão lógica de possibilidade de convivência pacífica das marcas em questão no mesmo segmento de mercado, sem risco de confusão e/ou associação pelos consumidores.

ART. 124, XXIII, DA LPI

Quanto à previsão do art. 124, XXIII, da LPI, é certo que não se verificando a reprodução com acréscimo, prevista no art. 124, XIX, da LPI, da mesma forma, não procede a alegação de intenção de se locupletar a titular da marca anulanda da fama ou notoriedade das marcas registradas pelo apelante, na medida em que são suficientemente distintas.

Nesse ponto, vale transcrever julgado exarado no âmbito deste Tribunal, acerca de hipótese análoga à presente:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA - MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO - AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS -CONFUSÃO AFASTADA.- Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido, nos autos daação ordinária, visando a nulidade do registro para a marca mista PÉ D’GALO, na classeNCL(7)29, de titularidade da empresa ré, alegando se tratar de reprodução com acréscimo desua própria marca GALO, nos termos do art.124, XIX e XXIII da Lei n.º 9.279/96, requerendo,ainda, a decretação da nulidade de qualquer outro registro para marca que contenha aexpressão GALO.- Apesar de registrados na mesma classe, os signos em questão não se confundem, tendo emvista que as marcas em questão apresentam suficiente grau de distinção quando analisadas emseu conjunto, o que afasta o risco de confusão, sendo certo que as marcas em tela convivemcom outras formadas pelo signo GALO.- Inexistência de afronta ao artigo 124, incisos XIX e XXIII, da Lei 9.279/96.- Apelação desprovida. Sentença confirmada

(AC 0031636-58.2013.4.02.5101; Relator Desembargador Federal Paulo Espirito Santo; DJ 28/04/2015)

Não procede o pleito também sob este ângulo.

ART. 87 DA LEI 9.615/98

A Lei 9.615/98 traz uma uma proteção específica para clube de despostos:

Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.

Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, nomes e apelidos.

Igualmente, entendo que a nulidade pretendida pelo clube recorrente não encontra suporte no art. 87, da Lei 9.615/98, uma vez que tal disposição deve ser interpretada em conjunto com as normas que regem a matéria (Lei 9.279/96), ao se constatar que a expressão “CERVEJADA DO GALO” não está inserida nas atividades do clube, bem como não se confunde com o sinal “GALO” ou com o seu mascote, não sendo, portanto, também, aplicável ao caso este dispositivo legal.

Logo, não procedem as alegações do recorrente, devendo ser confirmada a sentença apelada no sentido da improcedência do pedido.

HONORÁRIOS

Majoro os honorários sucumbenciais a título de honorários recursais no patamar de 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo.

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação do autor.

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Apelação Cível Nº 5060517-42.2022.4.02.5101/RJ

EMENTA

propriedade INDUSTRIAL. MARCA. nulidade de registro. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS MARCAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 124, INCISOS xvi, xix E xxiii DA LPI E DO artigo 97 da Lei 9615/98, (Lei Pelé).

- A função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência. A marca, portanto, é um sinal que se acresce ao produto para identificá-lo, devendo ser suficientemente característico para preencher tal finalidade, tendo em vista a sua função de distinguir.

- Em se tratando o clube apelante de pessoa jurídica de direito privado, não possui, na verdade, um pseudônimo ou apelido, uma vez que estes são reconhecidos pela legislação de propriedade industrial como extensões dos direitos de personalidade de pessoas físicas, “por mais que possa ser reconhecido pelo público torcedor na figura de seu mascote “GALO”, não se enquadrando no proibitivo do artigo 124, XVI, da LPI.

-  Restou evidenciado nos autos que apesar da proximidade das expressões em seu aspecto fonético e gráfico, que a marca CERVEJADA DO GALO possui um conjunto distinto e inconfundível com as marcas do CLUBE ATLETICO MINEIRO apelante, não gerando risco de confusão e/ou associação indevida entre os consumidores, não se enquadrando na hipótese prevista no art. 124, XIX, da LPI.

- A exclusividade da expressão objeto da demanda fica mitigada em função da ocorrência, na mesma classe e com especificações idênticas ou afins, de anterioridades de terceiros também compostas por variações do sinal "GALO".

- Quanto à previsão do art. 124, XXIII, da LPI, é certo que não se verificando a reprodução com acréscimo, prevista no art. 124, XIX, da LPI, da mesma forma, não procede a alegação de intenção de se locupletar a titular da marca anulanda da fama ou notoriedade das marcas registradas pelo apelante, na medida em que são suficientemente distintas.

-  A nulidade pretendida pelo clube recorrente não encontra suporte no art. 87, da Lei 9.615/98, uma vez que tal disposição deve ser interpretada em conjunto com as normas que regem a matéria (Lei 9.279/96), ao se constatar que a expressão “CERVEJADA DO GALO” não está inserida nas atividades do clube, bem como não se confunde com o sinal “GALO” ou com o seu mascote, não sendo, portanto, também, aplicável ao caso este dispositivo legal.

- Desprovido o recurso.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação do autor, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001557951v12 e do código CRC 033eda4c.

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Data e Hora: 7/12/2023, às 17:48:21

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/12/2023

Apelação Cível Nº 5060517-42.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): LUIZ FERNANDO VOSS CHAGAS LESSA

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: GABRIEL DIAS MOREIRA por CLUBE ATLETICO MINEIRO

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário