Apelação/Remessa Necessária Nº 5013312-51.2021.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por LABORATORIO GROSS S A (evento processo 5013312-51.2021.4.02.5101/RJ, evento 52, REC1) contra a r. sentença (evento processo 5013312-51.2021.4.02.5101/RJ, evento 46, SENT1) proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta em face da Apelante e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI por GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA e GLAXOSMITHKLINE LLC, requerendo nulidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 840.036.485, para a marca "ATROPAX", por colidir com a sua marca "AROPAX", registro nº 812.977.661, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.

O MM. Juízo julgou o pedido procedente por entender que as marcas são conflitantes, possuindo semelhança que impede sua convivência pacífica.

Em sua apelação, a então requerida LABORATORIO GROSS S A defende a suficiente distintividade entre as marcas, apontando outros registros vigentes no mesmo segmento comercial que considera semelhantes, pelo que requer a reforma da sentença e a manutenção do seu registro de marca.

Contrarrazões das Apeladas GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA e GLAXOSMITHKLINE LLC pugnando pela manutenção da sentença (evento processo 5013312-51.2021.4.02.5101/RJ, evento 62, CONTRAZAP1).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso (Evento 5/TRF). 

É o relatório. Sem revisão. 

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Apelação/Remessa Necessária Nº 5013312-51.2021.4.02.5101/RJ

VOTO

Estão em confronto a marca "ATROPAX", registro n.º 840.036.485, e a marca "AROPAX", registro nº 812.977.661. Ambas estão registradas no segmento de medicamentos. A ora Apelante defende a possibilidade de convivência pacífica entre as marcas em razão de sua suficiente distintividade bem como da existência de outras marcas semelhantes, nos termos do art. 124, XIX, da LPI, tendo o juízo de 1º Grau entendido em sentido oposto e anulado o registro da primeira marca.

Entendo que a sentença analisou corretamente o caso.

O art. 124, XIX, da LPI disciplina que não são registráveis como marca reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Os núcleos da proibição, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia. Esses serão os elementos a serem analisados no confronto das marcas.

Quanto ao núcleo de proibição (i) reprodução ou imitação de marca alheia, observa-se grande semelhança entre as marcas. O elemento nominativo dos registros é quase idêntico, havendo apenas o acréscimo da letra "T" na marca da Apelante: ATROPAX x AROPAX. Portanto, mesmo que se tratem de produtos de venda controlada, entendo presente o real risco de confusão entre os medicamentos, com a possibilidade de um ser administrado ou vendido imaginando-se ser o outro, o que configura o núcleo de proibição (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.

É importante pontuar que a legislação de propriedade industrial visa proteger mesmo o consumidor desatento, incapaz de destinguir detalhes pequenos nas etiquetas de produtos (REsp n. 698.855/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2007, DJ de 29/10/2007, p. 218), pelo que não pode ser permitida a coexistência de marcas semelhantes no mesmo segmento comercial. Em especial no presente caso, não se está falando de mera proximidade de marcas, mas de quase semelhança total.

Neste ponto, chega-se ao núcleo de proibição (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, uma vez que ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico - ramo de medicamentos.

Destarte, vê-se presentes os três núcleos de proibição previstos no art. 124, XIX, da LPI, o que impede a concessão do registro da Apelante. Assim já decidimos:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS - INDEFERIDO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO MANTIDA - APLICAÇÃO DO INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI PARA ANULAR DOIS REGISTROS DA RÉ - INAPLICABILIDADE DO INCISO XXIII DO ARTIGO 124 DA LPI - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO INPI EM HONORÁRIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -  REMESSA E APELAÇÕES DESPROVIDAS.

[...]

12 - A troca da vogal na primeira sílaba, a inclusão do hífen e da letra "m" no lugar no "n" não são capazes de imprimir suficiente distintividade entre os signos, pois a sonoridade permanece praticamente idêntica.

13 - Como as marcas se referem a produtos do mesmo seguimento mercadológico, os quais podem ser, inclusive, adquiridos sem receita médica ou qualquer formalidade, é possível que um consumidor médio confunda ou associe uma marca com a outra.

[...]

(Apelação Cível/Remessa Necessária 5034875-38.2020.4.02.5101/RJ; Segunda Turma Especializada, Relator Desembargador Flavio Lucas julgamento em 29 nov. 2022)

Por fim, entendo válido observar que o deferimento, pelo INPI, de marca semelhante e que possivelmente colide com a marca da Apelante não pode ser utilizado como fundamento para conceder ou manter mais um registro colidente. Eventuais equívocos da autarquia podem ser objeto de pedidos administrativos ou ações judiciais de nulidade de registro, nos termos dos artigos 168 e 173 da LPI, não havendo vinculação entre a concessão de um registro e as análises de novos pedidos, haja vista as peculiaridades do sistema marcário, em especial quando a questão é apresentada ao Judiciário.

Cabível a majoração de honorários sucumbenciais a título de honorários recursais no patamar de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo, em desfavor da Apelante.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

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EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS VERIFICADA. NULIDADE DO REGISTRO.

- ​ ​Trata-se de apelação cível interposta por LABORATORIO GROSS S A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta em face da Apelante e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI por GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA e GLAXOSMITHKLINE LLC, requerendo nulidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 840.036.485, para a marca "ATROPAX", por colidir com a sua marca "AROPAX", registro nº 812.977.661, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.

​- Os núcleos da proibição do art. 124, XIX, da LPI, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.

- Existe grande semelhança entre as marcas em conflito: o elemento nominativo dos registros é quase idêntico, havendo apenas o acréscimo da letra "T" na marca da Apelante: ATROPAX x AROPAX. Sendo ambas empresas do ramo de medicamentos, mesmo que se tratem de produtos de venda controlada, está presente o real risco de confusão entre os medicamentos, com a possibilidade de um ser administrado ou vendido imaginando-se ser o outro.

- A legislação de propriedade industrial visa proteger mesmo o consumidor desatento, incapaz de destinguir detalhes pequenos nas etiquetas de produtos, pelo que não pode ser permitida a coexistência de marcas semelhantes no mesmo segmento comercial. Precedentes jurisprudenciais.

- O deferimento, pelo INPI, de marca semelhante e que possivelmente colide com a marca da Apelante não pode ser utilizado como fundamento para conceder ou manter mais um registro colidente. Eventuais equívocos da autarquia podem ser objeto de pedidos administrativos ou ações judiciais de nulidade de registro, nos termos dos artigos 168 e 173 da LPI, não havendo vinculação entre a concessão de um registro e as análises de novos pedidos, haja vista as peculiaridades do sistema marcário, em especial quando a questão é apresentada ao Judiciário.

- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2023.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/11/2023

Apelação/Remessa Necessária Nº 5013312-51.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Juíza Federal KARLA NANCI GRANDO

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária