Apelação/Remessa Necessária Nº 5028069-50.2021.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por TALISMÃ ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA., ADEMILSON FERNANDO TAPPARO ME. e BWS MARCAS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido dos recorrentes de declaração da nulidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 912.572.116, referente à marca CABARÉ, e para que a apelada fosse condenada a se abster da utilização da expressão CABARÉ ou qualquer outra que imite ou reproduza as marcas das apelantes, em produtos e todas as formas de manifestação empresarial/comercial.

Em suas razões (Evento 91-APELAÇÃO1), alegam que o Juiz substituto de primeiro grau, em julgamento antecipado do processo, proferiu sentença totalmente contrária ao que restou decidido no agravo de instrumento nº 5007371-97.2021.4.02.0000, sem nenhuma base em fato novo relevante superveniente à decisão antecipatória de tutela recursal. Afirmam que a sentença impugnada mostra-se simplista e genérica, pois se limita a “comungar” com o entendimento errôneo da 2ª apelada INPI. Destacam que a confusão entre a marca anulanda e as marcas das apelantes é patente, como se observa da própria imagem de divulgação de produtos veiculados pela empresa apelada em redes sociais. Defendem a inaplicabilidade do princípio da especialidade ao presente caso. Asseveram que o INPI equivocou-se em sua decisão administrativa, ocasião em que citaram as Diretrizes de Análise de Marcas da autarquia especializada. Defendem que no presente caso existe muito mais do que potencial risco de confusão (suscetibilidade de confusão) a que se refere o inciso XIX do artigo 124, da LPI, havendo risco real e efetivo de confusão e associação indevidas, como de fato está ocorrendo. Alegam que o uso de marcas idênticas para bebidas e palheiros, produtos diferentes na espécie, porém, idênticos na ideologia e contexto no qual são oferecidos e consumidos (vida a propaganda acima da própria apelada), faz com que passe pela cabeça dos consumidores que se tratam de produtos e marcas registradas de um mesmo titular e da mesma origem, o que é vedado pelo inciso XIX do artigo 124, da LPI. Defendem existir equívoco na sentença ao concluir que a Justiça Federal seria incompetente para apreciar e julgar o caso. Questionam a conclusão manifestada na sentença sobre a inaplicabilidade do inciso XXIII do artigo 124 da LPI, sob o fundamento de que o INPI não atua de ofício na aplicação da Lei. Pugnam pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (Evento 116-CONTRAZAP1), COLIBRI TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI alega que dentre os registros de marca 909.518.432, 909.841.764 e 915.824.310 dos apelantes, apenas o primeiro é nominativo, e todos eles foram registrados em classes diversas, atinentes a bebidas alcóolicas e cervejas. Informa que após o ajuizamento desta ação, vem sofrendo com o risco de diluição da sua marca. Alega que o que pretendem as apelantes é a proteção da marca ‘Cabaré’ – utilizada no ramo de bebidas – em todos os ramos do comércio, proteção esta aplicada às marcas de alto renome, o que não se configura in casu. Atesta que as apelantes não conseguiram demonstrar qualquer identidade entre “produtos de fumo” e “bebidas alcoólicas”, limitando-se a afirmar que “consumidores que apreciam bebidas alcoólicas geralmente fumam, isto é, são também os consumidores dos cigarros CABARÉ, por pura associação”. Informam que a produção de produtos de fumo sequer é objeto social de quaisquer das empresas apelantes. Defende que a marca é meramente nominativa e está dicionarizada, sendo que a palavra ‘Cabaré’ é de amplo uso no âmbito comercial. Rechaça a suposta ‘concorrência desleal’ alegada pelos apelantes, o que foi corretamente abordado na sentença, ao concluir que alegações a respeito de trade dress e aproveitamento parasitário são de competência da Justiça Estadual. Alega ausência de similitude entre os sinais supostamente colidentes. Assevera que  a decisão em sede de agravo de instrumento, em sede liminar e naturalmente precária, não vincula ao juízo. Informa a alteração completa do layout da marca. Atesta o perigo da demora e de irreversibilidade, já que durante a suspensão da vigência do registro do Apelado, passou a ser vítima de terceiros explorando ilicitamente a sua marca. Informa prejuízo em razão da paralização e posterior indeferimento do seu pedido de registro na ANVISA. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Em contrarrazões (Evento 120-CONTRAZAP1), o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI ratificou todas suas manifestações nos presentes autos processuais.

No Evento 6-DESPADEC1, Decisão indeferindo o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta no Evento91-APELAÇÃO1.

O Ministério Público Federal-MPF não se manifestou sobre o mérito (Evento 4-PARECER1).

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001460942v39 e do código CRC de355224.

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Data e Hora: 31/5/2023, às 16:54:49

Apelação/Remessa Necessária Nº 5028069-50.2021.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço da apelação e da remessa necessária porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, os apelantes defendem a inaplicabilidade do princípio da especialidade ao presente caso, diante do risco real e efetivo de confusão e associação indevidas, o que é agravado pelo fato de os produtos em análise possuírem identidade ideológica e de contexto no qual são oferecidos e consumidos. Questionam, ainda, o capítulo referente à incompetência da Justiça Federal para apreciar e julgar o caso, bem como a conclusão manifestada na sentença sobre a inaplicabilidade do inciso XXIII do artigo 124 da LPI.

Da Preliminar de ilegitimidade passiva do INPI

A preliminar de ilegitimidade passiva do INPI deve ser rejeitada, conforme corretamente asseverado na sentença combatida. Chega-se a essa conclusão diante da previsão insculpida no artigo 1º da Portaria nº JFRJ-POR-2018/00285 de 20 de setembro de 2018, ao prever que nas ações que visem anular a concessão de patente de invenção ou modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou registro de marca, o INPI quando não for o autor, intervirá no feito, inicialmente na qualidade de réu. 

Assim, diante da contestação apresentada pela autarquia marcária, sua posição litisconsorcial não deve ser a de assistente, mas a de parte ré.

Mérito

Os apelantes são proprietários da marca nominativa CABARÉ, bem como das marcas mistas CABARÉ LEONARDO & EDUARDO COSTA e CABARÉ CERVEJA ARTESANAL EDIÇÃO LIMITADA, registradas no INPI nas Classes nº 33 e 32 sob os números 909.518.432, 909.841.764 e 915.824.310, com depósito em 12/06/2015, 17/08/2015 e 05/09/2018, respectivamente. Em sua modalidade mista, apresentam a seguinte representação:

Sob a alegação de violação aos incisos XIX e XXIII do artigo 124 da Lei da Propriedade Intelectual-LPI, buscam a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 912.572.116, referente à marca nominativa CABARÉ à sociedade apelada, cujo depósito ocorreu em 12/04/2017, com concessão em 06/11/2018, na Classe nº 34, para assinalar “Charutos; Cigarreiras; Cigarrilhas; Cigarros; Filtros de cigarro; Fósforos; Fumo; Fumo para mascar; Isqueiros para fumantes; Papel de cigarro; Rapé; Artigo para fumante; Fumo de rolo; Tabaco”.

Pois bem. Com relação à análise da proibição insculpida no artigo 124, XIX, da LPI, a sentença não merece reparo. Isto, porque o dispositivo legal em comento assim estabelece:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.” 

Conforme constatado pela própria sentença impugnada, a anterioridade pende em favor dos apelantes (o que é verificado mediante comparação entre as datas dos registros  supramencionados). O juízo de primeiro grau acertou, também, ao concluir pela semelhança entre os sinais. Veja-se (Evento 81-SENT1):

"Primeiramente, verifica-se que o princípio da anterioridade milita em favor da autora, visto que seus registros, números 909.518.432 e 909.841.764, para a marca CABARÉ são anteriores ao depósito da marca de titularidade da sociedade ré.

Passo ao exame da alegada reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária.

Cumpre ressaltar que no campo da análise de marcas o importante é o conjunto e não termos isolados.

Nesse sentido vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, pág., 919, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.

A seu turno, Carvalho de Mendonça (Trat. Dir. Privado - Vol. V, 1ª parte) dispunha que “as duas marcas devem ser apreciadas conforme a impressão de conjunto deixada no observador. Um ou outro elemento isolado não influi”.

Quanto ao pressuposto da reprodução ou imitação da marca anterior, inquestionável que as marcas em cotejo compartilham o mesmo elemento nominativo (CABARÉ), havendo identidade fonética, gráfica e ideológica. Assim, haveria risco de confusão ou associação indevida, em caso de afinidade mercadológica."

Ainda com relação à semelhança entre as marcas, vale reproduzir imagem comparativa abaixo (Evento 91-APELAÇÃO1):

Com relação à afinidade mercadológica, verifica-se que a marca nominativa de titularidade dos apelantes, “CABARÉ” (registro nº 909.518.432), e a marca nominativa de titularidade da apelada, “CABARÉ” (registro nº 912.572.116), são usadas em segmentos distintos, quais sejam, bebidas alcoólicas e cigarros. Assim, a sentença impugnada acertou ao se alinhar à conclusão da autarquia marcária sobre essa questão. Veja-se (Evento 81-SENT1):

"Quanto à questão da afinidade mercadológica, comungo com o entendimento do INPI no sentido de restou caracterizado que apesar do elemento preponderante das marcas em cotejo ser o mesmo (CABARÉ) os produtos identificados pelas marcas objeto dos registros são distintos (bebidas x cigarros), sendo insuscetíveis de causar confusão ou associação indevida.

Nesse ponto, merece reprodução o irretocável entendimento da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, constante do parecer técnico (anexo 2 do evento 23), cujos fundamentos, pela clareza e solidez, adoto como razões de decidir:

"A autora, em seus registros de marca assinala bebidas alcoólicas, destiladas, amargas, etc. Enquanto isso, a marca da empresa ré assinala charutos, cigarros, tabaco e etc. 

Ora, não há qualquer semelhança entre os produtos assinalados pela autora e os produtos assinalados pela empresa ré, haja vista que bebidas alcoolicas não se confundem com cigarros. 

Tapetes e roupas pertencem, claramente, a mercados diversos e não são diretamente concorrentes, considerando sua diferença de natureza e finalidade. Mesmo que o autor cite que ambos muitas vezes são consumidos de forma simultânea, não há a mínima complementariedade entre eles. Em que pese possa ser prazeroso para algumas pessoas consumi-los de forma conjunta, passa longe de ser uma unanimidade, uma regra ou uma obrigatoriedade. 

Desta forma, mantemos o entendimento de não colidência, haja vista que os produtos assinalados pelas empresas litigantes não são capazes de gerar confusão junto ao público consumidor."

Aplicável, portanto, o princípio da especialidade ao presente caso, sendo admitido o convívio entre as marcas ora analisadas. Mesmo porque, o registro que os apelantes pretendem anular refere-se à marca nominativa, formada por expressão  evocativa, que não admite apropriação em caráter exclusivo, podendo ser compartilhada por todos com critérios de distintividade bem menos rígido, configurando no que a doutrina chama de “marca fraca”, passível de conviver com outras assemelhadas.Via de consequência, resta superada a discussão sobre a ofensa ao disposto no art. 124, XXIII, da LPI.

Assim, eventual semelhança na apresentação visual de sua marca enquadra-se em trade dress ou em aproveitamento parasitário, matérias de competência da Justiça Estadual, conforme bem assinalado na sentença, à luz do Tema Repetitivo nº 950 do Superior Tribunal de Justiça-STJ.

Assim, não restou configurada configurada ofensa aos incisos XIX e XXIII do artigo 124 da Lei da Propriedade Intelectual-LPI por parte do registro da apelada, devendo ser mantida a sentença. 

Ficam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 

Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação e à remessa necessária.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001460943v69 e do código CRC 11d56774.

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Data e Hora: 20/6/2023, às 17:43:30

Apelação/Remessa Necessária Nº 5028069-50.2021.4.02.5101/RJ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL–INPI. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ato administrativo concessivo de registro marcário. preliminar de ilegitimidade do inpi afastada. APLICABILIDADE DA especialidade. ausência  de PROBABILIDADE DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. ausência de equívoco na concessão DO REGISTRO da apelada PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. honorários advocatícios majorados. APELAÇÃO desPROVIDA. remessa necessária desprovida.

1. Sob a alegação de violação aos incisos XIX e XXIII do artigo 124 da Lei da Propriedade Intelectual-LPI, buscam a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 912.572.116, referente à marca nominativa CABARÉ à sociedade apelada.

2. A preliminar de ilegitimidade passiva do INPI deve ser rejeitada, conforme corretamente asseverado na sentença combatida. Chega-se a essa conclusão diante da previsão insculpida no artigo 1º da Portaria nº JFRJ-POR-2018/00285 de 20 de setembro de 2018.

3. Conforme constatado pela própria sentença impugnada, a anterioridade pende em favor dos apelantes, além de concluir corretamente pela semelhança entre os sinais.

4. Com relação à afinidade mercadológica, verifica-se que a marca nominativa de titularidade dos apelantes, “CABARÉ” (registro nº 909.518.432), e a marca nominativa de titularidade da apelada, “CABARÉ” (registro nº 912.572.116), são usadas em segmentos distintos, quais sejam, bebidas alcoólicas e cigarros. 

5. Aplicação do princípio da especialidade ao presente caso, sendo admitido o convívio entre as marcas ora analisadas. Mesmo porque, o registro que os apelantes pretendem anular refere-se à marca nominativa, formada por expressão  evocativa, que não admite apropriação em caráter exclusivo, podendo ser compartilhada por todos com critérios de distintividade bem menos rígido, configurando no que a doutrina chama de “marca fraca”.

6. Eventual semelhança na apresentação visual das sua marcas em análise enquadra-se em trade dress ou em aproveitamento parasitário, matérias de competência da Justiça Estadual, conforme bem assinalado na sentença, à luz do Tema Repetitivo nº 950 do Superior Tribunal de Justiça-STJ.

7. Ausência de ofensa aos incisos XIX e XXIII do artigo 124 da Lei da Propriedade Intelectual-LPI por parte do registro da apelada, devendo ser mantida a sentença exarada no Evento 81-SENT1.

8. Apelação e remessa necessária desprovidas. Ficam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2023.

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001460944v18 e do código CRC 1e238945.

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Signatário (a): MARCELO DA ROCHA ROSADO
Data e Hora: 20/6/2023, às 17:43:30

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/06/2023

Apelação/Remessa Necessária Nº 5028069-50.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI por COLIBRI TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário