EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível Nº 5020944-02.2019.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
RELATÓRIO
(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO- Relator) Trata-se de embargos de declaração opostos por ULTRAVOX INDÚSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA em face do acórdão indexado ao , que restou assim ementado:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DE NOVIDADE, ATO INVENTIVO E MELHORIA FUNCIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Caso concreto- Trata-se de apelação cível interposta por ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA, em face da sentença, que julgou procedente pretensão autoral de nulidade da patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 para "disposição aplicada em pino central para alto-falante com anel dissipador de calor".
2. Sentença- O juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral por entender que: Requisitos de Patenteabilidade do MU 8902361-7: Novidade- (i) "No presente caso, o Perito, ao responder ao primeiro quesito do Juízo, atestou que a anterioridade relacionada como D5 (trecho referenciando o estado da técnica em US2006/0018503 A1) antecipa todas as características de proteção da patente anulanda, conforme consignado na seção 6.d do laudo, a seguir transcrita: 'A análise empreendida identificou nas anterioridades apresentadas, antecipação ou revelação de todos os elementos caracterizantes da solução técnica reivindicada em documento único, conforme orienta a Resolução Nº 169/2016. O trecho referenciando o estado da técnica em US2006/0018503 A1, descrito em D5, ilustra uma configuração de alto-falante (parte inferior apenas) em que é demonstrado um anel de curto-circuito (S2), inserido na borda superior escalonada do polo central (3), neste caso, antecipando completamente os elementos caracterizados em R1.a, R1.b e R1.c. Assim, considerando o disposto no art.11 da LPI, pode-se afirmar que o conteúdo da matéria reivindicada na patente não é novo, pois está integralmente descrito em D5'"; (ii) "Ressalto que o INPI, órgão técnico e imparcial, em sua última manifestação nos processos (A, evento 149; B, evento 117), corroborou tal conclusão do laudo pericial pela falta de novidade"; (iii) "Assim, com fundamento nas conclusões do laudo pericial elaborado por profissional capacitado e de confiança, que atua com absoluta imparcialidade, bem como na opinião técnica do INPI, este Juízo fica totalmente convencido do não atendimento ao requisito de novidade pela patente de modelo de utilidade MU 8902361-7"; Ato Inventivo e Melhoria Funcional- (iv) "Ao responder ao quarto e quinto quesitos do Juízo, a perícia afirmou que a modificação trazida pelo objeto do MU8902361-7 não importa em nova forma ou disposição do objeto de uso prático (ou parte deste), que não seja decorrência de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, para um técnico no assunto, e nem melhoria funcional do uso ou fabricação do objeto de uso prático protegido, pois 'o efeito de condução térmica do polo para o anel e dissipação de temperatura por este decorre de maneira direta do estado da técnica'; (v) "A opinião técnica do INPI se manteve após a produção da prova pericial, tendo a autarquia concordado com o teor do laudo quanto à falta de ato inventivo e dos esclarecimentos (A, eventos 132 e 149; B, eventos 105 e 117)"; (vi) De fato, considerando que o problema técnico descrito no quadro reivindicatório consiste em excessivo calor na região de formação do campo magnético do alto-falante, e que a solução apresentada pela MU880716-2 consiste na inserção de um anel na borda escalonada da extremidade superior do pino central, é fácil perceber que, além de todas as características reivindicadas estarem presentes em D5, os documentos D1, D2 e D6 também trazem o uso de um anel, de material de maior condutibilidade térmica, cujo efeito técnico pleiteado pode ser esperado, já que as mesmas características físicas estão presentes. Não é possível perceber, portanto, qualquer nova forma ou disposição, e muito menos qualquer melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto, tal como reivindicado na MU880716-2"; (vii) "Quanto às irresignações apontadas pela empresa ré, considero que a menção, no laudo pericial, a 'atividade inventiva' ao invés de 'ato inventivo', em poucas oportunidades, não implicou em prejuízo à compreensão do laudo nem em desvirtuamento do seu conteúdo, pois claramente o Perito realizou a análise do objeto da perícia segundo os requisitos afetos a patentes de modelo de utilidade - e não a patentes de invenção"; (viii) "Assim, levando em consideração toda a documentação colacionada aos autos, e em concordância com as conclusões técnicas do laudo pericial e do INPI, entendo que a patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 não preenche os requisitos de ato inventivo e melhoria funcional, dado que sua construtividade resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante das anterioridades D1, D2, D5 e D6"; Aplicação Industrial- (ix) "No caso dos autos, este requisito não foi impugnado pela parte autora e foi considerado satisfeito pelo laudo pericial e pelo INPI, pelo que o considero suficientemente atendido"; Suficiência Descritiva- (x) "No caso dos autos, reputo tal condição como presente na MU 8902361-7, com base no entendimento manifestado pelo laudo pericial (resposta ao item 6 do Juízo)"; Instrução Normativa n.º 30/2013- (xi) "No processo B, alegou a autora TRITON violação ao art. 13, XII da Instrução Normativa n.º 30/2013, pois é totalmente explicativo o trecho 'de alumínio ou outro material com melhor coeficiente de condutividade térmico que o ferro, de forma a otimizar a troca térmica nessa região de maior concentração de calor' (...) Quanto ao ponto suscitado, estabelece a Instrução Normativa que: 'As reivindicações, quanto à formulação, deverão cumprir as seguintes especificações: (...) XII. não serão aceitas reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação às vantagens e ao uso do objeto'"; (xii) "Entendo que assiste total razão à autora TRITON em tal questionamento, com base na opinião técnica da perícia e do parecer técnico do INPI, eis que, evidentemente, o trecho questionado ('de alumínio ou outro material com melhor coeficiente de condutividade térmico que o ferro, de forma a otimizar a troca térmica nessa região de maior concentração de calor') é totalmente explicativo, sendo também por tal motivo justificada a sua nulidade, ainda que parcialmente"; Conclusão- (xiii) Analisando, assim, todo o conjunto probatório, julgo que a patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 não preenche os requisitos legais de novidade, ato inventivo e melhoria funcional, dado que sua construtividade resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante das anterioridades trazidas, além de incidir a sua redação em violação ao art. 13, XII da Instrução Normativa n.º 30/2013, devendo ser, em decorrência de todo o exposto, julgado totalmente procedente o pedido com a decretação de sua nulidade.
3. Argumentos suscitados na apelação ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA- Da questão preliminar – Da desconsideração/nulidade do laudo pericial- (i) "(...) referida decisão que levou em consideração apenas o laudo pericial, deve ser reformada, uma vez que o laudo pericial não deve prevalecer, única e exclusivamente, para o julgamento da lide. Isto porque o Sr. perito não analisou a questão como um todo e de acordo com os subsídios e argumentos apresentados nas duas oportunidades pela Apelante. Percebe-se que o MM. Juiz a quo não sopesou para este fato, acompanhando a opinião exclusiva e equivocada do Sr. Perito. Vale notar que a Apelante apresentou um laudo divergente (eventos 130 e 150), bastante técnico e, que não foi sequer considerado pelo MM.Juiz de Direito, tampouco pelo Sr. Perito que, repita-se, possui um entendimento equivocado sobre a natureza jurídica do que é um modelo de utilidade"; (ii) "O modelo de utilidade patenteado pela Apelante não é o anel, o pino do alto falante e nem o alto falante, mas a forma de dispor esse anel é que traz uma diferenciação até então não utilizada. Da forma como o laudo abordou o caso e a r. sentença acompanhou, os elementos caracterizantes do Modelo de Utilidade 8902361-7 são: Inserção de um anel, na borda escalonada e da extremidade superior do pino central, o que não retrata a objeto em si e sua construtividade. O principal elemento do MU é a forma como esse anel é disposto"; (iii) "No caso do presente modelo de utilidade o mesmo atende esse requisito, cujo princípio da função do anel dissipador tende a melhorar a quantidade de dissipação de calor (equação que consta no Laudo), e promover a melhoria da vida útil do produto, constando ainda que com a dissipação do calor o risco de incêndio é afastado" (iv) "Por causa destas características inovadoras e que não foram reconhecidas no laudo pericial e tampouco pelo MM. Juiz ad quo é que o modelo de utilidade MU 8902361-7 preenche os requisitos de patenteabilidade, devendo ser este fato reconhecido por meio de um outro laudo pericial, uma vez que o que consta nos autos encontra-se prejudicado, devendo ser anulado"; Do mérito recursal-Da instrução normativa nº 30/2013- (v) "Especificamente a r. sentença afirma que o citado artigo diz que 'não serão aceitas reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação às vantagens e ao uso do objeto'. Ocorre que o referido pedido foi protocolado/depositada em 2009 de modo que a referida instrução Normativa é de 2013, não sendo aplicada a citada regra, já que na época do deposita a mesma não existia. Assim de rigor a reforma da r. sentença quanto a aplicação da Instrução normativa 30/2013 por ser posterior ao pedido, mantendo o registro do modelo de utilidade"; Do entendimento de modelo de utilidade- (vi) "Portanto, podemos verificar que o modelo de utilidade não é inventar algo, mas pegar um objeto (invenção) e utilizar ou dar uma função diferente ou, ainda, realizar a instalação de forma ainda não utilizada. O modelo de utilidade patenteado pela Apelante não inventou o anel, o pino do alto falante e nem o alto falante, mas a forma de dispor esse anel é que traz uma diferenciação até então não utilizada. Não se deve atentar que os elementos caracterizantes sejam aqueles do laudo, quais sejam: Inserção de um anel, na borda escalonada e da extremidade superior do pino central. O principal elemento é a forma como esse anel é disposto, sendo isso não aplicado em outras situações, o que foi exaustivamente demonstrado pelo Assistente técnico da Apelante em todas as suas manifestações (eventos 130 e 150/151). No caso do modelo de utilidade o mesmo atende esse requisito, cujo princípio da função do anel dissipador tende a melhorar a quantidade de dissipação de calor (equação que consta no Laudo), e promover a melhoria da vida útil do produto, constando ainda que com a dissipação do calor o risco de incêndio é afastado"; Do equívoco da perícia – tratou o objeto como invenção e não modelo de utilidade- (vii) "Embora o Sr. Perito tenha mencionado no início de seu Laudo Pericial que 'O presente laudo se refere à ação de nulidade de Patente Modelo de Utilidade sob nº MU8902361-7, intitulada Disposição Aplicada em Pino Central para Alto-Falante com Anel', a conclusão não deixa dúvidas que, por equívoco, sua análise técnica adotou a natureza errada do objeto, o que tornou prejudicada toda a perícia, motivo pelo qual ela deverá ser considerada nula por este Tribunal, conforme solicitado preliminarmente. Nota-se que o Sr. Perito ao concluir pela ausência de atividade inventiva, analisou a patente como invenção, quando na verdade estamos diante de uma patente de modelo de utilidade"; (viii) "Portanto, todo o laudo deve ser refeito tomando como base uma patente de modelo de utilidade, o que faz toda a diferença ao se comparar com as anterioridades, pois, não se busca neste caso um ineditismo para a solução de um problema, mas uma melhoria funcional no uso ou na fabricação de um objeto já conhecido"; Do ato inventivo- (ix) "Com relação ao ato inventivo, o qual não foi analisado, como foi dito acima, a Perícia analisou a Patente na natureza errada, onde temos: 'O conteúdo da matéria reivindicada na patente não contém atividade inventiva: o efeito de arrefecimento por condução térmica é um efeito secundário do posicionamento de um Anel de Faraday naquela posição do polo central, antecipado pelo estado da técnica'. A conclusão não deixa dúvidas de que o Sr. Perito analisou o efeito e não a construtividade do objeto, tal como se espera de uma patente de modelo de utilidade"; (x) "Assim, considerando a elevada temperatura que alcança um alto-falante, tal como também confirmado na exordial, a disposição construtiva proposta, vem resolver tal problema de forma simples e eficiente e, portanto, diferentemente como alegado e não provado, o Modelo de Utilidade em questão, possui ato inventivo. Concordamos que por se tratar de um dissipador de calor, o resfriamento é o elemento que comprova a eficiência da nova disposição construtiva, porém, a construtividade do objeto é que caracteriza a patente de modelo de utilidade"; Da alegada ausência de novidade- estado da técnica- (xi) "Entendemos que o 'Anel dissipador de calor' e o 'Anel Faraday' são analogamente como uma 'arruela' e um 'anel de vedação', ambos são de formatos anelares, mas com objetivos completamente distintos e, portanto, sem relação técnica entre eles. Foi apresentado ainda um link que menciona a utilização em um alto-falante, de três anéis Faraday, o que foi comprovado acima não se tratar do objeto da patente em causa"; (xii) "É apresentado ainda o documento MU8102236-0 como uma 'solução' para o problema de aquecimento dos alto-falantes, mas não foi demonstrado sua eficiência e tal documento não apresenta a mesma disposição construtiva do objeto da patente MU8902361-7, anterioridade não prevê um anel no pino central, tal como reivindicado na patente em causa"; Das supostas antecipações- Documento D4 e D5- (xiii) "O anel dissipador da MU 8902361- é composto de um único anel, na borda escalonada, nota-se portanto, que o perito não observou que na patente do US 2006/0018503 A1, o anel é inserido na borda superior escalonada e o outro secundário na base do polo. Do quanto exposto, podemos concluir que é exatamente a disposição, ou seja, como e onde ele é colocado que diferencia a patente em discussão da patente US 2006/0018503 A1; (xiv) "Ademais, quanto a função de dissipação de calor que consta da patente US 2006/0018503 A1, o perito afirma que é de menor quantidade criando a relevância de que comparada ao produto do modelo de utilidade objeto da presente ação, esta perde a relevância do pedido"; Documento D1- (xv) "O laudo pericial afirma a antecipação dos elementos na publicação citada acima devendo tal análise ser desconsiderada pelas seguintes razões: A referida publicação não tem ISBN ou ISSN1 de modo que não tem validação científica. Se trata de uma apostila de um resumo de anotações de aula"; (xvi) "Ademais tal revista tem especialidade em caixas acústicas, e não em alto falante, onde as imagens e técnicas apresentadas são apenas suposições não representadas na prática, não tendo, portanto, qualquer validade comprovada"; (xvii) "O perito afirma que o controle de estabilização do fluxo do campo magnético pode ser possível de ter ou resolver. Cientificamente para se ter o controle de estabilização de um campo magnético é necessário se ter uma equação geral que represente o modelo do estado físico em estudo. Geralmente, a equação que 30 representa o modelo físico é uma equação não linear, composta de ações de forças externas. O controle efetivo do fluxo do campo magnético é baseado na teoria de controle que propõe uma solução teórica. A teoria que demonstra o resultado de estabilidade de um modelo físico é a teoria de estabilidade de Lyapunov, cuja classificação dos auto valores e vetores podem ser demonstrados. Já o modelo físico proposto pela empresa Ultravox (Apelante) é um protótipo físico que demonstra a dissipação de energia térmica, conforme comprovado pelos equipamentos térmicos e pela curva de resposta em frequência, bem como pelos vídeos já apresentados"; Documento D2- (xviii) "Quanto a essa suposta antecipação novamente há uma confusão do perito quando não difere o anel de Faraday com o anel da patente objeto do processo. Já que a princípio o anel de Faraday tem como função principal dissipar o calor, tendo outra função, acaba de forma secundária sendo utilizada para tanto, já o anel da forma proposta no objeto em discussão, tem em sua função principal dissipar o calor"; Documento D6- (xix) "Quanto a essa suposta antecipação novamente há uma confusão do perito quando não difere o anel de Faraday com o anel da patente objeto do processo. Já que a princípio o anel de Faraday tem como função principal dissipar o calor, tendo outra função, acaba de forma secundária sendo utilizada para tanto, já o anel da forma proposta no objeto em discussão, tem em sua função principal dissipar o calor. Inclusive a perícia aufere que a referida citação não descreve de maneira direta um conjunto de motor de alto falante, acaba indicando o uso de anéis de Faraday na parte superior do polo central, sem qualquer análise geométrico".
4. Argumentos suscitados nas contrarrazões INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI- (i) "Conforme bem salientado na sentença atacada, o MU 8902361-7 anulanda não preenche os requisitos legais de novidade, ato inventivo e melhoria funcional"; (ii) "O INPI, em todas as manifestações técnicas trazidas aos autos, apontou que o modelo de utilidade não preenche os requisitos de patenteabilidade, carecendo de novidade perante o documento D5 e de ato inventivo (perante este e o documento D1), concordando ainda com o Ilmo. Perito no sentido de que o respectivo quadro reivindicatório também não atende ao disposto no Art. 13 da IN n. 30/2013".
5. Argumentos suscitados nas contrarrazões SEVEN DRIVER AUDIO LTDA.- Preliminares- Do laudo pericial e desnecessidade de anulação- (i) "Diferentemente do alegado pela Apelante, o perito analisou o caso como uma patente de modelo de utilidade, e não como invenção e corretamente entendeu que os requisitos não estariam presentes tendo em vista o estado da técnica, como será posteriormente explicado"; (ii) "No mais, destaca-se que o laudo apresentado pela Apelante fora realizado de forma unilateral, diferentemente do laudo apresentado pelo Sr. Marcos Heringer, o qual levou em consideração quesitos técnicos de ambas as partes e inclusive do douto juízo a quo"; (iii) "Evidentemente a Apelante apenas está inconformada com o resultado, requerendo a anulação de um laudo pericial que cumpriu com todos os requisitos e chegou a uma posição fundamentada e correta para o caso em concreto, o laudo pericial analisou os requisitos de um modelo de utilidade para chegar a concessão, bem como o estado da técnica relacionando os documentos apresentados e os argumentos que a Apelante alega que foram 'ignorados', não havendo lógica alguma a anulação deste laudo pericial"; Mérito- (iv) "(...) evidentemente a patente de modelo de utilidade MU 8902361- 7 não preenche os requisitos legais de novidade, ato inventivo e melhoria funcional".
6. Sentença mantida- A patente de modelo de utilidade MU 8902361-7 não preenche os requisitos legais de novidade, ato inventivo e melhoria funcional, dado que sua construtividade resulta de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, diante das anterioridades trazidas, além de incidir a sua redação em violação ao art. 13, XII da Instrução Normativa n.º 30/2013, devendo ser, em decorrência de todo o exposto, julgado totalmente procedente o pedido com a decretação de sua nulidade.
7. Apelação desprovida.
Em suas razões recursais (), a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão se omitiu ao não pronunciar acerca do protocolo de pedido de registro do modelo de utilidade discutido – MU 8902361-7 realizado anteriormente à Instrução Normativa 30/2013, bem como sobre a nulidade do laudo pericial.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração a fim de que sejam supridas as alegadas omissões.
Contrarrazões INPI no .
Contrarrazões SEVEN DRIVER AUDIO LTDA. no .
É o relatório.
Peço dia para julgamento.
Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001450638v15 e do código CRC 76182a47.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 19/05/2023, às 15:35:34