Apelação Cível Nº 5042489-94.2020.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5042489-94.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA (Evento 60) contra a r. sentença (Evento 52) proferida pelo MM. Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de PHT DO BRASIL COMERCIO EIRELI, PHOTON TRAINING PRODUTOS TERAPEUTICOS EIRELI e KENKOBIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, requerendo a nulidade da decisão do INPI que anulou o registro da marca nº 826626491 ("KENKO LIGHT PHOTON"), de sua titularidade, com consequente manutenção do registro. O MM. Juízo julgou o pedido improcedente, entendendo que o registro ofende o art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial.

Em seu recurso, a Apelante alega que a sentença adotou fundamento de indeferimento de registro distinto daquele utilizado pelo INPI e defende que não há conflito entre a sua marca e os registros ou nomes empresariais das Apeladas, em especial considerando o grande número de marcas e de títulos de estabelecimento que possuem os mesmos elementos nominativos. Assim, requer a reforma da sentença, com a concessão do registro de marca.

Em suas contrarrazões, as pessoas jurídicas requeridas (Evento 68) e o INPI (Evento 70) requerem a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (Evento 4/TRF). 

É o relatório. Sem revisão. 

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Apelação Cível Nº 5042489-94.2020.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5042489-94.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA (evento 60) contra a r. sentença (evento 52) proferida pelo MM. Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de PHT DO BRASIL COMERCIO EIRELI, PHOTON TRAINING PRODUTOS TERAPEUTICOS EIRELI e KENKOBIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, requerendo a nulidade da decisão do INPI que anulou o registro da marca nº 826626491 ("KENKO LIGHT PHOTON"), de sua titularidade, com consequente manutenção do registro. O MM. Juízo julgou o pedido improcedente, entendendo que o registro ofende o art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial.

O INPI anulou o registro nº 826626491 por infração ao art. 124, XIX, da LPI, por entender que conflitava com o registro nº 822717743, da marca mista PHOTON, de titularidade da ora apelada PHOTON TRAINING PRODUTOS TERAPEUTICOS EIRELI.

A sentença entendeu que não existia conflito entre as referidas marcas que impossibilitasse sua coexistência pacífica, tendo afastado o fundamento utilizado pelo INPI para anulação do registro da apelante. Entretanto, a decisão reconheceu que a marca "KENKO LIGHT PHOTON" não cumpria todos os requisitos de registro, haja vista sua ofensa à hipótese do art. 124, V, da LPI, que assim dispõe:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

Em seu recurso, a apelante alega que a sentença adotou fundamento de indeferimento de registro distinto daquele utilizado pelo INPI e defende que não há conflito entre a sua marca e os registros ou nomes empresariais das apeladas, em especial considerando o grande número de marcas e de títulos de estabelecimento que possuem os mesmos elementos nominativos.

Entendo inexistir razão para reforma da decisão recorrida.

Em seu controle jurisdicional sobre os atos administrativos, o órgão julgador não está vinculado às razões de decidir do INPI. No presente caso, o pedido principal da parte autora é a manutenção do registro da marca KENKO LIGHT PHOTON. Para conceder o pedido, cabe ao órgão julgador analisar não apenas o fundamento de nulidade do registro utilizado pelo INPI, mas também se estão presentes os demais requisitos necessários para a efetiva concessão do registro, mesmo que além daqueles reconhecidos pelo INPI como deficientes.

Então, cabe ao juiz analisar se a marca em questão cumpre os demais requisitos de registro da LPI ou se infringe alguma das proibições, em especial as do art. 124. Caso encontre algum outro impedimento, não deve deferir o registro da marca, ainda que reconheça equívoco do órgão administrativo no fundamento específico da anulação. Isto se dá em simples respeito à segurança jurídica e à boa prestação do serviço jurisdicional.

Destarte, agiu corretamente o julgador de primeiro grau ao entender que não há colidência entre os registros de marca em si, uma vez que de fato são claramente distintos e é difícil conjecturar que causariam confusão no mercado, conforme simples comparação entre os sinais marcários demonstra:

Ao anular a marca da apelante com base em infração ao art. 124, XIX, da LPI, o INPI de fato errou.

No entanto, o magistrado teria proferido decisão deficiente caso tivesse interrompido a análise jurídica apenas neste ponto - e, em consequência, permitido o registro da marca.  

In casu, conquanto as marcas em colidência não sejam de fato conflitantes, a marca da parte autora amolda-se ao impedimento do art. 124, V, da LPI, uma vez que reproduz elemento característico ou diferenciador do título do estabelecimento da apelada KENKOBIO, suscetível de causar confusão ou associação com este sinal distintivo.

Ao contrário das marcas em si, é evidente o conflito entre a marca da Apelante (KENKO LIGHT PHOTON) e o elemento distintivo do nome empresarial da recorrida KENKOBIO, sendo fácil deduzir que mesmo um consumidor informado ou outra empresa do mercado imaginaria que o colchão “KENKO LIGHT PHOTON” pertence à empresa KENKOBIO - que opera o mesmo ramo empresarial. Assim, ainda que os termos “KENKO” e “PHOTON” isoladamente possam integrar outras marcas validamente registradas junto ao INPI, como demonstra a apelante, a sua combinação em um mesmo registro representa risco de associação entre a marca e a apelada KENKOBIO.

Considerando o nome empresarial da apelante e da apelada - ambos com o termo "KENKO" -, impende ressaltar que a empresa KENKOBIO foi constituída em 2000, enquanto a apelante foi constituída apenas em 2009. Também é válido pontuar que a infração da marca ao art. 124, V, havia sido aduzida pelas apeladas em sua contestação (evento 19), tendo a ora Apelante se manifestado sobre as defesas (evento 34).

A semelhança entre a marca da apelante e o nome empresarial da apelada é indiscutível, pelo que se torna intransponível o conflito entre os registros marcários, devendo-se concluir pela impossibilidade de manutenção do registro nº 826626491, em respeito ao art. 124, V, da LPI.

Cabível a majoração de honorários sucumbenciais a título de honorários recursais no patamar de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo, em desfavor da apelante.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

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Apelação Cível Nº 5042489-94.2020.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5042489-94.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NULIDADE DE REGISTRO POR REPRODUZIR TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 124, V, DA LPI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- Em seu controle jurisdicional sobre os atos administrativos, o órgão julgador não está vinculado às razões de decidir do INPI. No presente caso, o pedido principal da parte autora é a manutenção do registro da marca KENKO LIGHT PHOTON. Para conceder o pedido, cabe ao órgão julgador analisar não apenas o fundamento de nulidade do registro utilizado pelo INPI, mas também se estão presentes os demais requisitos necessários para a efetiva concessão do registro, mesmo que além daqueles reconhecidos pelo INPI como deficientes.

- A r. sentença de primeiro grau encontra-se correta ao reconhecer que não há colidência entre os registros de marca em si, uma vez que de fato são claramente distintos e é difícil conjecturar que causariam confusão no mercado, conforme simples comparação entre os sinais marcários. E o INPI, ao anular a marca da apelante com base em infração ao art. 124, XIX, da LPI, agiu de forma equivocada.

- Considerando o nome empesarial da apelante e da apelada - ambos com o termo "KENKO" -, impende ressaltar que a empresa KENKOBIO foi constituída em 2000, enquanto a autora/apelante foi constituída apenas em 2009. Ressalta-se que a infração da marca ao art. 124, V, havia sido aduzida pelas Apeladas em sua contestação, tendo a ora apelante se manifestado sobre as defesas.

- A semelhança entre a marca da apelante e o nome empresarial da apelada é indiscutível, pelo que se torna intransponível o conflito entre os registros marcários, devendo-se concluir pela impossibilidade de manutenção do registro nº 826626491, em respeito ao art. 124, V, da LPI.

- Conquanto o INPI tenha errado na anulação do registro com base no art. 124, XIX, da LPI, a marca da parte autora amolda-se ao impedimento do art. 124, V, da LPI, uma vez que reproduz elemento característico ou diferenciador do título do estabelecimento da apelada KENKOBIO, suscetível de causar confusão ou associação com este sinal distintivo, o que impede a manutenção do registro.

- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2023.

Documento eletrônico assinado por ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001433805v11 e do código CRC bac19987.

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Data e Hora: 14/8/2023, às 17:44:35

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/08/2023

Apelação Cível Nº 5042489-94.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): SIDNEY PESSOA MADRUGA DA SILVA

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: ALEXANDRE MAGALHAES RABELLO por KENKOBIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: ALEXANDRE MAGALHAES RABELLO por PHOTON TRAINING PRODUTOS TERAPEUTICOS EIRELI

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: ALEXANDRE MAGALHAES RABELLO por PHT DO BRASIL COMERCIO EIRELI

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário