Apelação Cível Nº 5080800-57.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por RUCOLLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA (Evento 74) contra a r. sentença (Evento 65) proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, de Z. J. e das empresas 1) Z. J., 2) ENZO MILANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI - ME, 3) PORTAGE CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e 4) CALÇADOS VIADEI LTDA., requerendo a decretação de nulidade dos registros n.º 829.098.941, 903.782.090, 903.867.257, 906.753.015 e 913.682.373, para as marcas GIOVANE D´MILANO, ENZO MILANO, NICOLA MEZI MILANO e PACHITE MILANO, de titularidade das requeridas, por suposta ofensa ao art. 124, XIX, da LPI, oriunda da presença do termo "MILANO" nas marcas.

O MM. Juízo julgou o pedido improcedente, por entender que a escolha de uma marca evocativa acarreta a seu titular o ônus da convivência com marcas assemelhadas, como na hipótese dos autos, devendo ser acrescido que o termo MILANO, como já dito, diz respeito a cidade italiana de Milão, logo trata-se de nome de cidade, uma das mais importantes no segmento da moda, sendo, por óbvio, inapropriável a título exclusivo.

Em seu recurso, a ora Apelante reitera os argumentos defendidos ao longo da demanda no sentido de que a sua marca, "MILANO", possui suficiente distintividade que lhe garante a exploração exclusiva do termo, argumentando que a palavra MILANO não possui caráter evocativo no Brasil e não está difundida no segmento explorado pelas partes. Assim, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas somente por ENZO MILANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI - ME (Evento 82) e pelo INPI (Evento 85), ambos requerendo a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (Evento 4/TRF). 

É o relatório. Sem revisão.

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Apelação Cível Nº 5080800-57.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por RUCOLLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA (Evento 74) contra a r. sentença (Evento 65) proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, de Z. J. e das empresas 1) Z. J., 2) ENZO MILANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI - ME, 3) PORTAGE CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e 4) CALÇADOS VIADEI LTDA., requerendo a decretação de nulidade dos registros n.º 829.098.941, 903.782.090, 903.867.257, 906.753.015 e 913.682.373, para as marcas GIOVANE D´MILANO, ENZO MILANO, NICOLA MEZI MILANO e PACHITE MILANO, de titularidade das requeridas, por suposta ofensa ao art. 124, XIX, da LPI, oriunda da presença do termo "MILANO" nas marcas.

O MM. Juízo julgou o pedido improcedente, por entender que a escolha de uma marca evocativa acarreta a seu titular o ônus da convivência com marcas assemelhadas, como na hipótese dos autos, devendo ser acrescido que o termo MILANO, como já dito, diz respeito a cidade italiana de Milão, logo trata-se de nome de cidade, uma das mais importantes no segmento da moda, sendo, por óbvio, inapropriável a título exclusivo.

Entendo que a sentença julgou corretamente o caso concreto.

Estão em conflito os seguintes registros:

AUTORA/APELANTE

RÉS/APELADAS

PORTAGE CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e CALÇADOS VIADEI LTDA

NÚMERO	PRIORI DADE	MARCA	SITUAÇÃO	CLASSE E ESPECIFICAÇÃO
829.098.941	30/03/2007		Registro de marca em vigor	NCL(9)25 agasalho para as mãos, artigos de malha, bermudas, blazers, calças compridas, calções de banho, camisas, camisetas, capotes, capuzes, casacos, ceroulas, coletes, cuecas, gabardines, gravatas, jaquetas, jérseis, luvas, macacões, parcas, penhoar, pijamas, polainas, pulôveres, robe, roupas de praia, roupas para ginástica, roupas de banho, roupas de couro, roupas de imitação de couro, roupas impermeáveis, roupas de fantasia, shorts, sobretudos, suéteres, sungas, ternos, trajes, túnicas, vestuário, vestuário confeccionado (incluídos nesta classe).
906.753.015	12/09/2013		Registro de marca em vigor	NCL(10)25 Calçados *; Calçados em geral *

Z. J.

NÚMERO	PRIORI DADE	MARCA	SITUAÇÃO	CLASSE E ESPECIFICAÇÃO
913.682.373	06/11/2017		Registro de marca em vigor	NCL(11)35 Demonstração de produtos; Organização de eventos de moda para fins promocionais; Organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; Promoção de vendas [para terceiros]; Administração comercial; Agenciamento de mercadoria [intermediação]; Apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de comércio varejista; Assessoria, consultoria e informação ao consumidor sobre produtos e respectivos preços, através de websites, em conexão com comércio realizado pela internet; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário; Comércio (através de qualquer meio) de roupas; Publicidade por qualquer meio; Representação comercial; Serviços de intermediação comercial; Provimento de informações sobre negócios através de um website

ENZO MILANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI - ME

NÚMERO	PRIORIDADE	MARCA	SITUAÇÃO	CLASSE E ESPECIFICAÇÃO
903.867.257	19/07/2011		Registro de marca em vigor	NCL(9)35 Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário
903.782.090	27/06/2011		Registro de marca em vigor	NCL(9)25 Calças; Capotes; Lenços de pescoço; Roupa de baixo; Túnicas; Jaquetas; Roupa íntima; Sobretudos [vestuário]; Blazers [vestuário]; Camisas; Robe; Meias; Trajes; Xales; Polainas; Artigos de malha [vestuário]; Calções de banho [sungas]; Pulôveres; Bermudas; Cachecóis

O art. 124, XIX, da LPI disciplina que não são registráveis como marca reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Os núcleos da proibição, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia. Esses serão os elementos a serem analisados no confronto das marcas.

Quanto ao núcleo (i), havendo marcas mistas, protege-se tanto o elemento nominativo quanto o elemento gráfico. Assim sendo, não basta analisar somente a semelhança entre os nomes das marcas, mas também seus componentes gráficos.

Assim, no concernente à distinção visualmente perceptível (art. 122 da LPI), é fácil notar que as marcas não se confundem em sua apresentação ao público (popularmente chamada de "logotipo"), contando com desenhos e disposição gráfica dos elementos visuais distintos, como facilmente se observa na colação acima.

Ademais, conforme demonstrado ao longo dos autos e mencionado na sentença, o termo "MILANO" é adotado por diversas marcas registradas nos segmentos empresariais explorados pela Apelante, certamente por fazer referência à cidade de Milão, amplamente reconhecida como um dos centros mundiais da indústria da moda.

Logo, o termo "MILANO" - ao contrário do alegado pela Apelante em seu recurso - pode, em princípio, ser enquadrado na categoria de marca evocativa, dado que constitui expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, exigindo, assim, uma mitigação da regra de exclusividade do registro capaz de permitir a sua convivência com outras semelhantes (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 410.559/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 03.09.2019).

Aliado a isto, a adoção frequente do termo "MILANO" no ramo empresarial explorado pelas litigantes evidencia a capacidade de desenvolvimento nos consumidores de uma atenção aos detalhes que diferenciam cada produto, de maneira que fica reduzida a possibilidade de erro, não obstante a semelhança entre as marcas concorrentes.

Por conseguinte, afasta-se o núcleo de proibição (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.

Por isso, entendo que se aplica ao caso a teoria da distância, segundo a qual não se pode exigir que uma nova marca guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas já semelhantes e aceitas no mercado, de modo que a comparação é feita não somente entre as marcas em disputa, mas também quanto ao mercado pertinente (Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Voto-vista no REsp 1.773.244, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 05.04.2019). Afinal, "uma marca nova em seu segmento de mercado não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si" (TRF2, 2ª Turma Especializada, AC 0225697-74.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ANDRÉ FONTES, E-DJF2R 15.07.2019).

Em resumo, considerando: a ausência de originalidade do termo "MILANO" no segmento mercadológico das partes e a evidente distinção de seus elementos gráficos e nominativos, entendo inexistir óbice para a convivência entre as marcas, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.

Cabível a majoração de honorários sucumbenciais a título de honorários recursais no patamar de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo, em desfavor da Apelante.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001406229v5 e do código CRC 89c62006.

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Apelação Cível Nº 5080800-57.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO DE MARCAS. AUSÊNCIA DE REPRODUÇÃO DE REGISTRO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.

- Trata-se de apelação cível interposta por RUCOLLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, de Z. J. e das empresas 1) Z. J., 2) ENZO MILANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI - ME, 3) PORTAGE CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e 4) CALÇADOS VIADEI LTDA., requerendo a decretação de nulidade dos registros n.º 829.098.941, 903.782.090, 903.867.257, 906.753.015 e 913.682.373, para as marcas GIOVANE D´MILANO, ENZO MILANO, NICOLA MEZI MILANO e PACHITE MILANO, de titularidade das requeridas, por suposta ofensa ao art. 124, XIX, da LPI, oriunda da presença do termo "MILANO" nas marcas. O MM. Juízo julgou o pedido improcedente por entender que as marcas são suficientemente distintas.

- Os núcleos da proibição do art. 124, XIX, da LPI, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.

- Havendo marcas mistas, protege-se tanto o elemento nominativo quanto o elemento gráfico. Assim sendo, não basta analisar somente a semelhança entre os nomes das marcas, mas também seus componentes gráficos. No presente caso, no concernente à distinção visualmente perceptível (art. 122 da LPI), é fácil notar que as marcas não se confundem em sua apresentação ao público (popularmente chamada de "logotipo"), contando com desenhos e disposição gráfica dos elementos visuais distintos.

- O termo "MILANO" é adotado por diversas marcas registradas nos segmentos empresariais das partes. Logo, o termo pode, em princípio, ser enquadrado na categoria de marca evocativa, dado que constitui expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, exigindo, assim, uma mitigação da regra de exclusividade do registro capaz de permitir a sua convivência com outras semelhantes. Entendo que se aplica ao caso a teoria da distância, segundo a qual não se pode exigir que uma nova marca guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas já semelhantes e aceitas no mercado, de modo que a comparação é feita não somente entre as marcas em disputa, mas também quanto ao mercado pertinente. Precedentes.

- Considerando a ausência de originalidade do termo "MILANO" no segmento mercadológico das partes e a evidente distinção de seus elementos gráficos e nominativos, entendo inexistir óbice para a convivência entre as marcas, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.

- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2023.

Documento eletrônico assinado por ANDREA DAQUER BARSOTTI, Juíza Federal Convocada, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001406271v7 e do código CRC 7994cbe0.

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Data e Hora: 19/6/2023, às 17:39:33

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/06/2023

Apelação Cível Nº 5080800-57.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

PRESIDENTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: JOYCE LIAL VERAS por RUCOLLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: GABRIELI PEREIRA DA MOTA por ENZO MILANO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Votante: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário