Apelação/Remessa Necessária Nº 5051122-94.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CONIFER VENTURES LIMITED, com vistas a rever sentença proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em processo 5051122-94.2020.4.02.5101/RJ, evento 51, SENT1, cujo teor julga procedente em parte a ação proposta pela recorrente, de forma a declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro n. 911.317.490, concernente à marca mista “”, de sua titularidade, na classe NCL (10) 43, com o consequente deferimento do registro.

A apelante pretende o deferimento da pretensão de registrar, sob n. 818.666.358, a marca nominativa "PRINCE", também na classe NCL (10) 43 (processo 5051122-94.2020.4.02.5101/RJ, evento 56, APELAÇÃO1).

O INPI e a ré BUFFET PRINCE LTDA. abstiveram-se de ofertar contrarrazões (processo 5051122-94.2020.4.02.5101/RJ, evento 64, PET1 e Evento 61). 

O Ministério Público Federal opinou pela manutenção da sentença (evento 4, PARECER1). 

É o relatório. Peço dia para julgamento. 

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Apelação/Remessa Necessária Nº 5051122-94.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o conhecimento da apelação é medida que se impõe.

O registro da marca confere a seu titular os direitos de propriedade e uso exclusivo contemplados no caput do art. 129 da Lei n. 9.279/19961. 

Ao que se extrai do inciso XIX do art. 124 da LPI2, esse direito de exclusividade é violado quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada.

No caso em testilha, a recorrente pretende registrar a marca nominativa "PRINCI", sob n. 911.317.503, na classe NCL (10) 43, para designar serviços de:

"Restaurante; serviços de restaurante self-service; serviços de cantina; lojas de café; serviços de cafeteria; serviços de lanchonetes; serviços de bares de café; serviços de bares de chá; serviços de casas de chá; restaurantes que fornecem alimentos e bebidas para retirar e/ou levar; serviços de bares; serviços de bufê ('catering'); preparação de bebidas e alimentos; serviços de bebidas por contrato".

(processo 5051122-94.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO10, fls. 06/09).

Em sede administrativa, o indeferimento do registro baseou-se justamente em anterioridade impeditiva, caracterizada pelo registro da marca nominativa "PRINCE", de titularidade da recorrida BUFFET PRINCE LTDA., na classe NCL (8) 43, sob n. 818.666.358, para os serviços de:

"SERVIÇO DE BUFÊ; SERVIÇOS DE BAR; CAFÉS [BARES], CAFETERIAS; CANTINAS; LANCHONETES; RESTAURANTES; RESTAURANTES DE AUTO-SERVIÇO; PIZZARIAS; CHURRASCARIAS; SANDUICHERIAS; CASAS DE CHÁ, SUCOS, HOT-DOGS E SIMILARES"

(processo 5051122-94.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO10, fls. 06/09).

Portanto, o recurso envolve avaliação da condição de distintividade entre sinais, medida essa que considera, conjuntamente, os aspectos gráfico, fonético e ideológico de cada signo, de forma a verificar se as semelhanças existentes entre eles geram risco de confusão ou associação indevida por parte do consumidor3.

Além disso, caracterizada a colidência dos conjuntos comparados, deve-se avaliar o grau de afinidade mercadológica. 

Nesse sentido, vale mencionar o seguinte trecho do Manual de Marcas do INPI4:

"(...) Estabelecendo a colidência entre sinais

A colidência entre signos será estabelecida a partir da comparação da impressão geral dos conjuntos, observando seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos. Tal análise parte da visão global dos sinais, a fim de determinar se a combinação de elementos idênticos ou semelhantes torna as marcas em cotejo passíveis de confusão ou associação indevida. (...)

Caracterizada a colidência dos conjuntos, passa-se à avaliação do grau de afinidade mercadológica, a fim de identificar a possibilidade de confusão ou associação indevida dos sinais no mercado, tema abordado no item 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica.

(...) 5.11.1 Análise da colidência entre sinais 

A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida. Trata-se, portanto, de etapa essencial do exame do requisito da disponibilidade, juntamente com a análise da afinidade mercadológica, abordada no item 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica. 

Como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados. (...)"

(https://cloud.cnpgc.embrapa.br/clpi/files/2014/05/Manual-de-Marcas.pdf) (grifou-se).

I ASPECTOS GRÁFICO FONÉTICO

A marca nominativa pretendida pela apelante sob rubrica "PRINCI" é parcialmente semelhante, nos aspectos gráfico e fonético, à marca nominativa "PRINCE", de titularidade da apelada de direito privado. 

Isso porque, em termos de grafia, as marcas só diferem quanto às últimas letras de cada nome e, quanto à pronúncia, a marca "PRINCE" terá som de "PRINS", ou "PRÃNSE", conforme se adote a pronúncia inglesa ou a francesa, que se diferencia da pronúncia marca da recorrente, que, por ser uma palavra italiana, soa como "PRINTCHÍ".

II ASPECTO IDEOLÓGICO

Esse critério objetiva identificar a colidência entre sinais que, apesar de distintos fonética e/ou graficamente, possam remeter a ideias idênticas ou semelhantes.

A princípio, esse aspecto não se aplica à hipótese dos autos, já que a marca da recorrente possui, ainda que parcialmente, identidade gráfica e fonética com a marca da empresa recorrida.

De todo modo, não há qualquer semelhança ideológica entre marcas, já que as duas são representadas por nomes não traduzem, direta ou indiretamente, os serviços oferecidos.  

É que a apelada escolheu o vocábulo estrangeiro "PRINCE", de origem francesa, que foi incorporado pelo idioma inglês, que significa "príncipe", ao passo em que a apelante escolheu "PRINCI" por se tratar do sobrenome de "Rocco Princi", fundador da marca, que se origina da palavra italiana "PRINCIPI", que também significa "príncipe". 

III AFINIDADE MERCADOLÓGICA

Outro ponto a ser analisado refere-se às atividades econômicas desenvolvidas por cada empresa detentora das marcas em litígio. 

Conforme Manual do INPI5, o exame da afinidade mercadológica considera fatores como "natureza", "finalidade e modo de utilização", "complementariedade", "concorrência ou permutabilidade", "canais de distribuição", "público-alvo", inclusive no que concerne ao "grau de atenção", e "origem habitual". 

No caso em tela, em linhas gerais, as marcas em cotejo envolvem serviços de natureza alimentícia, mediante, p.ex., fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes, lanchonetes, bares, cantinas, cafeterias, casas de chá, e serviços de bufê e restaurante.

Entretanto, o contexto dos autos revela que a recorrente foi criada em 1986, na cidade de Milão, na Itália, e constitui rede de padarias artesanais, subsidiária da "Starbucks Corporation" (vide fl. 06 de processo 5051122-94.2020.4.02.5101/RJ, evento 56, APELAÇÃO1).

Nesse sentido, os documentos de processo 5051122-94.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO5 c/c evento 6, ANEXO4; evento 1, ANEXO6, fl. 08, e evento 1, ANEXO7. Também disponível em "https://www.princi.com/locations/", consultado em 30/11/2022.

Demais disso, conforme processo 5051122-94.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO8 c/c evento 6, ANEXO6, na forma mista "", a marca da recorrente está registrada na Itália, no Canadá, no Reino Unido e em Portugal. 

Já sob as formas mista e nominativa "PRINCI", há registros na União Europeia, no México, na Espanha, nos EUA e junto à OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual6, entidade integrante da ONU. 

Por outro lado, a recorrida atua como "Salão de Festas" no bairro de Tatuapé, cidade de São Paulo, e também oferece serviços de bufê para eventos em geral (processo 5051122-94.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO11). 

Nota-se, assim, que a apelante lida com o comércio de pães, cafés e produtos artesanais de padaria em estabelecimentos especializados, ao passo em que a apelada fornece, in loco ou via sistema de delivery, bebidas, doces, salgados, bolos e alimentos de festas e eventos.

Não há, portanto, como dizer que as empresas litigantes são concorrentes e/ou prestam serviços permutáveis.

Consequentemente, elas não compartilham público-alvo, de sorte que o desvio de clientela não é possível. 

IV CONCLUSÃO

As marcas nominativas "PRINCE" (n. 818.666.358)  e "PRINCI" (n. 911.317.503) apresentam parcial semelhança gráfica e fonética, mas não há afinidade ideológica e, principalmente, mercadológica entre elas. 

E a marca de serviço é usada para distinguir determinado serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (art. 123, inciso I, da LPI). 

Noutras palavras, a proteção marcária existe para proteger, de um lado, o titular e suas atividades empresariais, e, doutra banda, o consumidor. Nesse passo, uma de suas funções consiste em identificar, distinguir e individualizar produtos e/ou serviços ofertados por concorrentes de determinado mercado.

Neste caso concreto, portanto, se a marca pretendida pela apelante não possui afinidade mercadológica com a marca da recorrida, não há concorrência e, via de consequência, aptidão para gerar no consumidor impressões equivocadas.

Assim, há viabilidade de convivência das marcas confrontadas, inclusive sob a forma nominativa. 

Em face do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para JULGAR PROCEDENTE o pedido e, dessa forma: (a) manter a parcela da sentença que reconhece a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 911.317.490 e, ao mesmo tempo, declarar a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 911.317.503, relativos, respectivamente, às marcas "" e "PRINCI", de titularidade da recorrente, qie deverão ser deferidos e concedidos pelo INPI, após o pagamento das retribuições devidas; (b) impor ao INPI a obrigação a que alude o art. 175, §2º, da LPI⁷, a ser cumprida em 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado; e (c) condenar o INPI e a ré pessoa de direito privado a ressarcir ao autor as custas processuais e pagar a seu patrono honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com o ônus dividido em partes iguais. Devido à procedência integral do pedido, afasta-se a condenação da autora nas verbas de sucumbência determinada na sentença.

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Apelação/Remessa Necessária Nº 5051122-94.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO AUTORAL DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INDEFERIMENTO DOS REGISTROS DA MARCA "PRINCI", NAS FORMAS MISTA E NOMINATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, A PERMITIR APENAS O REGISTRO DA MARCA MISTA. RECURSO INTERPOSTO COM VISTAS À ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDO HÍGIDO PELA SENTENÇA. TESE DE REGISTRABILIDADE. Serviços de natureza diversa. público-alvo distinto. provimento da apelação.

1. Trata-se de apelação interposta por CONIFER VENTURES LIMITED, com vistas a rever sentença proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, cujo teor julga procedente em parte a ação proposta pela recorrente, de forma a declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro n. 911.317.490, concernente à marca mista “”, de sua titularidade, na classe NCL (10) 43, com o consequente deferimento do registro. A apelante pretende o deferimento da pretensão de registrar, sob n. 818.666.358, a marca nominativa "PRINCE", também na classe NCL (10) 43.

2. Em sede administrativa, o indeferimento do registro baseou-se justamente em anterioridade impeditiva, caracterizada pelo registro da marca nominativa "PRINCE", de titularidade da recorrida BUFFET PRINCE LTDA., na classe NCL (8) 43, sob n. 818.666.358.

3. A marca nominativa pretendida pela apelante sob rubrica "PRINCI" é parcialmente semelhante, nos aspectos gráfico e fonético, à marca nominativa "PRINCE", de titularidade da apelada de direito privado. Isso porque, em termos de grafia, as marcas só diferem quanto às últimas letras de cada nome e, quanto à pronúncia, a marca "PRINCE" terá som de "PRINS", ou "PRÃNSE", conforme se adote a pronúncia inglesa ou a francesa, que se diferencia da pronúncia marca da recorrente, que, por ser uma palavra italiana, soa como "PRINTCHÍ". 

4. No caso em tela, em linhas gerais, as marcas em cotejo envolvem serviços de natureza alimentícia, mediante, p.ex., fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes, lanchonetes, bares, cantinas, cafeterias, casas de chá, e serviços de bufê e restaurante. 

5. Entretanto, o contexto dos autos revela que a recorrente foi criada em 1986, na cidade de Milão, na Itália, e constitui rede de padarias artesanais, subsidiária da "Starbucks Corporation". 

6. Por outro lado, a recorrida atua como "Salão de Festas" no bairro de Tatuapé, cidade de São Paulo, e também oferece serviços de bufê para eventos em geral.

7. Nota-se, assim, que a apelante lida com o comércio de pães, cafés e produtos artesanais de padaria em estabelecimentos especializados, ao passo em que a apelada fornece, in loco ou via sistema de delivery, bebidas, doces, salgados, bolos e alimentos de festas e eventos. Não há, portanto, como dizer que as empresas litigantes são concorrentes e/ou prestam serviços permutáveis. Elas não compartilham público-alvo, de sorte que o desvio de clientela não é possível.  Há, pois, viabilidade de convivência das marcas confrontadas, inclusive sob a forma nominativa. 

8. Apelação provida para julgar procedente a ação e, dessa forma, manter a parcela da sentença que reconhece a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 911.317.490 e, ao mesmo tempo, declarar a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 911.317.503, relativos, respectivamente, às marcas mista e nominativa "PRINCI", de titularidade da recorrente, os quais deverão ser deferidos e concedidos pelo INPI, após o pagamento das retribuições devidas. Imposição ao INPI da obrigação a que alude o art. 175, §2º, da LPI, a ser cumprida em 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado. Condenação do INPI e da ré pessoa de direito privado a ressarcir ao autor as custas processuais e pagar a seu patrono honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com o ônus dividido em partes iguais. Devido à procedência integral do pedido, afasta-se a condenação da autora nas verbas de sucumbência determinada na sentença. 

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para JULGAR PROCEDENTE o pedido e, dessa forma: (a) manter a parcela da sentença que reconhece a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 911.317.490 e, ao mesmo tempo, declarar a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 911.317.503, relativos, respectivamente, às marcas "" e "PRINCI", de titularidade da recorrente, qie deverão ser deferidos e concedidos pelo INPI, após o pagamento das retribuições devidas; (b) impor ao INPI a obrigação a que alude o art. 175, §2º, da LPI7, a ser cumprida em 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado; e (c) condenar o INPI e a ré pessoa de direito privado a ressarcir ao autor as custas processuais e pagar a seu patrono honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com o ônus dividido em partes iguais. Devido à procedência integral do pedido, afasta-se a condenação da autora nas verbas de sucumbência determinada na sentença, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 09 de março de 2023.

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001259933v15 e do código CRC f8d3e0f7.

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Data e Hora: 11/3/2023, às 19:14:58

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 09/03/2023

Apelação/Remessa Necessária Nº 5051122-94.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

PRESIDENTE: Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO

PROCURADOR(A): MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Desembargador Federal WILLIAM DOUGLAS

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário