Apelação Cível Nº 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. e GETTY IMAGES (US), INC., com vistas a rever sentença proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 109, SENT1, cujo teor julgou improcedente a ação proposta com o fim de declarar a nulidade do registro n. 901.829.234,  para a marca mista "PHOTO.COM FOTO & VÍDEO", na classe internacional 41, bem como do ato administrativo de indeferimento do registro n. 840.761.465, para a marca mista "PHOTOS.COM", na mesma classe, acrescida da condenação de STAMPA QUEIROZ LTDA. na obrigação de abstenção de uso de marca que contenha a expressão "PHOTO.COM" ou semelhante, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 1, INIC1.

As recorrentes afirmam que o INPI indeferiu o registro da marca mista "PHOTOS.COM" com base na premissa de que é descritiva e irregistrável, mas, contraditoriamente, mantém o registro da marca mista "PHOTO.COM FOTO & VIDEO", que utiliza os mesmos signos. 

E sobrelevam o caráter de notoriedade da marca "PHOTOS.COM", que, antes de a ré de direito privado depositar seu pleito junto INPI, já identificava a maior e mais famosa plataforma de mídias digitais do mundo.

Contrarrazões da ré de direito privado em processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 132, CONTRAZAP1, pelo desprovimento com recurso, com majoração dos honorários de sucumbência. 

O INPI também defende o acerto da sentença, nas contrarrazões de processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 133, PET1.

Em evento 4, PARECER1 o Ministério Público Federal informou que não há interesse público a justificar sua intervenção. 

É o relatório. Peço dia para julgamento. 

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001186895v15 e do código CRC 4c9a9bcf.

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Signatário (a): LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS
Data e Hora: 23/11/2022, às 22:10:46

Apelação Cível Nº 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o conhecimento da apelação é medida que se impõe. 

O cerne do recurso gravita em torno de duas alegações. 

Primeiramente, a nulidade do registro de n. 901.829.234, para a marca "", titularizada por STAMPA QUEIROZ LTDA., na classe internacional 41, em razão de violação ao art. 124, incisos XIX e XXIII, e art. 126, todos da Lei n. 9.279/1996:

Art. 124. Não são registráveis como marca: 

(...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; 

(...) XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Em segundo lugar, a nulidade do ato de indeferimento do registro n. 840.761.465, para a marca mista "", de titularidade da "GETTY IMAGES", na classe internacional 41, a fim de assegurar o direito extraído do supratranscrito art. 126 da LPI. 

I - DA NOTORIEDADE DA MARCA "PHOTOS.COM"

Reputa-se notoriamente conhecida a marca que se torna famosa em seu ramo de atuação, de sorte a ser reconhecida por um público específico e, por essa razão, gozar de proteção especial, ainda que não exista registro ou depósito de registro no Brasil. 

A Lei 9.279/1996, no art. 126, garante a proteção especial da marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris, de forma a impor aos signatários o dever de tutelar as marcas famosas em âmbito internacional, nos seguintes moldes:

Art. 6º bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

(2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

(Grifos aditados).

A marca notoriamente conhecida constitui exceção ao princípio da territorialidade, já que protegida em território nacional, apesar de carente de registro, mas observa o princípio da especialidade, pois a tutela se restringe ao seu ramo de atividade. 

Na hipótese, conforme narrativa da petição inicial, desde 20 de janeiro de 1995 o acesso do público ao acervo digital da "GETTY IMAGES" é realizado através do portal "", hospedado no nome de domínio "http://www.photos.com" (processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 79, ANEXO2).

No Brasil, a "GETTY IMAGES" atua desde 1998 (processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 1, OUT3, fl. 13) e, segundo a petição  inicial, já possui mais de 30.000 (trinta mil) clientes corporativos, entre agências de publicidade, portais, editoras de livros e revistas, e produtoras de TV. Além disso, por mês, seu portal eletrônico registra uma média de 5.500.000 (cinco milhões e quinhentos mil) utilizadores.

A notoriedade "GETTY IMAGES", aliás, é corroborada por mera consulta da expressão na plataforma "Google":

A respeito da marca "PHOTOS.COM", titularizada pela "GETTY IMAGES", os autos revelam registros em diversos países e em mais de uma forma. 

Sob a forma mista "", os documentos de processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 24, ANEXO6 c/c evento 24, ANEXO14 e processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 24, ANEXO26 c/c evento 24, ANEXO27  comprovam o registro da marca nos Estados Unidos da América, nas classes internacionais 9, 35 e 38, em 11/11/2008, com primeiro uso em 31/01/2004, para:

"(...) FOTOGRAFIAS ELETRÔNICAS PARA DOWNLOAD E FOTOGRAFIAS ELETRÔNICAS ARMAZENADAS OU GRAVADAS EM MÍDIAS ELETRÔNICAS OU COMPUTADORIZADAS; SOFTWARE DE COMPUTADOR E MIDIAS ELETRÔNICAS OU COMPUTADORIZADAS UTILIZADAS PARA ARQUIVAR, VISUALIZAR E RECUPERAR FOTOGRAFIAS, ÁLBUNS DE FOTOGRAFIAS, IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS, IMPRESSÕES PICTÓRICAS, IMPRESSÕES ARTÍSTICAS, IMPRESSÕES DE DESENHOS ANIMADOS, IMPRESSÕES A CORES, IMPRESSÕES LITOGRÁFICAS, LIVROS ILUSTRADOS, IMAGENS, IMAGENS ARTÍSTICAS, IMAGENS EM AQUARELA, PÔSTERES, POSTAIS, FILMES CINEMATOGRÁFICOS, FITAS DE VÍDEO PRÉ V~tT~ GRAVADAS, VIDEOCLIPES E CLIPES DE VTDEO/ÁUDIO RELACIONADOS A DOCUMENTÁRIO, CENAS AO VIVO, AÇÃO, DRAMA, AVENTURA, ANIMAÇAO, COMEDIA OU MUSICAL, NA CLASSE 9 (...) - fl. 03, evento 24, ANEXO14.

(...)  LOJA DE VAREJO ON-LINE APRESENTANDO SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE FOTOGRAFIAS, IMAGENS, POSTAIS, IMPRESSÕES, FILMES CINEMATOGRÁFICOS, CLIPES DE VÍDEO PRÉ-GRAVADOS, CLIPES DE VÍDEO/ÁUDIO, IMAGENS DIGITAIS E TEXTOS FORNECIDOS ATRAVÉS DE REDES DE COMPUTADORES GLOBAIS E NÃO GLOBAIS; PROMOÇÃO DE FOTOGRAFIAS, IMAGENS, POSTAIS, IMPRESSÕES, FILMES CINEMATOGRÁFICOS, CLIPES DE VÍDEO PRÉ-GRAVADOS, CLIPES DE VÍDEO/ÁUDIO, IMAGENS DIGITAIS E TEXTOS DE TERCEIROS REGISTRADOS EM MÍDIA ELETRÔNICA OU COMPUTADORIZADA ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EM REDES DE COMPUTADORES GLOBAIS E NÃO GLOBAIS; NA CLASSE 35 (...) - fl. 04, evento 24, ANEXO14.

(...) PARA: TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE FOTOGRAFIAS, IMAGENS, POSTAIS, IMPRESSÕES, FILMES CINEMATOGRÁFICOS, CLIPES DE VÍDEO PRÉ-GRAVADOS, CLIPES DE V1DEO/ÁUDIO, IMAGENS DIGITAIS E TEXTO EM REDES DE COMPUTADORES GLOBAIS E NÃO GLOBAIS, NA CLASSE 38 (...) - fls. 04/05, evento 24, ANEXO14."

Na forma mista "", em 08/07/2005 a marca foi registrada na França, nas classes de serviços 9 e 42 (processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 24, ANEXO8 c/c evento 24, ANEXO16):

"(...) Classe 9 Software de computador; software de computador e aparelhos de telecomunicações para permitir a conexão em bancos de dados e da Internet; software de computador para permitir a pesquisa de dados; software de computador relacionado a, baixado por meio de, ou fornecido pela Internet; programas de computador para acesso e interação com redes de computadores, sistemas de computador on line, bancos de dados, Internet, Intranet, Extranet, LAN’s, servidores da web, servidores de e-commerce e servidores de mensageiro; publicações eletrônicas (baixáveis) fornecidas on line a partir de bancos de dados ou da Internet; imagens baixáveis; vídeos baixáveis; fontes baixáveis; representações físicas de imagens armazenadas eletronicamente para manipulação eletrônica, transferência eletrônica e/ou aperfeiçoamento eletrônico; toques ou músicas armazenadas eletronicamente para manipulação eletrônica, transferência eletrônica e/ou aperfeiçoamento eletrônico; toques; placas de notificação eletrônica; revistas, cartas informativas, jornais, brochuras, publicações semanais e outros assuntos impressos por meio da Internet, Intranet, Extranet ou serviços de mensageiros; programas de jogos de computador baixáveis pela Internet; jogos da Internet (baixáveis); jogos eletrônicos; música digital (baixável) fornecida por meio da Internet e/ou de páginas de MP3 da Internet; CD ROMs; DVD5; vídeos; fitas; cassetes; protetores de tela; mouse pads. (...) - fls. 05/07, evento 24, ANEXO16.

(...) Classe 42 Serviços de concepção, desenhos e redação de textos sob encomenda, todos para compilação de páginas da web na Internet; criação e manutenção de web sites; hospedagem de páginas de terceiros; licenciamento de imagens e gravações em vídeo; aluguel de computadores; instalação e manutenção de software de computadores; informações e aconselhamento referentes à meteorologia; serviços de redação subcontratada (concepção de web site, programação de computadores); serviços de redação cooperativa relacionada à Internet (concepção de web site, programação de computadores); serviços de consultoria e aconselhamento técnico relacionados ao estabelecimento de lojas varejistas on line; serviços de informação relacionados a todos os serviços supracitados; todos os serviços supracitados também fornecidos on line a partir de um banco de dados de computador ou da Internet. (...) - fl. 07, evento 24, ANEXO16."

Já sob a forma nominativa "PHOTOS.COM", ao menos três registros foram realizados.

Primeiro, perante organismo internacional da União Europeia, com destaque para certificados que remontam a 31/07/2008 e 03/06/2014 (vide processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 24, ANEXO9 c/c evento 24, ANEXO17, evento 24, ANEXO10 c/c evento 24, ANEXO18 e evento 24, ANEXO11 c/c evento 24, ANEXO19). 

Depois, no Reino Unido, em 16/01/2009, na classe 9 (processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 24, ANEXO7 c/c evento 24, ANEXO15), nos seguintes moldes: 

"(...) Toques ou músicas armazenadas eletronicamente para manipulação eletrônica, transferência eletrônica e/ou aperfeiçoamento eletrônico; toques; programas de jogos de computador baixáveis pela Internet; jogos da Internet (baixáveis); jogos eletrônicos; música digital (baixável) fornecida por meio da Internet e/ou de páginas de MP3 da Internet. (...) - fl. 03, evento 24, ANEXO15."

Por fim, registrou-se a marca na China, na classe 35, em 07/02/2010 (processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 24, ANEXO12 c/c  evento 24, ANEXO20 e evento 24, ANEXO13 c/c evento 24, ANEXO21), para:

"(...) Promoção de vendas on-line (para terceiros) apresentando fotografias, imagens, postais, impressões, filmes cinematográficos, vídeos pré-gravados, divulgação de material publicitário, publicidade on-line em redes de computadores globais e não globais (...) - fls. 02/03 de evento 24, ANEXO20)." 

Nesse cenário, percebe-se a notoriedade da marca "GETTY IMAGES", em 2004 atrelada à marca "PHOTOS.COM", com registro inicial nos EUA e, depois, em diversos países. 

Quanto ao mercado brasileiro, em específico, ao que se extrai do sítio eletrônico indicado pelas apelantes, a "PHOTOS.COM" atua desde 2007 (Disponível em: <https://photos.com/contactus.html?tab=faq>. Consulta em 07/11/2022). 

II - DA MARCA MISTA "PHOTOS.COM>>"

As recorrentes baseiam a pretensão registral no denominado "princípio telle quelle", positivado no art. 6º quinques da Convenção da União de Paris, da qual o Brasil é signatário.

Referido princípio prevê que qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União. 

Doutro lado, ressalva as restrições indicadas no próprio dispositivo, de forma a permitir a recusa ou invalidação do registro da marca suscetível de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida e, ainda, da marca desprovida de qualquer caráter distintivo. In verbis:

"Art. 6 quinquies

A. 1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão, antes de procederem ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado.

2) Será considerado país de origem o país da União em que o requerente tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real, e, se não tiver esse estabelecimento na União, o país da União onde tenha o seu domicílio, e, se não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um país da União.

B. Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

1. quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida;

2. quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;

3. quando forem contrárias à moral ou à ordem pública e, particularmente, de natureza a enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica, todavia, ressalvada a aplicação do Artigo 10 bis.

C. 1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

2) As marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem.

D. Ninguém se poderá beneficiar das disposições do presente artigo se a marca para a qual reivindica proteção não estiver registrada no país de origem.

E. Em nenhum caso, todavia, a renovação do registro de uma marca no país de origem implicará na obrigação de renovar o registro nos outros países da União onde a marca tenha sido registrada.

F. O benefício da prioridade será concedido aos pedidos de registro de marcas efetuados dentro do prazo do Artigo 4, ainda que o registro no país de origem não ocorra senão após a expiração desse prazo."

(grifou-se). 

Na hipótese em apreço, referido princípio reforça o pleito das apelantes, já que a GETTY IMAGES (US), INC. é empresa de origem norte-americana, que atua em diversos outros países. 

Entretanto, a leitura das regras de aplicação do princípio conduz à conclusão de que o acolhimento da pretensão de declaração de nulidade do ato de indeferimento do registro n. 840.761.465, atinente à marca de titularidade da "GETTY IMAGES", demanda, em contrapartida, a rejeição da pretensão de declaração de nulidade do registro de n. 901.829.234, relativo à marca titularizada pela STAMPA QUEIROZ LTDA.

Isso porque o registro da marca estrangeira não pode prejudicar direito adquirido por terceiro no país em que a proteção é requerida. 

Por outro lado, há elementos suficientes à coexistência de ambas as marcas. 

Nesse passo, não se pode ignorar que as duas apresentam parcial semelhança fonética, já que compartilham do elemento ".COM" e, no que concerne à palavra "PHOTO", estilizada com "PH" em lugar de "F", se diferenciam apenas pela circunstância de que a apelada se utiliza do plural, enquanto as apelantes escolheram o singular. 

Todavia, isso não inviabiliza a coexistência. Em primeiro lugar, porque o registro da recorrida foi concedido sem direito ao uso exclusivo de todos os elementos nominativos (processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 44, ANEXO1), de modo a viabilizar a utilização dos signos por outras empresas, inclusive as do mesmo ramo de atuação. 

Em segundo lugar, em razão da suficiente distintividade, em termos gráficos, das marcas mistas em cotejo. 

Nesse sentido, nota-se que a marca das recorrentes só contém letra de fôrma/bastão em grafismo especial, precisamente, o nome "PHOTOS" no plural e destacado na cor preta, o elemento ".COM" de forma menos evidente, na cor cinza, e, ao final, dois sinais matemáticos de "maior que", a insinuar a figura de uma "seta":

De seu turno, a marca da ré de direito privado conjuga letra cursiva e letra de fôrma/bastão. Os elementos principais utilizam letra cursiva, com o nome "PHOTO" no singular e destacado dos demais, já que na cor vermelha, e o elemento ".COM" em cor preta. De forma menos evidente, como elemento secundário da marca, a expressão "FOTO & VÍDEO", em letra de fôrma/bastão, na cor preta. 

E, por fim, em termos mercadológicos, pode-se dizer que as empresas litigantes fornecem seus serviços de imagens, vídeos e fotografias a nichos específicos. 

É que as apelantes negociam "uma seleção com curadoria de fotografias prontas", especialmente destinada a "clientes corporativos", entre agências de publicidade, portais, editoras de livros e revistas, e produtoras de TV (Disponível em: <https://photos.com/>. Consulta em 09/11/2022). 

Por outro lado, a recorrida registra eventos, em fotografias e vídeos (processo 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ, evento 43, ANEXO4).

III - CONCLUSÕES

A sentença merece reforma parcial, mais precisamente, para anular o ato administrativo de indeferimento do registro de n. 840.761.465 e, nesse passo, permitir o registro da marca mista "", de titularidade da "GETTY IMAGES", na classe internacional 41.

Consequentemente, imputa-se a cada polo da ação o dever de arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, com ressalva da circunstância de que a isenção de que goza a autarquia quanto a tais valores não a exime da obrigação de ressarcimento à autora de valores porventura já recolhidos.

No que concerne aos honorários advocatícios, cada polo da ação deverá pagar em favor do(s) patrono(s) do polo adverso quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Quanto à verba honorária recursal, ao apreciar o AREsp n. 1.495.369/MS, a Quarta Turma do STJ pontuou que a jurisprudência daquela Corte preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

Na espécie, portanto, não há que se falar em fixação de honorários recursais.

Em face do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação e, dessa forma: (a) decretar a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 840.761.465, para a marca mista "", na classe internacional 41, o qual deverá ser deferido e concedido pelo INPI, após o pagamento da retribuição devida; (b) impor ao INPI a obrigação a que alude o art. 175, §2º, da LPI1, a ser cumprida em 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado; e (c) imputar a cada polo da ação o dever de pagar 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, com ressalva da circunstância de que a isenção de que goza a autarquia quanto a tais valores não a exime da obrigação de ressarcimento à autora de valores porventura já recolhidos, bem como a obrigação de pagar em favor do(s) patrono(s) do polo adverso quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001203273v163 e do código CRC 6988a6ee.

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Signatário (a): LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS
Data e Hora: 23/2/2023, às 15:2:24

Apelação Cível Nº 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO AUTORAL DE DECLARAÇÃO Da nulidade do registro dA MARCA MISTA DE TITULARIDADE DA apelada DE DIREITO PRIVADO, BEM COMO DO ATO DE INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA MARCA MISTA DE TITULARIDADE DAS apelANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE DE NOTORIEDADE DA MARCA MISTA DAS recorrentes. ACOLHIMENTO. ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DA EMPRESA recorrida NÃO ACATADO. provimento parcial do apelo dos autores.

1. A Lei 9.279/1996, no art. 126, garante a proteção especial da marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris, de forma a impor aos signatários o dever de tutelar as marcas famosas em âmbito internacional.

2. Reputa-se notoriamente conhecida a marca que se torna famosa em seu ramo de atuação, de sorte a ser reconhecida por um público específico e, por essa razão, gozar de proteção especial, ainda que não exista registro ou depósito de registro no Brasil. 

3. Na hipótese, há documentos indicativos da notoriedade da marca "GETTY IMAGES", em 2004 atrelada à marca "PHOTOS.COM", com registro inicial nos EUA e, depois, em diversos países. Quanto ao mercado brasileiro, em específico, ao que se extrai do sítio eletrônico indicado pelas apelantes, a "PHOTOS.COM" atua desde 2007.

4. Por outro lado, o art. 6 quinques da Convenção da União de Paris, preceitua que qualquer marca de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, desde que seja insuscetível de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida e, também, apresente caráter suficientemente distintivo.

5. Trata-se do denominado princípio telle quelle, por força do qual uma marca registrada em seu país de origem deve ser admitida "tal qual é" nos países signatários da Convenção. 

6. No caso em espeque, a leitura das regras de aplicação do referido princípio conduz à conclusão de que o acolhimento da pretensão de declaração de nulidade do ato de indeferimento do registro n. 840.761.465, atinente à marca "PHOTOS.COM", demanda, em contrapartida, a rejeição da pretensão de declaração de nulidade do registro de n. 901.829.234, relativo à marca "PHOTO.COM FOTO & VÍDEO". Isso porque o registro da marca estrangeira não pode prejudicar direito adquirido por terceiro no país em que a proteção é requerida. 

7. Além disso, há elementos suficientes à coexistência de ambas as marcas. Em primeiro lugar, porque o registro da recorrida foi concedido sem direito ao uso exclusivo de todos os elementos nominativos, de modo a viabilizar a utilização dos signos por outras empresas, inclusive as do mesmo ramo de atuação. Depois, em razão da suficiente distintividade, em termos gráficos, das marcas cotejadas. E, por fim, porquanto, em termos mercadológicos, pode-se dizer que as empresas litigantes fornecem seus serviços de imagens, vídeos e fotografias a nichos específicos. 

8. Sentença reformada em parte, mais precisamente, para anular o ato administrativo de indeferimento do registro de n. 840.761.465 e, nesse passo,  permitir o registro da marca mista "PHOTOS.COM, de titularidade da "GETTY IMAGES", na classe internacional 41.

9. Imputa-se a cada polo da ação o dever de arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, com ressalva da circunstância de que a isenção de que goza a autarquia quanto a tais valores não a exime da obrigação de ressarcimento à autora de valores porventura já recolhidos.

10. No que concerne aos honorários advocatícios, cada polo da ação deverá pagar em favor do(s) patrono(s) do polo adverso quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem honorários recursais, conforme parâmetros fixados pela Quarta Turma do STJ no AREsp n. 1.495.369/MS.

11. Recurso conhecido e provido em parte para julgar parcialmente procedente a ação e, dessa forma, decretar a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 840.761.465, para a marca mista "PHOTOS.COM>>", na classe internacional 41, o qual deverá ser deferido e concedido pelo INPI, após o pagamento da retribuição devida; impor ao INPI a obrigação a que alude o art. 175, §2º, da LPI, a ser cumprida em 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado; e imputar a cada polo da ação o dever de pagar 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, com ressalva da circunstância de que a isenção de que goza a autarquia quanto a tais valores não a exime da obrigação de ressarcimento à autora de valores porventura já recolhidos, bem como a obrigação de pagar em favor do(s) patrono(s) do polo adverso quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação e, dessa forma: (a) decretar a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n. 840.761.465, para a marca mista "", na classe internacional 41, o qual deverá ser deferido e concedido pelo INPI, após o pagamento da retribuição devida; (b) impor ao INPI a obrigação a que alude o art. 175, §2º, da LPI1, a ser cumprida em 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado; e (c) imputar a cada polo da ação o dever de pagar 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, com ressalva da circunstância de que a isenção de que goza a autarquia quanto a tais valores não a exime da obrigação de ressarcimento à autora de valores porventura já recolhidos, bem como a obrigação de pagar em favor do(s) patrono(s) do polo adverso quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2023.

Documento eletrônico assinado por LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001244639v21 e do código CRC c3980c57.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS
Data e Hora: 23/2/2023, às 14:55:47

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/02/2023

Apelação Cível Nº 5003689-65.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

PRESIDENTE: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

PROCURADOR(A): LILIAN GUILHON DORE

RELATOR DO ACÓRDÃO: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Juiz Federal LUIZ NORTON BAPTISTA DE MATTOS

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário