Apelação Cível Nº 5019040-10.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por VOLVO LASTVAGNAR AB. (Evento 34) em face de sentença proferida pela 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Evento 21) em ação proposta pela ora Apelante contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de patente PI 0520739-8 e, em consequência, a determinação de que o INPI defira o pedido. A Apelante apresentou novo quadro reivindicatório em juízo, distinto do apresentado na via administrativo, afirmando que aquele é "mais limitado".

O pedido de patente PI 0520739-8 se refere a "método para determinação de pressão de injeção de combustível ou detecção de uma discrepância no equipamento de injeção de combustível de um motor de combustão interna". Em análise do pedido, o INPI emitiu parecer entendendo pela ausência de atividade inventiva (Evento 1, ANEXO6, pgs. 4-7). Posteriormente, o pedido de patente foi inderido em razão de a depositante não ter se manifestado acerca do parecer negativo (Evento1, ANEXO11, pg. 2).

O juízo de 1º Grau julgou o processo extinto sem resolução do mérito por ausência de condição da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender que, ao apresentar pedido diferente, a Apelante busca contornar a via administrativa na via judicial, o que não seria permitido. Apresentou precedente desta Corte entendendo pela impossibilidade de apresentação de quadro reivindicatório novo apenas em sede judicial.

Em seu recurso, a Apelante requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao 1º Grau para instrução probatória, sustentando sua pretensão recursal nos seguintes pontos: (i) a nulidade da sentença por ter utilizado como única fundamentação a contestação do INPI; (ii) desnecessidade de que seja esgotada a via administrativa antes de ingresso com ação judicial; (iii) possibilidade de apresentação de quadro reinvidicatório distinto na esfera judicial; (iv) o encerramento prematuro da lide por ausência de designação de perícia. Alternativamente, requereu a conversão do julgamento em diligência para a realização de dilação probatória nesta fase (Evento 34).

Em suas contrarrazões, o INPI pugna pela manutenção integral da sentença (Evento 41).

O Ministério Público Federal apresentou parecer entendendo pela necessidade de reforma da sentença, argumentando que em sua contestação o INPI teria se manifestado pelo indeferimento do pedido de patente baseado no quado reivindicatório modificado apresentado em juízo (Evento 5, TRF).

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Apelação Cível Nº 5019040-10.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

A ação foi proposta por VOLVO LASTVAGNAR AB., ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, ora Apelado, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de patente PI 0520739-8 e, em consequência, a determinação de que o INPI defira o pedido. Entretanto, a Apelante busca o registro de novo quadro reinvidicatório apresentado exclusivamente em juízo, que afirma ser "mais limitado" que aquele apresentado ao órgão de patentes.

O Juízo de 1º Grau extinguiu o processo sem julgamento do mérito por entender que a pretensão autoral de obter em juízo registro de patente distinto daquele apresentado administrativamente seria uma forma de contornar o processo administrativo exigido legalmente, o que não seria permitido (Evento 21).

Em sua apelação, a recorrente busca a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao 1º Grau para instrução probatória, sustentando sua pretensão nos seguintes pontos: (i) a nulidade da sentença por ter utilizado como única fundamentação a contestação do INPI; (ii) desnecessidade de que seja esgotada a via administrativa antes de ingresso com ação judicial; (iii) possibilidade de apresentação de quadro reinvidicatório distinto na esfera judicial; (iv) o encerramento prematuro da lide por ausência de designação de perícial. Alternativamente, requereu a conversão do julgamento em diligência para a realização de dilação probatória nesta fase (Evento 34).

Após debate na sessão de julgamento, modifiquei o entendimento antes adotado, concluindo ao fim que assiste razão parcial à Apelante (Evento 37).

No concernente à alegação de nulidade da sentença por fazer uso da contestação do INPI como sua fundamentação, embora esta não seja a melhor técnica decisória, não representa por si só nulidade da decisão. Deve ser verificado se, na prática, foram decididos os pontos controversos da demanda, com a análise das questões de fato e de direito colocadas em julgamento.

In casu, os argumentos extraídos pelo juízo de 1º Grau da contestação do INPI enfrentam todos os argumentos levantados pela parte autora em sua inicial, explicando detalhadamente o porquê de sua pretensão não poder ser acolhida judicialmente, em respeito ao art. 489, §1º, IV, do CPC. Portanto, ainda que não seja a melhor forma de apresentar o convencimento do juízo, não há deficiência na fundamentação na sentença apelada que justifique sua nulidade.

Quanto às alegações de desnecessidade de que seja esgotada a via administrativa antes de ingresso com ação judicial e da possibilidade de apresentação de quadro reinvidicatório distinto na esfera judicial, entendo que sua análise se confunde.

A Apelante alega que o art. 32 da LPI dá suporte à apresentação de quadro reinvidicatório modificado em juízo. Simples leitura do dispositivo demonstra que tal autorização legal não existe.

O artigo dispõe que para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. O dispositivo claramente se refere ao procedimento administrativo do pedido de patente, não dando abertura para que o depositante abandone a via administrativa para ingressar diretamente com ação judicial para obter a patente.

Outrossim, a Apelante alega que o INPI não fez qualquer exigência à depositante – sendo certo que a questão se esclarece a partir da exegese do art. 36 da LPI (Evento 34, pg. 10). Em seu entendimento, em razão disso o indeferimento definitivo do pedido estaria incorreto e isto permitiria a atuação do Judiciário no caso. A alegação é manifestamente inverídica.

Apenas por argumento, mesmo que o INPI não tivesse expressamente intimado a depositante para suprir as deficiências de seu pedido mencionadas no parecer técnico negativo, ainda assim a empresa deveria tê-lo feito, conforme determina o art. 36 da LPI:

Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

A publicação do parecer técnico que concluiu que o pedido não atendia aos requisitos necessários à patenteabilidade era a oportunidade que a Apelante possuía para suprir as deficiências apontadas pelo INPI em 90 dias, conforme definido no art. 36, caput, da LPI. Alegar que a publicação do parecer não representa exigência à depositante para suprir as deficiências de seu pedido é como afirmar que a publicação de uma sentença desfavorável à parte não inicia o prazo recursal.

Não obstante, o parecer técnico expressamente expõe em sua parte final que o depositante deve se manifestar quanto ao contido neste parecer em até 90 (noventa) dias, a partir da data de publicação na RPI, de acordo com o Art. 36 da LPI (Evento 1, ANEXO6, pg. 7), sendo claramente inverídica a alegação de ausência de intimação para cumprimento de exigências.

Na tentativa de superar sua omissão na fase administrativa, a Apelante alega que o quadro reivindicatório modificado é o mesmo daquele apresentado ao INPI, apenas com alguns itens excluídos. A sentença recorrida não acolheu a alegação e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

Conforme pontuado na sessão de julgamento (Evento 37), o INPI apresentou contestação ao quadro reivindicatório reduzido apresentado em juízo, tendo concluído que mesmo com as novas reivindicações não há atividade inventiva. Portanto, tendo sido possível a apresentação de resistência à pretensão autoral pela autoridade administrativa, com a consequente fixação da controvérsia no concernente à existência, ou não, de atividade inventiva, entendo que deveria ter sido dado prosseguimento à ação.

Com a apresentação administrativa de quadro reivindicatório mais extenso, não haveria prejuízo na diminuição das reivindicações em juízo, uma vez que a matéria foi amplamente analisado pelo INPI tanto administrativa quanto judicialmente. Não se trata de inovação no quadro reivindicatório, mas apenas de sua limitação, o que permite sua análise em juízo.

Por conseguinte, a questão principal de mérito dos pedidos iniciais – a existência, ou não, de atividade inventiva – pode ser decidida pelo Judiciário neste momento, considerando a peculiaridade dos elementos fáticos do presente caso. Como extensão lógica, cabível a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao 1º Grau para o prosseguimento do feito, inclusive com a realização de perícia para esclarecer a controvérsia.

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para anular a r. sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

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Apelação Cível Nº 5019040-10.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

propriedade industrial. PEDIDO PATENTE DE INVENÇÃO DA AUTORA INDEFERIDo PELO INPI. AUSÊNCIA DE NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA. necessidade de esgotamento da via administrativa no processo de registro da patente. apresentação de NOVO QUADRO REIVINDICATÓRIO SOMENTE EM SEDE JUDICIAL.

- Trata-se de apelação interposta por VOLVO LASTVAGNAR AB. (Evento 34) em face de sentença proferida pela 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Evento 21) em ação proposta pela ora Apelante contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de patente PI 0520739-8 e, em consequência, a determinação de que o INPI defira o pedido. A Apelante apresentou novo quadro reivindicatório em juízo, distinto do apresentado na via administrativo, afirmando que aquele é "mais limitado".

- A sentença que utiliza com fundamentação as razões da contestação não é nula de pleno direito, devendo ser analisado se as questões de fato e de direito foram confrontadas.

- O art. 32 da LPI regulamenta o processo administrativo do pedido de patente, não permitindo que o depositante abandone a via administrativa para ingressar diretamente com ação judicial para obter o registro.

- A publicação do parecer técnico do INPI que concluiu pela não patenteabilidade dá início ao prazo de 90 dias para suprir as deficiências apontadas pelo órgão, conforme definido no art. 36, caput, da LPI, ainda que não haja expressa menção ao cumprimento de exigências.

- Considerando a peculiaridade dos elementos fáticos do presente caso, a existência, ou não, de atividade inventiva pode ser decidida pelo Judiciário neste momento. Como extensão lógica, cabível a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao 1º Grau para o prosseguimento do feito, inclusive com a realização de perícia para esclarecer a controvérsia.

- Apelação provida. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao 1º Grau para instrução probatória, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2022.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/11/2022

Apelação Cível Nº 5019040-10.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PRESIDENTE: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PROCURADOR(A): CRISTINA SCHWANSEE ROMANÓ

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

Votante: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

Votante: Juiz Federal MARCELO DA ROCHA ROSADO

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário