Apelação Cível Nº 5019392-65.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS:

Trata-se de apelação cível interposta por BMS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. (evento 99, APELAÇÃO1) contra sentença proferida pela MM. Juíza da 13ª Vara Federal/RJ, MARCIA MARIA NUNES DE BARROS, nos autos da ação de nulidade de registro de marca c/c pedido de tutela de urgência proposta por D. M. em face da Apelante e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando a decretação de nulidade do registro n.º 917.944.488 para a marca JÚPITER FEITA EM SP, de titularidade da empresa ré, alegando tratar-se de reprodução ou imitação de sua própria marca, nos termos do artigo 124, XXIII da Lei de Propriedade Industrial.

Para tanto, a Autora alega, em síntese, que em 2013, juntamente com seus irmãos, abriu uma cervejaria artesanal denominada Cervejaria Júpiter, atualmente denominada DRA Cervejaria, tendo, desde o início, investido muito na identificação de seus produtos, inclusive, pelo domínio cervejariajupiter.com.br e pelas redes sociais, o que resultou no destaque da marca em seu segmento de mercado. Relata que procedeu a três depósitos de registros para a marca JUPITER, tendo dois deles sido extintos por falta de pagamento da concessão, restando apenas o de n.º 908.364.296, visando a assinalar serviços de bar. Narra, ainda, que em 2016 a Cervejaria do Autor fez uma parceria comercial com a orré BMS, que veio a ser desfeita em 2019. Após o fim da parceria, o Autor revela que teve conhecimento de que a BMS efetuou o depósito de registro para a marca JUPITER FEITA EM SP, assinalando cervejas, com a mesma representação gráfica utilizada por ele em sua marca.

Sentença no evento 83, SENT1 julgando procedente o pedido, para decretar a nulidade do registro n.º 917.944.488 para a marca JUPITER FEITA EM SP, de titularidade da empresa ré, bem como condená-la ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, em favor do autor, fixados em 16% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido (CPC/2015, art. 85, § 2º).

O Juízo de primeiro grau, em resumo, entendeu que a marca objeto do registro impugnado reproduz a marca JÚPITER que vinha sendo utilizada pelo autor desde o ano de 2013, inclusive em sua idêntica representação gráfica e visam assinalar exatamente os mesmos produtos, quais sejam, cervejas, sendo inafastável a possibilidade de vir a ocorrer a indevida confusão ou associação por parte do consumidor. Ponderou também que, não obstante a existência da relação comercial havida entre as partes litigantes, os documentos trazidos aos autos comprovam que a marca JÚPITER é uma criação do autor e sempre foi por ele utilizada, não havendo qualquer justificativa plausível para que a empresa ré procedesse, em seu próprio nome, a depósito de registro para a referida marca, nem tampouco há notícia nos autos de autorização expressa por parte do demandante para tanto.

Apelação de BMS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. no evento 99, APELAÇÃO1, apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:

1) Em contestação (evento 47, CONT1), a empresa Apelante rechaçou as alegações do Apelado, apontando, de plano, a existência da inegável relação comercial entre o autor, irmãos e empresas destes com o Sr. Samuel Faria, integrante do quadro societário da empresa Apelante. Vale ressaltar que a parceria teve início como teste entre ao Apelado e o Sr. Samuel, sócio da Apelante, de como seria unir suas atividades empresariais. Para tanto, ambas as sociedades das quais faziam parte, de um lado a “BMS Distribuidora e Comércio de Bebidas S.A” (representada pelo Sr. Samuel) e, de outro, a antiga “Cervejaria Júpiter” e atual “DRA Cervejaria Ltda” (representada pelo Apelado), assinaram um Termo de Confidencialidade (evento 47, OUT5) em 01/02/2016, com o objetivo de ser estabelecida uma relação societária entre as partes;

2) O teste foi muito bem sucedido, de modo que, no ano de 2017, as sociedades consolidaram internamente sua união, promovendo, assim, o exercício em conjunto de suas atividades para alcançar objetivos em comum, quais sejam, a exploração das marcas de cerveja “Landel” e “Júpiter”. Destacamos que o próprio Apelado designou a parceria das partes como sendo uma verdadeira “fusão” em e-mails enviados ao sócio da Apelada (evento 47, OUT6, Página 4). A partir de então, tanto o Apelado quanto o sócio da Apelante, Sr. Samuel, respondiam em nome da sociedade de fato constituída e por tais marcas “Júpiter” e “Landel”. Houve até, nesta época, a negociação da venda da marca “Júpiter” para a empresa Brasilpar, como se pode ver de e-mails trocados com esta, envolvendo tanto o Apelado, seu irmão e o sócio da Apelante (evento 47, OUT7);

3) Em 15 de agosto de 2019, mesmo mês em que foi depositado o pedido de registro da marca pela Apelante, há troca de e-mails entre a cervejaria Berggen Bier e o Sr. Alexandre Michelsohn (irmão do Apelado, um dos sócios originais e sócio coordenador da antiga “Cervejaria Júpiter” - atual “DRA Cervejaria Ltda” - e diretor financeiro da sociedade de fato), na qual a cervejaria Berggen emite nota fiscal de produção da cerveja Landel Session IPA (evento 47, OUT9). Tal fato comprova de forma inequívoca que as duas sociedades – DRA Cervejaria Ltda. e BMS Distribuidora e Comércio de Bebidas Ltda. (Apelante) – só não formalizaram a sua fusão, contudo, operavam em conjunto como se fossem uma só;

4) Em agosto de 2019, durante a vigência da sociedade de fato, foi realizado o pedido de registro da marca “Júpiter” junto ao INPI, como meio de proteger a marca do mercado. Por mais que tal pedido tenha sido realizado pela Apelada, ele se realizou durante a vigência da sociedade de fato existente entre esta e a DRA Cervejaria Ltda. Inclusive, quem autorizou o pagamento do boleto para formalização desse pedido foi o Sr. Alexandre Michelsohn, irmão do Apelado e diretor financeiro da sociedade de fato;

5) Além destas provas documentais da existência da sociedade de fato acostadas na contestação, ao longo do processo mais de 500 laudas de documentos outros de comprovação foram juntados aos autos, todos aptos a comprovar, de maneira ainda mais cabal, a constituição de fato de uma sociedade em comum entre o Apelado e as empresas DRA Cervejaria Ltda. e BMS Distribuidora e Comércio de Bebidas Ltda. Os depoimentos das testemunhas em Audiência de Instrução e Julgamento corroboraram o que as provas documentais deixam claro: a existência de sociedade de fato por parte do Apelado e das empresas mencionadas, de modo a legitimar o registro da marca “Júpiter” por parte da empresa Apelante;

6) A Apelante jamais alegou desconhecimento da marca. Alegou, exaustivamente, que a sociedade de fato incorporou este ativo, mediante comum acordo entre todas as partes, sendo seu, de fato e de direito. Há de se enfatizar que durante todo o período do acordo comercial, tanto o Apelado quanto a empresa constituída pelos seus irmãos “DRA” e a empresa Apelante “BMS” exploravam livremente as marcas de autoria de ambas, quais sejam “Júpiter” e “Landel”. Conforme evento 77, OUT2, foi assinado pelo apelado o “Memorando de Entendimentos” que deixa bem claro que a propriedade da marca “Júpiter” era da “DRA” e, com a formação da sociedade em comum, tornou-se propriedade em comum, também sendo um ativo da Apelante;

7) Consolidada a sociedade de fato com a exploração conjunta das marcas “Landel” e “Júpiter”, bem como a expressa previsão de incorporação de TODOS os ativos, sempre se defendeu e assim se renova agora em sede de apelação, a legalidade do pedido de registro de marca de produto “Júpiter”, não havendo que se falar em “marca alheia” – expressão utilizada pelo indigitado artigo 124, XXIII da LPI -, pois a marca “Júpiter” passou a ser da sociedade em comum formada pela Apelada (“BMS”) e o Apelante e seus irmãos (“DRA”);

8) A sociedade em comum é um tipo de sociedade empresária reconhecida pela jurisprudência e pela lei vigente, a qual possui direitos e deveres perante terceiros. Ademais, o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais é de que a prova da sociedade em comum pode ser feita tanto documentalmente, quanto testemunhalmente. É neste sentido que em Audiência de Instrução e Julgamento, colheram-se os depoimentos de várias testemunhas, que confirmaram a existência da affectio societatis, sem qualquer distinção entre a exploração das atividades das empresas e da promoção e prosperidade das marcas “Landel” e “Júpiter”.

Contrarrazões de D. M. no evento 106, CONTRAZAP1, aduzindo, preliminarmente, que a apelação interposta é totalmente inadmissível, uma vez que a Apelante deixou de impugnar os fundamentos da r. sentença apelada, deixando de preencher todos os requisitos para admissibilidade do seu recurso. Quanto ao mérito, alega, em resumo, o exposto a seguir:

1) Segundo a Apelante, o fato de ela ter mantido relações comerciais com a empresa dos irmãos do Apelado concederia a ela o direito de requerer o registro de sinal distintivo que sempre foi utilizado pelo Apelado. No entanto, essa relação nunca teve o condão de permitir à Apelante o registro de referida marca. Isso porque, como expressamente consubstanciado na r. sentença, a marca foi uma criação pessoal do Apelado e sempre foi por ele utilizada;

2) É irrelevante saber se a fusão entre as duas empresas teria se consolidado ou não, pois a titularidade do sinal distintivo sempre foi do Apelado. Ressalte-se que a relação entre as duas empresas foi exposta pelo Apelado desde o início do presente processo, justamente para demonstrar que a Apelada tinha conhecimento da existência da marca e que, portanto, o inciso XXII, do artigo 124, da Lei da Propriedade Industrial é totalmente aplicável ao presente caso;

3) Ainda que assim não fosse, a Apelante não teria qualquer direito sobre a marca “Jupiter”, uma vez que a fusão das empresas não se consolidou. O Memorando de Entendimentos continha previsão expressa que não possuía qualquer caráter vinculante entre as sociedades (evento 8, OUT7, Página 6). O referido Memorando de Entendimentos somente poderia ser alterado por instrumento escrito inexistindo inclusive divisão igualitária de custos e nem mesmo apresentava qualquer elemento essencial de contrato de sociedade empresária ou ato de transformação para fusão;

4) A falta de tais elementos impossibilita o reconhecimento de que existia uma sociedade de fato entre as partes, veja-se que o art. 981 do Código Civil exige para tanto a assinatura de um “contrato de sociedade” enquanto o artigo 986 do Código Civil tem por pressuposto a existência de “atos constitutivos” não inscritos no registro competente;

5) A Apelante alega que a sociedade de fato teria se consolidado devido ao fato de o contador de ambas as empresas ter enviado o balancete de ambas as empresas a seu sócio. Contudo, o documento referenciado apenas indica que o contador de ambas as empresas respondeu uma solicitação feita pelo sócio da Apelante, em data posterior ao encerramento da parceria comercial, como reconheceu em mensagem trocado com os irmãos do Apelado. Ou seja, mesmo reconhecendo que a parceria entre as empresas estava encerrada, a Apelante (na pessoa de seu sócio) solicitou ao contador informações contábeis de empresa com a qual ela não guardava mais qualquer relação que justificasse esse pedido;

6) A Apelante, ainda, alega que o irmão do próprio Apelado que teria autorizado o pagamento da Guia de Recolhimento da União para depósito do pedido. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação dessa alegação;

7) À fl. 11 da apelação (evento 99) a Apelante alega que a testemunha Renê, teria afirmado que tratava com o sócio da Apelante tanto sobre sua marca (“LANDEL”) quanto sobre a marca do Apelado (“JÚPITER”). No entanto, a alegação é falsa, pois a testemunha jamais falou isso. Como se pode observar pelo depoimento (evento 75, VÍDEO19), a testemunha Rene, ao ser indagada pela MM. Juíza se tratou com outra pessoa sobre a marca “Júpiter”, responde, categoricamente que apenas tratou diretamente com o Apelado.

Contrarrazões do INPI no evento 108, CONTRAZ1, reiterando in totum suas manifestações constantes dos autos e sustentando que a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no evento 4, DOC1 afirmou que não há interesse público que justifique a sua intervenção obrigatória no feito.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001091289v20 e do código CRC b95950f3.

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Apelação Cível Nº 5019392-65.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

O EXMO DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS:

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos processuais.

A sentença guerreada merece ser confirmada, conforme será exposto a seguir.

Como já relatado, o cerne da presente controvérsia consubstancia-se na análise da legalidade do ato administrativo do INPI que concedeu à Ré BMS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA., ora Apelante, o registro nº 917.944.488 para a marca mista JÚPITER FEITA EM SP, haja vista que o Autor D. M., ora Apelado, propôs ação objetivando a nulidade do mencionado ato concessório, sob o fundamento de violação ao disposto no artigo 124, XXIII da LPI.

Verifico, inicialmente, que o Apelado suscita questão preliminar de não conhecimento da apelação, uma vez que, segundo ele, a Apelante não atacou os fundamentos da r. sentença, tendo apenas, em linhas gerais, reproduzido as alegações feitas em sua contestação.

O argumento do Apelado não merece ser acolhido, já que a Recorrente, em seu recurso de apelação, expõe os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença impugnada deverá ser reformada.

Ultrapassada a preliminar, passo à análise meritória do presente recurso, perpassando pelos fatos mais relevantes acontecidos até o momento, tomando por base as alegações das partes e os documentos juntados aos autos.

O Autor D. M. narra em sua petição inicial que em 2013, juntamente com seus irmãos, abriu uma cervejaria artesanal denominada Cervejaria Júpiter, atualmente denominada DRA Cervejaria (evento 1, OUT4), na qual teriam investido muito na identificação de seus produtos, inclusive, pelo domínio cervejariajupiter.com.br e pelas redes sociais (evento 1, DOC5 e evento 1, DOC6), o que teria levado a cervejaria citada a um lugar de destaque no mercado de cervejas artesanais no Brasil. Nesse quesito, o Autor junta matérias jornalísticas feitas sobre a sua cerveja (evento 1, DOC7), bem como os prêmios recebidos ao longo dos últimos anos (evento 1, DOC8).

Em consulta ao site do INPI, verifico que o Autor depositou perante a Autarquia diferentes pedidos de registro de marca com a expressão “Júpiter”, tanto para produtos quanto para serviço:

Saliento que os três primeiros pedidos de registro acima elencados foram deferidos pelo INPI, mas apenas o segundo, depositado em 29/09/2014 na Classe de serviço NCL(10) 43, foi definitivamente concedido em 07/03/2017, já que os outros dois foram arquivados por falta de pagamento. 

Prosseguindo na linha cronológica, a narrativa trazida aos autos por ambos os litigantes, bem como os depoimentos prestados em audiência (evento 75), indicam ser incontroverso que o Autor, enquanto sócio da CERVEJARIA JÚPITER LTDA. juntamente com seus irmãos ALEXANDRE e RAFAEL, iniciou uma parceria comercial com a empresa Ré nos idos de 2016 para a distribuição e produção de cerveja e com o intuito de reduzir os gastos operacionais para ambas as empresas.

O Autor relata em sua inicial que, desde meados de 2019, já havia por parte dele e de seus irmãos a intenção de encerrar a parceria comercial, por conta de divergências na condução dos negócios; a empresa Ré, por sua vez, sustenta a manutenção regular da relação comercial entre as empresas até o ano de 2020, relatando troca de e-mails com o Sr. Alexandre, irmão do Autor, o qual teria, inclusive, autorizado o pagamento do boleto para o depósito do registro de marca anulando.

A despeito das divergências no que tange ao término da parceria firmada entre os litigantes, certo é que, em 12/08/2019, a empresa Ré/Apelante depositou, na classe de  produto NCL(11) 32, o pedido de registro 917.944.488, referente à marca mista JUPITER FEITA EM SP, com especificação para cerveja, vindo a ser concedido em 17/03/2020, sendo a anulação da sua concessão o objeto da presente ação. Trago abaixo a apresentação visual do referido sinal, bem como suas informações mais relevantes:

O Autor/Apelado alega que deve ser decretada a nulidade do registro nº 917.944.488 exibido acima, obtido pela empresa Ré/Apelante, eis que esta não poderia desconhecer a marca JÚPITER anteriormente utilizada por aquele, devendo ser aplicável a vedação disposta no inciso XXIII do art. 124 da LPI, que estabelece o seguinte:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Este dispositivo tem como propósito evitar a apropriação indevida de marcas alheias, funcionando como um importante instrumento repressor de fraudes na seara dos signos distintivos, partindo do princípio lógico de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas. O fato que provoca a incidência da norma proibitiva é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado.

In casu, seja baseado nos documentos juntados, seja com fundamento na narrativa de ambos os litigantes, é incontroverso a existência de relação comercial entre o Autor/Apelado D. M. e a empresa Ré/Apelante DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA., iniciada por volta de 2016. Ademais, o Apelado comprovou fazer uso da marca JÚPITER para identificar serviço de bar e cerveja ao menos desde o ano de 2013, em momento anterior, portanto, ao advento da parceria firmada com a Apelante, conforme demonstram os diversos periódicos por ele trazidos aos autos, datados no período de janeiro de 2014 a novembro de 2018, que relatam a história da marca, sempre vinculada à figura do Sr. David (evento 1, DOC7).

Tais fatos permitem concluir que, quando a Apelante efetuou o depósito da marca JUPITER FEITA EM SP (registro nº 917.944.488), visando a assinalar cerveja, era de seu conhecimento a existência das marcas Júpiter utilizadas anteriormente no segmento de cerveja artesanal pelo Apelado. Nesse aspecto, destaco que a própria Apelante reconhece, na sua peça recursal, que jamais alegou o desconhecimento das marcas do Apelado (evento 99, APELAÇÃO1, fl.7).

Isto é, no presente caso a empresa Ré BMS depositou pedido de registro de marca que reproduz os signos anteriores do Autor, copiando integralmente, inclusive, o sinal JUPITER FEITA EM SP (processo nº 910.672.644), que, não obstante este último tenha deixado de realizar o pagamento da taxa de retribuição necessária para a sua concessão, a Ré não poderia desconhecê-lo, pois haviam firmado parceria econômica para distribuição de seus produtos, bem como ambos atuam no mesmo mercado, relativo a cervejas artesanais:

Saliento que, conforme já evidenciado alhures, as marcas acareadas buscam assinalar exatamente os mesmos produtos, quais sejam, cervejas, sendo inafastável a possibilidade de vir a ocorrer a indevida confusão ou associação entre elas por parte do consumidor.

Assim sendo, já que a empresa Apelante e o Apelado tinham relações comerciais, impossível que aquela desconhecesse a marca desta, não sendo encontrado nos autos qualquer prova que demonstre que a parte Apelada autorizou o registro da marca anulanda, ou que houve motivo justo para o seu depósito, restando configurada a hipótese de irregistrabilidade contida no Art. 124, XXIII, da LPI.

A Apelante, apesar de afirmar que jamais alegou o desconhecimento da marca JÚPITER, sustenta que foi formada uma sociedade de fato entre ela e a antiga “Cervejaria Júpiter” e atual “DRA Cervejaria Ltda” (representada pelo Apelado), de forma que passaram a operar em conjunto., mencionando, ainda, que as partes firmaram um “Memorando de Entendimentos” (evento 77, DOC2), o qual comprovaria que a marca “Júpiter” teria se tornado propriedade também da Apelante.

A argumentação acima não merece prosperar. Consultando o Memorando de Entendimentos supracitado, observo que havia previsão expressa de que o referido acordo era apenas indicativo, não possuindo caráter vinculante, de maneira a não criar direitos e obrigações entre as partes, conforme item 8 do documento de evento 77, DOC2, exposto a seguir:

"(...)

8. MEMORANDO INDICATIVO E NÃO VINCULANTE

8.1. O presente Memorando de Entendimentos é apenas indicativo e não vinculante, de modo que não cria direitos ou obrigações, e não possui qualquer efeito legal. Na hipótese de os Contratos Definitivos não serem assinados, as Partes estarão totalmente desobrigadas, uma com a outra, com relação às disposições deste Memorando de Entendimentos e nenhuma indenização será devida de uma parte à outra. (...)

8.2. O caráter vinculante advirá da assinatura dos contratos definitivos.

(...)" 

Logo, a despeito da inegável parceria comercial existente entre a empresa Apelante e o Apelado, as provas produzidas demonstram que a marca JÚPITER é uma criação do segundo e sempre foi por ele utilizada, não havendo evidência nos autos que revele que o depósito do referido signo pela Apelante tenha ocorrido com o conhecimento ou autorização do Apelado, legítimo titular e criador da marca, nem de que a fusão das empresas realmente se consolidou.

Ademais, a parceria comercial entre a cervejaria do Apelado (com seus produtos identificados pela marca JÚPITER) e a do Apelante (com suas cervejas assinaladas pelo sinal LANDEL) não pode ser confundida com a titularidade dos referidos signos: a fase probatória demonstrou que as marcas foram criadas individualmente por cada uma das partes pactuantes, antes mesmo do início da parceria comercial, não sendo razoável admitir a apropriação do signo de uma empresa pela outra sem que haja autorização expressa e vinculante nesse sentido.

Noutro giro, mesmo que não se aplicasse ao presente caso a vedação contida no art. 124, XXIII, da LPI, o registro marcário da Apelante seria declarado nulo com fundamento na proibição prevista no art. 124, inciso XIX da LPI, por constituir, inequivocamente, reprodução de marca anterior registrada pelo Apelado, para distinguir produto (cerveja) afim ao serviço identificado pelo signo precedente (serviço de bar), sendo, portanto, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia, como deixa claro a tabela adiante:

Pelo exposto, concluo pela manutenção da sentença recorrida que julgou procedente o pedido Autoral para decretar a nulidade do registro n.º 917.944.488 referente à marca JUPITER FEITA EM SP, de titularidade da empresa Ré/Apelante, sob o fundamento de violação ao art. 124, XXIII, da LPI, acrescentando que o referido registro também incidiu na proibição contida no inciso XIX do mesmo artigo.

Voto no sentido de negar provimento à apelação cível interposta por BMS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, majorando a condenação em honorários advocatícios no valor de 2% (dois por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC.

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Apelação Cível Nº 5019392-65.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA MISTA. VIOLAÇÃO DO INCISO XXIII DO ART. 124 DA LPI. OCORRÊNCIA. MARCA QUE O REQUERENTE EVIDENTEMENTE NÃO PODERIA DESCONHECER EM RAZÃO DE SUA ATIVIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta por BMS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal/RJ, nos autos da ação de nulidade de registro de marca c/c pedido de tutela de urgência proposta por D. M. em face da Apelante e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando a decretação de nulidade do registro n.º 917.944.488 para a marca JÚPITER FEITA EM SP, de titularidade da empresa Ré, alegando tratar-se de reprodução ou imitação de sua própria marca, nos termos do artigo 124, XXIII da Lei de Propriedade Industrial;

2. A empresa Ré BMS depositou pedido de registro de marca que reproduz os signos anteriores do Autor, copiando integralmente, inclusive, o sinal JUPITER FEITA EM SP (processo nº 910.672.644), que, não obstante este último tenha deixado de realizar o pagamento da taxa de retribuição necessária para a sua concessão, a Ré não poderia desconhecê-lo, pois haviam firmado parceria econômica para distribuição de seus produtos, bem como ambos atuam no mesmo mercado, relativo a cervejas artesanais;

3. A despeito da inegável parceria comercial existente entre a empresa Apelante e o Apelado, as provas produzidas demonstram que a marca JÚPITER é uma criação do segundo e sempre foi por ele utilizada, não havendo evidência nos autos que revele que o depósito do referido signo pela Apelante tenha ocorrido com o conhecimento ou autorização do Apelado, legítimo titular e criador da marca, nem de que a fusão das empresas realmente se consolidou.

4. A parceria comercial entre a cervejaria do Apelado (com seus produtos identificados pela marca JÚPITER) e a do Apelante (com suas cervejas assinaladas pelo sinal LANDEL) não pode ser confundida com a titularidade dos referidos signos: a fase probatória demonstrou que as marcas foram criadas individualmente por cada uma das partes pactuantes, antes mesmo do início da parceria comercial, não sendo razoável admitir a apropriação do signo de uma empresa pela outra sem que haja autorização expressa e vinculante nesse sentido;

5. Mesmo que não se aplicasse a vedação contida no art. 124, XXIII, da LPI, o registro marcário da Apelante seria declarado nulo com fundamento na proibição prevista no art. 124, inciso XIX da LPI, por constituir, inequivocamente, reprodução de marca anterior registrada pelo Apelado, para distinguir produto (cerveja) afim ao serviço identificado pelo signo precedente (serviço de bar), sendo, portanto, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

6. Majoração dos honorários advocatícios no valor de 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/15;

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação cível interposta por BMS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, majorando a condenação em honorários advocatícios no valor de 2% (dois por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001091291v3 e do código CRC 96b563cf.

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Data e Hora: 30/11/2022, às 13:15:9

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/11/2022

Apelação Cível Nº 5019392-65.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: OTAVIO CARVALHO NAPOLIS COSTA por BMS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: VICTOR RUI DE MASI TEIXEIRA por D. M.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária