Remessa Necessária Cível Nº 5037565-40.2020.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Evento 66), nos autos da ação proposta por HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA em face de INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e COLUMBRA - COMERCIO E PERSIANAS LTDA, na qual a autora objetiva a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 824.111.788, concedido em 23/06/2015, para a marca mista COLUMBRA PERSIANAS, de titularidade da Ré, bem como a condenação da Ré a se abster em definitivo do uso da marca COLUMBRA PERSIANAS e/ou variações, sob pena de multa diária no valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, e ainda indenização, compensando a apropriação de direito alheio, de acordo com os parâmetros dos artigos 209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, a ser apurado em liquidação de sentença.
Na exordial, a Autora afirma ser titular de diversos registros referentes à marca COLUMBIA, nas formas nominativa e mista, para assinalar persianas, cortinas e produtos afins (Evento 1 ANEXO 6), sendo que o mais antigo fora depositado em 25/10/1972, ao passo que a empresa Ré obteve o registro da marca mista COLUMBRA PERSIANAS, concedido em 23/06/2015, na Classe de Produtos nº 20, para identificar “persianas de lamelas de exterior”.
Afirma ser senso comum o fato de que o elemento “PERSIANAS” não traz qualquer caráter distintivo à marca da empresa Ré em relação às marcas da Autora, uma vez que se trata de sinal que apenas descreve os produtos de ambas as empresas, devendo, portanto, ser considerado para análise de possível colidência entre marcas o elemento nominativo preponderante da marca da Ré, qual seja, “COLUMBRA”.
Observa ainda a Autora, em suas alegações, que até mesmo o logotipo utilizado pela empresa Ré imita aquele objeto dos primeiros registros da Autora para a marca em questão, sendo a especificação de produtos da classe 20 idêntica também à do antigo registro da Autora, utilizando os mesmos tipos de letra (fonte), a marca sublinhada e figura formada por traços ao lado esquerdo da marca, sendo estes horizontais no caso do antigo logotipo da Autora e verticais no caso da Ré.
Alega que o INPI agiu em desacordo com a legislação ao conceder registro para marca praticamente idêntica à famosa marca da Autora, para identificar exatamente os mesmos produtos (persianas), cuja possibilidade de confusão entre os consumidores é inafastável, razão por que o registro concedido pela Autarquia Ré seria nulo de pleno direito, com base no artigo 124, XIX, XXIII, da LPI.
Afirma que a prática perpetrada pela empresa Ré de imitar ilicitamente a marca da Autora caracteriza evidente ato ilícito, na forma do art. 186 do Código Civil, ressaltando o grave risco de diluição do poder distintivo das famosas marcas da Autora no setor em comento, assim como os possíveis danos à sua reputação, construída ao longo de anos, restando caracterizado ato de concorrência desleal, nos termos do artigo 130 da LPI.
O MM. Juízo acolheu o pleito de nulidade do registro referente à marca COLUMBRA PERSIANAS, considerando este não deter suficiente caráter distintivo em relação ao sinal anterior da Autora (COLUMBIA), uma vez que o reproduz de forma parcial, diferenciando-se por uma única letra, além de apresentar identidade mercadológica (ambas assinalam cortinas e persianas em geral), gerando risco de confusão ou associação indevida ao consumidor médio, o que caracteriza a alegada violação ao Artigo 124, inciso XIX da Lei n.º 9.279/96.
A Ré COLUMBRA - COMERCIO E PERSIANAS LTDA ofereceu reconvenção ao pleito inicial, requerendo a condenação da Reconvinda, HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA nas custas processuais e danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, em danos morais pela ineficiência dos serviços prestados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Requereu ainda a citação da empresa PRIMEIRO MUNDO MARCAS E PATENTES para, diante dos atos falhos provocados pelos serviços inadequados, sejam condenados ao pagamento em danos morais ao Requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em decisões do Evento 29 e Evento 53, o magistrado declarou a incompetência do Juízo para apreciar os pedidos de indenização formulados em face da empresa PRIMEIRO MUNDO MARCAS E PATENTES e da Autora Reconvinda, tendo o primeiro sido rejeitado liminarmente, com base nos artigos 354 e 485, I do CPC, e o segundo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e parágrafo 3º do CPC/2015.
A r. sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu o registro nº 824.111.788, concedido em 23/06/2015, para a marca mista COLUMBRA PERSIANAS, condenando a empresa Ré em abster-se do uso da marca COLUMBRA PERSIANAS.
Em face das duas oportunidades de analisar a questão da colidência entre as marcas, em sede administrativa, e em sede judicial, tendo no entanto optado, contudo, por defender o ato administrativo e sua manutenção, condenou o INPI ao pagamento das despesas processuais, juntamente com a empresa Ré, em razão de o Instituto Réu ter dado causa ao ajuizamento da demanda.
Condenou os réus, à razão de metade para cada um, nas despesas processuais, fixando os honorários advocatícios, em favor da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §4º, III, do CPC, dividido igualmente entre os réus.
O MM. Juízo julgou improcedente a Reconvenção, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a Reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios em face da Autora-Reconvinda, nos termos do art. 85, §1º do CPC, em 10% do valor da causa atualizado, consoante §6º do mesmo artigo.
Os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário da sentença.
No Evento 4/TRF2, o Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse do Parquet no feito.
É o relatório. Sem revisão.
Documento eletrônico assinado por PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000733064v14 e do código CRC 393d10bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO
Data e Hora: 20/01/2022, às 12:30:22