Apelação Cível Nº 5032056-65.2019.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CONSTRUTORA MONTE BELLO LTDA, (atual denominação empresarial de L M RODRIGUES & CIA LTDA), em face de MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS LTDA e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com o objetivo de invalidar o registros nº 906218152 e 906218225, referentes às marcas mistas constituídas da expressão MONTEBELLA, depositadas em 09.05.2013, concedidas em 16.08.2016, para as classes NCL (10) 36: “Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários” e NCL (10) 37: “Construção civil; reparos; serviços de instalação”, com a seguinte representação visual:

Na sentença proferida no evento nº 34, o MM. Juiz da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos principais: 1) “A Autora argumenta, em síntese, que a mencionada decisão da Autarquia foi indevida, tendo em vista que negou a aplicabilidade dos preceitos legais previstos nos Artigos 124, incisos V e XXIII e 129, § 1°, da LPI”; 2) “fundamenta sua pretensão, basicamente, na alegada anterioridade de registro do nome empresarial, composto pela expressão “MONTE BELLO CONSTRUTORA”, junto aos Órgãos de Comércio, bem como invoca as normas previstas no Art. 124, incisos V e XXIII e 129, § 1°, da LPI, tendo em vista o alegado pré-uso da referida expressão como marca, desde sua constituição em 1993”; 3) “Compulsando os autos, verifica-se que, na verdade, a Autora iniciou suas atividades no ano de 1193 [rectius: 1993], com o nome empresarial L M RODRIGUES & CIA LTDA., conforme revela o Contrato Social acostado no anexo 4 do evento 1. Como bem salientado pela empresa Ré, somente em 2018 foi realizada a alteração do Contrato Social da Autora para que passasse a adotar a razão social “CONSTRUTORA MONTE BELLO LTDA.” (vide Contrato Social do anexo 3 do evento 1); 4) “De outro lado, nota-se que a empresa Ré, constituída em 06/04/2000, (CNPJ do anexo 6 do evento 1), alterou sua denominação social de “KAERCHER & BARBACOVI LTDA” para “MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS LTDA”, conforme demonstra a alteração do Contrato Social juntada no anexo 3 do evento 17, datada de 25/10/2002, sendo certo que os registros números 906.218.152 e 906.218.225, referentes à marca mista “MONTEBELLA”, foram depositados em 09/05/2013”; 5) “assiste razão a empresa Ré no sentido de que a Autora não comprova a alegada anterioridade de uso da expressão “CONSTRUTORA MONTE BELLO” como nome empresarial e marca, visto que somente comprovou nos autos a utilização de tal denominação social a partir da alteração realizada em 2018, ou seja, data posterior ao depósito dos registros anulandos”; 6) “não merecem prosperar os argumentos da Autora no sentido de que seria usuária anterior da expressão “CONSTRUTORA MONTE BELLO” como nome empresarial, razão pela qual não há que se falar em violação ao inciso V do artigo 124, tampouco em direito de precedência ao registro de tal expressão como marca, na forma do Artigo 129, §1º da LPI”; 7) “as notas fiscais acostadas no anexo 26 do evento 1, demonstram, igualmente, que a Autora utilizava a razão social L M RODRIGUES & CIA LTDA nos anos de 2012 a 2015, somente apresentando notas fiscais com o nome empresarial “CONSTRUTORA MONTE BELLO LTDA” a partir do ano de 2018”; 8) “No que tange à aplicação do artigo 124, inciso XXIII, da LPI, é importante esclarecer que este dispositivo nada diz respeito ao caso concreto, na medida em que sua aplicação decorre da estrita hipótese de fato em que o requerente do registro evidentemente não poderia desconhecer da marca registrada anterior, ou seja, efetivamente a conhecia. Não se confunde esta possibilidade com a proteção à marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade (art. 126 da LPI); aqui, se trata de nulidade de marca em razão de verdadeira usurpação do sinal por depositante de má-fé, sujeita a contundente comprovação documental por quem alega. Comumente, o conhecimento da marca anterior advém de relações comerciais pretéritas entre as partes, passível de comprovação documental por torças de e-mails, contratos, etc.”; 9) “Trata-se, evidentemente, de situação fática diversa do relatado na inicial e das provas constantes dos autos, razão pela qual não deve ser aplicado o disposto no inciso XXIII, do art. 124, da LPI, ao presente caso.”

Interpostos embargos de declaração (evento nº 34), esses foram providos parcialmente em decisão proferida no evento nº 51, sendo salientado que: 1) “acolho a alegação de omissão da embargante, apenas para aclarar a decisão, bem como para adotar o entendimento exarado pelo INPI na contestação, que deve se aplicar a hipótese vertente”; 2) “De fato, revendo melhor a questão e as provas apresentadas pela parte autora, ora embargante, verifica-se que nas notas ficais constantes do anexo 26 do evento 1, consta ao final no campo “informações complementares” que a autora fazia uso do nome fantasia: “MOTE BELLO CONSTRUTORA” pelo menos desde 2012. Além disso, a autora comprova que possui o registro do nome de domínio www.construtoramontebello.com.br desde 2009, junto ao Registro.br., conforme documento juntado no anexo 28 do evento 1”; 3) “Tais documentos, com efeito, demonstram que a autora fazia uso da expressão “MOTE BELLO” pelo menos desde 2009, sanando, assim, a omissão verificada na sentença”; 4) “Contudo, tal constatação não altera em nada o entendimento deste Magistrado no sentido da improcedência da ação”, pois “nos casos em que ambas as empresas possuem a marca em seu nome empresarial, deve prevalecer o entendimento de que o direito de registro é conferido a quem primeiro o depositou perante o INPI, no caso dos autos, a empresa Ré”; 5) “ainda que os documentos apresentados pela autora comprovem que esta utiliza a expressão “MONTE BELLO” como parte integrante de seu título de estabelecimento pelo menos desde 2012 e como nome de domínio desde 2009, tal argumento não merece prosperar para fins de nulidade do registro da empresa Ré, tendo em vista que a anterioridade do registro da marca no INPI milita em seu favor e, no caso de duas empresas que possuem expressões semelhantes no nome empresarial, esta deve ser considerada. Dessa forma, devem os embargos ser parcialmente acolhidos apenas para sanar a alegação de omissão e aclarar a decisão atacada, mantendo-a em todos os seus demais termos”.

A autora interpõe apelação (evento nº 59), sustentando, resumidamente que: 1) “A predominância do nome empresarial sobre a marca registrada é o tema  central tratado nos autos, motivo pelo qual o juízo “a quo” afirma comungar do  entendimento exarado pelo INPI quanto a vedação do registro de marca que  reproduza ou imite nome empresarial de terceiros, cuja prioridade é conferida  àquele que primeiro fez o depósito, que neste caso suspostamente a Apelada”; 2) a sentença “não  sopesou a RAZÃO PRINCIPAL da lei que é evitar a confusão do consumidor mediante uma associação equivocada entre o estabelecimento e a marca”; 3) “Não há de se falar de aplicação do artigo 124, inciso V, da LPI quando a  designação do objeto do pedido de registro de marca não ensejar confusão no consumidor”; 4) “Assim verifica-se que somente se houver a exposição da marca ao  consumidor e este puder se confundir é que será aplicado o artigo 124, V, da  LPI. Ora, a Apelada não utiliza a marca desde a sua constituição, ou seja, desde que alterou seu nome empresarial 25/10/2002”; 5) “COMO PODE HAVER CONFUSÃO ENTRE AS MARCAS SE A  EMPRESA MONTEBELLA NÃO TEM OPERAÇÃO E NÃO SE REVELA AO  PÚBLICO (conforme pode-se notar pelos documentos juntados aos autos pela  apelada, depreende-se que a atividade econômica que é desenvolvida é  unicamente para aquisição e gestão de patrimônio (imóveis) do sócio Antenor Barbacovi, ou seja, para fins próprios e não comercial), E SEM UTILIZAR DO REFERIDO SINAL”; 6) “Pela leitura do CNPJ e do website, telefone e endereço disponível,  (Montebella e Barbacovi estão no mesmo endereço e divulgam o mesmo  telefone) podemos extrair das informações ali trazidas, que nos leva ao site de  uma empresa de auditoria, que leva o sobrenome dos sócios da Apelada  “BARBACOVI”, e que se configura uma empresa de ‘fachada” já que pelos  documentos trazidos a Apelada formaliza Instrumento Particular de Constituição  de Sociedade em Conta de Participação para a compra de Cessão e Cotitularidade de 50% dos Direitos Econômicos do atleta profissional de futebol Roberson de Arruda Alves, em 10.04.2008, que se encontra em discussão junto  ao TJRS para fins de dissolução (CNJ 0175084-26.2018.8.21.0001/001/1.18.0113928-9), extratos de recebimento de alugueres produzido pela  própria parte, e contratos de permutas de imóveis”; 7) são pressupostos para aquisição de marca não registrada no Brasil “a) A condição de uso como marca, b) A condição de uso efetivo no comercio;  c) A condição de uso de boa-fé; d) A condição de uso prolongado; e) A  aquisição de clientela. Todavia, tais requisitos não são pressupostos apenas para aquisição de marca não registrada, mas, para manutenção de um registro concedido, pois, do contrário estaria limitando um exercício constitucional da livre iniciativa e a proteção as marcas. Salvo as duas últimas condições, que são intrinsecamente resultado da atuação da marca num mercado específico, cada um desses requisitos são  exigências tanto: a) para a aquisição da marca registrada, b) para a efetivação dos efeitos do registro, c) como para proteção fora do registro”; 8) “A discrepância da sentença se torna latente quando se imagina que se a  Apelada tivesse efetivamente usando a marca registrada, e não possuir em meio  ao mundo digital e sua importância para o mercado, como ocorre em todo o mundo dos negócios, inclusive internacional, como é o caso do ramo  imobiliário, sem sequer possuir um site institucional, e tampouco está na  lista de empresas localizadas pelo Google em pesquisa, como podemos  observar numa simples pesquisa que a Apelada sequer existe no mundo  cibernético, cuja resposta vem unicamente com a MARCA DA APELANTE”; 9) “a Apelada ao não fazer uso de seu nome empresarial como MARCA, também deixou de ter o direito ao registro  ou o direito de manter um suposto direito adquirido pelo registro expedido, diante  do direito adquirido pelo USO EFETIVO por outrem (a Apelante) que de fato  utiliza-se da marca MONTEBELLO e tem seu direito tutelado pela Constituição Federal e pelas leis infraconstitucional, diante do não uso efetivo do registro anulando pela Apelada”; 10) “RESSALVADA A DEMONSTRAÇÃO DE PRÉ-USO DO SINAL NOS TERMOS  DO ART. 129 § 1° DA LPI”, cuja tese aplicada encontra-se negativa, pois, a  Apelante FAZ USO ANTERIOR AO PEDIDO DE REGISTRO E DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA, sendo que a Apelada NÃO FAZ USO EFETIVO  DA MARCA, logo NÃO EXISTE CONCORRÊNCIA ENTRE MONTEBELLO E MONTEBELLA, POIS A SEGUNDA SOPESE-SE, NÃO TEM ATIVIDADE  ECONÔMICA, UMA VEZ QUE NÃO EXISTE PARA O MERCADO”; 11) “No tocante ao reconhecimento do magistrado quanto as provas de uso da  marca pela Apelante comprovadamente e reconhecida na sentença desde 2009,  ao passo que o magistrado em nada fala sobre a não comprovação do uso efetivo da marca pela Apelada, que não trouxe documentos probatórios da sua  existência para o mercado”; 12) “Ao passo que a Apelada NÃO DESENVOLVE ATIVIDADE ECONOMICA,  e, portanto, não cumpre com o dever de usar efetivamente a marca, conforme  prevê a Constituição Federal e as Leis Infraconstitucionais, o que não há que se  falar em anterioridade do registro da marca no INPI que não é utilizada  efetivamente”; 13) “As provas da falta de confusão do mercado estão caracterizadas pelos inúmeros materiais publicitários, dos quais a Apelante investe grandes vultos, em campanhas, e que inclusive ganhou vários prêmios, estando a Apelante e  Apelada localizadas no mesmo Estado, sem qualquer notícia de confusão, restando incontroverso que a Apelada NÃO DESENVOLVE NENHUMA ATIVIDADE NO MERCADO, do contrário, a confusão seria certa, sem falar que  sequer apresentou oposição aos pedidos de registros da Apelante”; 14) “Além de a Apelante fazer uso efetivo do título de estabelecimento e marca desde a sua constituição, a prioridade milita em seu favor com base no parecer  normativo 005/2012, da AGU, A marca será mantida ao primeiro depositante no  INPI, na hipótese; do sinal marcário compor o nome empresarial de duas sociedades, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica,  ressalvada a demonstração de pré-uso do sinal nos ternos do art. 129 § 1°  da LPI. Efeito normativo ao Parecer, com a devida publicação na Revista  Eletrônica da Propriedade Industrial nº 2222 de 06/08/2013”; 15) Não se sustenta a fundamentação “o do magistrado para julgar improcedente o pleito da  Apelante quanto a prioridade e uso efetivo do título de estabelecimento e marca largamente reconhecido no mercado em detrimento de um depósito anterior e nome empresarial que NÃO TEM ATIVIDADE ECONOMICA ATIVA não demonstrando o interesse e respeito pela marca e sua função social, em nítido  desinteresse na utilização do símbolo marcário”. Requer ao final o provimento da apelação, reformando a sentença para julgar procedente o pedido.

Contrarrazões da apelada MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS LTDA. no evento nº 69, sustentando que: 1) “A parte ora apelada é sociedade empreendedora constituída no ano de 1999, alterando três anos após, por motivos societários, a denominação  empresarial e o objeto social, conforme contratos já acostados à demanda”; 2) “A partir da aludida transformação societária, visando manter e expandir os negócios em Gramado – RS e Porto Alegre, conforme prova já inserida, a empresa ampliou o objeto à “atividade de serviços de hotelaria, exploração de restaurantes, construção e incorporação de imóveis destinados à venda,  compra e venda de imóveis, locação de imóveis próprios, desmembramento ou loteamento de terrenos e incorporação imobiliária, a compra e venda  de direitos econômicos e federativos de atletas de prestígio nacional e internacional, a participação direta em outras empresas e em Sociedades em Conta de Participação”; 3) “Em 2016 o Instituto Nacional de Propriedade Industrial chancelou o pedido da empresa apelada de registro da marca MONTEBELLA, pedido este realizado em 2013, de acordo com informação do parágrafo nº 40 da petição inicial”; 4) “Seguindo a aludida informação do parágrafo nº 40 da petição inicial, aduz-se que em 2015 houve deferimento do INPI do pedido de publicação de registro para oposição administrativa, oposição esta que não há notícia  tenha a parte apelante exercido diligência ou atitude postulatória”; 5) “Igualmente não há notícia sobre pedido administrativo do apelante de  indisponibilidade por irregularidade, e/ou ilegalidade, de registro do INPI, em  face ao direito da parte ora apelada de utilização do nome MONTEBELLA”; 6) “no ano de 2018, a Junta Comercial do RS aprovou a  alteração de denominação empresarial de L M RODRIGUES & CIA LTDA. para  CONSTRUTORA MONTE BELLO LTDA., conforme documentado no Evento 1,  CONTRSOCIAL3, Página 2”; 7) “O apelante L M RODRIGUES, ou CONSTRUTORA MONTE BELLO, não tem direito de insurgência em face da utilização da empresa ora apelada do nome MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS, na medida em que tanto o registro  na Junta Comercial quanto no INPI ocorreram em respeito à ética, moral e a  legislação em vigor”; 8) “Como é de conhecimento, o direito de registro da propriedade de  marca, nos termos do artigo 129 da Lei 9.279/96, é adquirido a partir do  registro validamente expedido, o qual, sob pena de nulidade (art. 165), deverá ter sido concedido em observância aos demais preceitos daquele  diploma legal, especialmente quanto às vedações delineadas no artigo 124”; 9) “A parte apelante não tem boa-fé quando fundamenta pretensão  inicial no artigo 129, do § 1º, da LPI, na medida em que o nome empresarial CONTRUTORA MONTE BELLO restou aprovado na Junta Comercial em 2018, no dia 15 de maio”; 10) “Na época originária dos fatos, e do trâmite do processo administrativo  no INPI, a apelante chamava-se L M RODRIGUES & CIA LTDA., L M que são as iniciais do sócio representante Laurinei Monteiro Rodrigues, devidamente identificado na ação formulada”; 11) “a proteção conferida pelo registro, nos termos  do artigo 130 da LPI, assegura ao titular da marca o direito de cessão de seu registro ou pedido de registro, de licenciar o uso e de zelar pela integridade  material ou reputação da marca”; 12) “a proteção do nome comercial da primeira empresa, registrado somente perante a Junta Comercial do RS, não foi estendida a todo território nacional. Para isso, seria  necessário o registro em todas as juntas comerciais do país”; 13) “o registro de uma marca que reproduza ou imite elemento característico de  nome empresarial de terceiros só pode ser negado se houver exclusividade  de uso do nome em todo território nacional e a imitação ou reprodução for  capaz de gerar confusão, em interpretação da regra contida no inciso V do artigo 124 da Lei 9.279/96”; 14) “A apelada acostou robusta documentação no sentido de demonstrar que realiza os seus objetivos sociais conforme registro na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul do ano de 2002”; 15) “Repise-se que a parte apelada atende os seus propósitos empresariais e sociais, gerando negócios, empregos, ou seja, participa, de forma ativa, na sociedade civil movimentando a economia”; 16) “verifica-se que a alegação “configura uma empresa de fachada” da parte apelante (Evento 60, APELAÇÃO1, Página 4) caracteriza litigância de má-fé, na medida em que distorce contexto de fatos contratuais do caso do jogador de futebol Roberson de Arruda Alves para imputar a apelada culpabilidade empresarial”. Ao final conclui a apelada: “Ante a decorrência da combinação dos elementos trazidos, conclusão  da análise do critério da anterioridade (data de registro) em consideração aos  princípios da territorialidade (repercussão geográfica) e da especificidade (finalidade social), há que ser considerado assegurado o direito de proteção ao registro válido da empresa ora apelada aprovado no ano de 2016 no INPI, razão pela qual se requer o improvimento do recurso de apelação interposto, consoante fundamentação supramencionada, mantendo-se na integralidade a respeitável decisão originária, ao tempo em que postula”.

No evento 60, contrarrazões do INPI, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000521266v3 e do código CRC 2133bede.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 31/5/2021, às 17:58:57

Apelação Cível Nº 5032056-65.2019.4.02.5101/RJ

VOTO

I – No presente caso, a CONSTRUTORA MONTE BELLO LTDA, (atual denominação empresarial de L M RODRIGUES & CIA LTDA), ajuizou ação em face de MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS LTDA e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com o objetivo de invalidar os registros nº 906218152 e 906218225, referentes às marcas mistas constituídas da expressão MONTEBELLA, depositadas em 09.05.2013, concedidas em 16.08.2016, para as classes NCL (10) 36: “Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários” e NCL (10) 37: “Construção civil; reparos; serviços de instalação”.

II - A demandante sustenta seu pedido de invalidação com base nas vedações previstas no artigo 124 da Lei nº 9.279-96, inciso V (“V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;”) e inciso XXIII (“XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”), bem como no direito de precedência previsto no § 1º do artigo 129 do mesmo diploma (“§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”).

III - A sociedade ré foi constituída em 06.04.2000, com sede no município de Porto Alegre – RS e a denominação “KAERCHER & BARBACOVI LTDA” (atos constitutivos reproduzidos no Evento 17, ANEXO3). Posteriormente, em 25.10.2002, alterou a sua denominação empresarial para “MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS LTDA”, sendo que, em 09.05.2013, requereu perante o INPI o registro das marcas mistas MONTEBELLA, que foram concedidas em 16.08.2016.

IV – Por seu turno, a demandante, ainda sob a denominação L M RODRIGUES & CIA LTDA., foi constituída na data de 15.02.1993, com sede no município de Torres - RS. Em 2018, alterou a sua denominação empresarial para CONSTRUTORA MONTE BELLO LTDA. (Evento 1, CONTRSOCIAL3, Página 2). Não obstante isso, já tinha depositado junto ao INPI, em 01.07.2014, o requerimento de registro da marca mista CONSTRUTORA MONTE BELLO, que não foi concedido 22.11.2016, por infringência ao inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96. Posteriormente, realizou novo depósito, em 05.06.2017, para o registro da mesma marca mista CONSTRUTORA MONTE BELLO, que também não foi concedido com base no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (decisão do INPI de 04.09.2018), cujo procedimento encontra-se sobrestado em razão da tramitação da presente ação. Por fim, em 11.06.2020, houve novo depósito da ora demandante, para o registro da marca mista MONTEBELLO CONSTRUTORA, cujo exame do mérito ainda se encontra pendente de apreciação pelo INPI.

V - O direito de precedência previsto no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96 não pode ser limitado temporalmente, apenas durante o curso do procedimento administrativo para a obtenção do registro, devendo e podendo o seu titular, se assim entender, exercê-lo quer administrativamente, quer judicialmente, em decorrência princípio da inafastabilidade da jurisdição.

VI - O contexto fático traçado nos autos leva à contatação de que, tomando-se por parâmetro as datas do arquivamento dos atos constitutivos na respectiva Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, foi a sociedade ré a primeira a se utilizar da expressão MONTEBELLA em 25.10.2002, ao passo que a autora apenas alterou a sua denominação empresarial em 2018 para se utilizar da expressão MONTE BELLO.

VII - Mesmo considerando o registro de domínio na rede mundial de computadores (“internet”) com o endereço www.construtoramontebello.com.br., esse apenas ocorreu em 2009, como alega a própria autora, em data ainda posterior à alteração da denominação empresarial feita pela sociedade ré em 2002. Saliente-se que a nota fiscal reproduzida nos autos (Evento 40, EMBDECL1, Página 6), datada de 13.11.2002 e emitida em nome da autora, ainda é posterior à data da modificação da denominação empresarial da ré, ocorrida em 25.10.2002.

VIII - A demandante também sustenta o seu pedido de invalidação na eventual ausência de uso do signo pela ré. No entanto, a Lei nº 9.279-96, apenas prevê a extinção do registro por caducidade depois de cinco anos contados da concessão do registro, conforme se depreende dos seus artigos 142 e 143.

IX - No caso dos autos, houve o requerimento do registro da marca pela sociedade ré em 2013, e a sua concessão ocorreu em 2016, sendo que apenas caducaria se não houvesse comprovação do seu uso até 2021. Nesse sentido, a ré prova que, após a concessão do registro da marca também registrou o seu domínio na rede mundial de computadores (“internet”) em 30.03.2017 (Evento 69, ANEXO2, Página 9), com o endereço "www.montebella.com.br".

X – Além disso, apresenta demonstrativos (Evento 17, anexos 19 a 25) que comprovam movimentação contábil referente ao período de 2012 a 2017 com vários lançamentos referentes a “recebimento de aluguel”, destinados a “MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS LTDA”. Tais documentos comprovam a plena atividade empresarial da recorrida, como o regular uso da expressão MONTEBELLA, diversamente do que sustenta a apelante.

XI – Apelação da autora desprovida.

Como salientado no relatório, a CONSTRUTORA MONTE BELLO LTDA, (atual denominação empresarial de L M RODRIGUES & CIA LTDA), ajuizou ação em face de MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS LTDA e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com o objetivo de invalidar o registros nº 906218152 e 906218225, referentes às marcas mistas constituídas da expressão MONTEBELLA, depositadas em 09.05.2013, concedidas em 16.08.2016, para as classes NCL (10) 36: “Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários” e NCL (10) 37: “Construção civil; reparos; serviços de instalação”, com a seguinte representação visual:

A demandante sustenta seu pedido de invalidação com base nas vedações previstas no artigo 124 da Lei nº 9.279-96, inciso V (“V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;”) e inciso XXIII (“XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”), bem como no direito de precedência previsto no § 1º do artigo 129 do mesmo diploma (“§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”).

Conforme se depreende dos autos, a sociedade ré foi constituída em 06.04.2000, com sede no município de Porto Alegre – RS e a denominação “KAERCHER & BARBACOVI LTDA” (atos constitutivos reproduzidos Evento 17, ANEXO3). Posteriormente, em 25.10.2002, alterou a sua denominação empresarial para “MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS LTDA”, sendo que, em 09.05.2013, requereu perante o INPI o registro das marcas mistas MONTEBELLA, que foram concedidas em 16.08.2016. Também é informado nos autos que o registro de domínio na rede mundial de computadores (“internet”) ocorreu em 30.03.2017 (Evento 69, ANEXO2, Página 9), com o endereço “www.montebella.com.br”.

Por seu turno, a demandante, ainda sob a denominação L M RODRIGUES & CIA LTDA., foi constituída na data de 15.02.1993, com sede no município de Torres - RS. Em 2018, alterou a sua denominação empresarial para CONSTRUTORA MONTE BELLO LTDA. (Evento 1, CONTRSOCIAL3, Página 2). Não obstante isso, já tinha depositado junto ao INPI, em 01.07.2014, o requerimento de registro da marca mista CONSTRUTORA MONTE BELLO, que não foi concedida 22.11.2016, por infringência ao inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96. Posteriormente, realizou novo depósito, em 05.06.2017, para o registro da mesma marca mista CONSTRUTORA MONTE BELLO, que também não foi concedido com base no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (decisão do INPI de 04.09.2018), cujo procedimento encontra-se sobrestado em razão da tramitação da presente ação. Por fim, em 11.06.2020, houve novo depósito da ora demandante, para o registro da marca mista MONTEBELLO CONSTRUTORA, cujo exame do mérito ainda se encontra pendente de apreciação pelo INPI. Também é informado nos autos que o registro de domínio na rede mundial de computadores (“internet”) ocorreu em 2009 (Evento 40, EMBDECL1, Página 8), com endereço www.construtoramontebello.com.br. A título ilustrativo, seguem as representações visuais das aludidas marcas mistas:

Com relação ao uso anterior da expressão alegado pela demandante, convém salientar que este julgador tem o entendimento de que o direito de precedência estabelecido no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96, tanto pode ser exercido em impugnação administrativa ao requerimento de registro da marca, que deve observar os prazos, procedimento e requisitos previstos nos artigos. 158 a 160 do mesmo diploma; como pode ser reivindicado após o registro do signo, mediante procedimento administrativo de nulidade (artigos 168 a 172 da Lei nº 9.279-96) ou pela via judicial, com o ajuizamento de ação objetivando a invalidação do registro (artigos 173 a 175 da Lei nº 9.279-96).

Em acréscimo a tais disposições, não se pode perder de vista a ampla proteção ao nome empresarial, conferida pela Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, da qual o Brasil é signatário e foi internalizada por meio do Decreto 635, de 21 de agosto de 1992, consoante os termos do seu artigo 8º: “Art. 8º. O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça ou parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.

Quanto à matéria, este relator já teve oportunidade de pronunciar perante esta Turma Especializada o entendimento de que, “Ao pré-utente de boa-fé é garantido o direito de precedência no registro da marca, a teor do art. 129, § 1º da Lei 9.279-96 e cujo exercício não está limitado ao curso do procedimento administrativo que redundou na concessão do respectivo registro” (Apelação Cível nº 0804075-94.2011.4.02.5101). Seguindo o mesmo pensamento, em julgados recentes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou a orientação de que “É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996)” (STJ – Resp 1.464.975-PR,  Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016; e, em igual sentido: STJ - REsp 1494306-RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07.11.2019, DJe de 18.12.2019). Nesse sentido, vale remeter ao seguinte excerto do voto a Eminente Ministra Nancy Andrighi:

[...]

No que concerne especificamente ao registro de marcas, é consabido que o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é o atributivo de direito, ou seja, a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro. É o que dispõe o caput do art. 129 da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI).

A regra geral, portanto, confere prioridade de registro àquele que primeiro depositar o pedido correlato.

Também é certo que os incisos V e XIX do art. 124 da LPI vedam o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada ou elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiro, suscetível de causar confusão ao consumidor.

Por outro lado, o § 1º do art. 129 excepciona as normas mencionadas, dispondo que toda pessoa de boa-fé que, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tem direito de precedência ao registro.

Dessume-se, assim, que LPI protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito ao registro. Vale referir que, se esse direito de precedência for manifestado como oposição ao pedido de registro – impugnação administrativa –, o utente de boa-fé deve observar os prazos, procedimento e requisitos contidos na LPI, sobretudo os previstos nos arts. 158 a 160.

Contudo, se o interessado vier a reivindicar esse direito após o registro, poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172 da LPI) ou optar pela via judicial e ajuizar ação de nulidade de registro (arts. 173 a 175 da LPI).

[...]

Desse modo, ressalto o meu entendimento de que o direito de precedência previsto no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96 não pode ser limitado temporalmente, apenas durante o curso do procedimento administrativo para a obtenção do registro, devendo e podendo o seu titular, se assim entender, exercê-lo quer administrativamente, quer judicialmente, em decorrência princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Feita essa ressalva, o contexto fático já traçado leva à contatação de que, tomando-se por parâmetro as datas do arquivamento dos atos constitutivos na respectiva Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, foi a sociedade ré a primeira a se utilizar da expressão MONTEBELLA em 25.10.2002, ao passo que a autora apenas alterou a sua denominação empresarial em 2018 para se utilizar da expressão MONTE BELLO. E mesmo considerando o registro de domínio na rede mundial de computadores (“internet”) com o endereço www.construtoramontebello.com.br., esse apenas ocorreu em 2009, como alega a própria autora, em data ainda posterior à alteração da denominação empresarial feita pela sociedade ré em 2002. Saliente-se também que a nota fiscal reproduzida nos autos e emitida em nome da autora (Evento 40, EMBDECL1, Página 6), datada de 13.11.2002 ainda é posterior à data da modificação da denominação empresarial da ré, ocorrida em 25.10.2002.

De outro lado, o fato de constar no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ junto à Receita Federal do Brasil (Evento 1, CNPJ5) a expressão “MONTE BELLO CONSTRUTORA” como “título de estabelecimento (nome fantasia)” não se revela  suficiente para fundamentar o direito de precedência no uso da expressão MONTE BELLO como marca pela recorrente. Nesse sentido, deve-se atentar que no próprio “Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral” emitido no portal eletrônico da Receita Federal do Brasil (juntado pela recorrente no Evento 1, CNPJ5) é observado que as informações lá constantes são fornecidas unilateralmente pela pessoa jurídica, com a ressalva de que “A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte”. Considere-se também que, nas reproduções dos atos constitutivos juntados por essa parte não consta qualquer menção à utilização do termo para identificar comercialmente a sociedade até 2018, quando arquivou na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul a alteração dos seus atos constitutivos de modo a fazer constar como denominação empresarial CONSTRUTORA MONTE BELLO LTDA., no lugar da anteriormente indicada (L M RODRIGUES & CIA LTDA.). É certo que o artigo 8° da Convenção União de Paris (Revisão de Estocolmo - 1967), dispõe que “O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”. Todavia, o direito de precedência alegado pela recorrida deve ser demonstrado com prova suficiente do uso anterior da expressão, ainda que seja mediante a indicação do termo nos atos depositados na respectiva Junta Comercial. No caso em apreciação, como já dito, mesmo levando-se em conta todos documentos trazidos pela demandante (incluindo os atos constitutivos juntados autos), não foi comprovada a efetiva utilização da expressão MONTE BELLO, em momento anterior ao uso da expressão MONTEBELLA pela recorrida, em 2002 (depósito dos atos constitutivos na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul), ou mesmo antes do depósito do signo por essa parte junto ao INPI (em 2013); pois a recorrente depositou a alteração dos seus atos constitutivos na Junta Comercial em 2018, bem como apenas requereu no INPI o registro de marca mista constituída pela expressão MONTE BELLO no ano de 2014.

A demandante também sustenta do seu pedido de invalidação na eventual ausência de uso do signo pela ré. No entanto, a Lei nº 9.279-96, apenas prevê a extinção do registro por caducidade depois de cinco anos contados da concessão do registro, conforme se depreende das seguintes disposições:

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

         I - pela expiração do prazo de vigência;

        II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

        III - pela caducidade; ou

        IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

        Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

        I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

   II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

No caso dos autos, houve o requerimento do registro da marca pela sociedade ré em 2013, e a sua concessão ocorreu em 2016, sendo que apenas caducaria se não houvesse comprovação do seu uso até 2021. Nesse sentido, a ré demonstra que, após a concessão do registro da marca, também registrou o seu domínio na rede mundial de computadores (“internet”) ocorreu em 30.03.2017 (Evento 69, ANEXO2, Página 9), com endereço “www.montebella.com.br”. Também apresenta demonstrativos (Evento 17, anexos 19 a 25) que comprovam movimentação contábil referente ao período de 2012 a 2017 com vários lançamentos referentes a “recebimento de aluguel”, destinados a “MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS LTDA”. Tais documentos demonstram, a meu ver, a plena atividade empresarial da recorrida, como o regular uso da expressão MONTEBELLA, diversamente do sustenta a apelante.

Isso posto, voto no sentido de negar provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido. Honorários de sucumbência majorados em 5% (cinco por cento), nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000521267v4 e do código CRC cdd14e1d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 31/5/2021, às 17:58:57

Apelação Cível Nº 5032056-65.2019.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DO REGISTRO DE MARCAS MISTAS "MONTEBELLA". ALEGADA VIOLAÇÃO AOS INCISOS V E XXIII DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 9.279-96.

I – No presente caso, a CONSTRUTORA MONTE BELLO LTDA, (atual denominação empresarial de L M RODRIGUES & CIA LTDA.), ajuizou ação em face de MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS LTDA e do INPI - INSTITUTONACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com o objetivo de invalidar os registros nº 906218152 e 906218225, referentes às marcas mistas constituídas da expressão MONTEBELLA, depositadas em 09.05.2013, concedidas em 16.08.2016, para as classes NCL (10) 36: “Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários” e NCL (10) 37: “Construção civil; reparos; serviços de instalação”.

II - A demandante sustenta seu pedido de invalidação com base nas vedações previstas no artigo 124 da Lei nº 9.279-96, incisos V e XXIII; bem como no direito de precedência previsto no § 1º do artigo 129 do mesmo diploma.

III - A sociedade-ré foi constituída em 06.04.2000, com sede no município de Porto Alegre – RS e sob a denominação “KAERCHER & BARBACOVI LTDA”. Posteriormente, em 25.10.2002, alterou a sua denominação empresarial para “MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS LTDA”, sendo que, em 09.05.2013, requereu perante o INPI o registro das marcas mistas MONTEBELLA, que foram concedidas em 16.08.2016.

IV – Por seu turno, a demandante, ainda sob a denominação L M RODRIGUES & CIA LTDA., foi constituída na data de 15.02.1993, com sede no município de Torres - RS. Em 2018, alterou a sua denominação empresarial para CONSTRUTORA MONTE BELLO LTDA. Não obstante isso, já tinha depositado junto ao INPI, em 01.07.2014, o requerimento de registro da marca mista CONSTRUTORA MONTE BELLO, que não foi concedido 22.11.2016, por infringência ao inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96. Posteriormente, realizou novo depósito, em 05.06.2017, para o registro da mesma marca mista CONSTRUTORA MONTE BELLO, que também não foi concedido com base no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (decisão do INPI de 04.09.2018). Por fim, em 11.06.2020, houve novo depósito da ora demandante, para o registro da marca mista MONTEBELLO CONSTRUTORA, cujo exame do requerimento ainda se encontra pendente de apreciação pelo INPI.

V - O direito de precedência previsto no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96 não pode ser limitado temporalmente, apenas durante o curso do procedimento administrativo para a obtenção do registro, devendo e podendo o seu titular, se assim entender, exercê-lo, quer administrativamente, quer judicialmente, em decorrência princípio da inafastabilidade da jurisdição.

VI - O contexto fático traçado nos autos leva à constatação de que, tomando-se por parâmetro as datas do arquivamento dos atos constitutivos na respectiva Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, foi a sociedade-ré a primeira a se utilizar da expressão MONTEBELLA em 25.10.2002, ao passo que a autora apenas alterou a sua denominação empresarial em 2018 para se utilizar da expressão MONTE BELLO.

VII - A demandante também sustenta o seu pedido de invalidação na eventual ausência de uso do signo pela ré. No entanto, a Lei nº 9.279-96, apenas prevê a extinção do registro por caducidade depois de cinco anos contados da concessão do registro, conforme se depreende dos seus artigos 142 e 143.

VIII - No caso dos autos, houve o requerimento do registro da marca pela sociedade-ré em 2013, e a sua concessão ocorreu em 2016, sendo que apenas caducaria se não houvesse comprovação do seu uso até 2021. Nesse sentido, a ré prova que, após a concessão do registro da marca, também registrou o seu domínio na rede mundial de computadores em 30.03.2017, com o endereço "www.montebella.com.br". Além disso, apresenta demonstrativos que comprovam movimentação contábil referente ao período de 2012 a 2017 com vários lançamentos referentes a “recebimento de aluguel”, destinados a “MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS LTDA”. Tais documentos comprovam a plena atividade empresarial da recorrida, como o regular uso da expressão MONTEBELLA, diversamente do que sustenta a apelante.

IX – Apelação da autora desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido. Honorários de sucumbência majorados em 5% (cinco por cento), nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2021.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000583312v8 e do código CRC c6089dcd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 30/11/2021, às 17:24:25

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Virtual DE 30/11/2020

Apelação Cível Nº 5032056-65.2019.4.02.5101/RJ

: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): BLAL YASSINE DALLOUL

LUIS MIGUEL RAMOS Y CERÓN

Secretário

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Ordinária DE 23/03/2021

Apelação Cível Nº 5032056-65.2019.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): VAGNER LEÃO DA COSTA

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: MARCIA ARAUJO DA SILVA por L M RODRIGUES & CIA LTDA

Votante: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

Pedido Vista: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

LUIS MIGUEL RAMOS Y CERÓN

Secretário

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Virtual DE 05/07/2021

Apelação Cível Nº 5032056-65.2019.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

PRESIDENTE: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

PROCURADOR(A): CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

VOTANTE: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária