Apelação Cível Nº 5028838-92.2020.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MAXIBRANDS MARCAS EIRELI (Evento 39) e por GRIN MOBILIDADE LTDA. (Evento 40), contra a r. sentença (Evento 32) proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta por MAXIBRANDS MARCAS EIRELI em face de INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de GRIN MOBILIDADE LTDA, objetivando a declaração da nulidade dos atos administrativos de concessão dos registros números 916.854.450, depositada na Classe NCL 12, para assinalar “bicicletas (elétricas ou não); scooters, scooters de mobilidade, scooters elétricos motorizados (veículos)”;  916.854.540, NCL (11) 39: "Locação de produtos de mobilidade urbana (elétrica ou não)" e 916.854.604, NCL (11) 42: "Consultoria na área de mobilidade urbana", todas para a marca “GROW”, de titularidade da empresa ré, bem como condenar esta ao pagamento de indenização por dano material, em valor a ser liquidado em sentença e danos morais.

O MM. Juízo a quo julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito quanto ao pedido indenizatório e JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido da autora, para declarar a nulidade do registro nº 916.854.450, para a marca “GROW”, na classe 12, de titularidade Requerente/ré, restando mantidos os registros de marca nºs 916.854.540 e 916.854.640. A r. sentença adotou as conclusões do parecer técnico do INPI, juntadas em sede de contestação, que requereu a procedência parcial do pedido exatamente nesses moldes, por entender que o registro nº 916.854.450 viola o inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Nas razões recursais, sustenta a Apelante/autora MAXIBRANDS MARCAS EIRELI, em suma, que, considerando sua posição de destaque no mercado brasileiro, a Grow surpreendeu-se com o depósito das marcas “Grow” pela empresa Grin, por se tratar de cópias idênticas às suas marcas registradas há décadas pelo INPI. A par de acertadamente ter declarado a nulidade do registro da marca nominativa GROW, n.º 916.854.450, tendo em vista a evidente similaridade entre essa marca e as marcas “GROW” da Recorrente, além da proximidade entre os produtos associados a cada uma dessas, a r. sentença recorrida manteve o registro de outras duas marcas da Grin, registros n.º 916.854.540 e n.º 916.854.604.

Alega que a concessão das marcas “GROW” da Grin representa violação aos princípios básicos de registrabilidade previstos na legislação, sendo que a sua análise deve levar em conta não somente as classes de produtos e serviços de forma isolada, mas também aquelas análogas, tendo em vista a forma como produtos e serviços de diferentes fornecedores, e mesmo aqueles desenvolvidos por um mesmo fornecedor, se relacionam perante determinado mercado consumidor, tendo sido inclusive demonstrado nos autos o risco concreto de confusão entre os consumidores, razão por que requer a reforma parcial da sentença, para declarar também a nulidade dos registros  n.º 916.854.540 e n.º 916.854.604.

Nas razões recursais de GRIN MOBILIDADE LTDA, a Recorrente alega inexistirem os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deferida quando da prolação da sentença. 

Sustenta que o signo GROW é fruto da fusão das empresas Grin (GR) e Yellow (OW), possuindo destaque no segmento de mobilidade urbana, mediante a oferta de patinetes elétricos de compartilhamento por meio de aplicativos, o que não importa em colidência com a marca GROW, da Requerida, que assinala produtos como jogos e brinquedos, voltados para o público infanto-juvenil.

Alega, em suma, que o registro para a sua marca nº 916.854.450 não viola o artigo 124, XIX, da LPI, na medida que a marca “GROW”, depositada nas classes 12, 39 e 42, para assinalar veículos de deslocamento urbano para adultos – patinetes/scooters motorizados -, assim como também suas outras duas marcas nºs 916.854.540 e 916.854.640, que se destinam a especificar serviços de locação por app e consultoria na área de mobilidade urbana, não implicam em colidência com os produtos assinalados pelas marcas GROW, da Requerida, os quais assinalam jogos, passatempos, brinquedos, e são destinados em sua maioria ao público infanto-juvenil.

Contrarrazões do INPI a ambos os recurso (Evento 52, CONTRAZ1).

Contrarrazões de GRIN MOBILIDADE ao recurso da parte autora no Evento 57, CONTRAZAP1.

O Ministério Público Federal opinou em parecer nos autos pelo  conhecimento e provimento do recurso da Apelante GRIN e não provimento do recurso da apelante MAXIBRANDS.

É o relatório. Sem revisão.

Documento eletrônico assinado por PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000546705v9 e do código CRC 378360d0.

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Signatário (a): PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO
Data e Hora: 22/06/2021, às 14:46:22

Apelação Cível Nº 5028838-92.2020.4.02.5101/RJ

VOTO

Insurgem-se MAXIBRANDS MARCAS EIRELI e GRIN MOBILIDADE LTDA. contra a r. sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta por MAXIBRANDS MARCAS EIRELI em face de INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de GRIN MOBILIDADE LTDA, objetivando a declaração da nulidade dos atos administrativos de concessão dos registros números 916.854.450, depositada na Classe NCL 12, para assinalar “bicicletas (elétricas ou não); scooters, scooters de mobilidade, scooters elétricos motorizados (veículos)”;  916.854.540, NCL (11) 39: "Locação de produtos de mobilidade urbana (elétrica ou não)" e 916.854.604, NCL (11) 42: "Consultoria na área de mobilidade urbana", todas para a marca “GROW”, de titularidade da empresa ré GRIN MOBILIBIDADE, bem como condenar esta ao pagamento de indenização por dano material, em valor a ser liquidado em sentença e danos morais.

O MM. Juízo a quo julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito quanto ao pedido indenizatório e julgou procedente em parte o pedido da autora, para declarar a nulidade do registro nº 916.854.450, para a marca “GROW”, na classe 12, de titularidade Requerente/ré, restando mantidos os registros de marca nºs 916.854.540 e 916.854.640, adotando as conclusões do parecer técnico do INPI, juntadas em sede de contestação, que requereu a procedência parcial do pedido exatamente nesses moldes, por entender que somente o registro nº 916.854.450 viola o inciso XIX do artigo 124 da LPI.

A Recorrente/Autora alega, em suma, que a concessão das marcas “GROW” da Grin representa violação aos princípios básicos de registrabilidade previstos na legislação, sendo que a sua análise deve levar em conta não somente as classes de produtos e serviços de forma isolada, mas também aquelas análogas, tendo em vista a forma como produtos e serviços de diferentes fornecedores, e mesmo aqueles desenvolvidos por um mesmo fornecedor, se relacionam perante determinado mercado consumidor, tendo sido inclusive demonstrado nos autos o risco concreto de confusão entre os consumidores, razão por que requer a reforma parcial da sentença, para declarar também a nulidade dos registros  n.º 916.854.540 e n.º 916.854.604.

A Recorrente/Ré sustenta que o signo GROW é fruto da fusão das empresas Grin (GR) e Yellow (OW), possuindo destaque no segmento de mobilidade urbana, mediante a oferta de patinetes elétricos de compartilhamento por meio de aplicativos, o que não importa em colidência com a marca GROW, da Requerida, que assinala produtos como jogos e brinquedos, voltados para o público infanto-juvenil. Alega, em suma, que o registro para a sua marca nº 916.854.450 não viola o artigo 124, XIX, da LPI, na medida que a marca “GROW”, depositada nas classes 12, 39 e 42, para assinalar veículos de deslocamento urbano para adultos – patinetes/scooters motorizados -, assim como também suas outras duas marcas nºs 916.854.540 e 916.854.640, que se destinam a especificar serviços de locação por app e consultoria na área de mobilidade urbana, não implicam em colidência com os produtos assinalados pelas marcas GROW, da Requerida, os quais assinalam jogos, passatempos, brinquedos, e são destinados em sua maioria ao público infanto-juvenil. Requer, portanto, a reforma da sentença com a total improcedência do pedido autoral.

Sobre a matéria, é certo que a proteção da marca objetiva primordialmente afastar a concorrência desleal, que gera efeitos negativos no mercado, levando-se em conta que prejudica tanto o proprietário da marca legítima, permitindo que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, assim como induz a erro o consumidor comum, que acredita estar se utilizando de um produto que não corresponde à realidade.

 A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9279/96) assim prevê:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

 XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

 Cotejando-se as marcas em deslinde, verifica-se que o termo das marcas litigantes GROW é o mesmo, e em se tratando de marcas nominativas, verifica-se inexistir qualquer distinção entre a marca GROW  de titularidade da Ré GRIN MOBILIDADE LTDA, da marca GROW, da Autora MAXIBRANDS MARCAS EIRELI. Logo, deve ser perquirido se tais marcas são utilizadas para distinguir produto/serviço idêntico, semelhante ou afim, capaz de implicar em risco de confusão/associação entre os consumidores.

Os registros anulandos, de titularidade da ré, assim foram depositados e concedidos no Instituto:

"1) Registro nº 916.854.450, para a marca nominativa “GROW”, depositado em 01/03/2019, concedido em 15/10/2019, identificando, na classe 12, os seguintes produtos: “Bicicletas (elétricas ou não); scooters, scooters de mobilidade, scooters elétricos motorizados (veículos)”. Vigente até 15/10/2029.

2) Registro nº 916.854.540, para a marca nominativa “GROW”, depositado em 01/03/2019, concedido em 15/10/2019, identificando, na classe 39, os seguintes serviços: “Locação de produtos de mobilidade urbana (elétrica ou não)”. Vigente até 15/10/2029.

3) Registro nº 916.854.604, para a marca nominativa “GROW”, depositado em 01/03/2019, concedido em 15/10/2019, identificando, na classe 42, os seguintes serviços: “Consultoria na área de mobilidade urbana”. Vigente até 15/10/2029."

Por sua vez,  as anterioridades de registros referentes à marca GROW, da Autora, que seriam impeditivos aos referidos registros anulandos, são os seguintes:

"1) Registro nº 810.855.615, para a marca nominativa “GROW”, depositado em 24/05/1982, concedido em 06/12/1983, identificando, na classe 28, os seguintes produtos: “Jogos, brinquedos e passatempos”. Vigente até 06/12/2023.

2) Registro nº 818.078.413, para a marca mista “GROW”, depositado em 08/11/1994, concedido em 09/09/1997, identificando, na classe 28, os seguintes produtos: “Jogos, brinquedos e passatempos”. Vigente até 09/09/2027.

3) Registro nº 904.062.309, para a marca mista “GROW”, depositado em 15/09/2011, concedido em 02/12/2014, identificando, na classe 35, os seguintes serviços: “Comércio (através de qualquer meio) de jogos e brinquedos”. Vigente até 02/12/2024.

4) Registro nº 904.062.341, para a marca mista “GROW”, depositado em 15/09/2011, concedido em 02/12/2014, identificando, na classe 28, os seguintes produtos: “Jogos; Jogos de tabuleiro; Jogos eletrônicos, exceto aqueles adaptados para uso apenas com aparelhos de televisão; Brinquedos”. Vigente até 02/12/2024."

Depreende-se que todos os registros anteriores de titularidade da empresa autora dizem respeito a brinquedos e jogos, enquanto que os registros da empresa ré são destinados a especificar produtos ou serviços relacionados aos produtos bicicletas e  scooters e serviços relacionados à locação de produtos e consultoria em mobilidade urbana.

Nesse contexto, é cediço que o registro das marcas distintivas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial é realizado por classe de produtos, possibilitando a verificação da colidência de marcas pelo critério da especialidade. Este critério, não só se constitui como um instrumento formal de aferição, como também serve de base para se aferir o fim para o qual se destina a marca que se pretende registrar, de forma a garantir a concorrência leal entre as empresas e afastar a possibilidade de engano entre os consumidores.

Assim, considerando o princípio da especialidade, o que conta é uma eventual estreita afinidade entre os serviços/produtos, e seus respectivos segmentos de mercado. No caso, em razão de conter a marca nominativa idêntico termo nominativa, ao ser constatada a afinidade mercadológica entre os produtos/serviços oferecidos pelas empresas litigantes, decorrerá a conclusão lógica de que existe risco de confusão em relação à procedência dos mesmos, não sendo caso de aplicação do princípio da especialidade.

No caso, a r. sentença apelada adotou as conclusões do INPI, que, em sede de contestação, procedeu a uma nova análise dos registros em questão, sob o prisma das alegações ora trazidas pela presente demanda, considerando a ausência de impugnação em sede administrativa. Desse modo, o Instituto concluiu pela procedência parcial do pedido, somente quanto ao registro 916.854.450, conforme trecho ora transcrito e destacado pela sentença apelada, in verbis:

“(...)Pedido de nulidade do registro nº 916.854.450:

Considerando que a especificação dos produtos assinalados pelas marcas da autora para jogos, brinquedos e passatempos, pode, de fato, incluir patinetes, resta caracterizada afinidade entre os produtos identificados pelos signos em conflito.

Assim, tal afinidade entre os produtos somada a identidade entre o elemento nominativo principal de ambas as marcas, qual seja, o termo “GROW”, gera a possibilidade de risco confusão ou associação indevida perante o consumidor.

Ademais, convém destacar que o termo “GROW” presente na marca da Autora constitui um sinal arbitrário e não evocativo, uma vez que o referido termo não possui relação direta com os produtos/serviços assinalados (jogos, brinquedos e passatempo e o comércio destes). Dessa forma, quanto mais distante a marca do produto e/ou serviço assinalado, maior será seu grau de distintividade e, por consequência, maior o escopo de proteção a ela conferida.

Nesse sentido, faço referência à irretocável manifestação da Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, constante do parecer técnico (anexo 2 do evento 18), cujos fundamentos, pela clareza e solidez, adoto como razões de decidir:

´18. Levando-se em conta a teórica presença de patinetes na especificação dos produtos assinalados pela marca autoral, serão usados os mesmos critérios técnicos usados anteriormente na verificação da existência de grau de afinidade entre os produtos e serviços assinalados pelas marcas conflitantes:

a) Natureza: algum grau de afinidade, na medida em que, enquanto sejam primariamente artigos voltados para mobilidade – no caso dos produtos assinalados pela marca anulanda – os mesmos podem ser utilizados de forma lúdica, e serem considerados como versões “adultas” dos produtos assinalados pela marca autoral;

b) Finalidade e modo de utilização: algum grau de afinidade, pelas mesmas razões supracitadas;

c) Complementariedade: inexistência de afinidade, na medida que o uso de ambos os produtos sob escrutínio é mutuamente exclusivo, sem necessidade de complementação;

d) Concorrência ou permutabilidade: algum grau de afinidade, tendo em vista que os produtos assinalados pela marca autoral poderiam ser considerados como a versão exclusivamente lúdica dos produtos assinalados pela marca anulanda;

e) Canais de distribuição: algum grau de afinidade, na medida em que lojas de venda de artigos lúdicos infantis podem comercializar bicicletas voltadas para este público e os patinetes enquadrados na classe 28.

f) Público-alvo: algum grau de afinidade, principalmente em respeito aos produtos voltados ao público infantil;

g) Origem habitual: inexistência de afinidade, em virtude da matéria prima e modo de fabricação dos produtos envolvidos.

19. Assim, há de se concluir que existe algum grau de afinidade entre os produtos assinalados pela marca anulanda e as marcas da autora, as quais, repise-se, podem incluir patinetes voltados para atividades lúdicas infantis.

(...)

21. Assim, conclui-se que, embora exista apenas um pequeno grau de afinidade entre os produtos assinalados, a semelhança entre os signos conflitantes é contundente, sendo razoável supor algum risco de confusão perante o público consumidor. Neste sentido, ressalte-se que o termo GROW não sofreu qualquer diluição no segmento mercadológico em comento, possuindo alta distintividade perante o público consumidor.

22. Ainda, na avaliação da aplicabilidade da norma legal em comento, vale trazer à frente o relato autoral e elementos comprobatórios de efetiva confusão por parte do público consumidor. Registre-se, por óbvio, que estas não constam dos autos dos processos administrativos, de modo que o INPI delas desconhecia até a propositura da ação. Diga-se, ainda, que se reconhece que tais elementos se referem a alguns casos específicos, sendo prematuro concluir pela possibilidade generalizada de confusão. Porém, tais documentos, s.m.j., podem ser usados reforçar o entendimento pela existência deste risco, a qual já foi admitida na conclusão esposada acima, realizada apenas sob aspectos abstratos.

23. Em conclusão, há de se admitir, com base nos argumentos anteriores, que a concessão da marca registrada sob o n.º 916854450 violou o disposto no inciso XIX do art. 124 da LPI.´

Com efeito, mostra-se razoável concluir pela existência de afinidade entre os produtos assinalados pela marca GROW, para assinalar  “Bicicletas (elétricas ou não); scooters, scooters de mobilidade, scooters elétricos motorizados (veículos)”, com os registros anteriores para a marca GROW, da autora, destinados a especificar produtos como jogos, passatempos e brinquedos (dentre eles, patinetes).

Assim, a par de as marcas em litígio encontrarem-se em classes distintas, verifica-se que os produtos assinalados encontram-se em segmentos mercadológicos afins.

Isto porque os produtos assinalados pelo registro 916.854.450 - bicicletas, scooters ou patinetes elétricos - utilizados para mobilidade urbana contêm um aspecto “lúdico”, que deve ser considerado, sendo, portanto, capaz de perpassar o espectro de proteção dos registros apontados como anterioridade impeditiva ao registro, que assinalam jogos/brinquedos, implicando no risco de confusão/associação entre os consumidores.

Acrescente-se, como transcrito acima nos trechos da sentença apelada, que o termo GROW possui caráter marcante e próprio, em nada evocativo ou genérico ao segmento que visa assinalar, bem como ainda devem ser considerados os documentos (e-mail´s) juntados aos autos pela autora, que apontam nessa direção ao demonstrar concretamente casos de confusão/associação por parte do público consumidor, reforçando a conclusão no sentido de existência desse risco inferido apenas de forma abstrata.

A proteção da marca objetiva primordialmente afastar a concorrência desleal, que gera efeitos negativos no mercado, levando-se em conta que prejudica tanto o proprietário da marca legítima, permitindo que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, assim como induz a erro o consumidor comum, que acredita estar se utilizando de um produto/serviço que não corresponde à realidade.

Acrescente, ser legítimo que a empresa titular da marca que detém o privilégio anterior zele pela integridade material e pela reputação de suas marcas, nos termos do artigo 130, III, da LPI. 

No que tange, contudo, aos outros registros relativos à locação de produtos ou consultoria de mobilidade urbana, essa relação de afinidade não ocorre, razão por que devem ser acolhidos, da mesma forma, o parecer técnico do Instituto e os termos da sentença apelada, in verbis:

“(...) Em sua manifestação técnica o INPI adotou o mesmo entendimento, concluindo que pela impossibilidade de confusão entre as marcas em cotejo, dada diferença de segmento mercadológico:

“14. A fim de determinar a existência ou não de algum grau de afinidade entre os produtos e serviços assinalados pelas marcas conflitantes, devem ser observadas as seguintes características dos mesmos:

a) Natureza: inexistência de afinidade, tratando-se de, por um lado, serviços ligados à necessidade de mobilidade urbana e, pelo outro, produtos e serviços destinados ao ócio;

b) Finalidade e modo de utilização: inexistência de afinidade, pelas mesmas razões supracitadas;

c) Complementariedade: inexistência de afinidade, uma vez que os produtos e serviços relacionados à brinquedos não são usados comumente com o fim de deslocamento urbano, ainda que possam ter como como princípio fundamental a movimentação motora;

d) Concorrência ou permutabilidade: inexistência de afinidade, tendo em vista que a natureza supracitada dos produtos em questão; e) Canais de distribuição: inexistência de afinidade, não sendo quaisquer um dos produtos ou serviços cotejados distribuídos da mesma forma, haja vista suas naturezas diversas.

f) Público-alvo: algum grau de afinidade, em virtude de serem produtos e serviços destinados ao público em geral; g) Origem habitual: inexistência de afinidade, em virtude da diferença entre a natureza dos produtos e finalidade dos serviços assinalados

15. Da análise retro, resta claro que o dispositivo legal invocado – art. 124, inc. XIX da LPI – não encontra aplicabilidade, em virtude da inexistência de grau significativo de afinidade, havendo possibilidade clara de convivência pacífica.”

Mesmo marcas idênticas podem conviver quando se destinam a produtos ou serviços que não possuem afinidade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96, a exclusividade do uso do sinal distintivo somente é oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, dada a possibilidade de indução do consumidor em erro ou de associação com marca alheia. Desse modo, o princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos. Precedentes.

2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido de que: "Embora os litigantes atuem no ramo da alimentação, o nome empresarial da ré indica claramente que atua exclusivamente no segmento de chopperia, enquanto a marca da autora relaciona-se à oferta de pizzas."; não pode ser revista por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1162667/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Portanto, quanto aos registros nºs 916.854.540 e 916.854.604 não restou caracterizada a violação ao inciso XIX do artigo 124 da LPI.

(...)

Logo, comungo com o entendimento do INPI no sentido de que o ato concessório do registro nº 916.854.450 deve ser declarado nulo por configurar violação ao inciso XIX do artigo 124 da LPI.”

Desta forma, não obstante as alegações de ambas as Recorrentes, no que tange à aplicabilidade do princípio da especialidade, não prosperam as argumentações expostas.

Ressalta-se que quanto ao registro  nº 916.854.450, não há que se falar em ausência de violação ao artigo 124, XIX, da LPI, na medida que a marca “GROW”, embora depositada na classe 12, assinala os produtos “Bicicletas (elétricas ou não); scooters, scooters de mobilidade, scooters elétricos motorizados (veículos)”, os quais aproximam-se dos protegidos pelas marcas anteriores da Autora que designam “jogos, brinquedos e passatempos”, no seu aspecto lúdico, especialmente em se tratando de patinetes elétricos, sendo certo que tal produto encontra-se intrinsecamente ligado ao universo dos brinquedos, no âmbito das atividades praticadas pela empresa autora há longo tempo.

Deste modo, comungo do entendimento da autarquia e da r. sentença, no sentido de que apesar das marcas em litígio pertencerem a classes distintas, existe identidade entre os produtos comercializados pela autora e pela ré, não sendo possível ser desconsiderada essa afinidade.

Logo, não há que se falar em aplicação do Princípio da Especialidade no caso concreto, quanto ao registro  nº 916.854.450,  na medida em que os produtos protegidos pelas marcas em litígio serem afins.

Por sua vez, tal afinidade não ocorre quanto aos registros para a marca GROW nºs 916.854.540 e 916.854.640, nas classes 39 e 42, que se destinam a especificar serviços de locação e consultoria na área de mobilidade urbana, distinguindo-se portanto, substancialmente, das atividades empresariais praticadas pela empresa autora.

Neste mesmo sentido, transcreve-se julgado proferido por esta E. Primeira Turma Especializada:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE ATO DE INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA -  COLIDÊNCIA  ENTRE AS MARCAS.

- Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, em ação ordinária, objetivando a declaração de nulidade do ato que indeferiu o pedido de registro, para a marca nominativa “CANAÔ.

- A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos do artigo 123, I, da Lei nº 9279/96, bem como de identificação da origem dos produtos.

- Evidente risco de confusão entre as marcas CANAAN e CANAÃ quando consideradas como produtos que se originam de atividades empresariais afins.

- Remessa e apelação desprovidas.

(AC 2010.51.01.812523-5, Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJE 15.06.2012)

Logo, não merece qualquer reforma a sentença apelada.

Cabível a majoração de honorários sucumbenciais a título de honorários recursais no patamar de 1% (um por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo, a cada uma das Recorrentes.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelas empresas autora e ré.

Documento eletrônico assinado por PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000546706v22 e do código CRC 146e27a9.

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Signatário (a): PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO
Data e Hora: 22/06/2021, às 14:46:31

Apelação Cível Nº 5028838-92.2020.4.02.5101/RJ

VOTO-VISTA

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MAXIBRANDS MARCAS EIRELI (evento 39, apelação 1) e GRIN MOBILIDADE LTDA. (evento 40, apelação 1) contra a sentença (evento 32, sent 1) proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal - RJ, nos autos da ação proposta pela primeira apelante em face da segunda apelante e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, que julgou (i) extinto sem resolução de mérito o pedido de indenização por danos materiais e morais, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, e (ii) julgou procedente em parte o pedido, para declarar a nulidade do registro nº 916.854.450, para a marca “GROW”, de titularidade da empresa ré, ficando mantidos os registros de marca nº 916.854.540 e nº 916.854.640. Fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência parcial entre as partes, estabeleceu que a empresa ré pagaria aos advogados da autora 2,5% do valor atualizado da causa, enquanto a autora pagaria aos advogados da empresa ré 7,5% do valor atualizado da causa, já que apenas um dos pedidos de nulidade foi acolhido, tendo sido rejeitados outros dois pedidos de nulidade e não conhecido o pedido indenizatório. Afastou a condenação do INPI nos ônus de sucumbência. Concedeu a tutela de urgência requerida, determinando ao INPI que anotasse a suspensão dos efeitos do registro de marca nº 916.854.450, até o trânsito em julgado do processo, e à empresa ré que se abstivesse de utilizar a marca “GROW”, na classe 12, para assinalar os seguintes produtos: “bicicletas (elétricas ou não); scooters, scooters de mobilidade, scooters elétricos motorizados (veículos)”.

Após o voto do Douto Relator, Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, negando provimento às apelações e confirmando a sentença integralmente, pedi vista dos autos para melhor exame do caso (certidão de julgamento do evento 10).

A MAXIBRANDS MARCAS EIRELI, em seu recurso, requer a reforma parcial da sentença, para que seja declarada também a nulidade dos registros nº 916.854.540 e nº 916.854.604 e redistribuído o ônus de sucumbência.

Por sua vez, a GRIN MOBILIDADE LTDA. pede em sua apelação a reforma da sentença quanto à nulidade do registro nº 916.854.450, bem como quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sejam majorados para 20% do valor da causa e acrescidos de honorários recursais.

Vale lembrar que a marca se apresenta como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado.  Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência. 

Logo, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade. Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

É de se constatar que os registros anulandos de titularidade da empresa ré correspondem a marcas nominativas com o sinal “GROW”, idêntico ao signo da empresa autora, que lhes é precedente.

Além disso, o registro nº 916.854.450, declarado nulo na sentença, foi depositado na classe 12, para identificar “bicicletas (elétricas ou não); scooters, scooters de mobilidade, scooters elétricos motorizados (veículos)”.

Logo, tendo em vista que as marcas da empresa autora se referem a jogos e brinquedos, há possibilidade de confusão e associação indevida pelo consumidor, o que atrai a vedação do artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial-LPI, vez que bicicleta, além de ser um meio de transporte, também é um brinquedo.

Importa consignar o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.” (Recurso Especial 1450143/RJ; Recurso Especial 401105/RJ; Recurso Especial 633592/SP).

Isso não ocorre em relação ao registro nº 916.854.540, depositado na classe 39 para designar “Locação de produtos de mobilidade urbana (elétrica ou não)”, e ao registro nº 916.854.604, depositado na classe 42, para assinalar “Consultoria na área de mobilidade urbana”. Portanto, em relação aos dois últimos registros, aplica-se o princípio da especialidade, não havendo nulidade, devendo ser mantida integralmente a sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento às apelações, acompanhando integralmente o voto do Excelentíssimo Desembargador Federal Relator Paulo Espírito Santo.

Documento eletrônico assinado por FABIO DE SOUZA SILVA, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000680205v3 e do código CRC e61cf370.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FABIO DE SOUZA SILVA
Data e Hora: 12/11/2021, às 11:14:46

Apelação Cível Nº 5028838-92.2020.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA – GROW - AFINIDADE ENTRE OS PRODUTOS ASSINALADOS - ARTIGO 124, XIX, DA LPI

- Insurgem-se MAXIBRANDS MARCAS EIRELI e GRIN MOBILIDADE LTDA. contra a r. sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta por MAXIBRANDS MARCAS EIRELI em face de INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de GRIN MOBILIDADE LTDA, objetivando a declaração da nulidade dos atos administrativos de concessão dos registros números 916.854.450, depositada na Classe NCL 12, para assinalar “bicicletas (elétricas ou não); scooters, scooters de mobilidade, scooters elétricos motorizados (veículos)”;  916.854.540, NCL (11) 39: "Locação de produtos de mobilidade urbana (elétrica ou não)" e 916.854.604, NCL (11) 42: "Consultoria na área de mobilidade urbana", todas para a marca “GROW”, de titularidade da empresa ré GRIN MOBILIBIDADE LTDA.

- A Autora/apelante requer a reforma parcial da sentença, para declarar também a nulidade dos registros  n.º 916.854.540 e n.º 916.854.604. Por sua vez, a Apelante/Ré requer a total improcedência dos pedidos, mantendo hígido o registro 916.854.450.

- Cotejando-se as marcas em deslinde, verifica-se que o termo das marcas litigantes GROW é o mesmo, e em se tratando de marcas nominativas, verifica-se inexistir qualquer distinção entre a marca GROW  de titularidade da Ré GRIN MOBILIDADE LTDA, da marca GROW, da Autora MAXIBRANDS MARCAS EIRELI. No que tange ao segmento mercadológico que as marcas encontram-se inseridas, constata-se que todos os registros anteriores de titularidade da empresa autora dizem respeito a brinquedos e jogos, enquanto que os registros da empresa ré são destinados a especificar produtos ou serviços relacionados aos produtos bicicletas e  scooters e serviços relacionados à locação de produtos e consultoria em mobilidade urbana.

- A proteção da marca objetiva primordialmente afastar a concorrência desleal, que gera efeitos negativos no mercado, levando-se em conta que prejudica tanto o proprietário da marca legítima, permitindo que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, assim como induz a erro o consumidor comum, que acredita estar se utilizando de um produto/serviço que não corresponde à realidade.

- É legítimo que a empresa titular da marca que detém o privilégio anterior zele pela integridade material e pela reputação de suas marcas, nos termos do artigo 130, III, da LPI. 

- A par de as marcas em litígio encontrarem-se em classes distintas, verifica-se que os produtos assinalados encontram-se em segmentos mercadológicos afins. Isto porque os produtos assinalados pelo registro 916.854.450 - bicicletas, scooters ou patinetes elétricos - utilizados para mobilidade urbana contêm um aspecto “lúdico”, que deve ser considerado, sendo, portanto, capaz de perpassar o espectro de proteção dos registros apontados como anterioridade impeditiva ao registro, que assinalam jogos/brinquedos, implicando no risco de confusão/associação entre os consumidores.

- Por sua vez, tal afinidade não ocorre quanto aos registros para a marca GROW nºs 916.854.540 e 916.854.640, nas classes 39 e 42, que se destinam a especificar serviços de locação e consultoria na área de mobilidade urbana, distinguindo-se portanto, substancialmente, das atividades empresariais praticadas pela empresa autora.

- Precedente jurisprudencial.

- Recursos desprovidos. Confirmação da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelas empresas autora e ré, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2021.

Documento eletrônico assinado por PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000546707v5 e do código CRC bd94a73f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO
Data e Hora: 12/11/2021, às 13:00:36

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Ordinária DE 14/07/2021

Apelação Cível Nº 5028838-92.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PRESIDENTE: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PROCURADOR(A): MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: FERNANDA FONTOLAN GARCIA PIROZZI por GRIN MOBILIDADE LTDA.

PREFERÊNCIA: THAIS FEIJO MALACARNE por MAXIBRANDS MARCAS EIRELI

Votante: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

Votante: Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO

Pedido Vista: Juiz Federal FABIO DE SOUZA SILVA

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Ordinária DE 11/11/2021

Apelação Cível Nº 5028838-92.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PRESIDENTE: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

PROCURADOR(A): JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

VOTANTE: Juiz Federal FABIO DE SOUZA SILVA

SANDRO VIEGAS DA SILVA

Secretário