Apelação Cível Nº 5040942-87.2018.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interpostas por HMAIS MANUFATURA DE ROUPAS LTDA, em face da sentença do juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 79), datada de 29/05/2020, que julgou improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, pretensão autoral de nulidade do ato administrativo, que indeferiu o pedido de  registro nº 903.551.985, para a marca nominativa “ONEXX”, condenando, a ora apelante, em custas e honorários advocatícios de sucumbências, em favor da empresa K.V.M. COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA e do INPI, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante art. 85, § 2º do CPC/2015.

O Juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral por entender que: (i) “compulsando os autos, primeiramente, conclui-se ser incontroverso o fato de que o registro de titularidade da empresa Ré é anterior aos pedidos de registros depositados pela Autora”; (ii) “quanto à análise da colidência entre os sinais e o risco de haver confusão ou associação indevida, entendo que após o exame comparativo das marcas, nota-se que existe semelhança gráfica e fonética em relação ao principal elemento atrativo do registro impeditivo em vigor, a expressão ‘NEXX’, tendo em vista que a diferença seria apenas uma letra, no caso o acréscimo da letra ‘O’ na marca da Autora ‘ONEXX’, razão pela qual é possível concluir que o pedido de registro da Autora configura reprodução parcial do elemento nominativo da anterioridade apontada”; (iii) “o termo ‘NEXX’ que compõe a marca da empresa Ré constitui um sinal arbitrário e não descritivo e/ou evocativo, uma vez que o referido termo não decorre, necessariamente, de produtos do vestuário. Por tal razão, não há que se falar em aplicação do inciso VI do artigo 124 da LPI a hipótese vertente”; (iv) “quanto à análise da afinidade mercadológica, é incontroverso que os produtos assinalados pelo sinal marcário da Autora são idênticos aos da marca considerada anterioridade impeditiva, tendo em vista que ambas assinalam produtos do vestuário em geral”; (v) “no que concerne ao aspecto material do mercado relevante, levando em consideração os produtos comercializados pelas empresas e também o tipo de consumidor a que estes produtos se destinam (público em geral/consumidor leigo), perfeitamente possível se cogitar o risco de haver fungibilidade/permutabilidade entre eles pelo público consumidor”; (vi) “verifica-se que em todos os exemplos citados pela Autora, as marcas possuem algum tipo de elemento diferenciador, seja o acréscimo de outras letras, de um elemento nominativo secundário ou elemento figurativo, no caso das marcas mistas, que lhe atribuem a distintividade necessária para que seja possível proceder com o registro. Por isso, não há que se falar em decisão contraditória por parte da Autarquia, na medida em que os precedentes mencionados na exordial não podem servir de parâmetro para o caso em análise”; (v) "Para que não paire dúvida sobre essa questão, cumpre registrar que em consulta ao banco de dados do INPI, este Magistrado verificou que as marcas DX DANEXX, SENEX, NEXON, NEXIS, KNEXT, NEXY e NUXX são todas de apresentação mista, assim, além de outras letras acrescidas no elemento nominativo, apresentam elementos figurativos que lhe atribuem distintividade suficiente em relação à marca da empresa Ré. As marcas SANEX e NEXXUS, além de terem sido registradas em outra classe, qual seja, classe 03:20, referente a produtos de perfumaria e artigos de toucador, apresentam o acréscimo de outros elementos, tais como “SA” e “US”, que lhe tornam distintas no aspecto gráfico e fonético da marca de titularidade da empresa Ré. Da mesma forma, as marcas nominativas DANEXX e INEX JEANS, embora estejam na classe 25, também apresentam outros elementos em sua composição que as distinguem do sinal concedido a empresa Ré. Já as marcas NEXT UP, KNEXT e ANEXO são claramente distintas da marca NNEXX no que tange aos aspectos gráfico e fonético, possuindo pronúncia bem diferente. Ademais, o termo “NEXT” (do idioma inglês, que significa próximo) e a expressão “ANEXO” possuem significado conhecido pelo consumidor em gral que não se confunde com “NNEXX”. No que tange ao registro nº 914.023.764, referente à marca “ONEX”, concedida a terceiro, nota-se que se trata de sinal de apresentação mista, composto por elemento figurativo, que lhe atribui a necessária distintividade em relação a marca da empresa Ré, o que, provavelmente, justificaria sua concessão pelo INPI". (vi) “sendo o ato administrativo do INPI dotado de presunção de legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inverte-se o ônus da prova, cabendo à parte Autora provar que o indeferimento do pedido de registro de sua marca, ora impugnado, contraria as disposições da Lei de Propriedade Industrial, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual o referido ato deve ser mantido”.

Em razões recursais (evento 84), HMAIS MANUFATURA DE ROUPAS LTDA, alegou, em síntese, que: (i) “se um radical, um sufixo ou um prefixo de uma marca se repete em várias marcas, uma marca nova que venha se utilizar do mesmo radical, sufixo ou prefixo não causará violação ou conflito às marcas anteriormente registradas. Há o que se denomina convivência pacífica entre marcas”; (ii) “a Apelante traz à baila na exordial diversas marcas compostas pelos radicais ‘NEX’ e ‘NEXX’ em nome de titulares distintos, como no caso em tela, extraídas diretamente do banco de dados desse r. Instituto e comprovar de uma vez por todas que é perfeitamente possível a convivência pacifica de ambas no mercado”; (iii) “recentemente, a Apelante ficou MUITO surpresa ao verificar que determinada empresa obteve o deferimento do pedido da marca ONEX”; (iv) “a Requerente está desde 2011 aguardando uma decisão sobre a marca ONEXX, a qual foi indeferida, realizou-se recurso, sendo necessário ainda ação judicial para reverter a situação, quando uma empresa terceira faz o pedido em 2018 (SETE ANOS DEPOIS DA REQUERENTE) e consegue o deferimento da marca sem o menor impedimento”; (v) “se um termo usado numa marca se repete em outras marcas, essa diluição torna o termo comum e vulgar, impassível de apropriação exclusiva por apenas um titular. Mais uma vez, trata-se de questão que se resolve pela convivência pacífica. A repetição desse radical comum com outras letras ou palavras forma marcas novas, dotadas de apresentação nova, portanto, passíveis de registro”; (vi) “a interpretação correta acerca da ‘Teoria da Distância’ é demonstrar quais marcas novas podem ser registradas à luz das marcas já existentes, ‘medindo’ se ‘distância’ entre as marcas é suficiente para que a identidade delas perante o consumidor não enseja erro ou confusão. No caso objeto da presente demanda, fica claro que tanto o INPI quanto o juízo de origem desprezaram o exame da mencionada teoria com relação à marca ONEXX. A decisão administrativa acena equivocadamente para o argumento de que a marca da Apelante ‘imita’ a marca NEXX”; (vii) “entende a Apelante não estar infringindo direito constituído, visto que: (1) a marca em seu conjunto é diferente, com cunho próprio e não está violando direito de propriedade de terceiros; (2) com base no PRINCÍPIO DE ISONOMIA, eis que se outras marcas semelhantes para designar as mesmas atividades podem conviver pacificamente, sendo também inaplicável o inciso XIX, do artigo 124 da LPI, visto que a Apelante tem o lídimo direito de pleitear licitamente sua marca, existindo suficiente cunho distintivo”; (viii) “conforme bem desenvolvido na fundamentação da r. sentença hostilizada, o elemento ‘NEX’ e ‘EXX’, para produtos de artigo do vestuário encontra-se evidentemente diluído, como são exemplos registros anteriores analisados no próprio decisum. Porém, diverso do que proferiu o juízo de primeiro grau, verifica-se que pouco importa se a apresentação das marcas consideradas ‘fracas’ são mistas ou nominativas, havendo distinção suficiente entre os elementos, é possível o registro entre os elementos”;

Ao final, requer provimento ao recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de que a presente ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões (evento 92), INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, alegou, em síntese, que: (i) “no que tange ao exame da disponibilidade dos sinais, o Manual de Marcas (item 5.11) determina que os mesmos devem estar livres para serem apropriados como marca. Verifica-se no caso em tela que o sinal da Apelante não se encontra nessa situação, uma vez que outro sinal idêntico ou semelhante, pertencente a segmento de mercado idêntico ou afim, foi registrado no INPI e apontado pelo examinador como anterioridade impeditiva ao registro da marca da Autora, quando do requerimento”; (ii) “a tese da Apelante, portanto, não merece prosperar, uma vez que os conjuntos marcários em cotejo apresentam elemento nominativo e distintivo muito semelhante fonética e graficamente, o que acaba por gerar indesejável confusão entre os sinais e, consequentemente, entre os consumidores. Quanto à natureza dos serviços assinalados pelas empresas, verifica-se que todas atuam no comércio vestuário, configurando-se, assim, a infringência ao inciso XIX, do artigo 124, da LPI”; (iii) “vale destacar que os atos e decisões administrativos do INPI somente são passíveis de controle jurisdicional caso se mostrem ilegais ou dissonantes dos princípios constitucionais administrativos, especialmente daqueles inscritos no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Resta claro dos autos que a questão submetida ao Judiciário não versa sob qualquer aspecto de legalidade ou ilegitimidade dos atos do INPI. A Apelante busca discutir o mérito do ato administrativo do INPI - a colidência entre as marcas – substituindo a autarquia em sua função mais básica”.

Ao final, requer que seja negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença.

Prazo para apresentação das contrarrazões pela empresa K.V.M. COMÉRCIO E CONFECÇOES LTDA transcorrido in albis.

O MPF manifestou-se por seu desinteresse no feito (evento 4).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000411625v14 e do código CRC 058d0203.

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Data e Hora: 26/03/2021, às 20:20:28

Apelação Cível Nº 5040942-87.2018.4.02.5101/RJ

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO- Relator) Conheço da apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do recurso é reformar a sentença, que julgou improcedente a ação de nulidade de ato administrativo, o qual indeferiu o pedido de registro nº 903.551.985, referente à marca nominativa ONEXX, na classe NCL (9)25.

Após examinar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, além dos que desenvolvo a seguir.

Insurge-se a apelante contra a sentença sustentando que, para a verificação de violação de Direito Marcário, deve-se pautar pela teoria da distância.

Com efeito, no exame de eventual colidência, doutrina e jurisprudência têm tradicionalmente se utilizado da teoria da distância, que, fundamentando-se nos princípios da equidade e da igualdade, sustenta a coexistência de marcas quando a situação fática atual possibilite o convívio harmônico de signos semelhantes ou afins.

Na hipótese de pretensão a novo registro, examina-se, em regra, a distância entre o sinal pretendido e os que se lhe precedem no tempo, realizando um juízo a partir de um confronto entre os aspectos gráfico e fonético das marcas envolvidas, além de uma aferição da semelhança ou afinidade entre os segmentos mercadológicos em que se inserem.

No presente caso, verifica-se que não há a possibilidade de convivência harmônica de conjuntos tão semelhantes, pois o uso dos signos NEXX e ONEXX por sociedades diferentes em segmento mercadológico idêntico poderá causar confusão no mercado.

 Há clara e indiscutível existência de semelhança gráfica e fonética entre as marcas, capaz de gerar confusão no consumidor médio. As palavras que compõem cada uma das marcas são iguais em quase tudo, se diferenciando por uma única letra (NEXX e ONEXX), tendo a marca posterior aproveitado inclusive a utilização repetida da letra "X" (NEXX e ONEXX).

Deve-se, portanto,  reconhecer a colidência na hipótese em que houve primeiro o registro da marca NEXX, para o ramo de vestuário, seguindo-se, tempos depois, o registro da marca ONEXX, para o mesmo segmento de mercado.

Por fim, acerca dos argumentos trazidos pela apelante, com relação a eventuais posicionamentos do INPI em decisões proferidas em outros precedentes administrativos referentes a marcas estranhas à lide, acrescenta-se que, a comparação estabelecida com atos de deferimentos de outros registros, por si só, não é capaz de justificar a possibilidade de coexistência dos sinais ora exame.

Assevera-se que o objeto da presente demanda se restringe à análise da possibilidade de convivência entre a marca da autora e a marca da ré. Como sabido, cada pedido de registro deve ser analisado de forma independente, não cabendo aqui análise com relação a registros estranhos ao objeto da presente lide. Ademais, eventual equívoco cometido pela autarquia-ré na concessão de outros registros não pode servir como justificativa de manutenção de um registro passível de causar confusão ao público consumidor, como na presente hipótese.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação e majoro os honorários de sucumbência em 5% passando a condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC/2015.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000412089v25 e do código CRC bff986c4.

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Data e Hora: 26/03/2021, às 20:20:29

Apelação Cível Nº 5040942-87.2018.4.02.5101/RJ

VOTO-VISTA

I - A presente ação tem por objetivo a invalidação do ato do INPI que não concedeu o registro nº 903.551.985, referente à marca nominativa ONEXX, depositada em 13.04.2011 pela demandante HMAIS MANUFATURA DE ROUPAS EIRELI (ora apelante) para a classe NCL (9) 25: “Vestuário, calçados e chapelaria”, especificação: “Artigos de malha [vestuário]; Jaquetas; Vestuário; Saias; Casacos [vestuário]; Combinações [vestuário] ; Camisas; Paletós; Calças; Calças compridas; Sobretudos [vestuário]; Bermudas; Camisetas; Confeccionado [Vestuário]; Blazers [vestuário]”, conforme decisão proferida pela autarquia federal em 08.08.2017.

II - O INPI indeferiu a concessão do registro da autora com fundamento na vedação prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, tendo em vista a anterioridade do registro nº 900590920, referente à marca mista constituída da expressão NEXX, depositada em 03.11.2007, concedida na data de 12.03.2013 em favor de K.V.M. COMERCIO E CONFECCOES LTDA. (ré na ação de origem e ora apelada), para a mesma classe NCL (9) 25 (“Vestuário, calçados e chapelaria”), especificação: “saias; camisetas; confeccionado [vestuário]; roupa de baixo; camisas; pijamas; robe; casacos [vestuário]; coletes; luvas [vestuário]; maiô; sungas; artigos de malha [vestuário]; bermudas; combinações [vestuário]; macacões; camisola; canga; suéteres; jaquetas; meias; vestuário”).

III - Sob o prisma nominativo, verifica-se que a expressão NEXX, que compõe a marca mista levantada como impeditiva ao registro da autora e ora apelante, não é dicionarizada, mas tem ampla utilização no segmento de mercado para o qual foram depositados tanto o signo da demandante quanto da sociedade ré (Classe NCL (9) 25: “Vestuário, calçados e chapelaria”), constatação que também é atingida com relação a sua variação NEX, constituída de apenas um “X”.

IV - O termo NEXX, ou NEX, trata-se de expressão diluída para assinalar produtos e serviços no segmento de roupas e vestuário, razão por que a anterior concessão do registro, em favor da ré K.V.M. COMERCIO E CONFECCOES LTDA., da marca NEXX (registro nº 900590920) não representa impeditivo à apropriação pela autora do termo ONEXX como marca nominativa (registro nº 903.551.985), que guarda suficiente diferenciação se comparada com o sinal da demandada, mormente se se atentar que a marca tida como impeditiva foi registrada em sua apresentação mista.

V – No contexto delineado nos autos, mostra-se possível a convivência das marcas no mercado, não havendo que falar em risco de confusão ou associação pelo consumidor, invocado com base no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96; além do que é aplicável ao caso a Teoria da Distância, segundo a qual, em um mesmo segmento mercadológico, uma marca nova não precisa ser mais diferente do que as marcas já existentes são entre si.

VI - Inexiste fundamento para a condenação do INPI nos ônus de sucumbência, pois, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; e tal condenação representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

VII – Voto vista no sentido de, divergindo do Eminente Relator, dar provimento à apelação da autora para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que não concedeu em favor da recorrente o registro nº 903.551.985, referente à marca nominativa ONEXX. Ônus de sucumbência a serem arcados unicamente pela sociedade corré. no mesmo patamar que foi fixado na sentença; isentando o INPI quanto ao pagamento dessas verbas.

Trata-se de apelação interposta nos autos de ação ajuizada HMAIS MANUFATURA DE ROUPAS EIRELI (ora apelante) em face de K.V.M. COMERCIO E CONFECCOES LTDA. e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, com o objetivo de invalidar o ato administrativo da autarquia federal que não concedeu o registro nº 903.551.985, referente à marca nominativa ONEXX, com a consequente concessão do registro à demandante.

Na sentença proferida no evento nº 79 (autos de origem), o MM. Juiz da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos principais: 1) é “inegável similitude gráfica e fonética entre o elemento principal e atrativo de ambas as marcas, além da identidade do seguimento mercadológico, são capazes de gerar confusão no consumidor, acerca de sua procedência, podendo levar o público consumidor a crer que se trata de mercadoria oriunda do mesmo fabricante”; 2) “A Autora sustenta, ainda, que o INPI estaria agindo de forma contraditória ao conceder o registro de outras marcas compostas pela expressão “NEX”, tais como: SANEX, DANEXX, NEXXUS, DX DANEXX, INEX JEANS, SENEX, NEXY, NEXIS, NUXX, entre outras, conforme se verifica da tabela colacionada na página 3 da inicial, enquanto tão somente o pedido da Autora restou impedido”; 3) “No entanto, tal alegação não merece prosperar. Isto porque, verifica-se que em todos os exemplos citados pela Autora, as marcas possuem algum tipo de elemento diferenciador, seja o acréscimo de outras letras, de um elemento nominativo secundário ou elemento figurativo, no caso das marcas mistas, que lhe atribuem a distintividade necessária para que seja possível proceder com o registro. Por isso, não há que se falar em decisão contraditória por parte da Autarquia, na medida em que os precedentes mencionados na exordial não podem servir de parâmetro para o caso em análise”.

A autora HMAIS MANUFATURA DE ROUPAS EIRELI interpôs apelação (evento nº 84), sustentando, em resumo: 1) “se um radical, um sufixo ou um prefixo de uma marca se repete em várias marcas, uma marca nova que venha se utilizar do mesmo radical, sufixo ou prefixo não causará violação ou conflito às marcas anteriormente registradas. Há o que se denomina convivência pacífica entre marcas”; 2) “a Apelante traz à baila na exordial diversas marcas compostas pelos radicais ‘NEX’ e ‘NEXX’ em nome de titulares distintos, como no caso em tela, extraídas diretamente do banco de dados desse r. Instituto e comprovar de uma vez por todas que é perfeitamente possível a convivência pacifica de ambas no mercado”; 3) “recentemente, a Apelante ficou MUITO surpresa ao verificar que determinada empresa obteve o deferimento do pedido da marca ONEX”; 4) “a Requerente está desde 2011 aguardando uma decisão sobre a marca ONEXX, a qual foi indeferida, realizou-se recurso, sendo necessário ainda ação judicial para reverter a situação, quando uma empresa terceira faz o pedido em 2018 (SETE ANOS DEPOIS DA REQUERENTE) e consegue o deferimento da marca sem o menor impedimento”; 5) “se um termo usado numa marca se repete em outras marcas, essa diluição torna o termo comum e vulgar, impassível de apropriação exclusiva por apenas um titular. Mais uma vez, trata-se de questão que se resolve pela convivência pacífica. A repetição desse radical comum com outras letras ou palavras forma marcas novas, dotadas de apresentação nova, portanto, passíveis de registro”; 6) “a interpretação correta acerca da ‘Teoria da Distância’ é demonstrar quais marcas novas podem ser registradas à luz das marcas já existentes, ‘medindo’ se ‘distância’ entre as marcas é suficiente para que a identidade delas perante o consumidor não enseja erro ou confusão. No caso objeto da presente demanda, fica claro que tanto o INPI quanto o juízo de origem desprezaram o exame da mencionada teoria com relação à marca ONEXX. A decisão administrativa acena equivocadamente para o argumento de que a marca da Apelante ‘imita’ a marca NEXX”; 7) “entende a Apelante não estar infringindo direito constituído, visto que: (1) a marca em seu conjunto é diferente, com cunho próprio e não está violando direito de propriedade de terceiros; (2) com base no PRINCÍPIO DE ISONOMIA, eis que se outras marcas semelhantes para designar as mesmas atividades podem conviver pacificamente, sendo também inaplicável o inciso XIX, do artigo 124 da LPI, visto que a Apelante tem o lídimo direito de pleitear licitamente sua marca, existindo suficiente cunho distintivo”; 8) “conforme bem desenvolvido na fundamentação da r. sentença hostilizada, o elemento ‘NEX’ e ‘EXX’, para produtos de artigo do vestuário encontra-se evidentemente diluído, como são exemplos registros anteriores analisados no próprio decisum. Porém, diverso do que proferiu o juízo de primeiro grau, verifica-se que pouco importa se a apresentação das marcas consideradas ‘fracas’ são mistas ou nominativas, havendo distinção suficiente entre os elementos, é possível o registro entre os elementos”.

Ao apreciar a apelação, o Eminente Relator, Desembargador Marcello Granado, houve por bem desprovê-la, sob os seguintes fundamentos: 1) “no exame de eventual colidência, doutrina e jurisprudência têm tradicionalmente se utilizado da teoria da distância, que, fundamentando-se nos princípios da equidade e da igualdade, sustenta a coexistência de marcas quando a situação fática atual possibilite o convívio harmônico de signos semelhantes ou afins”; 2) “No presente caso, verifica-se que não há a possibilidade de convivência harmônica de conjuntos tão semelhantes, pois o uso dos signos NEXX e ONEXX por sociedades diferentes em segmento mercadológico idêntico poderá causar confusão no mercado”; 3) “Há clara e indiscutível existência de semelhança gráfica e fonética entre as marcas, capaz de gerar confusão no consumidor médio. As palavras que compõem cada uma das marcas são iguais em quase tudo, se diferenciando por uma única letra (NEXX e ONEXX), tendo a marca posterior aproveitado inclusive a utilização repetida da letra "X" (NEXX e ONEXX)”; 4) “Deve-se, portanto, reconhecer a colidência na hipótese em que houve primeiro o registro da marca NEXX, para o ramo de vestuário, seguindo-se, tempos depois, o registro da marca ONEXX, para o mesmo segmento de mercado”.

Feito esse breve histórico da causa, passo a proferir meu voto vista.

Como já salientado, a presente ação tem por objetivo a invalidação do ato do INPI que não concedeu o registro nº 903.551.985, referente à marca nominativa ONEXX, depositada em 13.04.2011 pela demandante HMAIS MANUFATURA DE ROUPAS EIRELI (ora apelante) para a classe NCL (9) 25: “Vestuário, calçados e chapelaria”, especificação: “Artigos de malha [vestuário]; Jaquetas; Vestuário; Saias; Casacos [vestuário]; Combinações [vestuário] ; Camisas; Paletós; Calças; Calças compridas; Sobretudos [vestuário]; Bermudas; Camisetas; Confeccionado [Vestuário]; Blazers [vestuário]”, conforme decisão proferida pela autarquia federal em 08.08.2017 (publicada na Revista da Propriedade Industrial  - RPI nº 2431).

O INPI indeferiu a concessão do registro da autora com fundamento na vedação prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (“XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”), tendo em vista a anterioridade do registro nº 900590920, referente à marca mista constituída da expressão NEXX, depositada em 03.11.2007, concedida na data de 12.03.2013 em favor de K.V.M. COMERCIO E CONFECCOES LTDA. (ré na ação de origem e ora apelada), para a mesma classe NCL (9) 25 (“Vestuário, calçados e chapelaria”), especificação: “saias; camisetas; confeccionado [vestuário]; roupa de baixo; camisas; pijamas; robe; casacos [vestuário]; coletes; luvas [vestuário]; maiô; sungas; artigos de malha [vestuário]; bermudas; combinações [vestuário]; macacões; camisola; canga; suéteres; jaquetas; meias; vestuário”, com a seguinte representação visual:

Sob o prisma nominativo, verifica-se que a expressão NEXX, que compõe a marca mista levantada como impeditiva ao registro da autora e ora apelante, não é dicionarizada, mas tem ampla utilização no segmento de mercado para o qual foram depositados tanto o signo da demandante quanto da sociedade ré (Classe NCL (9) 25: “Vestuário, calçados e chapelaria”), constatação que também é atingida com relação a sua variação NEX, constituída de apenas um “X”. Uma consulta ao banco de dados disponibilizado pelo INPI em seu portal mantido na rede mundial de computadores (https://www.gov.br/inpi/pt-br), utilizando-se dos referidos termos NEXX e NEX, resulta em vários signos compostos dessas partículas para a referida classe NCL (9) 25. Além das invocadas pelas demandante nos autos, SANEX (registro nº 822344696, marca nominativa), DANEXX (registro n º 814202934, marca nominativa), DX DANEXX (registro nº 818956240, marca mista), NEXIS (registro nº 902299603, marca mista); é possível verificar também a existência da marca ONEX (registro nº 914023764, marca mista), NEXXUS (registro 817024212, marca nominativa), NEXUS (registro nº 006835317, marca nominativa), NEXTSTORE (registro nº 823971414, marca nominativa), NEXON (registro nº 900928913, marca nominativa), NEXSTAR (registro nº 919431003, marca mista), dentre outras.

Desse modo, no entender deste julgador, o termo NEXX, ou NEX, trata-se de expressão diluída para assinalar produtos e serviços no segmento de roupas e vestuário, razão por que a anterior concessão do registro, em favor da ré K.V.M. COMERCIO E CONFECCOES LTDA., da marca NEXX (registro nº 900590920) não representa impeditivo à apropriação pela autora do termo ONEXX como marca nominativa (registro nº 903.551.985), que guarda suficiente diferenciação se comparada com o sinal da demandada. A distinção constatada ganha maior relevo quando se atenta que o signo titularizado pela autora HMAIS MANUFATURA DE ROUPAS EIRELI (ONEXX) foi depositado em sua apresentação nominativa, ao passo que a marca da ré K.V.M. COMERCIO E CONFECCOES LTDA. (NEXX) foi registrada em sua apresentação mista, conforme já demonstrado no presente pronunciamento. Tal contexto, a meu sentir, possibilita a convivência das marcas no mercado, afastando o risco de confusão ou associação pelo consumidor, invocado com base no já mencionado inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96.

Diante dessas premissas, entendo que deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que não concedeu em favor da recorrente o registro nº 903.551.985, referente à marca nominativa ONEXX; mormente por ser aplicável ao caso a Teoria da Distância, segundo a qual, em um mesmo segmento mercadológico, uma marca nova não precisa ser mais diferente do que as marcas já existentes são entre si. Quanto ao tema, convém remeter aos termos da decisão do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, no recurso de revista nº 02B3431: “Propondo que o titular dum sinal distintivo (a marca “Dr Martens”, neste caso) não pode exigir que um sinal concorrente (o da ora recorrente) guarde maior distância em relação ao seu sinal do que aquela que ele próprio observou relativamente a sinais pré-existentes (no caso, a predita marca nº 247.987, “Dr. Martinez”, da ora recorrente), essa teoria surge reportada essencialmente a sinais fracos, isto é, desprovidos de eficácia distintiva, a que falte aptidão diferenciadora”.

Quanto aos ônus de sucumbência resultantes da reforma da sentença, entendo que não há fundamento para a condenação do INPI nessas verbas.

Primeiramente, convém salientar que, em matéria de honorários advocatícios, é vigente no sistema processual brasileiro o princípio do sucumbimento (rectius: sucumbência), e não o da causalidade, pelo qual a parte vencida no processo responde pelo pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional, consoante o que é preceituado no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 (“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”) e no § 2º do artigo 82 do mesmo diploma (“§ 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”).

Contudo, não se pode ignorar a situação sui generis do INPI que, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de patente, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial. E a condenação do INPI nos ônus de sucumbência representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

Quanto ao pagamento de custas, não se pode olvidar que o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI goza de isenção prevista no inciso I do artigo 4º da Lei nº 9.289-96 ("Art. 4º. São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;"), sendo oportuno ressaltar que, no caso dos autos, essa autarquia federal não se enquadra na ressalva feita parágrafo único do mesmo artigo quanto ao reembolso das despesas judiciais feitas pelo autor ("Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora"). Por essas razões que entendo estar afastada a sua condenação da autarquia federal também no pagamento dessa verba de sucumbência.

Isso posto, voto no sentido de, divergindo respeitosamente do Eminente Relator, dar provimento à apelação da autora HMAIS MANUFATURA DE ROUPAS EIRELI para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que não concedeu em favor da recorrente o registro nº 903.551.985, referente à marca nominativa ONEXX. Ônus de sucumbência a serem arcados unicamente pela corré K.V.M. COMERCIO E CONFECCOES LTDA. no mesmo patamar que foi fixado na sentença; isentando o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI quanto ao pagamento dessas verbas.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000734026v3 e do código CRC dbef3422.

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Apelação Cível Nº 5040942-87.2018.4.02.5101/RJ

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL- DIREITO MARCÁRIO- NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA- CONFLITO ENTRE AS MARCAS NEXX e ONEXX- VIOLAÇÃO ART. 124, XIX, DA LPI- IDENTIDADE GRÁFICA  DAS MARCAS EM COTEJO - CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA– MESMO SEGMENTOS MERCADOLÓGICO- TEORIA DA DISTâNCIA- APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Caso concreto- pedido de nulidade de ato administrativo, que indeferiu o pedido de registro nº 903.551.985, referentes à marca nominativa “ONEXX”, na classe NCL (9)25.

2. Sentença-  O Juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral por entender que: (i) “compulsando os autos, primeiramente, conclui-se ser incontroverso o fato de que o registro de titularidade da empresa Ré é anterior aos pedidos de registros depositados pela Autora”; (ii) “quanto à análise da colidência entre os sinais e o risco de haver confusão ou associação indevida, entendo que após o exame comparativo das marcas, nota-se que existe semelhança gráfica e fonética em relação ao principal elemento atrativo do registro impeditivo em vigor, a expressão ‘NEXX’, tendo em vista que a diferença seria apenas uma letra, no caso o acréscimo da letra ‘O’ na marca da Autora ‘ONEXX’, razão pela qual é possível concluir que o pedido de registro da Autora configura reprodução parcial do elemento nominativo da anterioridade apontada”; (iii) “o termo ‘NEXX’ que compõe a marca da empresa Ré constitui um sinal arbitrário e não descritivo e/ou evocativo, uma vez que o referido termo não decorre, necessariamente, de produtos do vestuário. Por tal razão, não há que se falar em aplicação do inciso VI do artigo 124 da LPI a hipótese vertente”; (iv) “quanto à análise da afinidade mercadológica, é incontroverso que os produtos assinalados pelo sinal marcário da Autora são idênticos aos da marca considerada anterioridade impeditiva, tendo em vista que ambas assinalam produtos do vestuário em geral”; (v) “no que concerne ao aspecto material do mercado relevante, levando em consideração os produtos comercializados pelas empresas e também o tipo de consumidor a que estes produtos se destinam (público em geral/consumidor leigo), perfeitamente possível se cogitar o risco de haver fungibilidade/permutabilidade entre eles pelo público consumidor”; (vi) “verifica-se que em todos os exemplos citados pela Autora, as marcas possuem algum tipo de elemento diferenciador, seja o acréscimo de outras letras, de um elemento nominativo secundário ou elemento figurativo, no caso das marcas mistas, que lhe atribuem a distintividade necessária para que seja possível proceder com o registro. Por isso, não há que se falar em decisão contraditória por parte da Autarquia, na medida em que os precedentes mencionados na exordial não podem servir de parâmetro para o caso em análise”; (v) "Para que não paire dúvida sobre essa questão, cumpre registrar que em consulta ao banco de dados do INPI, este Magistrado verificou que as marcas DX DANEXX, SENEX, NEXON, NEXIS, KNEXT, NEXY e NUXX são todas de apresentação mista, assim, além de outras letras acrescidas no elemento nominativo, apresentam elementos figurativos que lhe atribuem distintividade suficiente em relação à marca da empresa Ré. As marcas SANEX e NEXXUS, além de terem sido registradas em outra classe, qual seja, classe 03:20, referente a produtos de perfumaria e artigos de toucador, apresentam o acréscimo de outros elementos, tais como “SA” e “US”, que lhe tornam distintas no aspecto gráfico e fonético da marca de titularidade da empresa Ré. Da mesma forma, as marcas nominativas DANEXX e INEX JEANS, embora estejam na classe 25, também apresentam outros elementos em sua composição que as distinguem do sinal concedido a empresa Ré. Já as marcas NEXT UP, KNEXT e ANEXO são claramente distintas da marca NNEXX no que tange aos aspectos gráfico e fonético, possuindo pronúncia bem diferente. Ademais, o termo “NEXT” (do idioma inglês, que significa próximo) e a expressão “ANEXO” possuem significado conhecido pelo consumidor em gral que não se confunde com “NNEXX”. No que tange ao registro nº 914.023.764, referente à marca “ONEX”, concedida a terceiro, nota-se que se trata de sinal de apresentação mista, composto por elemento figurativo, que lhe atribui a necessária distintividade em relação a marca da empresa Ré, o que, provavelmente, justificaria sua concessão pelo INPI". (vi) “sendo o ato administrativo do INPI dotado de presunção de legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inverte-se o ônus da prova, cabendo à parte Autora provar que o indeferimento do pedido de registro de sua marca, ora impugnado, contraria as disposições da Lei de Propriedade Industrial, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual o referido ato deve ser mantido”.

3. Argumentos suscitados na apelação HMAIS MANUFATURA DE ROUPAS LTDA-  (i) “se um radical, um sufixo ou um prefixo de uma marca se repete em várias marcas, uma marca nova que venha se utilizar do mesmo radical, sufixo ou prefixo não causará violação ou conflito às marcas anteriormente registradas. Há o que se denomina convivência pacífica entre marcas”; (ii) “a Apelante traz à baila na exordial diversas marcas compostas pelos radicais ‘NEX’ e ‘NEXX’ em nome de titulares distintos, como no caso em tela, extraídas diretamente do banco de dados desse r. Instituto e comprovar de uma vez por todas que é perfeitamente possível a convivência pacifica de ambas no mercado”; (iii) “recentemente, a Apelante ficou MUITO surpresa ao verificar que determinada empresa obteve o deferimento do pedido da marca ONEX”; (iv) “a Requerente está desde 2011 aguardando uma decisão sobre a marca ONEXX, a qual foi indeferida, realizou-se recurso, sendo necessário ainda ação judicial para reverter a situação, quando uma empresa terceira faz o pedido em 2018 (SETE ANOS DEPOIS DA REQUERENTE) e consegue o deferimento da marca sem o menor impedimento”; (v) “se um termo usado numa marca se repete em outras marcas, essa diluição torna o termo comum e vulgar, impassível de apropriação exclusiva por apenas um titular. Mais uma vez, trata-se de questão que se resolve pela convivência pacífica. A repetição desse radical comum com outras letras ou palavras forma marcas novas, dotadas de apresentação nova, portanto, passíveis de registro”; (vi) “a interpretação correta acerca da ‘Teoria da Distância’ é demonstrar quais marcas novas podem ser registradas à luz das marcas já existentes, ‘medindo’ se ‘distância’ entre as marcas é suficiente para que a identidade delas perante o consumidor não enseja erro ou confusão. No caso objeto da presente demanda, fica claro que tanto o INPI quanto o juízo de origem desprezaram o exame da mencionada teoria com relação à marca ONEXX. A decisão administrativa acena equivocadamente para o argumento de que a marca da Apelante ‘imita’ a marca NEXX”; (vii) “entende a Apelante não estar infringindo direito constituído, visto que: (1) a marca em seu conjunto é diferente, com cunho próprio e não está violando direito de propriedade de terceiros; (2) com base no PRINCÍPIO DE ISONOMIA, eis que se outras marcas semelhantes para designar as mesmas atividades podem conviver pacificamente, sendo também inaplicável o inciso XIX, do artigo 124 da LPI, visto que a Apelante tem o lídimo direito de pleitear licitamente sua marca, existindo suficiente cunho distintivo”; (viii) “conforme bem desenvolvido na fundamentação da r. sentença hostilizada, o elemento ‘NEX’ e ‘EXX’, para produtos de artigo do vestuário encontra-se evidentemente diluído, como são exemplos registros anteriores analisados no próprio decisum. Porém, diverso do que proferiu o juízo de primeiro grau, verifica-se que pouco importa se a apresentação das marcas consideradas ‘fracas’ são mistas ou nominativas, havendo distinção suficiente entre os elementos, é possível o registro entre os elementos”;

4. Argumentos suscitados nas contrarrazões do INPI - (i) “no que tange ao exame da disponibilidade dos sinais, o Manual de Marcas (item 5.11) determina que os mesmos devem estar livres para serem apropriados como marca. Verifica-se no caso em tela que o sinal da Apelante não se encontra nessa situação, uma vez que outro sinal idêntico ou semelhante, pertencente a segmento de mercado idêntico ou afim, foi registrado no INPI e apontado pelo examinador como anterioridade impeditiva ao registro da marca da Autora, quando do requerimento”; (ii) “a tese da Apelante, portanto, não merece prosperar, uma vez que os conjuntos marcários em cotejo apresentam elemento nominativo e distintivo muito semelhante fonética e graficamente, o que acaba por gerar indesejável confusão entre os sinais e, consequentemente, entre os consumidores. Quanto à natureza dos serviços assinalados pelas empresas, verifica-se que todas atuam no comércio vestuário, configurando-se, assim, a infringência ao inciso XIX, do artigo 124, da LPI”; (iii) “vale destacar que os atos e decisões administrativos do INPI somente são passíveis de controle jurisdicional caso se mostrem ilegais ou dissonantes dos princípios constitucionais administrativos, especialmente daqueles inscritos no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Resta claro dos autos que a questão submetida ao Judiciário não versa sob qualquer aspecto de legalidade ou ilegitimidade dos atos do INPI. A Apelante busca discutir o mérito do ato administrativo do INPI - a colidência entre as marcas – substituindo a autarquia em sua função mais básica”.

5. Sentença mantida- Semelhança gráfica e fonética entre  marcas, capaz de gerar confusão no consumidor médio. As palavras que compõem cada uma das marcas são iguais em quase tudo, se diferenciando por uma única letra, e são utilizadas para identificarem produtos no mesmo segmento de mercado. Comparação estabelecida com atos concessórios de outros registros, relativos a marcas semelhantes, por si só, não é capaz de justificar a imposição de coexistência dos sinais ora em exame.

6. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencido o Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, NEGAR PROVIMENTO à apelação e majoro os honorários de sucumbência em 5% passando a condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC/2015, nos termos do voto do relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000412594v11 e do código CRC 62d16254.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 03/05/2022, às 19:48:20

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Virtual DE 05/04/2021

Apelação Cível Nº 5040942-87.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Pedido Vista: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Pedido Vista: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Virtual DE 03/11/2021

Apelação Cível Nº 5040942-87.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): MARCIO BARRA LIMA

VOTANTE: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

Votante: Desembargador Federal WILLIAM DOUGLAS RESINENTE DOS SANTOS

LUIS MIGUEL RAMOS Y CERÓN

Secretário

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO JULGAMENTO AMPLIADO - 942 DE 21/03/2022

Apelação Cível Nº 5040942-87.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): MARCIO BARRA LIMA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal PAULO CESAR MORAIS ESPIRITO SANTO

Votante: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIE

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária