Apelação Cível Nº 5002207-82.2018.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interpostas por A C AMAZONAS EIRELI, em face da sentença do juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 51), datada de 19/03/2019, integrada pelos embargos declaratórios (evento 64), que julgou improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, a pretensão autoral de nulidade da decisão do INPI que, em sede de procedimento administrativo, decidiu pelo indeferimento do pedido de registro nº 902.859.544 para a marca “NATUCLEAN”, na classe 03 ( N CL - 9 ) ,condenando, a ora apelante, em custas e honorários advocatícios de sucumbências, em favor da empresa ré e do INPI, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante art. 85, §2º, do CPC/2015.

Em sentença, o juízo a quo, julgou improcedente a pretensão autoral por entender que: (i) “primeiramente, importante destacar ser inconteste o fato de que o princípio da anterioridade milita em favor da empresa Ré, que registrou primeiro (em 26/04/2007) sua marca ‘NATUCLIN’ perante o INPI”; (ii) “de fato, compulsando os autos, constata-se que a Autora exerce a atividade principal de ‘fabricação de produtos de limpeza e polimento’, bem como as atividades secundárias de ‘fabricação de sabões e detergentes sintéticos; fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada’ (CNPJ constante do anexo 3 do evento 1), as quais, sem dúvida, são semelhantes as da empresa Ré (‘comércio e importação de artigos de perfumaria, cosméticos, limpeza, higiene, produtos homeopáticos e produtos naturais’ – Contrato Social constante do anexo 3 do evento 36), restando caracterizada a identidade e entre as atividades exercidas pelas empresas litigantes, uma vez que ambas atuam no ramo de fabricação e comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal”; (iii) “conclui-se ser inviável a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo, pois, além da semelhança gráfica e fonética dos sinais em cotejo, foi verificada a relação de afinidade no que diz respeito ao gênero das empresas titulares das marcas NATUCLEAN e NATUCLIN, que exercem atividades econômicas que guardam relação uma com os produtos da outra, o que gera risco dos consumidores incorrerem em erro ou confusão”; (iv) “sendo o ato administrativo do INPI dotado de presunção de legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inverte-se o ônus da prova, cabendo à parte Autora provar que o indeferimento do registro de sua marca, ora impugnado, contraria as disposições da Lei de Propriedade Industrial, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual o referido ato deve ser mantido”.

A sentença foi integrada pelos embargos de declaração (evento  64). O Juízo de 1º grau entendeu, que: (i) “cumpre esclarecer que o fato do registro considerado impeditivo ser formado por expressão considerada evocativa (NATU e CLIN), as quais possuem relação conceitual com os produtos assinalados, traz uma menor distintividade para as marcas registradas, sendo o escopo de proteção reduzido. Porém, é importante deixar claro que o escopo de proteção, embora menor, não é nulo”; (ii) “quando duas marcas evocativas não possuírem distintividade quando analisadas no conjunto, por serem extremamente próximas e semelhantes ou idênticas, não é recomendável que se admita a convivência pacífica entre as mesmas, ainda mais quando verificada a existência de afinidade mercadológica, sob pena de gerar confusão ou associação indevida no público consumidor, em ofensa a proibição prevista no inciso XIX do art. 124 da LPI”; (iii) “embora as expressões ‘NATU’ (natural/natureza) e ‘CLIN’ (limpo/limpeza) quando analisadas isoladamente tenham relação com o produto, nota-se que a expressão registrada pela embargada ‘NATUCLIN’ é formada pela aglutinação ou justaposição de dois radicais evocativos formando um novo termo, sendo que de acordo com o Manual de Marcas, tal processo de formação de novas palavras é potencialmente capaz de conferir suficiente distintividade ao conjunto, tornando-o passível de registro, desde que o vocábulo ou expressão gerado não sejam utilizados no segmento mercadológico para identificar produto/serviço que o sinal visa assinalar, ou, ainda, uma de características ou propriedades”; (iv) “os embargos devam ser acolhidos apenas para sanar a omissão e aclarar a decisão embargada, mantendo-a em todos os seus demais termos”.

Em razões recursais (evento 71), A C AMAZONAS EIRELI, alegou, em síntese, que: (i) “é de conhecimento notório que marcas idênticas e/ou semelhantes podem coexistir nos termos do princípio da especialidade, desde que para proteger produtos e serviços distintos, situação esta verificada nestes autos, que conta, ainda, com o fato de as expressões marcarias das partes ostentarem caráter comum e vocativo”; (ii) “a diversidade das atividades das partes e, por consequência, dos produtos que visam assinalar com os sinais ‘NATUCLEAN’ e ‘NATUCLIN’, evidenciam a necessidade de aplicação do Princípio da Especilidade”; (iii) “surge com o equívoco notório o ato de confundir ‘AFINIDADE ENTRE PRODUTOS’ com ‘AFINIDADE ENTRE O ÂMBITO EM QUESTÃO INSERIDOS’, o que já foi separado e definido por este C. Tribunal”; (iv) “não obstante a clara distinção dos mercados tencionados pelas partes, importa asseverar, especialmente, que constitui fato incontroverso que a expressão ‘NATUCLIN’ trata-se de um vocábulo de uso comum e de caráter vocativo, pois o mesmo se classifica como fraco, isto é, de reduzido grau de distintividade, por estar associada aos produtos/ serviços que pretende-se proteger”; (v) “a posição adotada pela r. Autarquia não guarda consonância com o julgamento que outrora proferiu envolvendo marcas semelhantes, questão esta que, em sede de defesa, asseverou ter sido um ‘equívoco’ ”; (vi) “os atos do INPI, sendo equivocados ou não, geram efeitos jurídicos e, por consequência lógica, servem de precedente que deve ser considerado nos termos do principio constitucional da isonomia, pois, caso contrário, terceiros estão obtendo vantagens em detrimento de outros”.

Ao final, requer provimento ao recurso, com a reforma integral da sentença, a fim de que a presente ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões (evento 79), INPI, alegou, em síntese, que: (i) “a sentença ora combatida analisou de forma correta o presente litígio, pelo que o recurso de apelação interposto pela autora não merece acolhida”; (ii) “como se vê ao longo da sentença, que foi integrada pela do evento 64, todos os argumentos postos pela parte autora foram pontualmente rebatidos, tendo sido facultada ampla instrução probatória, bem como foram respeitados todos os tramites processuais”; (iii) “apelação interposta não traz novos argumentos, além daqueles já deduzidos, capazes, por si sós, de proporcionar a reforma da sentença”; (iv) “o INPI,ora Apelado, se reporta aos demais elementos constantes dos autos, pois guardam consistência suficiente para demonstrar a insubsistência do contido na apelação”.

Ao final, requer que seja negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença.

Em contrarrazões (evento 81), NATUCLIN COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E MANUFATURADOS LTDA, alegou, em síntese, que: “a decisão ora recorrida é bastante clara ao consignar que a decisão administrativa não apresentar qualquer nulidade, pois é baseada exclusivamente na legislação atinente ao caso".

Ao final, requer que seja negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença.

O MPF manifestou-se por seu desinteresse no feito (evento 4).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000379468v7 e do código CRC 39f87143.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 19/02/2021, às 14:49:51

Apelação Cível Nº 5002207-82.2018.4.02.5101/RJ

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO- Relator) Conheço da apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do recurso é reformar a sentença que julgou improcedente a ação de nulidade de ato administrativo, que indeferiu o pedido de registro sob nº 902.859.544, referente à marca nominativa “NATUCLEAN”, na classe NCL (9) 3, por ter sido considerado como anterioridade impeditiva o registro nº 900.292.016, referente à marca nominativa “NATUCLIN”, na classe NCL (9) 3.

Ante os fatos apresentados nos autos, entendo que o Juízo, ao sentenciar, embasou seu convencimento de forma clara e em consonância com a vasta doutrina e jurisprudência atinentes à espécie, não pairando quaisquer dúvidas sobre a matéria em enfoque.

As marcas “NATUCLIN” e “NATUCLEAN", por serem nominativas, possuem o seu grau de distintividade concentrado de forma exclusiva nos respectivos termos. No caso em tela, verifica-se a evidente aproximação gráfica entre os elementos, bem como a identidade fonética entre elas. O resultado é a clara dificuldade de distinção verbal das marcas.

Além disso, no que tange ao segmento mercadológico,  constata-se que a Apelante exerce a atividade principal de “fabricação de produtos de limpeza e polimento”, bem como as atividades secundárias de “fabricação de sabões e detergentes sintéticos; fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada”, as quais, sem dúvida, são semelhantes as da empresa Ré (“comércio e importação de artigos de perfumaria, cosméticos, limpeza, higiene, produtos homeopáticos e produtos naturais”), restando caracterizada a identidade e entre as atividades exercidas pela empresas litigantes, uma vez que ambas atuam no ramo de fabricação e comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

No que diz respeito às marcas,  a sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

Assim,  diante da identidade entre segmento mercadológicos pelas marcas em cotejo e da grande semelhança gráfica e fonética entre os elementos distintivos dos sinais – “NATUCLIN” e “NATUCLEAN" – existe real possibilidade de confusão ou associação errônea por parte do público consumidor com relação à origem comercial destes produtos, podendo os mesmos serem percebidos até mesmo como produtos complementares provenientes da mesma empresa ou de empresas do mesmo grupo econômico, o que não constitui a hipótese dos autos.

Desta forma, considerando entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença1 ou do parecer ministerial2 - motivação “per relationem” -, adoto os fundamentos da sentença apelada, dos quais extraio os seguintes excertos, in verbis:

De fato, compulsando os autos, constata-se que a Autora exerce a atividade principal de “fabricação de produtos de limpeza e polimento”, bem como as atividades secundárias de “fabricação de sabões e detergentes sintéticos; fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada” (CNPJ constante do anexo 3 do evento 1), as quais, sem dúvida, são semelhantes as da empresa Ré (“comércio e importação de artigos de perfumaria, cosméticos, limpeza, higiene, produtos homeopáticos e produtos naturais” – Contrato Social constante do anexo 3 do evento 36), restando caracterizada a identidade e entre as atividades exercidas pela empresas litigantes, uma vez que ambas atuam no ramo de fabricação e comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

Diante disso, comungo do entendimento proferido pela DIRMA, em seu parecer técnico (anexo 2 do evento 21), no sentido de que resta clara a afinidade mercadológica entre os gêneros das empresas e atividades por elas exercidas, merecendo reprodução o seguinte trecho:

“Aqui, a relação de afinidade existente deve ser encarada não sobre a perspectiva de espécie de produtos designados pelas marcas, mas, sim, do gênero das empresas que são responsáveis por produzi-los/fabricá-los.

E, embora a requerente busque a todo tempo pavimentar um caminho que conduza à conclusão de que ela – corroborada pela demonstração de sua atividade econômica principal – produza apenas aqueles produtos para os quais reivindica a proteção marcária, em consulta ao seu CNPJ, verifica-se que, além de “fabricação de produtos de limpeza e polimento”, a demandante, conforme reprodução abaixo, possui como atividade econômica “fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal”, ou seja, atividade de onde se originam os produtos da 2ª demandada.”

Dessa forma, a alegação da Autora no sentido de existir suficiente distintividade entre as marcas em questão não merece prosperar, pois como bem asseverou o setor técnico da Autarquia no parecer técnico “vê-se, legitimamente, a demandante pode – como deve ocorrer – produzir cosméticos e afins, e, embora seu pedido de registro de marca seja para produtos de limpeza, seus consumidores podem, em tese, quando diante dos produtos da 2ª ré, associar a sua produção à autora, bem como, claramente, o contrário pode acontecer, e os consumidores da 2ª demandada, quando postos diante daqueles da demandante, associarem a produção deles àquela empresa”.

Ademais, conforme demonstra o documento constante do anexo 7 do evento 1 e a consulta feita no site da empresa Autora, www.caribeesenciais.com.br, nota-se que esta comercializa essências, existindo dentro do link “essênciais” as seguintes opções: essências de produtos de limpeza; perfumes; cosméticos; óleos de unção, etc. Ora, é indubitável que tais produtos (essências) possuem afinidade mercadológica com os produtos assinalados pela marca da empresa Ré.

Concordo, portanto, com a decisão do INPI, por concluir que, a concessão do registro pleiteado pela Autora pode gerar confusão ou associação indevida por parte do consumidor, violando, assim o inciso XIX do Artigo 124 da LPI.

Cumpre registrar, por oportuno, que o registro de marcas subordina-se ao chamado princípio da especialidade, segundo o qual a proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa.

Assim, desde que as marcas não possuam a proteção especial da declaração de alto renome e não haja possibilidade de confusão em relação à origem dos produtos/serviços em seus respectivos registros, permite-se a coexistência pacífica das marcas no mercado consumidor, ainda que haja entre elas identidade e semelhança gráfica e fonética.

Em outras palavras, o mencionado princípio somente autoriza que duas marcas idênticas ou semelhantes convivam simultaneamente quando em segmentos mercadológicos diversos, porquanto se destinam a clientelas próprias. O objetivo maior de tal regra é, além da proteção do empresário titular da marca anterior, livrando-o da concorrência desleal, a proteção ao consumidor, impedindo que seja o mesmo induzido a erro ou confusão.

Vale a pena transcrever a lição de Gama Cerqueira, a respeito do Princípio da Especialidade, no seguinte sentido:

“Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso”. (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade Industrial, 2ª edição, vol. 2, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 779).

Nessa linha de raciocínio, conclui-se ser inviável a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo, pois, além da semelhança gráfica e fonética dos sinais em cotejo, foi verificada a relação de afinidade no que diz respeito ao gênero das empresas titulares das marcas NATUCLEAN e NATUCLIN, que exercem atividades econômicas que guardam relação uma com os produtos da outra, o que gera risco dos consumidores incorrerem em erro ou confusão.

(...)

Cumpre esclarecer que o fato do registro considerado impeditivo ser formado por expressão considerada evocativa (NATU e CLIN), as quais possuem relação conceitual com os produtos assinalados, traz uma menor distintividade para as marcas registradas, sendo o escopo de proteção reduzido. Porém, é importante deixar claro que o escopo de proteção, embora menor, não é nulo.

Vale ressaltar, por oportuno, que a colidência entre marcas se afere por suas semelhanças, e não pela diferença entre os conjuntos marcários.

De fato, em regra, as marcas evocativas, compostas por expressões fantasiosas possuam o ônus da convivência com outras semelhantes, porém distintas no conjunto.

Todavia, quando duas marcas evocativas não possuírem distintividade quando analisadas no conjunto, por serem extremamente próximas e semelhantes ou idênticas, não é recomendável que se admita a convivência pacífica entre as mesmas, ainda mais quando verificada a existência de afinidade mercadológica, sob pena de gerar confusão ou associação indevida no público consumidor, em ofensa a proibição prevista no inciso XIX do art. 124 da LPI.  

Ademais, embora as expressões “NATU” (natural/natureza) e “CLIN” (limpo/limpeza) quando analisadas isoladamente tenham relação com o produto, nota-se que a expressão registrada pela embargada “NATUCLIN” é formada pela aglutinação ou justaposição de dois radicais evocativos formando um novo termo, sendo que de acordo com o Manual de Marcas, tal processo de formação de novas palavras é potencialmente capaz de conferir suficiente distintividade ao conjunto, tornando-o passível de registro, desde que o vocábulo ou expressão gerado não sejam utilizados no segmento mercadológico para identificar produto/serviço que o sinal visa assinalar, ou, ainda, uma de características ou propriedades, como se verifica pela transcrição dos trechos a seguir do referido Manual:

“Aglutinação ou justaposição de termos de uso comum com radicais evocativos formando um novo termo:

Neste caso, o processo de aglutinação ou justaposição é potencialmente capaz de conferir suficiente distintividade ao conjunto, tornando-o passível de registro, desde que o vocábulo ou expressão gerado não sejam utilizados no segmento mercadológico para identificar produto/serviço que o sinal visa assinalar, ou, ainda, uma de suas características ou propriedades.

Sendo assim, não há que se falar em irregistrabilidade da marca “NATUCLIN”, tendo em vista que, conforme fundamentação supra, não se aplica na hipótese a norma prevista no inciso V, do art. 124, da LPI,

A embargante sustenta, ainda, que o INPI atuou de modo contraditório e deferiu a marca de apresentação nominativa “NATU CLEAN”, para designar produtos da NCL (9) 3, especificamente, cosméticos, ou seja, mesmo segmento tencionado pela embargada.

No que tange a tal fato o INPI reconheceu no parecer técnico constante no anexo 2 do evento 21 que trata-se de um equívoco no exame de registrabilidade, que, entretanto, não produziu efeitos práticos, visto que a marca foi arquivada, não tendo havida, ao final, a concessão da marca. Assim, é óbvio que um erro/equívoco no exame de uma marca, não pode justificar a concessão de outra marca, visto que deve prevalecer a análise caso a caso e de forma individualizada pelo INPI e sempre em consonância com a Legislação de Propriedade Industrial.

Por fim, vale afastar os argumentos trazidos pela apelante, com relação a eventuais posicionamentos contraditórios do INPI em decisões proferidas em outros precedentes administrativos referentes a marcas estranhas à lide.

Verfica-se que a apelante utiliza casos como exemplos de hipóteses em que marcas muito semelhantes no mesmo seguimento de mercado foram deferidas pelo INPI.

Quanto a tal questão, entendo que a comparação estabelecida com atos de deferimentos de outros registros, por si só, não é capaz de justificar a possibilidade de coexistência das marcas ora em exame. O objeto desta demanda se restringe à análise da possibilidade de convivência entre a marca da autora e a marca da ré. Como sabido, cada pedido de registro deve ser analisado de forma independente, não cabendo aqui análise com relação a registros estranhos ao objeto da presente lide.

Ao teor do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação e majoro os honorários de sucumbência em 5% passando a condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC/2015.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000379747v60 e do código CRC 172afef4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 19/02/2021, às 14:49:51

Apelação Cível Nº 5002207-82.2018.4.02.5101/RJ

VOTO-VISTA

I - A presente ação foi ajuizada por A C AMAZONAS EIRELI (ora apelante) em face de NATUCLIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E MANUFATURADOS LTDA e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI com o objetivo de invalidar o ato da autarquia federal que manteve a não concessão do registro nº 902.859.544, referente à marca nominativa NATUCLEAN, depositado em 13.08.2010 pela demandante para a classe NCL (9) 03: “Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios”, especificação: “Cera para assoalhos e móveis; Descolorantes (Produtos -);Desentupir (Produtos para -) canos de esgoto; Álcali volátil [amoníaco] [detergente];Sabão desinfetante; Tira-manchas; Esmeril para limpeza; Produto antiderrapante e antideslizante para pisos; Ácido clorídrico usado como produto de limpeza; Giz para limpeza; Amaciantes de tecidos [lavanderia];Amoníaco [álcali volátil] [detergente]; Branquear (Soda para -) [soda cáustica]; Produtos para remover a pintura; Sabões; [...]”

II - Ao não conceder o registro, o INPI, em decisão proferida na data de 21.07.2015, tomou por fundamento a vedação prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, tendo em vista a anterior concessão do registro nº 900292016, referente à marca nominativa NATUCLIN, depositado em 26.04.2007, concedido na data de 22.12.2009, em favor da sociedade NATUCLIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E MANUFATURADOS LTDA. (corré na ação de origem e ora apelada), para a classe NCL (9) 03: “Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios”; especificação: “Cera para bigode; Depilatórios (Produtos -); Etéreas (Essências -); Jasmim (Óleo de -); Âmbar [perfume]; Antitranspirante (Sabonete -); Barbear (Produtos para -); Próteses dentárias (Preparações para limpeza de -); Pulverizadores para perfumar hálito; Erva para banho; Loções para uso cosmético; Óleo de lavanda; Óleos essenciais de limão; Óleos para perfumes e essências; Pedras pós-barba [antissépticas]; Acetona (removedor de esmalte de unhas); [...] Tinturas cosméticas; Limpeza (Leite de -) para toalete; Óleos essenciais; Pomadas para uso cosmético; Preparações cosméticas para emagrecimento; Produtos Depilatórios; Líquido, creme e pó para limpeza do dente; [...] Desodorante (Sabonete -);Lápis para uso cosmético; [...]”

III - As expressões que compõem os signos discutidos no processo são formadas da partícula NATU, a qual remete intuitivamente aos vocábulos NATURAL ou NATUREZA. De conseguinte, a partícula CLIN, integrante da marca titularizada pela corré NATUCLIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E MANUFATURADOS LTDA. (ora apelada), pode ser tida como abreviação do vocábulo CLÍNICA, o qual, dentre outras acepções, diz respeito a “prática ou exercício da medicina”. Além disso, a palavra CLEAN (que forma o signo titularizado pela autora, ora apelante) é termo da língua inglesa que significa “limpo, asseado. [...] claro, sem manchas, [...] liso, regular”.

IV - A marca NATUCLIN (titularizada pela corré e apelada), tida como impeditiva ao registro requerido pela recorrente da marca NATUCLEAN, mesmo que por aglutinação, é formada por expressões ou partículas dicionarizadas, desprovidas de ineditismo. Tal fato a caracteriza como “marca fraca”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9279-96.

V - Não podem as aludidas expressões serem apropriadas, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no art. 124, VI da Lei nº 9.279-96, que impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo as expressões um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento.

VI - O fato de a marca titularizada pela ora apelante (NATUCLEAN) ostentar caráter evocativo para o segmento de mercado a que se destina (“fabricação de produtos de limpeza e polimento”) não representa impeditivo ao seu registro, se dotado de grau mínimo de distintividade, como ressalvado, inclusive, na parte final do mencionado artigo 124, VI da Lei nº 9.279-96; sendo que o seu titular suportará o ônus da convivência com outros signos semelhantes. Além disso, está demonstrado nos autos a diluição do uso da partícula NATU, em aglutinação com outros vocábulos, para formação de expressões registradas como marca, mormente nos segmentos de mercado relativos a produtos de limpeza e cosméticos, abrangidos pela classe NCL 3.

VII - O próprio “Manual de Marcas do INPI”, em seu item 5.9.9, prevê a possibilidade, em princípio, de registro de marcas decorrentes da aglutinação ou justaposição de termos já existentes, sendo que, no presente caso, a concessão do privilégio sobre o signo NATUCLEAN (titularizado pela autora e ora apelante) encontra fundamento principal na viabilidade de convivência com o signo NATUCLIN (titularizado pela corré e ora apelada), haja vista a diluição do uso da partícula NATU e também diante do caráter comum da locução resultante da junção com partícula CLIN, decorrente da abreviação da palavra “clínica”.

VIII – Aplicável ao caso, outrossim, a Teoria da Distância, segundo a qual, em um mesmo segmento mercadológico, uma marca nova não precisa ser mais diferente do que as marcas já existentes são entre si.

IX – Inexiste fundamento para a condenação do INPI nos ônus de sucumbência, pois, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; e tal condenação representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

X – Voto vista no sentido de, divergindo respeitosamente do Eminente Relator, dar provimento à apelação da autora A C AMAZONAS EIRELI para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que não concedeu o registro nº 902.859.544, referente à marca nominativa NATUCLEAN. Invertida a condenação dos ônus de sucumbência, a ser arcada apenas pela corré NATUCLIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E MANUFATURADOS LTDA., isentando o INPI no pagamento dessas verbas.

Trata-se de apelação interposta nos autos de ação ajuizada por A C AMAZONAS EIRELI (ora apelante) em face de NATUCLIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E MANUFATURADOS LTDA e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, com o objetivo de que “seja declarada a nulidade do ato administrativo proferido pelo INPI que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 902.859.544 para a marca “NATUCLEAN”, na classe 03, visando a obtenção do mesmo”.

Na sentença proferida nos autos (Evento nº 51, integrada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração no Evento nº 64), o MM. Juiz da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Guilherme Correa de Araújo, julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos principais: 1) “Insurge-se a Autora contra o ato administrativo do INPI que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 902.859.544 para a marca “NATUCLEAN”, na classe 03, para assinalar produtos de limpeza, em geral, com fundamento no Artigo 124, inciso XIX, da LPI, por ter sido considerada como anterioridade impeditiva o registro nº 900.292.016, referente à marca nominativa “NATUCLIN”, na classe NCL (9) 3, para assinalar cosméticos e produtos de higiene pessoal”; 2) “O cerne da questão consiste, portanto, em verificar se a anterioridade das marcas da empresa Ré (“NATUCLIN”) tem o condão de impedir que os pedidos de registros da Autora (“NATUCLEAN”) sejam concedidos, sob o argumento de haver colidência suscetível de causar confusão ou associação indevida entre os signos em litígio, o que é vedado expressamente pelo art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96”; 3) “importante destacar ser inconteste o fato de que o princípio da anterioridade milita em favor da empresa Ré, que registrou primeiro (em 26/04/2007) sua marca “NATUCLIN” perante o INPI”; 4) “comungo do entendimento proferido pela DIRMA, em seu parecer técnico (anexo 2 do evento 21), no sentido de que resta clara a afinidade mercadológica entre os gêneros das empresas e atividades por elas exercidas”; 5) “a alegação da Autora no sentido de existir suficiente distintividade entre as marcas em questão não merece prosperar, pois como bem asseverou o setor técnico da Autarquia no parecer técnico “vê-se, legitimamente, a demandante pode – como deve ocorrer – produzir cosméticos e afins, e, embora seu pedido de registro de marca seja para produtos de limpeza, seus consumidores podem, em tese, quando diante dos produtos da 2ª ré, associar a sua produção à autora, bem como, claramente, o contrário pode acontecer, e os consumidores da 2ª demandada, quando postos diante daqueles da demandante, associarem a produção deles àquela empresa”; 6) “conforme demonstra o documento constante do anexo 7 do evento 1 e a consulta feita no site [sic] da empresa Autora, WWW.caribeesenciais.com.br, nota-se que esta comercializa essências, existindo dentro do link [sic] “essências” as seguintes opções: essências de produtos de limpeza; perfumes; cosméticos; óleos de unção, etc. Ora, é indubitável que tais produtos (essências) possuem afinidade mercadológica com os produtos assinalados pela marca da empresa Ré”; 7) “conclui-se ser inviável a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo, pois, além da semelhança gráfica e fonética dos sinais em cotejo, foi verificada a relação de afinidade no que diz respeito ao gênero das empresas titulares das marcas NATUCLEAN e NATUCLIN, que exercem atividades econômicas que guardam relação uma com os produtos da outra, o que gera risco dos consumidores incorrerem em erro ou confusão”; 8) “entendo que a decisão administrativa do INPI, ora impugnada, deve ser mantida, tendo em vista que resta clara a afinidade entre o gênero das empresas litigantes, quanto à atividades econômicas exercidas, o que possibilita a confusão no mercado, levando o consumidor comum, não especializado, a erro ou dúvida quanto à procedência dos produtos”; 9) “o fato do registro considerado impeditivo ser formado por expressão considerada evocativa (NATU e CLIN), as quais possuem relação conceitual com os produtos assinalados, traz uma menor distintividade para as marcas registradas, sendo o escopo de proteção reduzido. Porém, é importante deixar claro que o escopo de proteção, embora menor, não é nulo”; 10) “quando duas marcas evocativas não possuírem distintividade quando analisadas no conjunto, por serem extremamente próximas e semelhantes ou idênticas, não é recomendável que se admita a convivência pacífica entre as mesmas, ainda mais quando verificada a existência de afinidade mercadológica, sob pena de gerar confusão ou associação indevida no público consumidor, em ofensa a proibição prevista no inciso XIX do art. 124 da LPI”.

Em suas razões de recurso (evento 71, autos de origem), a autora A C AMAZONAS EIRELI, sustenta, em resumo: 1) “é de conhecimento notório que marcas idênticas e/ou semelhantes podem coexistir nos termos do princípio da especialidade, desde que para proteger produtos e serviços distintos, situação esta verificada nestes autos, que conta, ainda, com o fato de as expressões marcarias das partes ostentarem caráter comum e vocativo”; 2) “a diversidade das atividades das partes e, por consequência, dos produtos que visam assinalar com os sinais ‘NATUCLEAN’ e ‘NATUCLIN’, evidenciam a necessidade de aplicação do Princípio da Especialidade”; 3) “surge com o equívoco notório o ato de confundir ‘AFINIDADE ENTRE PRODUTOS’ com ‘AFINIDADE ENTRE O ÂMBITO EM QUESTÃO INSERIDOS’, o que já foi separado e definido por este C. Tribunal”; 4) “não obstante a clara distinção dos mercados tencionados pelas partes, importa asseverar, especialmente, que constitui fato incontroverso que a expressão ‘NATUCLIN’ trata-se de um vocábulo de uso comum e de caráter vocativo, pois o mesmo se classifica como fraco, isto é, de reduzido grau de distintividade, por estar associada aos produtos/ serviços que pretende-se proteger”; 5) “a posição adotada pela r. Autarquia não guarda consonância com o julgamento que outrora proferiu envolvendo marcas semelhantes, questão esta que, em sede de defesa, asseverou ter sido um ‘equívoco’ ”; 6) “os atos do INPI, sendo equivocados ou não, geram efeitos jurídicos e, por consequência lógica, servem de precedente que deve ser considerado nos termos do princípio constitucional da isonomia, pois, caso contrário, terceiros estão obtendo vantagens em detrimento de outros”.

Em contrarrazões (Evento 79, autos de origem), o INPI ressalta, em síntese, que: 1) “a sentença ora combatida analisou de forma correta o presente litígio, pelo que o recurso de apelação interposto pela autora não merece acolhida”; 2) “como se vê ao longo da sentença, que foi integrada pela do evento 64, todos os argumentos postos pela parte autora foram pontualmente rebatidos, tendo sido facultada ampla instrução probatória, bem como foram respeitados todos os tramites processuais”; 3) “a apelação interposta não traz novos argumentos, além daqueles já deduzidos, capazes, por si sós, de proporcionar a reforma da sentença”; 4)  “o INPI, ora Apelado, se reporta aos demais elementos constantes dos autos, pois guardam consistência suficiente para demonstrar a insubsistência do contido na apelação”.

Ao apreciar o recurso, o Eminente Relator, Desembargador Marcello Granado, se pronunciou pelo seu desprovimento, sob os seguintes fundamentos: 1) “As marcas “NATUCLIN” e “NATUCLEAN", por serem nominativas, possuem o seu grau de distintividade concentrado de forma exclusiva nos respectivos termos. No caso em tela, verifica-se a evidente aproximação gráfica entre os elementos, bem como a identidade fonética entre elas. O resultado é a clara dificuldade de distinção verbal das marcas”; 2) “diante da identidade entre segmento mercadológicos pelas marcas em cotejo e da grande semelhança gráfica e fonética entre os elementos distintivos dos sinais – “NATUCLIN” e “NATUCLEAN" – existe real possibilidade de confusão ou associação errônea por parte do público consumidor com relação à origem comercial destes produtos, podendo os mesmos serem percebidos até mesmo como produtos complementares provenientes da mesma empresa ou de empresas do mesmo grupo econômico, o que não constitui a hipótese dos autos”; 3) “considerando entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença1 ou do parecer ministerial - motivação “per relationem” -, adoto os fundamentos da sentença apelada”; 4) “Por fim, vale afastar os argumentos trazidos pela apelante, com relação a eventuais posicionamentos contraditórios do INPI em decisões proferidas em outros precedentes administrativos referentes a marcas estranhas à lide. Verifica-se que a apelante utiliza casos como exemplos de hipóteses em que marcas muito semelhantes no mesmo seguimento de mercado foram deferidas pelo INPI”; 5) “Quanto a tal questão, entendo que a comparação estabelecida com atos de deferimentos de outros registros, por si só, não é capaz de justificar a possibilidade de coexistência das marcas ora em exame. O objeto desta demanda se restringe à análise da possibilidade de convivência entre a marca da autora e a marca da ré. Como sabido, cada pedido de registro deve ser analisado de forma independente, não cabendo aqui análise com relação a registros estranhos ao objeto da presente lide”.

Feito esse histórico da causa, passo a proferir meu voto vista.

Como já salientado, a presente ação foi ajuizada por A C AMAZONAS EIRELI (ora apelante) em face de NATUCLIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E MANUFATURADOS LTDA e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI com o objetivo de invalidar o ato da autarquia federal que manteve a não concessão do registro nº 902.859.544, referente à marca nominativa NATUCLEAN, depositado em 13.08.2010 pela demandante para a classe NCL (9) 03: “Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios”, especificação: “Cera para assoalhos e móveis; Descolorantes (Produtos -);Desentupir (Produtos para -) canos de esgoto; Álcali volátil [amoníaco] [detergente];Sabão desinfetante; Tira-manchas; Esmeril para limpeza; Produto antiderrapante e antideslizante para pisos; Ácido clorídrico usado como produto de limpeza; Giz para limpeza; Amaciantes de tecidos [lavanderia];Amoníaco [álcali volátil] [detergente];Branquear (Soda para -) [soda cáustica];Produtos para remover a pintura; Sabões; Preparado antiembaçante para limpeza; Substância abrasiva para limpeza ;Cera para lavanderia; Água de javel [água sanitária] [hipoclorito de potássio];Produtos químicos de uso doméstico para avivar cores [lavanderia]; [...] Cera para polir; Lavanderia (Produtos para -);Água sanitária [água de javel] [hipoclorito de potássio];Anil para lavanderia; Soda para branquear [soda cáustica];Tecidos (Amaciantes de -) [lavanderia];Óleos para limpeza; Polir (Produtos para -);Produtos para alvejar roupa; Corantes para lavanderia; Cristais de soda para a limpeza; Diamantina [abrasivo];Goma de amido [lavanderia]; Abrasivos; Alvejantes (Produtos -) [lavagem]; [...] Cera para assoalho; Desengordurar (Produtos para -), exceto os utilizados durante o processo de fabricação; Desinfetante (Sabão -); [...]”.

Ao não conceder o registro, o INPI, em decisão proferida na data de 21.07.2015, tomou por fundamento a vedação prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (“XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”), tendo em vista a anterior concessão do registro nº 900292016, referente à marca nominativa NATUCLIN, depositado em 26.04.2007, concedido na data de 22.12.2009, em favor da sociedade NATUCLIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E MANUFATURADOS LTDA. (corré na ação de origem e ora apelada), para a classe NCL (9) 03: “Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios”; especificação: “Cera para bigode; Depilatórios (Produtos -); Etéreas (Essências -); Jasmim (Óleo de -); Âmbar [perfume]; Antitranspirante (Sabonete -); Barbear (Produtos para -); Próteses dentárias (Preparações para limpeza de -); Pulverizadores para perfumar hálito; Erva para banho; Loções para uso cosmético; Óleo de lavanda; Óleos essenciais de limão; Óleos para perfumes e essências; Pedras pós-barba [antissépticas]; Acetona (removedor de esmalte de unhas); Caixa para pó de arroz [estojo cosmético];Água dentifrícia; Água-de-toalete; Cílios (Produtos cosméticos para os-); Cosméticos; Cosméticos (Estojos de);Descolorantes (Produtos -);Essenciais (Óleos -);Essências etéreas; Flores (Extratos de -) [perfumaria]; [...] Sabonete medicinal; Sobrancelhas (Cosméticos para as -);Unhas (Esmalte para -);Loções capilares; Perfumaria (Produtos de -); Polimento de próteses dentárias (Produtos para -);Produto para limpeza e hidratação da pele não medicamentoso; Condicionador [cosmético];Banho de espuma (Preparações para - ), exceto para uso medicinal; Cosméticos (Estojos de -);Cosméticos para os cílios; Decalques decorativos para uso cosmético; Descolorantes (Produtos -) para uso cosmético; Leites de limpeza para toalete; Algodão para uso cosmético; Almíscar [perfumaria];Loções cosméticas (Lenços impregnados com -); Pó para maquiagem; Removedor de cosmético; Clarear (Cremes para -) a pele; Cremes cosméticos; Esmalte para as unhas; Lápis de sobrancelhas; Laquê para cabelos; Adesivos (Substâncias -) para uso cosmético; Água de lavanda; Algodão para fins cosméticos (Hastes com pontas de -); [...] Tinturas cosméticas; Limpeza (Leite de -) para toalete; Óleos essenciais; Pomadas para uso cosmético; Preparações cosméticas para emagrecimento; Produtos Depilatórios; Líquido, creme e pó para limpeza do dente; Papel impregnado de substância para higiene pessoal; Pastilhas e gomas de mascar para fins cosméticos (OMPI);Creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e sintético; Antiperspirante [desodorante];Composto fluorado para higiene bucal; Cera para depilação; Desodorante (Sabonete -);Lápis para uso cosmético; Água oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso cosmético; Bigode (Cera para -);Cabelos (Tinturas para os -); Sabonetes; Xampus para animais de estimação; Maquiagem (Pó para -); Maquiagem (Produtos para -); Pele (Cremes para clarear a -);Estojo cosmético ; [...]”.

As expressões que compõem os signos discutidos no processo são formadas da partícula NATU, a qual remete intuitivamente aos vocábulos NATURAL ou NATUREZA. De conseguinte, a partícula CLIN, integrante da marca titularizada pela corré NATUCLIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E MANUFATURADOS LTDA. (ora apelada), pode ser tida como abreviação do vocábulo CLÍNICA, o qual, dentre outras acepções, diz respeito a “prática ou exercício da medicina” (fonte: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/clínica/). Além disso, a palavra CLEAN (que forma o signo titularizado pela autora, ora apelante) é termo da língua inglesa que significa “limpo, asseado. [...] claro, sem manchas, [...] liso, regular” (fonte: https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/clean/).

Verifica-se, assim, que a marca NATUCLIN (titularizada pela corré e apelada), tida como impeditiva ao registro requerido pela recorrente da marca NATUCLEAN, mesmo que por aglutinação, é formada por expressões ou partículas dicionarizadas, desprovidas de ineditismo. Tal fato a caracteriza como “marca fraca”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, se dotadas de distintividade, o que é constatado neste caso e afasta, no entender deste julgador, a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9279-96 (“XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”). Situação diversa seria a do registro dos signos idealizados com o propósito único de ser vocacionados a identificar os produtos e os serviços do seu titular, aos quais se pode atribuir a qualidade de “marca forte” e, por conta disso, alcançar, em potencial máximo, a efetiva tutela da propriedade industrial (verbi gratia: KODAK, XEROX, ADIDAS e HÄAGEN DAZS). Dessarte, não pode a aludida expressão ser apropriada, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no artigo 124, VI da Lei nº 9.279-96 (“VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”), o qual impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo as expressões um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento. No que tange o tema, também o Colendo Superior de Justiça pronunciou que as “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo” (STJ - REsp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011).

De outro lado, o fato de a marca titularizada pela ora apelante (NATUCLEAN) ostentar caráter evocativo para o segmento de mercado a que se destina (“fabricação de produtos de limpeza e polimento”) não representa impeditivo ao seu registro, se dotado de grau mínimo de distintividade, como ressalvado, inclusive, na parte final do mencionado artigo 124, VI da Lei nº 9.279-96; sendo que o seu titular suportará o ônus da convivência com outros signos semelhantes. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pronunciou que “A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas). [...] Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor” (STJ – Quarta Turma - REsp 1336164 – Relator Ministro Luís Felipe Salomão – Julgamento em 07.11.2019 – DJe de 19.12.2019).

Necessário salientar, ainda, que está demonstrada nos autos a diluição do uso da partícula NATU, em aglutinação com outros vocábulos, para formação de expressões registradas como marca, mormente nos segmentos de mercado relativos a produtos de limpeza e cosméticos, abrangidos pela classe NCL 3 (verbi gratia: registro nº 002237342, referente à marca nominativa NATURIN; registro nº 006054471, referente à marca nominativa NATURESQUE; registro nº 810889641, referente à marca mista NATUFLORA; registro nº 814586163, referente à marca nominativa NATUFORMAS; registro nº 814645232, referente à marca nominativa NATURENNE; registro nº 815111622, referente à marca nominativa NATURLINE).

Demais disso, convém atentar que o próprio “Manual de Marcas do INPI”, em seu item 5.9.9, prevê a possibilidade, em princípio, de registro de marcas decorrentes da aglutinação ou justaposição de termos já existentes (“o processo de aglutinação ou justaposição é potencialmente capaz de conferir suficiente distintividade ao conjunto, tornando-o passível de registro, desde que o vocábulo ou expressão gerado não sejam utilizados no segmento mercadológico para identificar produto/serviço que o sinal visa assinalar, ou, ainda, uma de suas características ou propriedades”), sendo que, no presente caso, a concessão do privilégio sobre o signo NATUCLEAN (titularizado pela autora e ora apelante) encontra fundamento na viabilidade de convivência com o signo NATUCLIN (titularizado pela corré e ora apelada), haja vista a diluição do uso da partícula NATU e também diante do caráter comum da locução resultante da junção com partícula CLIN, decorrente da abreviação da palavra “clínica”.

É com base nessas constatações que também entendo ser aplicável a Teoria da Distância, pela qual uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si. Nesse sentido, a seguinte decisão do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, no recurso de revista nº 02B3431: “Propondo que o titular dum sinal distintivo (a marca “Dr Martens”, neste caso) não pode exigir que um sinal concorrente (o da ora recorrente) guarde maior distância em relação ao seu sinal do que aquela que ele próprio observou relativamente a sinais pré-existentes (no caso, a predita marca nº 247.987, “Dr. Martinez”, da ora recorrente), essa teoria surge reportada essencialmente a sinais fracos, isto é, desprovidos de eficácia distintiva, a que falte aptidão diferenciadora”

Quanto aos ônus de sucumbência resultantes da reforma da sentença, entendo que não há fundamento para a condenação do INPI nessas verbas.

Primeiramente, convém salientar que, em matéria de honorários advocatícios, é vigente no sistema processual brasileiro o princípio do sucumbimento (rectius: sucumbência), e não o da causalidade, pelo qual a parte vencida no processo responde pelo pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional, consoante o que é preceituado no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 (“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”) e no § 2º do artigo 82 do mesmo diploma (“§ 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”).

Contudo, não se pode ignorar a situação sui generis do INPI que, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial. E a condenação do INPI nos ônus de sucumbência representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

Quanto ao pagamento de custas, não se pode olvidar que o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI goza de isenção prevista no inciso I do artigo 4º da Lei nº 9.289-96 ("Art. 4º. São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;"), sendo oportuno ressaltar que, no caso dos autos, essa autarquia federal não se enquadra na ressalva feita parágrafo único do mesmo artigo quanto ao reembolso das despesas judiciais feitas pelo autor ("Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora"). Por essas razões que entendo estar afastada a sua condenação da autarquia federal também no pagamento dessa verba de sucumbência.

Isso posto, voto no sentido de, divergindo respeitosamente do Eminente Relator, dar provimento à apelação da autora A C AMAZONAS EIRELI para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que não concedeu o registro nº 902.859.544, referente à marca nominativa NATUCLEAN. Inverto a condenação dos ônus de sucumbência, a ser arcada apenas pela corré NATUCLIN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E MANUFATURADOS LTDA., isentando o INPI no pagamento dessas verbas, nos termos da fundamentação supra e consoante o decidido por esta Egrégia Turma em causas análogas (verbi gratia: Apelação Cível nº 0004700-93.2013.4.02.5101, Julgamento em 31.07.2017).

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000908664v4 e do código CRC 917d01c2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 4/4/2022, às 20:49:49

Apelação Cível Nº 5002207-82.2018.4.02.5101/RJ

EMENTA

APELAÇÃO cível - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO- REGISTRO DE MARCA- IMPOSSIBILIDADE– IDENTIDADE GRÁFICA E FONÉTICA DAS MARCAS EM COTEJO - AFINIDADE DOS PRODUTOS E MESMO SEGMENTOS MERCADOLÓGICO - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE- APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Caso concreto- pedido de nulidade de ato administrativo, que indeferiu o pedido de registro sob nº 902.859.544, referente à marca nominativa “NATUCLEAN”, enquadrada na classe 03 (NCL – 9).

2. Sentença- Juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral por entender que: (i) “primeiramente, importante destacar ser inconteste o fato de que o princípio da anterioridade milita em favor da empresa Ré, que registrou primeiro (em 26/04/2007) sua marca ‘NATUCLIN’ perante o INPI”; (ii) “de fato, compulsando os autos, constata-se que a Autora exerce a atividade principal de ‘fabricação de produtos de limpeza e polimento’, bem como as atividades secundárias de ‘fabricação de sabões e detergentes sintéticos; fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada’ (CNPJ constante do anexo 3 do evento 1), as quais, sem dúvida, são semelhantes as da empresa Ré (‘comércio e importação de artigos de perfumaria, cosméticos, limpeza, higiene, produtos homeopáticos e produtos naturais’ – Contrato Social constante do anexo 3 do evento 36), restando caracterizada a identidade e entre as atividades exercidas pelas empresas litigantes, uma vez que ambas atuam no ramo de fabricação e comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal”; (iii) “conclui-se ser inviável a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo, pois, além da semelhança gráfica e fonética dos sinais em cotejo, foi verificada a relação de afinidade no que diz respeito ao gênero das empresas titulares das marcas NATUCLEAN e NATUCLIN, que exercem atividades econômicas que guardam relação uma com os produtos da outra, o que gera risco dos consumidores incorrerem em erro ou confusão”; (iv) “sendo o ato administrativo do INPI dotado de presunção de legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inverte-se o ônus da prova, cabendo à parte Autora provar que o indeferimento do registro de sua marca, ora impugnado, contraria as disposições da Lei de Propriedade Industrial, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual o referido ato deve ser mantido”; (v) “cumpre esclarecer que o fato do registro considerado impeditivo ser formado por expressão considerada evocativa (NATU e CLIN), as quais possuem relação conceitual com os produtos assinalados, traz uma menor distintividade para as marcas registradas, sendo o escopo de proteção reduzido. Porém, é importante deixar claro que o escopo de proteção, embora menor, não é nulo”; (vi) “quando duas marcas evocativas não possuírem distintividade quando analisadas no conjunto, por serem extremamente próximas e semelhantes ou idênticas, não é recomendável que se admita a convivência pacífica entre as mesmas, ainda mais quando verificada a existência de afinidade mercadológica, sob pena de gerar confusão ou associação indevida no público consumidor, em ofensa a proibição prevista no inciso XIX do art. 124 da LPI”; (vii) “embora as expressões ‘NATU’ (natural/natureza) e ‘CLIN’ (limpo/limpeza) quando analisadas isoladamente tenham relação com o produto, nota-se que a expressão registrada pela embargada ‘NATUCLIN’ é formada pela aglutinação ou justaposição de dois radicais evocativos formando um novo termo, sendo que de acordo com o Manual de Marcas, tal processo de formação de novas palavras é potencialmente capaz de conferir suficiente distintividade ao conjunto, tornando-o passível de registro, desde que o vocábulo ou expressão gerado não sejam utilizados no segmento mercadológico para identificar produto/serviço que o sinal visa assinalar, ou, ainda, uma de características ou propriedades”; (viii) “os embargos devam ser acolhidos apenas para sanar a omissão e aclarar a decisão embargada, mantendo-a em todos os seus demais termos”.

3. Argumentos suscitados na apelação A C AMAZONAS EIRELI -  (i) “é de conhecimento notório que marcas idênticas e/ou semelhantes podem coexistir nos termos do princípio da especialidade, desde que para proteger produtos e serviços distintos, situação esta verificada nestes autos, que conta, ainda, com o fato de as expressões marcarias das partes ostentarem caráter comum e vocativo”; (ii) “a diversidade das atividades das partes e, por consequência, dos produtos que visam assinalar com os sinais ‘NATUCLEAN’ e ‘NATUCLIN’, evidenciam a necessidade de aplicação do Princípio da Especilidade”; (iii) “surge com o equívoco notório o ato de confundir ‘AFINIDADE ENTRE PRODUTOS’ com ‘AFINIDADE ENTRE O ÂMBITO EM QUESTÃO INSERIDOS’, o que já foi separado e definido por este C. Tribunal”; (iv) “não obstante a clara distinção dos mercados tencionados pelas partes, importa asseverar, especialmente, que constitui fato incontroverso que a expressão ‘NATUCLIN’ trata-se de um vocábulo de uso comum e de caráter vocativo, pois o mesmo se classifica como fraco, isto é, de reduzido grau de distintividade, por estar associada aos produtos/ serviços que pretende-se proteger”; (v) “a posição adotada pela r. Autarquia não guarda consonância com o julgamento que outrora proferiu envolvendo marcas semelhantes, questão esta que, em sede de defesa, asseverou ter sido um ‘equívoco’ ”; (vi) “os atos do INPI, sendo equivocados ou não, geram efeitos jurídicos e, por consequência lógica, servem de precedente que deve ser considerado nos termos do principio constitucional da isonomia, pois, caso contrário, terceiros estão obtendo vantagens em detrimento de outros”.

4. Argumentos suscitados nas contrarrazões NATUCLIN COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E MANUFATURADOS LTDA- “a decisão ora recorrida é bastante clara ao consignar que a decisão administrativa não apresentar qualquer nulidade, pois é baseada exclusivamente na legislação atinente ao caso".

5. Argumentos suscitados nas contrarrazões do INPI - (i) “a sentença ora combatida analisou de forma correta o presente litígio, pelo que o recurso de apelação interposto pela autora não merece acolhida”; (ii) “como se vê ao longo da sentença, que foi integrada pela do evento 64, todos os argumentos postos pela parte autora foram pontualmente rebatidos, tendo sido facultada ampla instrução probatória, bem como foram respeitados todos os tramites processuais”; (iii) “apelação interposta não traz novos argumentos, além daqueles já deduzidos, capazes, por si sós, de proporcionar a reforma da sentença”; (iv) “o INPI,ora Apelado, se reporta aos demais elementos constantes dos autos, pois guardam consistência suficiente para demonstrar a insubsistência do contido na apelação”.

6. Sentença mantida- identidade entre segmento mercadológicos pelas marcas em cotejo e  grande semelhança gráfica e fonética entre os elementos distintivos dos sinais “NATUCLIN” e “NATUCLEAN". Possibilidade real de confusão ou associação errônea por parte do público consumidor com relação à origem comercial dos produtos.

7. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencido O DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES E A Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI, NEGAR PROVIMENTO à apelação e majorAR os honorários de sucumbência em 5% passando a condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC/2015, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000379785v9 e do código CRC f595b8ef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 30/09/2022, às 14:49:26

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Virtual DE 01/03/2021

Apelação Cível Nº 5002207-82.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): LUIZ FERNANDO VOSS CHAGAS LESSA

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Pedido Vista: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 31/01/2022

Apelação Cível Nº 5002207-82.2018.4.02.5101/RJ

: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): JOAO AKIRA OMOTO

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/04/2022

Apelação Cível Nº 5002207-82.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS

VOTANTE: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Divergência - GABINETE 04 - Desembargador Federal ANDRÉ FONTES.

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO JULGAMENTO AMPLIADO - 942 DE 18/07/2022

Apelação Cível Nº 5002207-82.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): BLAL YASSINE DALLOUL

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Juíza Federal ANDREA DAQUER BARSOTTI

LUIS MIGUEL RAMOS Y CERÓN

Secretário