Apelação Cível Nº 0166382-52.2016.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela BAR TIP TOP LTDA., em face da sentença do juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 77), datada de 06/09/2018, integrada pelos embargos declaratórios (evento 89), que julgou improcedente a pretensão autoral, , nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, mantendo as concessões dos registro n.º 819.342.467 para a marca mista TIP TOP de titularidade da C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., depositada e concedida na classe nacional 38:60., condenando, a ora apelante, em custas e honorários advocatícios de sucumbências, em favor da empresa ré e do INPI, no percentual de 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante art. 85, § 2º do CPC/2015.

Em decisão interlocutória (evento 27), o juízo a quo entendeu que a posição processual do INPI não deve ser a de assistente, mas a de parte ré.

Em sentença, o juízo de origem, julgou improcedente a pretensão autoral, mantendo a concessão do registro n.º 819.342.467 sobre a marca TIP TOP, por entender que: (i) “não assistir razão à demandante quanto à pretensão de nulidade do registro em questão fulcrada no argumento de violação ao art.124, V, da LPI”; (ii) “na ausência de documentos hábeis a tanto, tenho que a empresa autora não pode invocar direito de precedência sobre o signo TIP TOP, a amparar a nulidade do registro da empresa ré”; (iii) “considerando todo o suporte fático que se observa no caso concreto, não se reputa razoável que, agora, a parte autora venha se insurgir judicialmente contra o ato de concessão do registro n.º 819.342.467 tendo como base o indeferimento de um registro cuja reversão a demandante não cuidou em buscar à época, pelo que não há como ser acolhida a pretensão autoral com base em tal argumento”.

Em razões recursais (evento 91), BAR TIP TOP LTDA. alegou, em síntese, que: (i) “há que se destacar que a qualquer pessoa é permitido o acesso às juntas comerciais de todos os Estados para requerer certidão de qualquer empresa, o que não justifica o desconhecimento acerca da existência da empresa Apelante. Ainda que isso não fosse de acesso ao público, o que se cogita pelo dever de argumentar, é importante salientar que em uma singela busca de anterioridade junto ao sistema de busca do INPI a Apelada já identificaria a existência da empresa Apelante, uma vez que esta pleiteia o registro da marca TIP TOP desde 1988”; (ii) "além do mais, atentando-se à cronologia dos fatos, demonstra-se patente as artimanhas da Apelada no sentido de tentar monopolizar a marca TIP TOP para um ramo que sequer compõe seu objeto social. Dizemos isso, pois às fls. 302/308, a empresa Indústria de Massas e Salgadinhos Tip Top Ltda. (representantes legais Altevir Rose e Edmar Rhinow), protocolizaram, por meio do procurador Sr. Ivanor Medeiros Duarte, no dia 05/06/1996, recurso contra o deferimento da marca TIP TOP, processo 818.287.543, de titularidade da Sócia da Apelante. Mais adiante, às fls. 357/359, verifica-se que no dia 14/06/1996, 'coincidentemente', a Apelada 1, Tip Top Alimentos (representantes legais Altevir Rose e Edmar Rhinow), que também não possui em seu objeto social serviços de alimentação, mas apenas fabricação de biscoitos e bolachas, por meio do mesmo procurador Sr. Ivanor Medeiros Duarte, pediu o registro da marca anulanda TIP TOP, também para serviços de alimentação"; (iii) "ademais, há que salientar que ao ser levado a conhecimento do INPI, por meio de processo administrativo de nulidade, a existência de empresa com nome empresarial Bar TIP TOP, com data muito anterior (quarenta e quatro anos antes da titular do registro anulando existir), era seu dever, anular a marca em cotejo. Se não anulou, resta patente a ilegalidade na concessão da marca e, portanto, a necessidade de anulá-la pela via judicial por indiscutível violação do art. 124, V, da LPI";  (iv) “o direito de precedência a marca não foi demonstrado apenas no ingresso da ação judicial, mas por meio de nulidade administrativa (fls. 27/31), e por meio de petição nos processos 818.287.543 (anterior ao registro anulando) (fls. 22/26) e 823.241.530 (doc. 07), de titularidade da Apelante"; (v) "o fato de a ação ser ajuizada apenas no seu termo final se deu pela espera do julgamento, moroso, da nulidade administrativa do processo anulando, cuja decisão apenas foi publicada em 12/07/2016 (doc. 08). Além do mais, isso não retira de forma alguma o direito de precedência da Apelante, e muito menos de ingressar com a referida ação para reclamar seus direitos";  (vi) é indubitável, por todos os documentos já juntados aos autos, que a apelante utiliza a marca TIP TOP desde o início de suas atividades no ano de 1929, e, portanto, tem direito de precedência ao sinal distintivo para identificar seus serviços. Tanto é verdade que, em razão de sua tradição, desde 1929, sua história virou livro, escrito pelo sociólogo Osias Ribeiro Neves no ano de 2009, em homenagem aos seus 80 anos”; (vii) “ocorreu um enorme equívoco no trâmite do processo administrativo, pelo fato do registro anulando ter sido concedido enquanto estava pendente de exame processo anterior de marca idêntica”.

Ao final, requer provimento ao recurso, com a reforma integral da sentença para que seja julgada procedente ação de nulidade do registro n.º 819.342.467 da marca TIP TOP

Em contrarrazões (evento 102), C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., alegou, preliminarmente, que (i) “a peça recursal veio acompanhada de documentos antigos que, ao que tudo indica, eram de fácil acesso e conhecimento da Apelante, ou seja, não se tratam de documentos novos”. E, no mérito, em síntese, alegou que (ii) “em nenhum momento o art. 124, inciso V, da LPI determina que o direito de preferência no registro da marca esteja relacionado à data de constituição da sociedade empresarial, mas sim, ao regular cumprimento do processo administrativo perante o INPI, com seu válido deferimento e concessão perante àquela autarquia. Assim, considerando que ao tempo do deferimento do pedido da marca da Apelada, não havia qualquer anterioridade impeditiva em vigor, descabe qualquer argumentação com base no art.124, inciso V da LPI”; (iii) “o invocado direito de precedência do registro não assegura o direito líquido e certo ao registro, cujo qual deve seguir todos os trâmites e prazos legais perante o INPI, ônus do qual não se desincumbiu a ora Apelante”; (iv) “não se mostra minimamente plausível que quase 20 (vinte) anos após o deferimento e regular registro da marca ‘Tip Top’ a ora Apelante, que detinha acesso aos sistemas e às publicações do INPI, venha a Juízo alegar a nulidade do registro de marca sob o n.º 819.342.467”.

Ao final, requer o desentranhamento dos respectivos documento e que seja negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença, bem como a condenação da apelante em sucumbência recursal.

Em contrarrazões (evento 104), o INPI alegou, em resumo, que: (i) “desde que não seja configurada a hipótese de má-fé daquele que depositou o pedido de registro, em face do disposto no art. 6º, bis, 3, da Convenção da União de Paris, o direito de precedência fixado no art. 129, §1º da LPI só poderá ser arguido dentro da fase administrativa, que anteceda à concessão do registro, notadamente naquela forma estabelecida no art. 158 da mesma lei, qual seja em sede de oposição ao pedido de registro, não devendo pois ser admitido se alegado apenas em sede de processo administrativo de nulidade ou em ação de nulidade”; (ii) “quando do deferimento do pedido da ré, ora impugnado, em 06/03/2010, o pedido da autora 818.287.543 já se encontrava definitivamente arquivado desde 28/04/1998. Assim, considerando que ambas as empresas possuem em seu nome comercial a expressão ‘TIP TOP’ e que, ao tempo do deferimento do pedido de marca da ré, não havia qualquer anterioridade impeditiva em vigor, descabe qualquer argumentação com base no art.124, V da LPI, nos estritos termos do parecer 0005-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, já citado na manifestação técnica do INPI”; (iii) “em relação à alegação de decisões contraditórias, esclareceu a DIRMA que os pedidos de marca de autora e ré tramitaram de forma distinta, sendo que os pedidos da autora sofreram impugnações apresentadas por terceiros relativas a registros em classes afins e que estavam em vigor à época do exame. Já quanto ao pedido de registro de marca da ré, embora também tenha sido alvo de oposição, a anterioridade impeditiva alegada encontrava-se definitivamente arquivada quando do exame, pelo que não poderia obstaculizar a concessão do registro”.

Ao final, requer que seja negado provimento à apelação.

O MPF manifestou-se por seu desinteresse no feito (evento 5).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000344209v13 e do código CRC 7ae9beae.

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Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 27/01/2021, às 15:26:30

Apelação Cível Nº 0166382-52.2016.4.02.5101/RJ

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO- Relator) Conheço da apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do recurso é reformar a sentença que julgou improcedente a ação de nulidade, mantendo a concessão do registro n.º 819.342.467 para a marca nominativa TIP TOP, de titularidade da empresa C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA na classe nominativa 38:60.

Relativamente à preliminar suscitada, que diz respeito à apresentação de documentos juntados em sede de apelação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem passado a admitir a juntada de documentos na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório.

A flexibilidade quanto à juntada, na fase recursal, de documentos novos ou não, justifica-se para que não haja violação do direito à produção de prova e à efetividade jurisdicional.

Assim, o fato de o documento ter sido juntado na fase recursal não impede o conhecimento do seu teor, consoante preceitua o art. 435 do CPC/2015, até mesmo porque foi dado vista aos apelados, respeitando-se o contraditório e não apurada má-fé.

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

Passo, pois, à análise do conflito do registro em questão, consistente na validade do ato administrativo que concedeu à empresa ré o registro n.º 819.342.467 para a marca TIP TOP:

I- Do equívoco no trâmite administrativo de análise do registro n.º 819.342.467

Numa breve narrativa dos fatos, em 04/01/1995, a empresa DELIKATESSEN ALPINO, integrante do quadro societário da recorrente, promoveu o depósito da marca TIP TOP, na classe 38:60, sob o número 818.287.543, o qual foi deferido 16/04/1996. Entretanto, em grau recursal, foi indeferido (28/04/1998 – RPI 1427), tendo o INPI considerado como anterioridade o registro n.º 815.886.551 para a mesma marca TIP TOP, registrada na classe 32:10 (massas alimentícias em geral), titularizada, à época, pela sociedade INDUSTRIA MASSAS E SALGADINHOS TIP TOP LTDA.

Ainda durante o trâmite administrativo acima descrito, antes do indeferimento do pedido da DELIKATESSEN ALPINO, a empresa, TIP TOP ALIMENTOS LTDA., procedeu ao depósito do pedido de registro n.º 819.342.467, ora objeto de litígio, em 14/06/1996, na mesma classe 38:60 (serviços de alimentação), tendo sido concedido em 22/11/2011.

A sentença acabou por reconhecer o equívoco no procedimento administrativo. Contudo, deixou de acolher o pedido, nos seguintes termos:

No entanto, há que se ter em conta que a decisão que inadmitiu o recurso interposto em face do indeferimento do registro n.º 818.287.543 foi publicada em 22/02/2000 (RPI 1520) e, sendo a parte autora usuária do sistema desde, ao menos, o ano de 1988, quando se deu o depósito do registro n.º 814.399.851, deveria ter, à época, proposto ação judicial em face de tal indeferimento, sendo certo que já se passaram mais de 18 anos desde que proferida a mencionada decisão.

(…)

Em face do acima explicitado, e considerando todo o suporte fático que se observa no caso concreto, não se reputa razoável que, agora, a parte autora venha se insurgir judicialmente contra o ato de concessão do registro n.º 819.342.467 tendo como base o indeferimento de um registro cuja reversão a demandante não cuidou em buscar à época, pelo que não há como ser acolhida a pretensão autoral com base em tal argumento.

Conforme verificado, o INPI apontou como anterioridade o registro n.º 815.886.551, no caso da recorrente, e deixou de fazê-lo em relação à empresa ré, mesmo se tratando de marcas idênticas (TIP TOP) e inseridas nas mesmas classe e subclasse de produtos. Além do fato de que o registro concedido à recorrida foi depositado enquanto ainda se encontrava em análise o registro da parte autora, e de que este próprio consistiria em anterioridade impeditiva à sua concessão.

O direito fundamental à igualdade deve se irradiar por todo o ordenamento, notadamente nas atuações da Administração Pública, colocando-se como norte interpretativo das normas jurídicas e como lente de análise dos fatos jurídicos vividos em sociedade.

Pois bem. A partir do conteúdo constitucional do direito à igualdade, é fácil concluir que uma orientação eleita para a solução de determinado caso pela Administração Pública deve ser adotada posteriormente para casos idênticos, conferindo-se solução igual para casos iguais.

Nesta acepção, a isonomia é um limitador da discricionariedade do julgador, que não poderia estabelecer diferenciações de tratamento não concebidas na Constituição e na legislação.

Não é aceitável que um administrado obtenha uma decisão desfavorável, em relação a outro administrado em idêntica situação. Daí a importância de se prestigiar a coerência decisória, conferindo tratamento igual a pessoas em situações iguais.

Por outro lado, o direito fundamental à segurança jurídica também é fundamental. Sem uniformidade na interpretação do direito, os sujeitos não sabem o que esperar nem que comportamento adotar. Falta previsibilidade. Gera incerteza nas pessoas sobre como se portar, que comportamento esperar e as consequências das suas condutas e da Administração, além de instabilidade do ordenamento jurídico, que não possui uma resposta pronta e segura às questões que lhe são postas.

Ademais, conforme verificado o registro n.º 819.342.467 foi concedido à TIP TOP ALIMENTOS LTDA. em 22/11/2011. No dia 07/05/2012, a recorrente interveio no trâmite administrativo com a interposição de Processo Administrativo de Nulidade. O PAN foi julgado improcedente em 12/07/2016. Por fim, em 22/11/2016 a recorrente ingressou com a presente ação judicial.

Uma decisão administrativa exarada pelo INPI pode ser questionada através de duas vias, quais sejam, por processo administrativo de nulidade (PAN) e/ou por processo de nulidade judicial.

A parte não é obrigada a procurar o Judiciário imediatamente. E é esse o entendimento do STJ que firmou posicionamento de que o processo administrativo realizado na esfera administrativa tem o condão de suspender o prazo prescricional previsto no art. 174 da Lei nº 9.279/1996. Nesse sentido, in verbis:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 174 DA LEI Nº 9.279/1996. PRAZO. NATUREZA. PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema (Súmula nº 568/STJ). 2. O prazo previsto no art. 174 da Lei nº 9.279/1996 é prescricional e, enquanto pendente processo administrativo, o referido prazo fica suspenso. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

Em face do acima explicitado, e considerando o suporte fático que se observa no caso concreto, depreende-se que a Autarquia não agiu de forma diligente no âmbito administrativo e que a demandante cuidou de buscar, à época, a reversão do indeferimento do registro.

II- Do Art.124, V, da LPI

A parte autora invoca a vedação ao registro da marca TIP TOP, conforme previsto no art. 124, inciso V, da LPI, por imitação de seu elemento característico.

É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

Contudo, o exame da colidência também deve levar em consideração o princípio da territorialidade (artigo 1.166 do Código Civil), em que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país .

Assim, dispõe o Enunciado nº 2 na I Jornada de Direito Comercial do STJ/CJF: 

"A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil".

Deste modo, as empresas em questão encontravam-se sediadas em diferentes Estados da Federação - a autora, em Belo Horizonte/MG, e a empresa depositante, em Campina Grande do Sul/PR – e não há notícia nos autos de que a autora tenha arquivado seu registro nas demais juntas do país, restando inaplicável, nesse caso, o óbice previsto no inc. V do art. 124 da LPI.

Perante o exposto, julgo não assistir razão à recorrente quanto à pretensão de nulidade do registro em questão fulcrada no argumento de violação ao art.124, V, da LPI.

III- Do Direito de Precedência

Adotando o entendimento exposto no acórdão do STJ, deve-se entender que a invocação do direito de precedência com base no parágrafo único do art.129 da LPI pode ser feita tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Assim, é possível examinar judicialmente o alegado direito de precedência.

Entretanto, a proteção prevista no art. 129, § 1º, da LPI não lhe pode ser aplicada porque a autora não logrou comprovar o efetivo uso anterior do signo TIP TOP, conforme alegado.

Isto é, com as provas presente aos autos, NÃO há como concluir se a empresa autora fazia uso do signo TIP TOP para distinguir ou certificar serviços do segmento de restaurantes há, pelo menos, 6 meses antes da data do depósito do registro da ré (14/06/1996), nos termos do art. 129, § 1º, da LPI.

Nota-se que não foi trazido um documento sequer nesse sentido. Os  documentos juntados, em sede de apelação, dizem respeito apenas a fatos posteriores a 14/06/1996. Quais sejam: contrato de licença de marca, datado em 05 de fevereiro de 2001; contrato de veiculação de anúncio, datado de 26 de dezembro de 2007, acordo de parceria, datado de 06 de setembro de 2011; do instrumento de contrato de patrocínio, datado de 27 de agosto de 2009, contrato de locação, datado 21 de fevereiro de 2013, recibo de pagamento datado em 05 de dezembro de 2012, dentre outros.

Outrossim, a cópia do livro, escrito pelo em homenagem aos 80 anos do Bar TIP TOP. e as referidas alterações contratuais, de per si, não se prestam a tal fim.

Destarte, na ausência de documentos hábeis a tanto, tenho que a empresa autora não pode invocar direito de precedência sobre o signo TIP TOP, a amparar a nulidade do registro da empresa ré.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, majorando os honorários advocatícios fixados pela sentença em 1% (um por cento), com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000374182v7 e do código CRC 84bdadc3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 27/01/2021, às 15:26:32

Apelação Cível Nº 0166382-52.2016.4.02.5101/RJ

VOTO-VISTA

I - A ação de origem foi ajuizada por BAR TIP TOP LTDA. (ora apelante) com o objetivo de invalidar o registro nº 819.342.467, referente à marca nominativa TIP TOP, depositado em 14.06.1996, concedido na data de 21.11.2011 em favor da corré TIP TOP ALIMENTOS LTDA., para a classe nacional 28.60, especificação: “Serviços de alimentação”.

II - Para fundamentar o seu pedido de invalidação, a demandante BAR TIP TOP LTDA. invoca a vedação prevista no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, bem como o direito de precedência estabelecido no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96, tendo em vista que, segundo argumenta, se utiliza do termo TIP TOP como elemento característico de sua denominação empresarial, pelo menos, desde 01.07.1971, muito anteriormente, portanto, ao depósito do registro da demandada TIP TOP ALIMENTOS LTDA., em 14.06.1996.

III - Também salienta que requereu junto ao INPI: 1) o registro nº 823241530, referente à marca nominativa TIP TOP, depositado em 12.09.2000, não concedido na data de 06.03.2012 em razão da anterioridade do já mencionado registro nº 819.342.467, de titularidade da corré TIP TOP ALIMENTOS LTDA.; 2) registro nº 912197978, referente à marca mista TIP TOP BAR & RESTAURANTE, depositado em 23.01.2017 e cujo “exame do mérito” do requerimento pela autarquia está sobrestado conforme decisão administrativa proferida em 17.07.2018.

IV - Além disso, quanto ao registro nº 819.342.467, concedido a corré, aponta a ocorrência de “equívoco durante o trâmite administrativo da sua análise, [...] tendo em vista que o mesmo deveria ter sido sobrestado até o julgamento final do pedido de registro da empresa DELIKATESSEN ALPINO [registros nº 814399851 e 818287543], por se tratar de marca idêntica, depositada anteriormente, e inserida na mesma classe de serviços”.

V - No que se refere os termos que compõem a locução TIP TOP, integrante da denominação empresarial da autora e da marca titularizada pela corré, deve-se atentar que não são inéditos, já que dicionarizados na língua inglesa e dotados de sentidos aproximados. TIP, em sua acepção mais comum, significa “1. ponta (dos dedos), extremidade; 2. cume, pico, parte mais alta; 3. parte final; 4. ponta, ponteira; 5. declive, ladeira”, ao passo que TOP, pode ser entendido como: “1. ponto mais alto, cume, pico, alto, topo, cumeeira; 2. parte ou superfície superior; 3. tampo (de mesa); 4. cargo mais alto; 5. pessoa mais importante; 6. auge, máximo, cúmulo, ápice; [...] 1. tampar, cobrir, coroar. 2. estar no auge, no cúmulo, estar no alto; 3. alcançar, subir ao topo, ao auge; [...] 1. superior, primeiro; 2. maior; 3. principal”. Mesmo a forma justaposta da locução, TIPTOP, tem significação própria no idioma anglófono, pois pode ser traduzida como “1. ponto mais alto, cúmulo, ápice, auge. 2. o melhor, o supremo. [...] 1. no ponto mais alto; 2. excelente, supremo, supimpa”.

VI - Tais fatos levam à constatação de que os signos constituídos da expressão TIP TOP, podem ser tidos como “marcas fracas”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279-96

VII - Constatada a ausência de óbice à coexistência no mercado de signos que se utilizem da locução TIP TOP, fica prejudicada a apreciação da questão referente ao direito de precedência invocado pela demandante e ora recorrente, com base no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96. E, mesmo que se impusesse o exame de tal questão, prevalece no presente caso concreto, a constatação feita pela MMª Juíza de primeiro grau de que a autora não logrou comprovar o uso precedente como marca da expressão em debate.

VIII - O direito de precedência estabelecido no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96 não pode ser limitado temporalmente, apenas durante o curso do procedimento administrativo para a obtenção do registro, devendo e podendo o seu titular, se assim entender, exercê-lo quer administrativamente, quer judicialmente, em decorrência princípio da inafastabilidade da jurisdição

IX - A eficácia do depósito dos atos constitutivos na Junta Comercial de um dos Estados da Federação Brasileira abrange todo território nacional, diante da exegese a ser imprimida ao artigo 1.166 do Código de Processo Civil em conformidade com a Constituição da República, que adota o princípio federativo como premissa fundamental. Viola o princípio federativo (artigo 1º da Constituição de 1988) limitar ao estado da Junta Comercial, os limites da validade dos assentamentos no registro de comércio.

X - Desse modo, a abrangência da proteção ao elemento designativo do nome empresarial não se restringe à unidade da federação em que foram arquivados os atos constitutivos da titular, mostrando-se apta a impedir, com base na vedação no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, o registro de marca que constitua "reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos", independentemente do depósito complementar dos atos constitutivos nas Juntas Comerciais dos demais Estados da federação.

XI – Voto vista no sentido de, embora por fundamentos diversos, acompanhar o Relator quanto ao desprovimento da apelação da autora, mantendo em todos seus termos a sentença recorrida.

Trata-se de apelação interposta nos autos de ação ajuizada por BAR TIP TOP LTDA. (ora apelante) em face de TIP TOP ALIMENTOS LTDA., C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. e do INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, “objetivando a decretação da nulidade do registro n.º 819.342.467 para a marca nominativa TIP TOP, de titularidade da empresa ré, alegando tratar-se de reprodução ou imitação de sua própria marca e de seu nome empresarial, nos termos dos artigos 124, V e 129, §1º da Lei de Propriedade Industrial”.

Na sentença proferida nos autos, a MMª Juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcia Maria Nunes de Barros, houve por bem julgar improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos: 1) “Conforme se extrai de consulta ao contrato social de fls.10/13 e à base de dados do INPI, a autora BAR TIP TOP LTDA., constituída em 16/04/1929, que tem como atividade econômica o “comércio de bar, restaurantes e similares; o comércio de bebidas, produtos alimentícios em geral, inclusive importação e exportação””, e requereu no INPI os registros nº 823241530 e 912197978, referentes às marcas nominativa e mista formadas da expressão TIP TOP; 2) “Conforme se extrai de consulta ao contrato social de fls.10/13 e à base de dados do INPI, a empresa DELIKATESSEN ALPINO LTDA., que compõe o quadro societário da empresa autora conjuntamente com LUIZ OTÁVIO PÔSSAS GONÇALVES”, também requereu os registros de marca nominativa também formados pela expressão TIP TOP; 3) “Conforme se extrai de consulta ao cadastro CNPJ, a ré TIP TOP ALIMENTOS LTDA., constituída em 21/05/1973, que se encontra em situação de falência, cedeu seus registros de marca (Anotação de Transferência às fls.186/242) para a empresa C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., constituída em 24/11/1997, que tem como atividade econômica principal “aluguel de imóveis próprios; compra e venda de imóveis próprios”, e como atividades secundárias “loteamento de imóveis próprios; incorporação de empreendimentos imobiliários e construção de edifícios”, e é a atual titular dos registros nº 816716099, 819342467, 823284352 e 823284344, todos referentes a marcas nominativas constituídas da expressão TIP TOP; 4) “deve-se reconhecer que há identidade entre, de um lado, elemento característico do nome empresarial da autora (BAR TIP TOP LTDA.), e de outro, a marca da empresa ré (TIP TOP), eis que o elemento diferenciador do nome empresarial da autora (TIP TOP) é integralmente reproduzido na marca da empresa ré, pelo que reputo haver identidade gráfica, fonética e ideológica entre os signos”; 5) “Tendo em vista que a alteração contratual de fls. 320/321 dá conta de que a autora adota o signo TIP TOP como elemento característico de seu nome empresarial desde, ao menos, 01/07/1971, muito anteriormente, portanto, ao depósito do registro da demandada (14/06/1996), é evidente que milita em favor da parte demandante, ao menos em relação à data de depósito do registro de marca objeto de litígio, a prioridade temporal na utilização do signo TIP TOP para designar serviços referentes a restaurantes”; 6) “em que pese a anterioridade do nome empresarial militar em favor da demandante em relação ao depósito do registro da marca, há que se ter em conta que a empresa que procedeu ao depósito do registro objeto de litígio – TIP TOP ALIMENTOS LTDA. – foi constituída em 21/05/1973 (fl.65), sendo claro que também nela o signo TIP TOP integra o elemento central do nome empresarial, e sendo certo, também, que a empresa, hoje falida, atuava em segmento afim à época, já que sua atividade econômica consistia na fabricação de biscoitos e bolachas”; 7) “no caso concreto, não há quaisquer provas nos autos de que, à época do depósito, a empresa ré tivesse conhecimento acerca da existência da autora, não sendo possível presumir a má-fé da demandada ao depositar o pedido de registro em questão, principalmente pelo fato de que, como já exposto, o signo TIP TOP também é o núcleo central do nome empresarial da empresa depositante à época”; 8) “Acresça-se, ainda, o fato de que as empresas em questão encontravam-se sediadas em diferentes Estados da Federação - a autora, em Belo Horizonte/MG, e a empresa depositante, em Campina Grande do Sul/PR, e que não há qualquer notícia concreta de confusão entre as marcas em questão, além do que, na década de 90, a internet [sic] não era difundida como nos dias de hoje a facilitar o conhecimento de empresas situadas a longos quilômetros de distância”; 9) “a jurisprudência pátria vem reconhecendo que, ponderadas tais circunstâncias, inexiste ilegalidade no registro de marca que, ocasionalmente, reproduz nome comercial alheio, desconhecido à época do depósito da marca. Assim, julgo não assistir razão à demandante quanto à pretensão de nulidade do registro em questão fulcrada no argumento de violação ao art. 124, V, da LPI”; 10) “No caso em tela, o pedido de registro da empresa ré foi depositado em 14/01/1996, com publicação em 29/07/1997 (RPI n.º 1391), tendo sido objeto de oposição administrativa pela empresa TIP TOP TÊXTIL S.A., que foi rejeitada, com data de concessão em 16/03/2010 (RPI 2045). Agora, vem a empresa autora, por meio desta ação judicial, alegar o direito de precedência sobre o signo TIP TOP, cumprindo ao Juízo o exame do preenchimento dos requisitos legais para tanto”; 11) “na hipótese dos autos, a par das alterações contratuais de fls.10/13, com data de 30/11/2005, fls. 14/19, subscrita em 19/03/1984, e fls.320/321, subscrita em 01/07/1971, não há qualquer outro documento que comprove o efetivo uso da marca TIP TOP pela demandante, sendo certo que as referidas alterações contratuais, de per si, não se prestam a tal fim”; 12) “na ausência de documentos hábeis a tanto, tenho que a empresa autora não pode invocar direito de precedência sobre o signo TIP TOP, a amparar a nulidade do registro da empresa ré”; 13) “A autora alega ter havido equívoco por parte da autarquia durante o trâmite administrativo de análise do registro objeto de litígio, tendo em vista que o mesmo deveria ter sido sobrestado até o julgamento final do pedido de registro da empresa DELIKATESSEN ALPINO, por se tratar de marca idêntica, depositada anteriormente, e inserida na mesma classe de serviços”; 14) De fato, verificando a cronologia dos respectivos procedimentos administrativos, “considero que o INPI não se utilizou da melhor técnica ao apontar como anterioridade o registro n.º 815.886.551, no caso da parte autora, e deixar de fazê-lo em relação à empresa ré, em se tratando de marcas idênticas (TIP TOP) e inseridas nas mesmas classe e subclasse de produtos, além do fato de que o registro anulando foi depositado enquanto ainda se encontrava em análise o registro da parte autora, e de que este próprio consistiria em anterioridade impeditiva à sua concessão”; 15) “No entanto, há que se ter em conta que a decisão que inadmitiu o recurso interposto em face do indeferimento do registro n.º 818.287.543 foi publicada em 22/02/2000 (RPI 1520) e, sendo a parte autora usuária do sistema desde, ao menos, o ano de 1988, quando se deu o depósito do registro n.º 814.399.851, deveria ter, à época, proposto ação judicial em face de tal indeferimento, sendo certo que já se passaram mais de 18 anos desde que proferida a mencionada decisão”; 16) “considerando todo o suporte fático que se observa no caso concreto, não se reputa razoável que, agora, a parte autora venha se insurgir judicialmente contra o ato de concessão do registro n.º 819.342.467 tendo como base o indeferimento de um registro cuja reversão a demandante não cuidou em buscar à época, pelo que não há como ser acolhida a pretensão autoral com base em tal argumento”.

Em suas razões recursais (evento 91), a autora BAR TIP TOP LTDA. alega, em síntese, que: 1) “há que se destacar que a qualquer pessoa é permitido o acesso às juntas comerciais de todos os Estados para requerer certidão de qualquer empresa, o que não justifica o desconhecimento acerca da existência da empresa Apelante. Ainda que isso não fosse de acesso ao público, o que se cogita pelo dever de argumentar, é importante salientar que em uma singela busca de anterioridade junto ao sistema de busca do INPI a Apelada já identificaria a existência da empresa Apelante, uma vez que esta pleiteia o registro da marca TIP TOP desde 1988”; 2) "além do mais, atentando-se à cronologia dos fatos, demonstra-se patente as artimanhas da Apelada no sentido de tentar monopolizar a marca TIP TOP para um ramo que sequer compõe seu objeto social. Dizemos isso, pois às fls. 302/308, a empresa Indústria de Massas e Salgadinhos Tip Top Ltda. (representantes legais Altevir Rose e Edmar Rhinow), protocolizaram, por meio do procurador Sr. Ivanor Medeiros Duarte, no dia 05/06/1996, recurso contra o deferimento da marca TIP TOP, processo 818.287.543, de titularidade da Sócia da Apelante. Mais adiante, às fls. 357/359, verifica-se que no dia 14/06/1996, 'coincidentemente', a Apelada 1, Tip Top Alimentos (representantes legais Altevir Rose e Edmar Rhinow), que também não possui em seu objeto social serviços de alimentação, mas apenas fabricação de biscoitos e bolachas, por meio do mesmo procurador Sr. Ivanor Medeiros Duarte, pediu o registro da marca anulanda TIP TOP, também para serviços de alimentação"; 3) "ademais, há que salientar que ao ser levado a conhecimento do INPI, por meio de processo administrativo de nulidade, a existência de empresa com nome empresarial Bar TIP TOP, com data muito anterior (quarenta e quatro anos antes da titular do registro anulando existir), era seu dever, anular a marca em cotejo. Se não anulou, resta patente a ilegalidade na concessão da marca e, portanto, a necessidade de anulá-la pela via judicial por indiscutível violação do art. 124, V, da LPI"; 4) “o direito de precedência a marca não foi demonstrado apenas no ingresso da ação judicial, mas por meio de nulidade administrativa (fls. 27/31), e por meio de petição nos processos 818.287.543 (anterior ao registro anulando) (fls. 22/26) e 823.241.530 (doc. 07), de titularidade da Apelante"; 5) "o fato de a ação ser ajuizada apenas no seu termo final se deu pela espera do julgamento, moroso, da nulidade administrativa do processo anulando, cuja decisão apenas foi publicada em 12/07/2016 (doc. 08). Além do mais, isso não retira de forma alguma o direito de precedência da Apelante, e muito menos de ingressar com a referida ação para reclamar seus direitos"; 6) “é indubitável, por todos os documentos já juntados aos autos, que a apelante utiliza a marca TIP TOP desde o início de suas atividades no ano de 1929, e, portanto, tem direito de precedência ao sinal distintivo para identificar seus serviços. Tanto é verdade que, em razão de sua tradição, desde 1929, sua história virou livro, escrito pelo sociólogo Osias Ribeiro Neves no ano de 2009, em homenagem aos seus 80 anos”; 7) “ocorreu um enorme equívoco no trâmite do processo administrativo, pelo fato do registro anulando ter sido concedido enquanto estava pendente de exame processo anterior de marca idêntica”. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para que seja julgado procedente o pedido de invalidação do registro n.º 819.342.467, referente à marca TIP TOP, de titularidade da corré C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.

Em contrarrazões (evento 102), a corré C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., alega, preliminarmente, que “a peça recursal veio acompanhada de documentos antigos que, ao que tudo indica, eram de fácil acesso e conhecimento da Apelante, ou seja, não se tratam de documentos novos”. E, no mérito, em síntese, alega que: 1) “em nenhum momento o art. 124, inciso V, da LPI determina que o direito de preferência no registro da marca esteja relacionado à data de constituição da sociedade empresarial, mas sim, ao regular cumprimento do processo administrativo perante o INPI, com seu válido deferimento e concessão perante àquela autarquia. Assim, considerando que ao tempo do deferimento do pedido da marca da Apelada, não havia qualquer anterioridade impeditiva em vigor, descabe qualquer argumentação com base no art. 124, inciso V da LPI”; 2) “o invocado direito de precedência do registro não assegura o direito líquido e certo ao registro, cujo qual deve seguir todos os trâmites e prazos legais perante o INPI, ônus do qual não se desincumbiu a ora Apelante”; 3) “não se mostra minimamente plausível que quase 20 (vinte) anos após o deferimento e regular registro da marca ‘Tip Top’ a ora Apelante, que detinha acesso aos sistemas e às publicações do INPI, venha a Juízo alegar a nulidade do registro de marca sob o n.º 819.342.467”. Ao final, requer o desentranhamento dos aludidos documentos e que seja negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença, bem como a condenação da apelante em sucumbência recursal.

Em contrarrazões (evento 104), o INPI salienta, em resumo, que: 1) “desde que não seja configurada a hipótese de má-fé daquele que depositou o pedido de registro, em face do disposto no art. 6º, bis, 3, da Convenção da União de Paris, o direito de precedência fixado no art. 129, §1º da LPI só poderá ser arguido dentro da fase administrativa, que anteceda à concessão do registro, notadamente naquela forma estabelecida no art. 158 da mesma lei, qual seja em sede de oposição ao pedido de registro, não devendo pois ser admitido se alegado apenas em sede de processo administrativo de nulidade ou em ação de nulidade”; 2) “quando do deferimento do pedido da ré, ora impugnado, em 06/03/2010, o pedido da autora 818.287.543 já se encontrava definitivamente arquivado desde 28/04/1998. Assim, considerando que ambas as empresas possuem em seu nome comercial a expressão ‘TIP TOP’ e que, ao tempo do deferimento do pedido de marca da ré, não havia qualquer anterioridade impeditiva em vigor, descabe qualquer argumentação com base no art.124, V da LPI, nos estritos termos do parecer 0005-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, já citado na manifestação técnica do INPI”; 3) “em relação à alegação de decisões contraditórias, esclareceu a DIRMA que os pedidos de marca de autora e ré tramitaram de forma distinta, sendo que os pedidos da autora sofreram impugnações apresentadas por terceiros relativas a registros em classes afins e que estavam em vigor à época do exame. Já quanto ao pedido de registro de marca da ré, embora também tenha sido alvo de oposição, a anterioridade impeditiva alegada encontrava-se definitivamente arquivada quando do exame, pelo que não poderia obstaculizar a concessão do registro”.

Ao apreciar o recurso, o Eminente Relator, Desembargador Marcello Granado, houve por bem negar provimento à apelação, “majorando os honorários advocatícios fixados pela sentença em 1% (um por cento), com base no art. 85, § 11, do CPC/2015”, sob os seguintes fundamentos: 1) “Relativamente à preliminar suscitada, que diz respeito à apresentação de documentos juntados em sede de apelação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem passado a admitir a juntada de documentos na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório”; 2) “Numa breve narrativa dos fatos, em 04/01/1995, a empresa DELIKATESSEN ALPINO, integrante do quadro societário da recorrente, promoveu o depósito da marca TIP TOP, na classe 38:60, sob o número 818.287.543, o qual foi deferido 16/04/1996. Entretanto, em grau recursal, foi indeferido (28/04/1998 – RPI 1427), tendo o INPI considerado como anterioridade o registro n.º 815.886.551 para a mesma marca TIP TOP, registrada na classe 32:10 (massas alimentícias em geral), titularizada, à época, pela sociedade INDUSTRIA MASSAS E SALGADINHOS TIP TOP LTDA”; 3) “Ainda durante o trâmite administrativo acima descrito, antes do indeferimento do pedido da DELIKATESSEN ALPINO, a empresa, TIP TOP ALIMENTOS LTDA., procedeu ao depósito do pedido de registro n.º 819.342.467, ora objeto de litígio, em 14/06/1996, na mesma classe 38:60 (serviços de alimentação), tendo sido concedido em 22/11/2011”; 4) “A sentença acabou por reconhecer o equívoco no procedimento administrativo. Contudo, deixou de acolher o pedido, nos seguintes termos: [...] Em face do acima explicitado, e considerando todo o suporte fático que se observa no caso concreto, não se reputa razoável que, agora, a parte autora venha se insurgir judicialmente contra o ato de concessão do registro n.º 819.342.467 tendo como base o indeferimento de um registro cuja reversão a demandante não cuidou em buscar à época, pelo que não há como ser acolhida a pretensão autoral com base em tal argumento”; 5) “Conforme verificado, o INPI apontou como anterioridade o registro n.º 815.886.551, no caso da recorrente, e deixou de fazê-lo em relação à empresa ré, mesmo se tratando de marcas idênticas (TIP TOP) e inseridas nas mesmas classe e subclasse de produtos. Além do fato de que o registro concedido à recorrida foi depositado enquanto ainda se encontrava em análise o registro da parte autora, e de que este próprio consistiria em anterioridade impeditiva à sua concessão”; 6) “O direito fundamental à igualdade deve se irradiar por todo o ordenamento, notadamente nas atuações da Administração Pública, colocando-se como norte interpretativo das normas jurídicas e como lente de análise dos fatos jurídicos vividos em sociedade”; 7) “Não é aceitável que um administrado obtenha uma decisão desfavorável, em relação a outro administrado em idêntica situação. Daí a importância de se prestigiar a coerência decisória, conferindo tratamento igual a pessoas em situações iguais”; 8) “conforme verificado, o registro n.º 819.342.467 foi concedido à TIP TOP ALIMENTOS LTDA. em 22/11/2011. No dia 07/05/2012, a recorrente interveio no trâmite administrativo com a interposição de Processo Administrativo de Nulidade. O PAN foi julgado improcedente em 12/07/2016. Por fim, em 22/11/2016 a recorrente ingressou com a presente ação judicial”; 9) “considerando o suporte fático que se observa no caso concreto, depreende-se que a Autarquia não agiu de forma diligente no âmbito administrativo e que a demandante cuidou de buscar, à época, a reversão do indeferimento do registro”; 10) “A parte autora invoca a vedação ao registro da marca TIP TOP, conforme previsto no art. 124, inciso V, da LPI, por imitação de seu elemento característico. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. Contudo, o exame da colidência também deve levar em consideração o princípio da territorialidade (artigo 1.166 do Código Civil), em que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país ”; 11) “Deste modo, as empresas em questão encontravam-se sediadas em diferentes Estados da Federação - a autora, em Belo Horizonte/MG, e a empresa depositante, em Campina Grande do Sul/PR – e não há notícia nos autos de que a autora tenha arquivado seu registro nas demais juntas do país, restando inaplicável, nesse caso, o óbice previsto no inc. V do art. 124 da LPI. Perante o exposto, julgo não assistir razão à recorrente quanto à pretensão de nulidade do registro em questão fulcrada no argumento de violação ao art.124, V, da LPI”; 12) “Adotando o entendimento exposto no acórdão do STJ, deve-se entender que a invocação do direito de precedência com base no parágrafo único do art.129 da LPI pode ser feita tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Assim, é possível examinar judicialmente o alegado direito de precedência”; 13) “Entretanto, a proteção prevista no art. 129, § 1º, da LPI não lhe pode ser aplicada porque a autora não logrou comprovar o efetivo uso anterior do signo TIP TOP, conforme alegado. Isto é, com as provas presente aos autos, NÃO há como concluir se a empresa autora fazia uso do signo TIP TOP para distinguir ou certificar serviços do segmento de restaurantes há, pelo menos, 6 meses antes da data do depósito do registro da ré (14/06/1996), nos termos do art. 129, § 1º, da LPI”.

Feito esse breve histórico da causa, passo a proferir meu voto vista.

Em primeiro lugar, acompanho o Eminente Relator no que refere à questão preliminar levantada pela recorrida C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. no que se refere o desentranhamento dos documentos trazidos pela apelante juntamente com as razões recursais. Como bem salientado pelo Eminente Relator, inexiste óbice à admissão da “juntada de documentos na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório”, situação que se coaduna com a dos presentes autos.

Prossigo na apreciação do recurso interposto pela demandante.

No tange o mérito da ação, verifico que é oportuno traçar um quadro cronológico dos acontecimentos referentes à causa a fim de subsidiar o exato em entendimento da causa, de acordo com as argumentações e os documentos produzidos nos autos, bem como diante dos dados disponibilizados no portal eletrônico mantido pelo INPI da rede mundial de computadores:

1) Como narrado na inicial, “a Autora é uma sociedade que se dedica aos serviços de bares e restaurantes, tendo iniciado suas atividades no dia 16 de abril de 1929”, conforme a consolidação dos atos constitutivos reproduzida no Evento 1, OUT4, Página 1-4).

2) Em 1.7.1971, foi formalizada a alteração dos atos constitutivos da autora (ora apelante) para adotar a denominação empresarial BAR TIP TOP LTDA., conforme documento reproduzido no Evento 62, OUT70, Páginas 1-2.

3) A partir de 19.03.1984, passaram a integrar o quadro societário da autora BAR TIP TOP LTDA. (ora apelante), a pessoa jurídica DELIKATESSEN ALPINO LTDA. e a pessoa natural LUIZ OTÁVIO PÔSSAS GONÇALVES, conforme alteração dos atos constitutivos reproduzida no Evento 1, OUT5, Página 1.

4) Em 05.08.1988, a pessoa jurídica DELIKATESSEN ALPINO LTDA. (que faz parte do quadro societário da autora BAR TIP TOP LTDA., ora apelante) requereu o registro nº 814.399.851, referente à marca nominativa TIP TOP, para a antiga classe nacional 38.60, especificação: “serviços de alimentação”. O requerimento foi indeferido pelo INPI, em decisão proferida na data de 16.04.1991, que foi confirmada em sede de recurso administrativo na data de 27.07.1993.

5) Em 05.11.1990, a sociedade IND. DE MASSAS E SALGADINHOS TIP TOP LTDA., depositou no INPI o registro nº 815.886.551, referente à marca mista TIP TOP, cujo privilégio foi concedido pela autarquia em 03.11.1992, para antiga classe nacional 32.10, especificação “massas alimentícias em geral”. Essa marca mista tem a seguinte apresentação visual:

6) Em 04.01.1995, a mesma a pessoa jurídica DELIKATESSEN ALPINO LTDA. (que faz parte do quadro societário da autora BAR TIP TOP LTDA., ora apelante) requereu novamente o registro da marca nominativa TIP TOP (registro nº 818.287.543), para mesma classe nacional 38.60, especificação “serviços de alimentação”. O requerimento foi deferido pelo INPI em decisão proferida na data de 16.04.1996, mas que foi reformada em sede de recurso interposto no âmbito administrativo pela sociedade IND. DE MASSAS E SALGADINHOS TIP TOP LTDA.), na data de 28.04.1998, tendo em vista a anterioridade referente ao aludido registro nº 815.886.551, referente à marca mista TIP TOP, de titularidade dessa última sociedade (e atualmente titularizada pela corré C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.), depositado em 05.11.1990, concedido 03.11.1992.

7) Em 14.06.1996, a corré TIP TOP ALIMENTOS LTDA. requereu o registro nº 819.342.467 (objeto do pedido de invalidação na ação de origem), referente à marca nominativa TIP TOP, para a antiga classe nacional 38.60, especificação “Serviços de alimentação”. Após a oposição protocolizada em sede administrativa na data de 06.10.1998 e o sobrestamento do procedimento, o registro foi concedido em 21.11.2011. Por conseguinte, foi instaurado, em 02.10.2012, procedimento de nulidade desse registro, por requerimento da sociedade BAR TIP TOP LTDA. (autora da ação de origem e ora apelante). Todavia, o registro em questão foi mantido pelo INPI, consoante decisão administrativa proferida na data de 12.07.2016. A titularidade de tal registro foi cedida à sociedade C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. (corré na ação de origem) na data de 31.07.2018.

8) Em 12.09.2000, a autora BAR TIP TOP LTDA. (ora apelante), requereu o registro nº 823.241.530, referente à marca nominativa TIP TOP, para a classe NCL (7) 42: “Restaurantes (alimentação e bebidas); alojamento temporário; cuidados médicos, higiênicos e de beleza; serviços veterinários e de agricultura; serviços jurídicos; pesquisa científica e industrial; programação para computadores; serviços que não podem ser incluídos em outras classes”, especificação: “serviços de bar e restaurantes”. O exame do requerimento foi sobrestado pelo INPI em 23.05.2006 em razão da pendência de decisão definitiva quanto à concessão do registro nº 819.342.467 (titularizada pela corré TIP TOP ALIMENTOS LTDA., cuja invalidação é pedida na ação de origem). Posteriormente, em decisão proferida na data de 06.03.2012, o INPI indeferiu o registro nº 823.241.530 requerido pela demandante, tendo como fundamento anterioridade do mencionado registro nº 819.342.467 titularizado pela corré. Tal indeferimento do registro nº 823241530, requerido pela autora BAR TIP TOP LTDA, foi mantido em sede recurso administrativo, consoante decisão proferida pela autarquia federal em 19.07.2016.

9) Em 26.11.2016, a sociedade BAR TIP TOP LTDA. (ora apelante) ajuizou a ação de origem com o objetivo de invalidar o mencionado registro nº 819.342.467, referente à marca nominativa TIP TOP.

10) Ainda no curso da ação de origem, a sociedade BAR TIP TOP LTDA. (ora apelante) depositou em 23.01.2017, o requerimento de registro nº 912.197.978, referente à marca mista TIP TOP BAR & RESTAURANTE, para a classe NCL (10) 43: “Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias”, especificação: “Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo]; Churrascaria [restaurante]; Cyber-café [sic] [restaurante]; Serviços de bar; Serviços de cafés [bares]; Serviços de cafeteria; Serviços de restaurantes; Serviços de restaurantes de auto-serviço”. Tal requerimento de registro encontra-se sobrestado em razão da pendência de decisão definitiva na ação de origem quanto à manutenção do registro nº 819 342 467 (titularizada pela corré TIP TOP ALIMENTOS LTDA., cuja invalidação é pedida no processo originário). A marca mista referente ao registro nº 912.197.978 tem a seguinte apresentação visual:

Para fundamentar o seu pedido de invalidação na ação de origem, a demandante BAR TIP TOP LTDA. invoca a vedação prevista no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (“V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;”, bem como o direito de precedência estabelecido no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96 (“§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”), tendo em vista que, segundo argumenta, se utiliza do termo TIP TOP como elemento característico de sua denominação empresarial, pelo menos, desde 01.07.1971 (atos constitutivos reproduzidos no Evento 62, OUT70, Páginas 1-2), muito anteriormente, portanto, ao depósito do registro da demandada TIP TOP ALIMENTOS LTDA., em 14.06.1996.

Também salienta nos autos que, conforme já externado, requereu junto ao INPI: 1) o registro nº 823.241.530, referente à marca nominativa TIP TOP, depositado em 12.09.2000, não concedido na data de 06.03.2012 em razão da anterioridade do já mencionado registro nº 819.342.467, de titularidade da corré TIP TOP ALIMENTOS LTDA.; 2) o registro nº 912.197.978, referente à marca mista TIP TOP BAR & RESTAURANTE, depositado em 23.01.2017 e cujo “exame do mérito” do requerimento pela autarquia está sobrestado conforme decisão administrativa proferida em 17.07.2018.

Além disso, quanto ao registro nº 819.342.467, concedido a corré, aponta a ocorrência de “equívoco durante o trâmite administrativo da sua análise, [...] tendo em vista que o mesmo deveria ter sido sobrestado até o julgamento final do pedido de registro da empresa DELIKATESSEN ALPINO [registro nº 818287543], por se tratar de marca idêntica, depositada anteriormente, e inserida na mesma classe de serviços”.

No que se refere os termos que compõem a locução TIP TOP, integrante da denominação empresarial da autora e da marca titularizada pela corré, deve-se atentar que não são inéditos, já que dicionarizados na língua inglesa e dotados de sentidos aproximados. TIP, em sua acepção mais comum, significa “1. ponta (dos dedos), extremidade; 2. cume, pico, parte mais alta; 3. parte final; 4. ponta, ponteira; 5. declive, ladeira” (fonte: https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/tip/), ao passo que TOP, pode ser entendido como: “1. ponto mais alto, cume, pico, alto, topo, cumeeira; 2. parte ou superfície superior; 3. tampo (de mesa); 4. cargo mais alto; 5. pessoa mais importante; 6. auge, máximo, cúmulo, ápice; [...] 1. tampar, cobrir, coroar. 2. estar no auge, no cúmulo, estar no alto; 3. alcançar, subir ao topo, ao auge; [...] 1. superior, primeiro; 2. maior; 3. principal” (fonte: https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/top/). Mesmo a forma justaposta da locução, TIPTOP, tem significação própria no idioma anglófono, pois pode ser traduzida como “1. ponto mais alto, cúmulo, ápice, auge. 2. o melhor, o supremo. [...] 1. no ponto mais alto; 2. excelente, supremo, supimpa” (https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/tiptop/).

Tais fatos levam à constatação de que os signos constituídos da expressão TIP TOP, podem ser tidos como “marcas fracas”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, se dotadas de distintividade, o que é constatado neste caso e afasta, no entender deste julgador, a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no já mencionado inciso V do artigo 124 da Lei nº 9279-96. Situação diversa seria a do registro dos signos idealizados com o propósito único de ser vocacionados a identificar os produtos e os serviços do seu titular, aos quais se pode atribuir a qualidade de “marca forte” e, por conta disso, alcançar, em potencial máximo, a efetiva tutela da propriedade industrial (verbi gratia: KODAK, XEROX, ADIDAS e HÄAGEN DAZS). Dessarte, não pode a aludida expressão ser apropriada, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no art. 124, VI da Lei nº 9.279-96 (“VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”), o qual impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo as expressões um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento. No que tange o tema, também o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou que as “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo” (STJ - REsp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011).

Diante dessas premissas, verifica-se que, por ostentar caráter comum ou genérico, a marca nominativa TIP TOP, concedida em favor da corré TIP TOP ALIMENTOS LTDA., pode conviver com a utilização do termo na denominação empresarial da autora e nos signos cujos registros sejam requeridos no INPI pela recorrente e ora apelante BAR TIP TOP LTDA., desde que ostentem suficiente distintividade. De igual modo, convém remeter ao excerto da sentença no qual é ressaltada a distância geográfica entre as sedes das litigantes BAR TIP TOP LTDA. e TIP TOP ALIMENTOS LTDA., a demonstrar ser viável a convivência dos signos e afasta possibilidade a confusão ou associação indevida pelo consumidor: “[...] Acresça-se, ainda, o fato de que as empresas em questão encontravam-se sediadas em diferentes Estados da Federação - a autora, em Belo Horizonte/MG, e a empresa depositante, em Campina Grande do Sul/PR, e que não há qualquer notícia concreta de confusão entre as marcas em questão, além do que, na década de 90, a internet [sic] não era difundida como nos dias de hoje a facilitar o conhecimento de empresas situadas a longos quilômetros de distância”.

Necessário destacar que, conquanto se reconheça a possibilidade de convivência dos signos que se utilizem da referida locução, deve-se atentar que a pretensão desta ação está restrita à manutenção ou não do registro nº 819.342.467, depositada em 1996 da corré TIP TOP ALIMENTOS LTDA. (hoje titularizada pela C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.), inexistindo pedido no sentido da concessão do registros das marcas posteriormente requeridos no INPI pela autora BAR TIP TOP LTDA. (registros nº 823.241.530 e 912.197.978, depositados, respectivamente, nos anos de 2000 e 2017); razão por que não pode ser proferida na presente causa decisão a respeito desses privilégios sobre criação industrial pleiteados pela recorrente, sob pena de extrapolação dos limites objetivos da lide, consoante o disposto no artigo 141 (“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”) e 492 (“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”).

Frise-se ainda que, constatada a ausência de óbice à coexistência no mercado de signos que se utilizem da locução TIP TOP, fica prejudicada a apreciação da questão referente ao direito de precedência invocado pela demandante e ora recorrente, com base no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96 (“§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”). E, mesmo que se impusesse o exame de tal questão, prevalece no presente caso concreto, a constatação feita pela MMª Juíza de primeiro grau de que a autora não logrou comprovar o uso precedente como marca da expressão em debate, conforme seguinte excerto da decisão (grifos aditados):

“No caso em tela, o pedido de registro da empresa ré foi depositado em 14/01/1996, com publicação em 29/07/1997 (RPI n.º 1391), tendo sido objeto de oposição administrativa pela empresa TIP TOP TÊXTIL S.A., que foi rejeitada, com data de concessão em 16/03/2010 (RPI 2045).

Agora, vem a empresa autora, por meio desta ação judicial, alegar o direito de precedência sobre o signo TIP TOP, cumprindo ao Juízo o exame do preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Ou seja, há de se perquirir, agora, se a empresa autora, de boa-fé, fazia uso do signo TIP TOP para distinguir ou certificar serviços do segmento de restaurantes há, pelo menos, 6 meses antes da data do depósito do registro da ré (14/06/1996), nos termos do art.129, § 1º, da LPI.

Ocorre que, na hipótese dos autos, a par das alterações contratuais de fls.10/13, com data de 30/11/2005, fls.14/19, subscrita em 19/03/1984, e fls.320/321, subscrita em 01/07/1971, não há qualquer outro documento que comprove o efetivo uso da marca TIP TOP pela demandante, sendo certo que as referidas alterações contratuais, de per si, não se prestam a tal fim, especialmente pelo fato de que a alteração de 2005 traz expressa alteração no seguinte sentido:

"Em razão da empresa, no atual momento, não estar exercendo atividades operacionais de comércio de bar, restaurantes e similares, comércio de bebidas, produtos alimentícios em geral, inclusive importação e exportação, mas sendo de interesse dos sócios mantê-la para outros possíveis negócios neste mesmo segmento, decidem autorizar a solicitação de baixa de sua inscrição estadual junto à Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de Minas Gerais para todos os fins de direito, devendo, quando efetivamente a empresa voltar às suas atividades, requerer nova inscrição”. (fl.10)

Em conclusão, na ausência de documentos hábeis a tanto, tenho que a empresa autora não pode invocar direito de precedência sobre o signo TIP TOP, a amparar a nulidade do registro da empresa ré”.

Por conseguinte, entendo igualmente que o direito de precedência previsto no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279-96 não pode ser limitado temporalmente, apenas durante o curso do procedimento administrativo para a obtenção do registro, devendo e podendo o seu titular, se assim entender, exercê-lo quer administrativamente, quer judicialmente, em decorrência princípio da inafastabilidade da jurisdição.

De outro lado, na visão deste julgador, inexiste fundamento para reformar a sentença diante da alegação de que ocorreu um “equívoco por parte da autarquia durante o trâmite administrativo de análise do registro objeto de litígio [registro nº 819.342.467], tendo em vista que o mesmo deveria ter sido sobrestado até o julgamento final do pedido de registro da empresa DELIKATESSEN ALPINO [registro nº 818287543], por se tratar de marca idêntica, depositada anteriormente, e inserida na mesma classe de serviços”. Isso porque, consoante uma análise detida do andamento do exame dos requerimentos em questão, registro nº 819.342.467 (titularizado inicialmente pela corré TIP TOP ALIMENTOS LTDA., objeto do pedido de invalidação na ação de origem) e registro nº 818.287.543 (titularizado pela pessoa jurídica DELIKATESSEN ALPINO LTDA., que faz parte do quadro societário da autora BAR TIP TOP LTDA., ora apelante), revela que, diversamente do sustenta apelante, o exame do requerimento referente àquele primeiro registro nº 819.342.467 (objeto da ação de origem) ficou sobrestado até 21.11.2011, quando houve a primeira decisão de concessão do privilégio em favor da corré, ou seja, muito tempo após a decisão definitiva do INPI que, em sede de recurso administrativo (datada de 28.04.1998), não concedeu o registro nº 818.287.543 em favor da pessoa jurídica DELIKATESSEN ALPINO LTDA. Lembre-se de que a decisão que concedeu a corré TIP TOP ALIMENTOS LTDA. o registro nº 819.342.467, referente à marca nominativa TIP TOP, foi confirmada em sede recurso interposto perante o INPI pela própria demandante BAR TIP TOP LTDA., conforme decisão proferida na data de 12.07.2016, razão por que inexiste base para afirmar que essa parte não teve oportunidade de se insurgir, no âmbito administrativo, contra a concessão do privilégio em favor da demandada. Demais disso, deve-se atentar que a negativa da concessão do registro nº 818.287.543 para a pessoa jurídica DELIKATESSEN ALPINO LTDA. (depositado em 04.01.1995) não teve por fundamento expresso o registro nº 819.342.467 (cuja invalidação é pedida na ação de origem), mas sim a anterioridade do registro nº 815.886.551, referente à marca mista TIP TOP (concedido em 03.11.1992 e também titularizado inicialmente pela corré TIP TOP ALIMENTOS LTDA.), registro plenamente em vigor e que não é objeto de invalidação no processo de origem.

Por fim, conquanto não tenha sido o fundamento principal do Eminente Relator para manter a sentença recorrida, reafirmo o meu entendimento já pronunciado em outros julgamentos perante esta Egrégia Turma Especializada de que a abrangência da proteção ao elemento designativo do nome empresarial não se restringe à unidade da federação em que foram arquivados os atos constitutivos da titular, conquanto não desconheça a orientação diversa do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca dessa matéria específica.

Não se olvida que, ao nome empresarial, foi conferida proteção marcária, pela Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, da qual o Brasil é signatário, internalizada por meio do Decreto 635, de 21 de agosto de 1992. Proteção essa que se apresenta de forma ampla, conforme dispõe o art. 8º da referida convenção, in verbis:

“Art. 8º. O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça ou parte de uma marca de fábrica ou de comércio.”.

Sabe-se que tal previsão que tem por finalidade evitar que o registro de um signo marcário venha a ser concedido em relação direta a um elemento de uso comum, de forma a outorgar ao respectivo titular, quer sob o aspecto do nome empresarial, quer sob o viés marcário propriamente dito, um monopólio indevido. É verdade que essa proteção ampla não se amolda com perfeição ao sistema atributivo de marcas, que tem o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, como ato necessário ao reconhecimento das prerrogativas, dentre essas o direito de exclusividade do uso, mas encontra guarida na própria Lei 9.279-96, especificamente no art. 124, V.

E mesmo diante da redação da lei civil quanto à limitação ao território do Estado do nome empresarial (art. 1.166 do Código Civil), a partir do depósito dos atos constitutivos na respectiva junta comercial, deve a disposição sofrer uma interpretação conforme a Constituição da República, para que se ajuste os termos legais a todo o território nacional, consoante a premissa fundamental extraída da noção de um Estado federal: o princípio federativo. Os atos públicos dos Estados valem, portanto, para todos os Estados da Federação, porque em uma Federação estamos, e, como tal, devem ser respeitados e observados em todo o território de nosso Estado Federal. É desse modo que, nos casos de registros de nascimento, casamento, e mesmo de identificação civil, encontramos uma proteção de âmbito nacional.

Ainda que não se tratasse de uma interpretação conforme a Constituição da República, a necessidade de se atribuir efeitos do registro para todo o território nacional é da natureza do ato, é da eficácia do ato – a pessoa jurídica é registrada para todo o Brasil e não, apenas, para o Estado. E não se diga que haveria uma interpretação contra legem, mas, uma interpretação contra verba legis, que com aquela não se confunde; além do que a interpretação dada pelo juiz deve ser de tal modo a corrigir os equívocos na redação da lei, a fim de que ela se mantenha nos seus valores, sua estrutura e seus fins.

Assim, entendo que se deve ter como não-escrita a expressão legal que limita ao Estado a eficácia do registro, mediante uma interpretação ab-rogante, e adequada ao sistema jurídico registral brasileiro, que não é restritivo, que não é limitador – aliás, não é e nem poderia sê-lo, pois todo registro feito em um Estado da Federação vale para todo o território da Federação.

Desse modo, pronuncio-me pela manutenção da sentença, ainda que seja por fundamentos diversos dos expressos pela juíza de primeiro grau, que entendeu que a autora não logrou comprovar o uso precedente como marca da expressão em debate, ao passo que este julgador entende que a manutenção do registro titularizado pela parte ré se justifica em razão do caráter genérico da expressão TIP TOP e da possibilidade de convivência dos signos. De igual modo, não tenho objeção à conclusão do voto proferido pelo Eminente Relator, no sentido de desprovimento da apelação da autora, conquanto ressalve o subscritor do presente pronunciamento o seu entendimento quanto à abrangência da proteção ao elemento designativo do nome empresarial. Tal ressalva, não implica, portanto, em modificação do desfecho externado pelo Eminente Desembargador Marcello Granado quanto à apreciação do recurso ora em julgamento, pois convergente com a decisão da juíza de primeiro grau de que a autora não logrou comprovar o uso precedente como marca da expressão em debate.

Isso posto, voto no sentido de, embora por fundamentos diversos, acompanhar o Relator quanto ao desprovimento da apelação da autora, mantendo em todos seus termos a sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20001135890v2 e do código CRC 945844f1.

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Apelação Cível Nº 0166382-52.2016.4.02.5101/RJ

EMENTA

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO- MANTIDA SENTENÇA- ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA- ART. 124, V DA LEI 9.279-96 -Direito de Precedência -  art.129, § 1º DA LEI 9.279-96- APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Caso concreto- pedido de nulidade do registro n.º 819.342.467 para a marca mista TIP TOP de titularidade da C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

2. Sentença- juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral, mantendo a concessão do registro n.º 819.342.467 sobre a marca TIP TOP, por entender que: (i) “não assistir razão à demandante quanto à pretensão de nulidade do registro em questão fulcrada no argumento de violação ao art.124, V, da LPI”; (ii) “na ausência de documentos hábeis a tanto, tenho que a empresa autora não pode invocar direito de precedência sobre o signo TIP TOP, a amparar a nulidade do registro da empresa ré”; (iii) “considerando todo o suporte fático que se observa no caso concreto, não se reputa razoável que, agora, a parte autora venha se insurgir judicialmente contra o ato de concessão do registro n.º 819.342.467 tendo como base o indeferimento de um registro cuja reversão a demandante não cuidou em buscar à época, pelo que não há como ser acolhida a pretensão autoral com base em tal argumento”. .

3. Argumentos suscitados na apelação - (i) “há que se destacar que a qualquer pessoa é permitido o acesso às juntas comerciais de todos os Estados para requerer certidão de qualquer empresa, o que não justifica o desconhecimento acerca da existência da empresa Apelante. Ainda que isso não fosse de acesso ao público, o que se cogita pelo dever de argumentar, é importante salientar que em uma singela busca de anterioridade junto ao sistema de busca do INPI a Apelada já identificaria a existência da empresa Apelante, uma vez que esta pleiteia o registro da marca TIP TOP desde 1988”; (ii) "além do mais, atentando-se à cronologia dos fatos, demonstra-se patente as artimanhas da Apelada no sentido de tentar monopolizar a marca TIP TOP para um ramo que sequer compõe seu objeto social. Dizemos isso, pois às fls. 302/308, a empresa Indústria de Massas e Salgadinhos Tip Top Ltda. (representantes legais Altevir Rose e Edmar Rhinow), protocolizaram, por meio do procurador Sr. Ivanor Medeiros Duarte, no dia 05/06/1996, recurso contra o deferimento da marca TIP TOP, processo 818.287.543, de titularidade da Sócia da Apelante. Mais adiante, às fls. 357/359, verifica-se que no dia 14/06/1996, 'coincidentemente', a Apelada 1, Tip Top Alimentos (representantes legais Altevir Rose e Edmar Rhinow), que também não possui em seu objeto social serviços de alimentação, mas apenas fabricação de biscoitos e bolachas, por meio do mesmo procurador Sr. Ivanor Medeiros Duarte, pediu o registro da marca anulanda TIP TOP, também para serviços de alimentação"; (iii) "ademais, há que salientar que ao ser levado a conhecimento do INPI, por meio de processo administrativo de nulidade, a existência de empresa com nome empresarial Bar TIP TOP, com data muito anterior (quarenta e quatro anos antes da titular do registro anulando existir), era seu dever, anular a marca em cotejo. Se não anulou, resta patente a ilegalidade na concessão da marca e, portanto, a necessidade de anulá-la pela via judicial por indiscutível violação do art. 124, V, da LPI";  (iv) “o direito de precedência a marca não foi demonstrado apenas no ingresso da ação judicial, mas por meio de nulidade administrativa (fls. 27/31), e por meio de petição nos processos 818.287.543 (anterior ao registro anulando) (fls. 22/26) e 823.241.530 (doc. 07), de titularidade da Apelante"; (v) "o fato de a ação ser ajuizada apenas no seu termo final se deu pela espera do julgamento, moroso, da nulidade administrativa do processo anulando, cuja decisão apenas foi publicada em 12/07/2016 (doc. 08). Além do mais, isso não retira de forma alguma o direito de precedência da Apelante, e muito menos de ingressar com a referida ação para reclamar seus direitos";  (vi) é indubitável, por todos os documentos já juntados aos autos, que a apelante utiliza a marca TIP TOP desde o início de suas atividades no ano de 1929, e, portanto, tem direito de precedência ao sinal distintivo para identificar seus serviços. Tanto é verdade que, em razão de sua tradição, desde 1929, sua história virou livro, escrito pelo sociólogo Osias Ribeiro Neves no ano de 2009, em homenagem aos seus 80 anos”; (vii) “ocorreu um enorme equívoco no trâmite do processo administrativo, pelo fato do registro anulando ter sido concedido enquanto estava pendente de exame processo anterior de marca idêntica”.

4.Argumentos suscitados nas contrarrazões C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - alegou, preliminarmente, que (i) “a peça recursal veio acompanhada de documentos antigos que, ao que tudo indica, eram de fácil acesso e conhecimento da Apelante, ou seja, não se tratam de documentos novos”. E, no mérito, em síntese, alegou que (ii) “em nenhum momento o art. 124, inciso V, da LPI determina que o direito de preferência no registro da marca esteja relacionado à data de constituição da sociedade empresarial, mas sim, ao regular cumprimento do processo administrativo perante o INPI, com seu válido deferimento e concessão perante àquela autarquia. Assim, considerando que ao tempo do deferimento do pedido da marca da Apelada, não havia qualquer anterioridade impeditiva em vigor, descabe qualquer argumentação com base no art.124, inciso V da LPI”; (iii) “o invocado direito de precedência do registro não assegura o direito líquido e certo ao registro, cujo qual deve seguir todos os trâmites e prazos legais perante o INPI, ônus do qual não se desincumbiu a ora Apelante”; (iv) “não se mostra minimamente plausível que quase 20 (vinte) anos após o deferimento e regular registro da marca ‘Tip Top’ a ora Apelante, que detinha acesso aos sistemas e às publicações do INPI, venha a Juízo alegar a nulidade do registro de marca sob o n.º 819.342.467”.

5. Argumentos suscitados nas contrarrazões INPI - (i) “desde que não seja configurada a hipótese de má-fé daquele que depositou o pedido de registro, em face do disposto no art. 6º, bis, 3, da Convenção da União de Paris, o direito de precedência fixado no art. 129, §1º da LPI só poderá ser arguido dentro da fase administrativa, que anteceda à concessão do registro, notadamente naquela forma estabelecida no art. 158 da mesma lei, qual seja em sede de oposição ao pedido de registro, não devendo pois ser admitido se alegado apenas em sede de processo administrativo de nulidade ou em ação de nulidade”; (ii) “quando do deferimento do pedido da ré, ora impugnado, em 06/03/2010, o pedido da autora 818.287.543 já se encontrava definitivamente arquivado desde 28/04/1998. Assim, considerando que ambas as empresas possuem em seu nome comercial a expressão ‘TIP TOP’ e que, ao tempo do deferimento do pedido de marca da ré, não havia qualquer anterioridade impeditiva em vigor, descabe qualquer argumentação com base no art.124, V da LPI, nos estritos termos do parecer 0005-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, já citado na manifestação técnica do INPI”; (iii) “em relação à alegação de decisões contraditórias, esclareceu a DIRMA que os pedidos de marca de autora e ré tramitaram de forma distinta, sendo que os pedidos da autora sofreram impugnações apresentadas por terceiros relativas a registros em classes afins e que estavam em vigor à época do exame. Já quanto ao pedido de registro de marca da ré, embora também tenha sido alvo de oposição, a anterioridade impeditiva alegada encontrava-se definitivamente arquivada quando do exame, pelo que não poderia obstaculizar a concessão do registro”.

6. Sentença mantida- Em razão do princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa. Empresas em questão sediadas em diferentes Estados da Federação e não há notícia nos autos de que a autora tenha arquivado seu registro nas demais juntas do país, restando inaplicável, nesse caso, o óbice previsto no inc. V do art. 124 da LPI. 

Proteção derivada do direito de precedência, prevista no art. 129, § 1º, da LPI, não pode ser aplicada. Autora não logrou comprovar o efetivo uso anterior.

7. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, MAJORANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA SENTENÇA EM 1% (UM POR CENTO), COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015, nos termos do voto do relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000374245v7 e do código CRC a3581637.

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Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 18/01/2023, às 15:19:00

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Virtual DE 01/02/2021

Apelação Cível Nº 0166382-52.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): MARCIO BARRA LIMA

Votante: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Votante: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

Pedido Vista: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/09/2022

Apelação Cível Nº 0166382-52.2016.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PRESIDENTE: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PROCURADOR(A): JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

VOTANTE: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA

Secretária