Documento:20000560391

Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível Nº 5012068-92.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: Juiz Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais.

A sentença guerreada merece ser confirmada, conforme será exposto a seguir.

A apelante busca, por intermédio do presente recurso, a declaração da nulidade do ato administrativo do INPI que cancelou o registro nº 910.686.387 para a marca nominativa "TWITTER", depositada em 29/05/2009 na Classe NCL(9) 30, com especificação para designar “biscoitos”, entre outros produtos do gênero alimentício.

Em consulta ao site do INPI constata-se que a autarquia concedeu à autora/apelante, em 05/03/2013, o registro supracitado para a marca nominativa “TWITTER”, a fim de assinalar produtos alimentícios, e, posteriormente, em âmbito de procedimento administrativo de nulidade instaurado pela empresa ré/apelada, declarou a respectiva nulidade, nos seguintes termos (RPI 2433 de 22/08/2017).

No presente caso, a empresa apelada TWITTER INC. comprova, mediante diversos documentos trazidos no evento 16, ser a titular da marca “TWITTER”, não só no Brasil, mas em diversos outros países, utilizando-a para assinalar a famosa rede social de mesmo nome. A título de exemplo, pode ser citado o registro nº 829.444.122, referente à marca nominativa “TWITTER”, depositado em 26/10/2007, data anterior ao depósito do pedido de registro da apelante.

Constata-se, portanto, que as marcas em cotejo são integralmente idênticas, visto que formadas unicamente pelo elemento nominativo “TWITTER”. Fundamental destacar que a marca “TWITTER” é fantasiosa no mercado brasileiro, já que a referida expressão que a compõe não se encontra dicionarizada e não apresenta nenhum significado óbvio, possuindo, por conseguinte, maior grau de distintividade e de proteção marcária.

Segundo o endereço eletrônico mlabs.com.br/blog/twitter, o termo “Twitter” pode ser entendido como “uma pequena explosão de informações” e “pios de pássaros”, que faz referência às postagens feitas na rede social Twitter, caracterizadas por serem dinâmicas, rápidas e objetivas, já que existe uma limitação de caracteres a serem inseridos nos tweets (nome utilizado para designar as publicações feitas na rede social do Twitter).

Vale destacar que, ao se pesquisar a palavra “TWITTER” em dicionários online é comum encontrar que o significado de tal termo se refere somente à rede social criada pela empresa apelada, conforme demonstrado pela empresa ré no item 43 de sua contestação (evento 16).

O Twitter é, indubitavelmente, uma das redes sociais mais populares do mundo, sendo utilizado oficialmente pelos principais veículos de notícias como plataforma de propagação de informação, sendo operada também por artistas e personalidades políticas, bem como por diversas empresas, que o utilizam como ferramenta de marketing.

Nesse contexto, o termo twitter pode até ser considerado um sinal sugestivo para designar rede social com interações curtas e rápidas, mas não possui nenhum significado quando é trazido para o ramo de atuação da empresa apelante, qual seja, mercado de alimentos, sendo possível inferir que o pedido de registro da marca “TWITTER” pretendida pela recorrente, para distinguir produtos alimentícios, consubstancia-se em mera tentativa de aproveitamento de marca alheia anteriormente registrada.

Resta caracterizada, portanto, a existência de aproveitamento parasitário em relação à marca “TWITTER”, previamente registrada em nome da empresa ré/apelada.

Segundo Denis Borges Barbosa, “Dar-se-ia a concorrência parasitária quando uma empresa, utilizando-se da boa fama de outra, consegue vantagem econômica para atuar num mercado ou segmento de mercado em que a detentora da boa fama não compete”, definição esta que se amolda ao presente caso, já que estamos diante de empresas que atuam em mercados distintos.

As circunstâncias do caso concreto reforçam a constatação do aproveitamento parasitário. A marca “TWITTER” goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de investimentos feitos pela empresa apelada, sendo, inclusive, reconhecida como de “alto renome” pelo INPI (cf. evento 45, Anexo 2). Pouco provável, diante da infinita possibilidade de criação de marcas para o ramo alimentício, que a autora/apelante, ao introduzir no mercado produto da espécie “biscoito recheado” (cf. imagens constantes às fls. 19 e 20 da apelação – evento 51), tenha escolhido o nome e a marca “TWITTER” sem o propósito de se beneficiar, de modo direto ou indireto, do prestígio do sinal formado pelo mesmo nome, criado pela apelada.

Nesse ponto, é oportuno refazer o questionamento trazido pela apelada no item 52 de suas contrarrazões (evento 63): “É de se indagar, ante a infindável diversidade de elementos visuais e nominativos que poderiam ser empregados como marca pela Apelante, a razão pela qual teria sido reproduzida justamente a afamada marca “TWITTER” da Apelada.”

Se for permitido à apelante usar tal marca mesmo para produto dissemelhante, a originalidade e poder distintivo da marca ficarão diluídos e enfraquecidos, em prejuízo ao seu dono. É por isso que, no presente caso é irrelevante a existência ou não de prejuízo resultante da confusão entre os consumidores das empresas litigantes, haja vista o risco de redução do poder apelativo da marca “TWITTER”, pelo seu uso em segmento de mercado não concorrente ao da empresa que a criou.

Ainda assim, é perfeitamente factível imaginar a situação em que um usuário da rede social Twitter, ao se deparar com o biscoito de nome idêntico, conclua que, diante da peculiaridade do termo “TWITTER” (mundialmente conhecido como uma rede social), exista algum tipo de parceria entre as empresas para a comercialização do citado produto alimentício, o que não é permitido pela LPI.

Salienta-se que o prestígio do termo “TWITTER” não decorre apenas da marca em foco, mas também do próprio nome empresarial da apelada “TWITTER, INC.”. A referida expressão constitui-se como elemento distintivo da empresa apelada desde 2006, ano anterior ao do depósito pela apelante do pedido de registro nº 901.686.387, efetuado em 2009, fazendo incidir a proibição constante no art. 124, V, da LPI.

Ademais, diante das peculiaridades do presente caso, o princípio da especialidade deve ser relativizado. Ainda que os registros conflitantes destinem-se a identificar produtos/serviços voltados a públicos consumidores diferentes, autorizar o uso de “TWITTER” no ramo de alimentos acabaria por conferir vantagem indevida à apelante, mormente em virtude do investimento feito pela apelada para que sua marca “TWITTER” tivesse forte poder atrativo, com potencial, inclusive, de penetrar em outros segmentos de mercado.

Sobreleva-se que o INPI, em seu parecer constante no evento 10, entendeu “terem sido preenchidos os requisitos de aplicabilidade da teoria do aproveitamento parasitário, por ser medida de resguardo aos princípios e finalidade precípuas da LPI que buscam coibir a concorrência desleal entre as empresas (...)”

Quanto ao argumento da apelante de que a empresa apelada só teve sua marca considerada como de alto renome após 7 (sete) anos de sua concessão, e após a instauração do presente processo, de maneira que os efeitos da declaração de alto renome não poderiam retroagir para atingir registros anteriores, inclusive mencionado jurisprudência do STJ (REsp nº 1.799.164/RJ - Terceira Turma - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 15/08/2019), cabe ressalvar que a configuração de aproveitamento parasitário, como ocorre no presente caso, constitui exceção a tal entendimento, pois o ordenamento jurídico não pode chancelar a obtenção de uma vantagem indevida decorrente da apropriação de marca criada por outrem.

Logo, enquadra-se o presente caso na hipótese de aproveitamento parasitário, consubstanciado num exercício irregular do direito (depositar marca igual para designar produto distinto), que pode ocasionar dano à reputação da marca afamada e um enriquecimento sem causa por parte do usurpador.

O exercício irregular se verifica por desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, tornando nulo o ato que concedeu o registro de marca, independentemente do elemento intencional.

Ante o exposto, conclui-se pela legalidade do ato administrativo do INPI que declarou a nulidade do registro nº 901.686.387, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Majoração dos honorários advocatícios no valor de 1% (um por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/15.

Voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Juiz Federal Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000560392v2 e do código CRC a768ba5b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 30/6/2021, às 16:6:50

Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível Nº 5012068-92.2018.4.02.5101/RJ

VOTO-VISTA

I - A presente ação tem por objetivo a invalidação do ato do INPI que, por sua vez, invalidou o registro nº 901686387, referente à marca nominativa TWITTER, depositado em 29.05.2009, inicialmente concedido na data de 05.03.2013 em favor da autora PASTIFÍCIO SELMI S.A., para a classe NCL (9) 30, especificação: “Massas alimentares; Biscoitos; Amêndoas (Bolinhos ou biscoitos de);Biscoitos amanteigados; Biscoitos de água e sal; Massas com ovos [talharim];Chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para fabricação de bebidas]; Bolos; Malte (Biscoitos de);Chocolate (Bebidas à base de)”.

II – Segundo salientado pelo INPI nos autos, “A decisão administrativa impugnada foi proferida com fulcro no artigo 188, inciso I, do Código Civil c/c artigo 122 da LPI, por ter sido caracterizada a existência de aproveitamento parasitário em relação à marca TWITTER, anteriormente registrada em nome da empresa Ré”.

III – O vocábulo TWITTER não é inédito e tem acepção própria no inglês, significando “1. gorjeio, trinado, chilro. 2 riso silencioso.3 excitação, tremor (de nervosismo)”. De conseguinte, é inconteste que a expressão dá nome a “uma rede social e um serviço de microblog [sic], que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 280 caracteres, conhecidos como "tweets" [sic]), por meio do website [sic] do serviço, por SMS e por softwares [sic] específicos de gerenciamento”.

IV - A sociedade estadunidense TWITTER INC. (corré na ação de origem) é titular de diversos registros da marca nominativa TWITTER, concedidos para diversas classes, sendo que o primeiro foi depositado no ano de 2007, na classe NCL (9) 38 (“Telecomunicações”). Também se verifica que o signo TWITTER (registro nº 909570175) teve reconhecida a sua condição de “marca de alto renome”, em 16.06.2020, o que lhe confere proteção especial prevista no artigo 125 da Lei nº 9.279-96. Contudo, que tal reconhecimento não pode irradiar seus efeitos com relação às marcas anteriores a essa data, como no caso do signo do autor, depositado em 2009, nem com relação àqueles sinais cujo registro foi requerido após a vigência do seu reconhecimento, acaso não prorrogado, já que tal anotação vigora por prazo certo, nos termos dos artigos 8º e 9º da Resolução INPI nº 107-2013.

V - O reconhecimento da condição específica prevista no artigo 126 da Lei nº 9.279-96 exige prova robusta, inclusive com a demonstração da sua fama junto ao seu ramo de sua atuação. Mesmo sendo reconhecida a qualidade de “marca notoriamente conhecida”, para fins de invalidação de registro tido como colidente, é necessária a comprovação de que a alegada “reprodução ou imitação” da marca notória seja “suscetível de estabelecer confusão”, consoante os próprios termos do art. 6º, bis (I), da Convenção da União de Paris, situação que não ocorre no caso concreto.

VI – O contexto delineado na causa afasta igualmente a incidência da vedação prevista no inciso V da Lei nº 9.279-96 do artigo 124. Conquanto a sociedade estadunidense tenha iniciado as suas atividades em 2006 e requerido o seu primeiro registro de marca no Brasil em 2007 (data anterior ao depósito da marca da autora, ocorrido em 2009); bem como o termo anglófono TWITTER represente elemento característico da sua denominação empresarial; verifica-se que as titulares das marcas nominativas em confronto atuam em seguimentos de mercado distintos, não havendo que cogitar uma conduta de aproveitamento parasitário por parte da demandante, mormente se se atentar para a disposição figurativa imprimida pelas litigantes em seus produtos e serviços respectivamente comercializados (biscoitos, para a autora PASTIFÍCIO SELMI S.A.; serviço de rede social, para a corré TWITTER INC.).

VII - Inexiste fundamento para a condenação do INPI nos ônus de sucumbência, pois, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; e tal condenação representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos

VIII – Voto vista no sentido de, divergindo respeitosamente do Eminente Relator, dar provimento à apelação da autora PASTIFÍCIO SELMI S.A. para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que, por seu turno, invalidou o registro nº 901686387, referente à marca nominativa TWITTER, antes concedida à demandante para a classe NCL (9) 30.

Trata-se de apelação interposta nos autos de ação ajuizada por PASTIFÍCIO SELMI S.A. (ora apelante) em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e da sociedade estadunidense TWITTER INC. com o objetivo de que “seja declarada a nulidade do ato administrativo que cancelou o registro n. 901686387 para a marca TWITTER, com a condenação da parte ré no pagamento das custas e dos honorários advocatícios”.

Na sentença proferida nos autos (evento nº 46), a MM.ª Juíza da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto, julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos: 1) “o INPI concedeu à Autora, em 05/03/2013, o registro n. 901686387 para a marca nominativa TWITTER, na classe NCL (9) 30, a fim de assinalar produtos alimentícios, e, posteriormente, em âmbito de procedimento administrativo de nulidade instaurado pela empresa Ré, declarou a respectiva nulidade”; 2) “nos moldes do art. 126 da Lei n. 9.279/96 - que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e é aplicável ao caso em tela -, "a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil" e "o INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida"; 3) “o INPI reconheceu o alto renome da marca nominativa "TWITTER", registrada sob o n. 909570175, conforme decisão publicada na RPI 2580 de 16/06/2020, o que permite o enquadramento da hipótese em tela no art. 125 da Lei n. 9.279/96”.

A autora PASTIFÍCIO SELMI S.A. apela da sentença, argumentando, em resumo, que: 1) “o símbolo utilizado pela apelante se faz suficientemente distintivo diante do símbolo utilizado pela empresa apelada, destacando que as partes litigantes sequer podem ser consideradas concorrentes diretas ou indireta, pois não competem no mesmo mercado, o que afastaria, inclusive, a concorrência ilícita ou desleal”; 2) “o pedido e reconhecimento da marca da apelada como de alto renome apenas se deu depois de instaurado o presente processo, de forma que qualquer proteção especial que recaia sobre a marca da apelada não deve obstar o registro e uso da marca da apelante, devendo, portanto, a empresa apelante suportar ônus da convivência”.

No evento nº 59, contrarrazões em que o INPI pugna pelo desprovimento da apelação, fazendo remissão às suas manifestações anteriores nos autos.

Contrarrazões da corré TWITTER, INC. ressaltando que: 1) “TWITTER é o elemento essencial do nome empresarial da empresa apelada desde a sua criação que antecede o depósito da marca da apelante, além de ser marca de alto renome, o que constitui uma questão de fato, corroborada pelo INPI em declaração recente de tal condição, havendo, no presente caso, evidente risco de diluição da marca da apelada”; 2) “não há que se falar em princípio da especialidade ou não aplicabilidade da decisão de alto renome, pois, mesmo as empresas pertencendo a segmentos mercadológicos distintos, o uso de “TWITTER” pela apelante tem o potencial de conferir vantagem indevida para a apelante em razão do investimento feito pela apelada para que sua marca “TWITTER” tivesse forte poder atrativo, capaz, inclusive, de penetrar em outros segmentos de mercado”.

Ao apreciar o recurso, o Eminente Relator, o então Juiz em Convocação Flávio Oliveira Lucas, em substituição à Relatora originária, Desembargadora Simone Schreiber (Gabinete nº 5), houve por bem negar provimento à apelação, adotando por fundamento as seguintes premissas: 1) “No presente caso, a empresa apelada TWITTER INC. comprova, mediante diversos documentos trazidos no evento 16, ser a titular da marca “TWITTER”, não só no Brasil, mas em diversos outros países, utilizando-a para assinalar a famosa rede social de mesmo nome. A título de exemplo, pode ser citado o registro nº 829.444.122, referente à marca nominativa “TWITTER”, depositado em 26/10/2007, data anterior ao depósito do pedido de registro da apelante”; 2) “as marcas em cotejo são integralmente idênticas, visto que formadas unicamente pelo elemento nominativo “TWITTER”. Fundamental destacar que a marca “TWITTER” é fantasiosa no mercado brasileiro, já que a referida expressão que a compõe não se encontra dicionarizada e não apresenta nenhum significado óbvio, possuindo, por conseguinte, maior grau de distintividade e de proteção marcária”; 3) “Segundo o endereço eletrônico mlabs.com.br/blog/twitter, o termo “Twitter” pode ser entendido como “uma pequena explosão de informações” e “pios de pássaros”, que faz referência às postagens feitas na rede social Twitter, caracterizadas por serem dinâmicas, rápidas e objetivas, já que existe uma limitação de caracteres a serem inseridos nos tweets (nome utilizado para designar as publicações feitas na rede social do Twitter)”; 4) “ao se pesquisar a palavra “TWITTER” em dicionários online é comum encontrar que o significado de tal termo se refere somente à rede social criada pela empresa apelada, conforme demonstrado pela empresa ré no item 43 de sua contestação (evento 16)”; 5) “O Twitter é, indubitavelmente, uma das redes sociais mais populares do mundo, sendo utilizado oficialmente pelos principais veículos de notícias como plataforma de propagação de informação, sendo operada também por artistas e personalidades políticas, bem como por diversas empresas, que o utilizam como ferramenta de marketing”; 6) “As circunstâncias do caso concreto reforçam a constatação do aproveitamento parasitário. A marca “TWITTER” goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de investimentos feitos pela empresa apelada, sendo, inclusive, reconhecida como de “alto renome” pelo INPI (cf. evento 45, Anexo 2). Pouco provável, diante da infinita possibilidade de criação de marcas para o ramo alimentício, que a autora/apelante, ao introduzir no mercado produto da espécie “biscoito recheado” (cf. imagens constantes às fls. 19 e 20 da apelação – evento 51), tenha escolhido o nome e a marca “TWITTER” sem o propósito de se beneficiar, de modo direto ou indireto, do prestígio do sinal formado pelo mesmo nome, criado pela apelada”; 7) “Se for permitido à apelante usar tal marca mesmo para produto dissemelhante, a originalidade e poder distintivo da marca ficarão diluídos e enfraquecidos, em prejuízo ao seu dono. É por isso que, no presente caso é irrelevante a existência ou não de prejuízo resultante da confusão entre os consumidores das empresas litigantes, haja vista o risco de redução do poder apelativo da marca “TWITTER”, pelo seu uso em segmento de mercado não concorrente ao da empresa que a criou”; 8) “Salienta-se que o prestígio do termo “TWITTER” não decorre apenas da marca em foco, mas também do próprio nome empresarial da apelada “TWITTER, INC.”. A referida expressão constitui-se como elemento distintivo da empresa apelada desde 2006, ano anterior ao do depósito pela apelante do pedido de registro nº 901.686.387, efetuado em 2009, fazendo incidir a proibição constante no art. 124, V, da LPI”; 9) “diante das peculiaridades do presente caso, o princípio da especialidade deve ser relativizado. Ainda que os registros conflitantes destinem-se a identificar produtos/serviços voltados a públicos consumidores diferentes, autorizar o uso de “TWITTER” no ramo de alimentos acabaria por conferir vantagem indevida à apelante, mormente em virtude do investimento feito pela apelada para que sua marca “TWITTER” tivesse forte poder atrativo, com potencial, inclusive, de penetrar em outros segmentos de mercado”; 10) “Quanto ao argumento da apelante de que a empresa apelada só teve sua marca considerada como de alto renome após 7 (sete) anos de sua concessão, e após a instauração do presente processo, de maneira que os efeitos da declaração de alto renome não poderiam retroagir para atingir registros anteriores, inclusive mencionado jurisprudência do STJ (REsp nº 1.799.164/RJ - Terceira Turma - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 15/08/2019), cabe ressalvar que a configuração de aproveitamento parasitário, como ocorre no presente caso, constitui exceção a tal entendimento, pois o ordenamento jurídico não pode chancelar a obtenção de uma vantagem indevida decorrente da apropriação de marca criada por outrem”; 11) “enquadra-se o presente caso na hipótese de aproveitamento parasitário, consubstanciado num exercício irregular do direito (depositar marca igual para designar produto distinto), que pode ocasionar dano à reputação da marca afamada e um enriquecimento sem causa por parte do usurpador. O exercício irregular se verifica por desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, tornando nulo o ato que concedeu o registro de marca, independentemente do elemento intencional”; 12) “conclui-se pela legalidade do ato administrativo do INPI que declarou a nulidade do registro nº 901.686.387, devendo ser mantida a sentença recorrida”.

Feito esse histórico da causa, passo a proferir meu voto vista.

Conforme já salientado, a presente ação tem por objetivo a invalidação do ato do INPI que, por sua vez, invalidou o registro nº 901686387, referente à marca nominativa TWITTER, depositado em 29.05.2009, inicialmente concedido na data de 05.03.2013 em favor da autora PASTIFÍCIO SELMI S.A., para a classe NCL (9) 30: “Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo”, especificação: “Massas alimentares; Biscoitos; Amêndoas (Bolinhos ou biscoitos de);Biscoitos amanteigados; Biscoitos de água e sal; Massas com ovos [talharim];Chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para fabricação de bebidas]; Bolos; Malte (Biscoitos de -);Chocolate (Bebidas à base de -)”.

O ato que invalidou o registro foi proferido pela autarquia federal em 22.08.2017 (Revista da Propriedade Industrial nº 2433). Segundo informado pelo INPI em sua manifestação nos autos (Evento 10, PARECER2), “A decisão administrativa impugnada foi proferida com fulcro no artigo 188, inciso I, do Código Civil [Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;] c/c artigo 122 da LPI [Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.], por ter sido caracterizada a existência de aproveitamento parasitário em relação à marca TWITTER, anteriormente registrada em nome da empresa Ré”.

Quanto ao vocábulo TWITTER, deve-se atentar que, sob o aspecto meramente linguístico, não é inédito e tem acepção própria no inglês, significando “1. gorjeio, trinado, chilro. 2 riso silencioso.3 excitação, tremor (de nervosismo)” (fonte: https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/twitter/). De conseguinte, é inconteste que a expressão dá nome a “uma rede social e um serviço de microblog [sic], que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 280 caracteres, conhecidos como "tweets" [sic]), por meio do website [sic] do serviço, por SMS e por softwares [sic] específicos de gerenciamento” (https://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter). Ainda quanto à aludida rede social, é consabido que “O Twitter [sic] foi criado em Março de 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass e foi lançado em Julho de 2006 nos EUA. A ideia inicial dos fundadores era que o Twitter [sic] fosse uma espécie de "SMS da internet" [sic] com a limitação de caracteres de uma mensagem de celular. Inicialmente chamada Twttr [sic] (sem vogais), o nome da rede social, em inglês, significa gorjear. A ideia é que o usuário da rede social está "piando" pela internet [sic]. Desde sua criação, o Twitter [sic] ganhou extensa notabilidade e popularidade por todo mundo. Algumas vezes é descrito como o "SMS da Internet" [sic]. Jack Dorsey é o atual CEO [Chief executive officer - sic] da empresa” (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter).

Segundo se depreende dos autos e de uma consulta ao banco de dados do INPI, disponibilizado na rede mundial de computadores, a sociedade estadunidense TWITTER INC. é titular de diversos registros da marca nominativa TWITTER, concedidos para diversas classes, sendo que o primeiro foi depositado no ano de 2007, na classe NCL (9) 38 (“Telecomunicações”), conforme enumeração a seguir:

- Registro º 829444114, depositado em 26.10.2017, concedido em 26.12.2012, classe NCL (9) 45: “Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer necessidades de indivíduos; serviços de segurança para proteção de bens e pessoas”; especificação: “serviços de fornecimento de um website [sic] na internet [sic] para a finalidade de interconexão social; serviços de criação de uma comunidade on-line [sic] para usuários registrados para compartilhamento de informação, fotos, conteúdos de áudio e vídeo sobre si mesmos, seus gostos e aversões e de atividades diárias, para obter comentários de resposta de seus amigos, para formar comunidades virtuais e para estabelecer interconexões sociais”;

- Registro nº 829444122; depositado em 26.10.2007, concedido em 10.04.2012, classe NCL (9) 38 : “Telecomunicações”, especificação: “serviços de telecomunicação, a saber, fornecimento de instalações on-line [sic] e de telecomunicação para interação em tempo real entre usuários de computadores, computadores portáteis e móveis, e dispositivos de comunicação com fio ou sem fio; serviços que permitem que indivíduos enviem e recebam mensagens via correio eletrônico, mensagem instantânea ou um website [sic] na internet [sic] na área de interesse geral; serviços de fornecimento on-line [sic] de salas de bate-papo e quadros de aviso eletrônico para transmissão de mensagens entre usuários na área de interesse geral; serviços de fornecimento de diários on-line [sic], a saber, diários virtuais ("blogs") [sic], apresentando conteúdo definido pelo usuário”;

- Registro nº 830948112, depositado em 25.02.2011, concedido em 08.07.2014, classe NCL (9) 09: “Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio”; especificação: “software [sic] de computador; software [sic] e aplicativos de software [sic] para permitir a transmissão, acesso, organização e gerenciamento de envio de mensagens de texto, envio de mensagens instantâneas, diários virtuais (blog) on-line [sic], texto, vínculos (links [sic]) da web [sic] e imagens pela internet [sic] e por outras redes de comunicações; software [sic] de computador utilizado para aprimorar os recursos e características de outros softwares [sic] e software on-line [sic] não descarregável; software [sic] para acesso a informações em uma rede global de computadores; software [sic] descarregável pela internet [sic] e por dispositivos sem fio; software [sic] descarregável na área de formação de rede social; software [sic] descarregável sob a forma de um aplicativo móvel; software descarregável para facilitar publicidade on-line [sic], promoção de negócios, conexão de usuários de rede social com empresas e para rastreamento de usuários e publicidade de terceiros para fornecer estratégia, percepção, marketing [sic] e previsão de comportamento de consumidores”;

- Registro nº 830948139, depositado em 25.02.2011, concessão em 08.07.2014, classe NCL (9) 35: “Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório”; especificação: “serviços de publicidade e marketing [sic]; serviços de publicidade; serviços de marketing e publicidade on-line [sic]; serviços de análise de dados de negócios; serviços de promoção; serviços de formação de rede de negócios; serviço on-line [sic] para conectar usuários de rede social com empresas; serviços de consultoria e monitoramento de negócios, a saber, rastreamento de usuários e publicidade de terceiros para fornecer estratégia, percepção, orientação de marketing [sic] e para análise, entendimento e previsão de comportamento e motivações de consumidores e tendências de mercado”;

- Registro nº 909570116, depositado em 23.06.2015, concedido em 03.10.2017, classe NCL (10) 41: “Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades desportivas e culturais”, especificação: “Fornecimento de periódicos on-line [sic], a saber, blogs [sic] com conteúdo definido pelo usuário na área de redes sociais; periódicos on-line [sic], a saber, blogs [sic] com informações e opiniões pessoais em assuntos de interesse geral; fornecimento de informações em tempo real relativas às mais recentes histórias, ideias, opiniões, notícias e informações de interesse pessoal nas áreas de entretenimento, esportes, moda, educação, lazer, recreação, formação, celebridades, cultura, eventos atuais e blogs [sic] via internet [sic] e outras redes de comunicações; fornecimento de um site [sic] contendo blogs [sic] gerados por usuário contendo informações relacionadas com as últimas histórias, ideias, opiniões, notícias e informações de interesse pessoal; fornecimento de informações relativas a uma ampla variedade de tópicos (reportagem); fornecimento de um site contendo blogs [sic] e arquivos de texto, vídeo e de áudio não-baixáveis (non-downloadable [sic]); fornecimento de um banco de dados on-line pesquisável de assuntos e pessoas nas indústrias de entretenimento e esporte; fornecimento de uma base de dados eletrônica e on-line [sic] na área de entretenimento; fornecimento de informações na área de notícias e entretenimento”;

- Registro nº 909570175, depositado em 23.06.2015, concedido em 03.10.2017, classe NCL (10) 42: “Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador; serviços jurídicos”; especificação: “Serviços de software [sic] como um serviço (saas), a saber, hospedagem de software [sic] para utilização por terceiros para uso em comunicações entre pessoas e organizações, utilizando redes com e sem fio, por meio de computadores e dispositivos móveis; fornecimento de uma plataforma para comunicações de dispositivos móveis; fornecimento de um site [sic] contendo software [sic] não-baixável (non-downloadable [sic]); fornecimento de uso temporário de software on-line [sic] não-baixável (non-downloadable [sic]); provedor de serviço de aplicativo contendo software [sic] de interface de programação de aplicativo (api); serviços de computador, a saber, fornecimento de uma plataforma contendo tecnologia que permite que usuários de internet [sic] enviar mensagens, fazer upload [sic], visualizar e compartilhar dados, informações e conteúdos multimídia; serviços de computador, a saber, criação de uma comunidade on-line para usuários registrados participarem de discussões, obter resposta (feedback [sic]) de seus pares, formarem comunidades virtuais, e participarem de serviços de redes sociais; hospedagem de um site interativo e software on-line [sic] não-baixável (non-dowloadable [sic]) para entrega em tempo real de dados, mensagens, localização, fotografias, links [sic], texto, áudio, vídeo e outros dados; fornecimento de uma plataforma on-line [sic] e software [sic] não-baixável (non-dowloadable [sic]) para postagem, compartilhamento, exibição e visualização de conteúdo gerado pelo usuário em tempo real; fornecimento de um site [sic] que permite a usuários avaliarem texto, material de áudio e vídeo e fornecerem comentários; serviços de computador, a saber, criação de uma comunidade online [sic] para usuários participarem de discussões e participarem de redes sociais; fornecimento de uso temporário de software [sic] não-baixável (non-dowloadable [sic]) para criação, concepção, edição e organização de arquivos de texto, imagens, áudio e vídeo; fornecimento de uma plataforma on-line [sic] e site [sic] interativo que permite que comerciantes forneçam informações sobre e consumidores obtenham descontos, abatimentos, recompensas, cupons, créditos e ofertas especiais de produtos e serviços; fornecimento de uso temporário de software [sic] não-baixável (non-dowloadable [sic]) para a execução, administração, participação, e monitoramento de programas de fidelização de clientes”

- Registro nº 921592205, depositado em 14.12.2020, concedido em 13.10.2021, classe NCL (11) 12: “Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água”, especificação: “Drones com câmera; bicicletas; partes da bicicleta; motocicletas; veleiros”;

- Registro nº 921592310, depositado em 14.12.2020, concedido em 13.10.2021, classe NCL (11) 14: “Metais preciosos e suas ligas; joias, bijuteria, pedras preciosas e semipreciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos”, especificação: “Joias e bijuterias; chaveiros; relógios e relógios de pulso”;

- Registro nº 921592396, depositado em 14.12.2020, concedido em 13.10.2021, classe NCL (11) 16: “Papel, papelão; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria e materiais de escritório, exceto móveis; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas e para desenho; pincéis; materiais didáticos e de instrução; folhas, filmes e bolsas plásticas para embrulhar e embalar; caracteres de imprensa; clichês”, especificação: “Artigos de papelaria de escrita; envelopes; cartões de felicitações; cartões de visita; bloco de anotações; cadernos; blocos de desenho; planejadores de dias; pasta (portifólio) de documentos; agendas de papelaria; fichários de papelaria; pranchetas; Pastas de papel; livros de endereços e diários; calendários; cartazes; adesivos autocolantes (figurinhas); decalques; adesivos (papelaria); etiquetas adesivas; álbuns de fotografias; álbuns de eventos; álbuns de selos; álbuns de recortes; porta-passaporte; capas de passaporte; Livros para colorir; livros; revistas; boletins informativos; jornais; periódicos; brochuras; livretos; panfletos; manuais; periódicos; folhetos; catálogos; fotografias; impressões gráficas; Canetas; lápis; canetas marcadoras; canetas de destaque; giz de cera; borrachas; apontadores de lápis; estojos de lápis; grampeadores; extratores de grampos; grampos; furadores de papel; almofadas de tinta; carimbos de tinta; réguas de desenho; compassos de desenho; estênceis; clipes de pasta; porta-canetas e porta-lápis; Conjuntos de secretária (papelaria); bandejas de mesa; quadros de apagar a seco; Caixas de papelão; Sacos de compras em plástico; embrulho para presente; cartões de presente; porta-copos de papel; guardanapo de papel; toalhas de mesa em papel; decorações em papel para festas; bandeiras de papel”;

- Registro nº 921592515, depositado em 14.12.2020, concedido em 13.10.2021, classe NCL (11) 18: “Couro e imitações de couros; couros e peles de animais; bagagens e bolsas; guarda-chuvas, guarda-sóis; bengalas; chicotes, arreios e selaria; coleiras, guias e roupas para animais”, especificação: “Bolsas de couro; bolsas de couro sintético; bolsas de transporte para todos os fins; bolsas de atletismo; pastas (maletas) de documentos; mochilas; bolsas de praia; bolsas de cinto; bolsas de livros; pastas; carteiras do tipo pasta; Estojos para cartões de visita; bolsas de transporte; bolsas porta moedas; bolsas femininas tipo clutch bag [sic]; bolsas para cosméticos vendidas vazias; porta cartão de crédito; estojo (cases [sic]) de documentos; Bolsas com cordão; bolsas de lona; bolsas de vestuário; bolsas de ginástica; bolsas; mochilas tipo militar; Estojos em couro para chaves; bolsa femininas e carteiras; mochilas de viagem/ acampamento; sacolas; mochilas escolares; bolsas tiracolo tipo carteiro; bolsas; bagagem; malas; malas de viagem; baús de viagem; Guarda-chuvas e guarda-sóis; Capas para guarda-chuvas; bengalas; couro e imitações de couro; peles e peles de animais; Caixas em couro ou em cartão em couro; caixas em imitação de couro; caixas de chapéu de couro”;

- Registro nº 921592582, depositado em 14.12.2020, concedido em 13.10.2021, classe NCL (11) 20: “Móveis, espelhos, molduras, contêineres não metálicos para armazenagem e transporte; osso, chifre, barbatana de baleia ou madrepérola não trabalhados ou semitrabalhados; conchas, espuma do mar, âmbar amarelo”, especificação: “Molduras de fotos; almofadas decorativas”;

- Registro nº 921592701, depositado em 14.12.2020, concedido em 13.10.2021, classe NCL (11) 21: “Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança”; especificação: “Louça; pratos; baixelas ; tigelas [incluídas nesta classe]; pratos de servir; bandejas de serviço; jarras; colheres de servir; canecas; Copos de vidro; xícaras; Artigos de vidro para bebidas [incluídos nesta classe]; jarros; moringas; bules; Chaleiras não elétricas; kits [sic] de chá (louça); Molde para bolachas; moinhos de sal e pimenta; canecas de cerveja; taças de vinho; decantadores; jarras de vidro; saca-rolhas; abridores de garrafas; baldes de gelo; garrafas de água vendidas vazias; suporte térmico/ isolante para copos de bebidas; suportes de espuma para bebidas; Recipientes com isolamento térmico para bebidas; recipientes de armazenamento de alimentos; lancheiras; porta-gelos portáteis (coolers [sic]) de plástico; porta- gelos (coolers [sic]) portáteis de metal; bolsas térmicas; suportes para garrafas; porta-copos para bebidas; pratos e copos de papel; Suporte para velas; castiçais; apagadores de velas; estatuetas em vidro, porcelana, cerâmica, faiança ou porcelana; Escovas de dentes; Estojos para escovas de dentes; escovas de cabelo; pentes para o cabelo; Esponjas de limpeza multi-uso; esponjas de banho”;

- Registro nº 921592906, depositado em 14.12.2020, concedido em 13.10.2021, classe NCL (11) 24: “Tecidos e substitutos de tecidos; artigos de cama, mesa e banho; cortinas plásticas ou de tecido”, especificação: “Panos de prato; toalhas de mão; toalhas de praia; toalhas de banho; toalhas de criança; toalhas de golfe; Roupa de cama; lençóis de cama; Fronhas; colchas; cobertores; cobertores-mantas; cortina; tapeçarias murais em matérias têxteis; Bolachas (porta-copos) têxteis para copos; bandeiras ou têxteis ou de plástico”;

- Registro nº 921593198, depositado em 14.12.2020, concedido em 19.10.2021, NCL (11) 26: “Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais; enfeites de cabelo; cabelo postiço”; especificação: “Botões ornamentais (novelty bottons [sic]); cadarços de sapatos; fivelas de cinto; acessórios de cabelo”;

- Registro nº 921593244, depositado em 14.12.2020, concedido em 13.10.2021, classe NCL (11) 28: “Jogos, joguetes e brinquedos; aparelhos de videogame; artigos para ginástica e esporte; decorações para árvores de Natal”, especificação: “Brinquedos de pelúcia e com enchimento; brinquedos de plástico; figuras/ bonecos de brincar; brinquedos de banho; jogos de cartas; jogos de tabuleiro; cartas de jogar; quebra-cabeças; carrinhos de brinquedo; carrinhos de brinquedo controlados por rádio; veículos modelo em escala (brinquedos/hobby [sic]); brinquedos e jogos robóticos; bonecas; Conjuntos de jogos para bonecas; Bolas para brincar; bolas de golfe; bolas esportivas; discos voadores; pipas; balões de festa; bolas de praia; Consoles de jogos de vídeo portáteis; controles e controladores (gamepads [sic])para jogos de vídeo; máquinas de jogos de vídeo; controles para máquinas de jogos de vídeo; Estojos de transporte de proteção especialmente adaptados para aparelhos de jogos de vídeo portáteis; jogos portáteis com telas de cristais líquidos; Películas de proteção adaptadas para jogos portáteis com visores de cristais líquidos”;

- Registro nº 921593325, depositado em 14.12.2020, concedido em 13.10.2021, NCL (11) 36: “Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários”, especificação: “Serviços de processamento de transações financeiras, a saber, compensação e conciliação de transações financeiras através de redes de computador e de comunicação; processamento eletrônico e transmissão de dados de pagamento de faturas; serviços de pagamento de contas; gestão de caixa; autorização de transações e serviços de autenticação; serviços de liquidação de débitos; serviços de transferência eletrônica de fundos; Serviços de processamento de transações com cartão de crédito, cartão de débito e cartão de presente; serviços de processamento de transações de pagamento; Fornecimento de serviços de pagamento móvel eletrônico para terceiros; Serviços de transações financeiras, a saber, fornecimento de transações comerciais de compensação segura através de redes de comunicações eletrônicas; Serviços de pagamento de comércio eletrônico, a saber, criação de contas capitalizadas utilizadas para comprar produtos e serviços na Internet; Serviços financeiros, a saber, fornecimento de contas eletrônicas com valores armazenados on-line num ambiente eletrônico; Serviços online de arrecadação de fundos de caridade”;

- Registro nº 921593430, depositado em 14.12.2020, concedido em 13.10.2021, NCL (11) 37: “Construção civil; reparos; serviços de instalação”, especificação: “Instalação, manutenção e reparo de hardware [sic] de computador, periféricos de computador, redes de computadores, tablets de computador, assistentes pessoais digitais, telefones smartphones [sic], câmeras, câmeras de vídeo, sistemas de posicionamento global (GPS), reprodutores de música digital, reprodutores de vídeo digital e dispositivos eletroeletrônicos; consultoria na área da manutenção física de hardware [sic] de computador, periféricos de computador, redes de computadores, tablets, assistentes pessoais digitais, telefones smartphones, câmeras, câmeras de vídeo, sistemas de posicionamento global (GPS), reprodutores de música digital, reprodutores de vídeo digital e dispositivos eletrônicos de consumo; Fornecimento de informações na área da instalação, manutenção, reparo e assistência a computadores através de correspondências (mailshots [sic]), atualizações por e-mail [sic] e avisos de suporte por e-mail [sic]”;

- Registro nº 921593716, depositado em 14.12.2020, concedido em 13.10.2021, classe NCL (11) 40: “Tratamento de materiais”, especificação: “Impressão de tela; Impressão de camiseta t-shirt [sic]; impressão de livros; impressão de anúncios publicitários para terceiros”;

- Registro nº 921593805, depositado em 14.12.2020, concedido em 13.10.2021, classe NCL (11) 43: “Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias”, especificação: “Serviços de hotel, restaurante e bar”.

Demais disso, também se verifica que o signo TWITTER (registro nº 909570175) teve reconhecida a sua condição de “marca de alto renome”, em 16.06.2020 (Revista da Propriedade Industrial nº 2580), o que lhe confere proteção especial prevista no artigo 125 da Lei nº 9.279-96 (“Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”). Contudo, tal reconhecimento, ocorrido em 16.06.2020, não pode irradiar seus efeitos com relação às marcas anteriores a essa data, como no caso do signo do autor, depositado em 2009, nem com relação àqueles sinais cujo registro foi requerido após a vigência do seu reconhecimento, acaso não prorrogado, já que essa anotação vigora por prazo certo, nos termos dos artigos 8º e 9º da Resolução INPI nº 107-2013:

Art. 8º Reconhecido o alto renome, o INPI anotará esta condição no registro da marca que ensejou tal condição.

Parágrafo único. Tal anotação perdurará por 10 (dez) anos, ressalvadas as seguintes hipóteses:

I. Extinção do registro da marca objeto do reconhecimento do alto renome;

II. Reforma da decisão que concluiu pelo reconhecimento do alto renome, em função do previsto no art. 10 desta Resolução.

Art. 9º A partir do último ano do prazo previsto no parágrafo único do art. 8º, o titular da marca poderá encaminhar ao INPI novo requerimento de reconhecimento do alto renome da marca em questão, instruído com dados recentes, nos moldes da presente Resolução. (Redação dada pela Resolução no 172/2016)

Parágrafo único: Deferido o requerimento a que alude o caput, o INPI fará a nova anotação, cuja vigência se iniciará no dia subsequente ao término da proteção anterior.

Ao tratar da questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos” e, assim, o “Alto renome que não tem o condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento”, além do que a “Proteção contra a diluição que, no Brasil, se encontra umbilicalmente relacionada à marca hoje denominada de alto renome, tendo sido criada apenas a ela e em razão dela. [...] Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem que haja possibilidade de confusão” (STJ, REsp 1787676-RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgamento em Julgamento 14.09.2021).

No que se refere à condição de marca notoriamente conhecida, utilizada também como fundamento na sentença recorrida, dispõe o artigo 126 da Lei nº 9.279-96 que “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”. Por seu turno, no art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial estabelece: “Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registro e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta”.

Convém salientar que o reconhecimento administrativo do alto renome da marca TWITTER, além de não retroagir os seus efeitos, não leva necessariamente ao reconhecimento da sua condição de “marca notoriamente conhecida” em seu ramo de atividade, muito embora envolvam a aferição de sua fama no público em geral (no primeiro caso) e no consumidor específico do segmento de sua atuação (no segundo caso). Consoante já pronunciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça "o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial" (REsp 1.114.745/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, DJe 21.09.2010).

E, no entender deste julgador, o reconhecimento da condição específica prevista no artigo 126 da Lei nº 9.279-96 exige prova robusta, inclusive, como já dito, com a demonstração da sua fama junto ao seu ramo de sua atuação. Como já tive oportunidade de pronunciar em julgamentos neste Tribunal, “a qualidade de marca notoriamente conhecida no respectivo ramo de atividade é de cariz mercadológico e, portanto, é matéria de fato que por ser objeto de controvérsia, dependerá de prova do reconhecimento de sua fama pela classe consumidora”, e, assim, “O juiz não pode substituir o povo na outorga da fama de uma marca, e dizer por conhecimento próprio e pessoal que uma marca é ou não famosa, seja porque é a própria discussão integrante do thema decidendum submetido ao Judiciário mediante o devido processo legal a exigir fundamentação que não seja a vetusta "verdade sabida", seja porque a fama não é fato notório”, o que leva à conclusão de que, se o autor não comprova sua afirmação de que é titular marca notória, “não há que se dispensar o privilégio unionista do art. 6º bis que, inclusive, independe de registro em território nacional, motivo pelo qual é descabida a postulação de se invalidar registro de terceiro sob esse fundamento” (TRF da 2ª Região – Segunda Turma Especializada – AC 0019483-68.1993.4.02.0000 – Relator Des. André Fontes - Data da decisão 23.08.2005).

Sem prejuízo dessas premissas, não se pode olvidar que, mesmo sendo reconhecida a qualidade de “marca notoriamente conhecida”, para fins de invalidação de registro tido como colidente, é necessária a comprovação de que a alegada “reprodução ou imitação” da marca notória seja “suscetível de estabelecer confusão”, consoante os próprios termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris, situação que, à evidência não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a marca da autora PASTIFÍCIO SELMI S.A. objetiva assinalar produtos em ramo do mercado (massas alimentares, biscoitos, chocolates) totalmente diverso dos que foram inicialmente concedidos os registros em favor da sociedade estadunidense TWITTER INC. (“serviços de telecomunicação”, “fornecimento de instalações on-line [sic] e de telecomunicação para interação em tempo real entre usuários de computadores”), devendo prevalecer a princípio da especialidade que norteia, em regra, a proteção da exclusividade conferida pelo registros de marca.

Tal contexto afasta igualmente, a meu sentir, a incidência da vedação prevista no inciso V da Lei nº 9.279-96 do artigo 124 (“V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;”). Conquanto a sociedade estadunidense tenha iniciado as suas atividades em 2006 e requerido o seu primeiro registro de marca no Brasil em 2007 (data anterior ao depósito da marca da autora, ocorrido em 2009); bem como o termo anglófono TWITTER represente elemento característico da sua denominação empresarial; verifica-se que, como já frisado, as titulares das marcas nominativas em confronto atuam em seguimentos de mercado distintos, não havendo que cogitar, a meu ver, uma conduta de aproveitamento parasitário por parte da demandante, mormente se se atentar para a disposição figurativa imprimida pelas litigantes em seus produtos e serviços respectivamente comercializados (biscoitos, para a autora PASTIFÍCIO SELMI S.A.; serviço de rede social, para a corré TWITTER INC.). Ressalto, nesse sentido, que, embora tais disposições figurativas utilizadas pelas titulares para o termo TWITTER não estejam abrangidas pela proteção conferida nos respectivos registros, servem de parâmetro para avaliar, na presente ação (que tem por objeto a legalidade da anterior concessão de privilégio sobre a marca TWITTER para produtos alimentícios, mormente biscoitos), se, de fato, a autora incorreu em conduta de concorrência desleal ao depositar tal signo no INPI. O seguinte quadro comparativo dos elementos figurativos utilizados pelas litigantes demonstra, na minha percepção do caso, que inexistiu o invocado aproveitamento parasitário:

Produto comercializado pela autora PASTIFÍCIO SELMI S.A. (ora apelante)

Serviço oferecido pela corré TWITTER INC. (ora apelada)

Quanto aos ônus de sucumbência resultantes da reforma da sentença, verifico que não há fundamento para a condenação do INPI nessas verbas.

Primeiramente, convém salientar que, em matéria de honorários advocatícios, é vigente no sistema processual brasileiro o princípio do sucumbimento (rectius: sucumbência), e não o da causalidade, pelo qual a parte vencida no processo responde pelo pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional, consoante o que é preceituado no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 (“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”) e no § 2º do artigo 82 do mesmo diploma (“§ 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”).

Contudo, não se pode ignorar a situação sui generis do INPI que, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial. E a condenação do INPI nos ônus de sucumbência representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.

Quanto ao pagamento de custas, não se pode olvidar que o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI goza de isenção prevista no inciso I do artigo 4º da Lei nº 9.289-96 ("Art. 4º. São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;"), sendo oportuno ressaltar que, no caso dos autos, essa autarquia federal não se enquadra na ressalva feita parágrafo único do mesmo artigo quanto ao reembolso das despesas judiciais feitas pelo autor ("Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora"). Por essas razões que entendo estar afastada a sua condenação da autarquia federal também no pagamento dessa verba de sucumbência.

Isso posto, voto no sentido de, divergindo respeitosamente do Eminente Relator, dar provimento à apelação da autora PASTIFÍCIO SELMI S.A. para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que, por seu turno, invalidou o registro nº 901686387, referente à marca nominativa TWITTER, antes concedida à demandante para a classe NCL (9) 30. Ônus de sucumbência a serem arcados unicamente pela corré TWITTER INC. no mesmo patamar que foi fixado na sentença; isentando o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI quanto ao pagamento dessas verbas.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000759692v12 e do código CRC 3dc45ed1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 15/12/2021, às 20:33:46

Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível Nº 5012068-92.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DO ATO DO INPI QUE, POR SUA VEZ, INVALIDOU O REGISTRO REFERENTE À MARCA NOMINATIVA "TWITTER", ANTES REGISTRADA PELA AUTORA PARA ASSINALAR "BISCOITOS".

I - A presente ação tem por objetivo a invalidação do ato do INPI que, por sua vez, invalidou o registro nº 901686387, referente à marca nominativa TWITTER, depositado em 29.05.2009, inicialmente concedido na data de 05.03.2013 em favor da autora PASTIFÍCIO SELMI S.A., para a classe NCL (9) 30, especificação: “Massas alimentares; Biscoitos; Amêndoas (Bolinhos ou biscoitos de); Biscoitos amanteigados; Biscoitos de água e sal; Massas com ovos [talharim];Chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para fabricação de bebidas]; Bolos; Malte (Biscoitos de);Chocolate (Bebidas à base de)”.

III – O vocábulo TWITTER não é inédito e tem acepção própria no inglês, significando “1. gorjeio, trinado, chilro; 2. riso silencioso; 3. excitação, tremor (de nervosismo)”. De conseguinte, é inconteste que a expressão dá nome a “uma rede social e um serviço de microblog [sic], que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 280 caracteres, conhecidos como "tweets" [sic]), por meio do website [sic] do serviço, por SMS e por softwares [sic] específicos de gerenciamento”.

IV - A sociedade estadunidense TWITTER INC. (corré na ação de origem) é titular de diversos registros da marca nominativa TWITTER, concedidos para diversas classes, sendo que o primeiro foi depositado no ano de 2007, na classe NCL (9) 38 (“Telecomunicações”). Também se verifica que o signo TWITTER (registro nº 909570175) teve reconhecida a sua condição de “marca de alto renome”, em 16.06.2020, o que lhe confere a proteção especial prevista no artigo 125 da Lei nº 9.279-96. Contudo, que tal reconhecimento não pode irradiar seus efeitos com relação às marcas anteriores a essa data, como no caso do signo do autor, depositado em 2009, nem com relação àqueles sinais cujo registro foi requerido após a vigência do seu reconhecimento, acaso não prorrogado, já que tal anotação vigora por prazo certo, nos termos dos artigos 8º e 9º da Resolução INPI nº 107-2013.

V - O reconhecimento da condição específica prevista no artigo 126 da Lei nº 9.279-96 exige prova robusta, inclusive com a demonstração da sua fama junto ao seu ramo de sua atuação. Mesmo sendo reconhecida a qualidade de “marca notoriamente conhecida”, para fins de invalidação de registro tido como colidente, é necessária a comprovação de que a alegada “reprodução ou imitação” da marca notória seja “suscetível de estabelecer confusão”, consoante os próprios termos do art. 6º, bis (I), da Convenção da União de Paris, situação que não ocorre no caso concreto.

VIII – Provimento da apelação da autora PASTIFÍCIO SELMI S.A. para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que, por seu turno, invalidou o registro nº 901686387, referente à marca nominativa TWITTER, antes concedida à demandante para a classe NCL (9) 30.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação da autora PASTIFÍCIO SELMI S.A., nos termos do voto do Desembargador Federal André Fontes e em consonância com o relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sentença recorrida da lavra da MMª Juíza da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2021.

Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FONTES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20000761491v4 e do código CRC 42435c21.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 1/6/2022, às 16:58:40