Apelação Cível Nº 5062660-38.2021.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por NETWAY TELECOM LTDA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de registro de marca, cumulada com obrigação de fazer, movida contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e a empresa EMI-NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Na origem, a autora alegou possuir direito de precedência sobre a marca "NETWAY TELECOM", afirmando utilizá-la há mais de vinte anos para identificar seus serviços de telecomunicações. Sustentou que a segunda ré agiu de má-fé ao registrar marcas semelhantes, o que geraria confusão no mercado consumidor. Com base nisso, requereu a anulação dos registros de marca nº 902609335 e 913423637, pertencentes à ré, e a determinação para que o INPI defira seus próprios pedidos de registro (nº 923.038.540, 923.038.868 e 923.039.392), atualmente pendentes de análise administrativa.

O juízo a quo acolheu a preliminar de falta de interesse de agir em relação aos pedidos de registro da autora que ainda não foram decididos pelo INPI (nº 923.038.540, 923.038.868 e 923.039.392), entendendo que o Judiciário não pode se substituir à autarquia antes de uma decisão administrativa. Quanto ao registro "NET WAY TELECOM", reconheceu a ocorrência da prescrição, visto que a ação foi proposta após o prazo de cinco anos previsto na lei. No mérito, julgou improcedentes os demais pedidos por entender que não ficou demonstrado o direito de precedência ou a má-fé da empresa ré.

Em suas razões recursais, a apelante defende a desnecessidade de esgotar a via administrativa para buscar o socorro do Judiciário, invocando o direito de acesso à justiça. Afirma que a pretensão é imprescritível por se tratar de marca de alta notoriedade e em razão da má-fé da concorrente. No mérito, reforça que o uso da marca desde 2001 lhe garante prioridade sobre o registro efetuado posteriormente pela ré, alegando que a semelhança entre os nomes e a atuação no mesmo setor impedem a convivência das marcas.

Contrarrazões do INPI (evento 86, CONTRAZ1) e de EMI-NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (evento 87, CONTRAZAP1) pela manutenção da sentença. Esta última pleiteou subsidiariamente, em caso de modificação da sentença, que os autos retornem à primeira instância para produção probatória; requereu, ainda, o reconhecimento do direito de uso da apelada em relação aos registros de marcas vigentes de sua titularidade perante o INPI, sob o prisma dos princípios da anterioridade, do alcance da proteção, da territorialidade, da boa-fé e da segurança jurídica.

O Ministério Público Federal posicionou-se pelo desprovimento do recurso (evento 4, PARECER1).

É o relatório1.

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Apelação Cível Nº 5062660-38.2021.4.02.5101/RJ

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais.

Trata-se de recurso de apelação interposto por NETWAY TELECOM LTDA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de registro de marca, cumulada com obrigação de fazer, movida contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e a empresa EMI-NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

A parte autora/apelante buscou a anulação dos registros de marca nº 902.609.335 ("NET WAY TELECOM)" e 913.423.637 ("NETWAY"), pertencentes à ré, e a determinação para que o INPI defira seus próprios pedidos de registro da marca  "NETWAY TELECOM (nº 923.038.540, 923.038.868 e 923.039.392, atualmente pendentes de análise administrativa. Fundamentou sua pretensão no direito de precedência.

O juízo a quo acolheu a preliminar de falta de interesse de agir em relação aos pedidos de registro da autora que ainda não foram decididos pelo INPI (nºs 923.038.540, 923.038.868 e 923.039.392). Quanto ao registro "NET WAY TELECOM", reconheceu a ocorrência da prescrição. No mérito, julgou improcedentes os demais pedidos por entender que não ficou demonstrado o direito de precedência ou a má-fé da empresa ré.

A sentença deve ser integralmente mantida.

PEDIDOS DE REGISTROS AINDA NÃO DECIDIDOS PELO INPI

Correta a extinção do feito por falta de interesse de agir quanto aos pedidos nº 923.038.540, 923.038.868 e 923.039.392.

O registro de marca demanda análise técnica complexa por autarquia especializada. A intervenção do Judiciário antes da decisão final do INPI viola o princípio da separação dos poderes e a lógica da legalidade administrativa. O interesse processual pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento judicial, o que exige a existência de um ato concreto que cause lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF). Pendente o processo administrativo, não há pretensão resistida que justifique a atuação jurisdicional para a concessão direta do registro.

PRESCRIÇÃO

A apelante alega a imprescritibilidade da pretensão com base na má-fé e na notoriedade da marca, invocando o art. 6º bis, §3º, da Convenção da União de Paris (CUP).

"6.2. Prescrição

Alega a empresa ré a ocorrência da prescrição quinquenal, nos moldes do disposto no art. 174 da LPI, em relação ao registro n.º 829.296.212 para a marca MHP MAXIMUM HUMAN PERFORMANCE, ou seja, após o decurso de cinco anos da data da concessão dos registros pelo INPI.

De fato, tendo sido o registro n.º 829.296.212 concedido em 29/12/2009 (RPI 2034), sem que contra eles tenha sido instaurado procedimento administrativo de nulidade ou tenha havido qualquer insurgência, ao passo que esta demanda foi ajuizada quase dez anos depois, somente em 08/10/2018 (evento 1), restaria prescrita, em tese, a pretensão de adjudicá-lo, eis que decorrido, de fato, o prazo de cinco anos a que alude o art.174 da LPI, o qual deve ser aplicado analogamente aos pedidos de adjudicação, tais como nos pedidos de nulidade (Apelação Cível n.º 0809820-26.2009.4.02.5101, TRF 2a Região, 2a Turma Especializada, Relatora: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, j. 24/02/2015).

A autora, por outro lado, alega a imprescritibilidade para a propositura de ação de nulidade em face de marca obtida com má-fé, como dispõe o artigo 6 bis, (3) da CUP, que tem a seguinte redação:

ARTIGO 6.º bis 
1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registro e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registo ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. 
2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos, a contar da data do registo, para requerer a anulação do registo de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso. 
3) Não será fixado prazo para requerer a anulação ou a proibição de uso de marcas registadas ou utilizadas de má fé. 

Nesse sentido, há duas previsões normativas sobre prazo para a declaração de nulidade de registro de marca no Brasil: (i) prescrição em cinco anos da pretensão como regra geral (LPI), e (ii) imprescritibilidade da pretensão de nulidade, como regra especial (CUP).

E, na hipótese dos autos, vê-se que as empresas litigantes mantiveram relações comerciais desde o ano de 2008, com a formalização de contrato de exclusividade na comercialização de produtos em 03/10/2013 (evento 1.12). Não há, nos autos, qualquer documento que sugira a autorização expressa da autora para que a ré procedesse ao depósito de registro de marcas, no Brasil, em seu próprio nome, sendo certo que esta funcionava apenas como distribuidora dos produtos da demandante no País. As trocas de mensagens havidas entre as partes (evento 1.31, 1.32 e 1.33) denotam não somente a insatisfação da demandante com o depósito das referidas marcas pela empresa ré, mas também a intenção desta em vender o registro de marca à autora mediante pagamento de alta quantia em dinheiro - marca, repita-se, que já é titularizada pela demandante nos Estados Unidos da América, ao menos, desde o ano de 1997, conforme consulta  ao escritório de marcas e patentes norte-americano (USPTO), bem como em outros países.

Entendo, portanto, diante da situação fática acima exposta, encontrar-se configurada a má-fé a afastar a prescrição a que alude o art.174 da LPI, nos termos do art.6º, bis (3) da CUP, pelo que rejeito a prejudicial de prescrição suscitada."

O reconhecimento da imprescritibilidade da ação anulatória, nos termos do art. 6º, item (3), da CUP, exige a comprovação de comportamento reprovável do titular do registro que, ciente do direito alheio, busca apropriar-se indevidamente do sinal.

Embora a má-fé não convalide o ato administrativo, a regra geral no direito brasileiro é o prazo prescricional de cinco anos (art. 174 da LPI). Para excepcioná-la, é indispensável prova inequívoca da intenção deliberada de enganar ou de aproveitar-se do prestígio alheio. No caso concreto, os documentos não evidenciam tal conduta, revelando apenas uma disputa comercial entre empresas do mesmo setor. Considerando que o registro nº 902.609.335 foi concedido em 05/03/2013 e a ação foi ajuizada apenas em 18/06/2021, opera-se a prescrição quinquenal.

DIREITO DE PRECEDÊNCIA

Confirmada a prescrição do registro mais antigo, a análise do direito de precedência para o segundo registro torna-se inócua, uma vez que a validade do primeiro registro da ré já impede o uso do sinal pela apelante.

Ainda que superado tal ponto, a tese de precedência não prospera. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema atributivo, em que a propriedade e o uso exclusivo da marca decorrem do registro no INPI (art. 129 da LPI). O direito de precedência (art. 129, §1º) é exceção que protege quem utilizava o sinal de boa-fé há pelo menos seis meses antes do depósito efetuado por outrem.

A apelante não comprovou o uso do termo "NETWAY" com natureza de marca. A juntada do CNPJ (aberto em 2001) e de autorização da ANVISA demonstra apenas a existência da pessoa jurídica, mas não o uso comercial distintivo do sinal. Não há notas fiscais ou documentos que atestem o uso contínuo e inequívoco como marca. Em contrapartida, a ré comprovou sua constituição anterior ao registro e demonstrou que o domínio eletrônico criado pela apelante em 2006 (netwt.com.br) não utilizava a marca em questão.

O INPI concluiu do mesmo modo (processo 5062660-38.2021.4.02.5101/RJ, evento 20, ANEXO2):

Ausentes provas robustas do direito de precedência e de má-fé da ré, impõe-se a preservação dos atos administrativos do INPI em homenagem à segurança jurídica.

Voto no sentido de negar provimento ao apelo interposto, majorada a verba honorária em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 

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Apelação Cível Nº 5062660-38.2021.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA E DIREITO DE PRECEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por NETWAY TELECOM LTDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação dos registros de marca "NET WAY TELECOM" e "NETWAY", bem como o pedido de determinação ao INPI para deferimento de registros pendentes formulados pela autora, sob a alegação de direito de precedência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir para o pedido judicial de concessão de registro de marca ainda pendente de análise administrativa; (ii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão anulatória ou a incidência de imprescritibilidade por má-fé; e (iii) saber se restou comprovado o direito de precedência pelo uso anterior do sinal de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. Foi mantida a extinção do processo sem resolução de mérito em relação aos registros pendentes, pois a intervenção do Judiciário antes da decisão final do INPI viola o princípio da separação dos poderes e a legalidade administrativa, carecendo a autora de interesse de agir (necessidade e utilidade) conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4. Operou-se a prescrição quinquenal prevista no art. 174 da Lei nº 9.279/1996, uma vez que a imprescritibilidade prevista no art. 6º bis, (3) da CUP depende da prova de má-fé, a qual não restou evidenciada nos autos, tratando-se apenas de disputa comercial entre empresas do mesmo setor.

5. O pedido fundamentado no direito de precedência foi julgado improcedente porque a apelante não comprovou o uso comercial distintivo do termo "NETWAY" como marca pelo prazo de seis meses anterior ao depósito, não sendo suficientes para tal fim meros documentos constitutivos da empresa ou autorizações sanitárias, nos termos do art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.279/1996, arts. 129, § 1º, e 174; CPC, art. 85, § 11; e Convenção da União de Paris (CUP), art. 6º bis, (3).

Jurisprudência relevante citada: TRF2, Apelação Cível nº 0809820-26.2009.4.02.5101, Rel. Des. Federal Simone Schreiber, 2ª Turma Especializada, j. 24.02.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo interposto, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2026.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002683080v3 e do código CRC 8c3cac74.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/02/2026

Apelação Cível Nº 5062660-38.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PROCURADOR(A): VAGNER LEÃO DA COSTA

PREFERÊNCIA: CARLOS PRATES COUTO por EMI-NET TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal ALFREDO HILARIO DE SOUZA

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária