Apelação Cível Nº 5008252-29.2023.4.02.5101/RJ

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por BLACK BROWNIES BRASIL LTDA no evento 31, EMBDECL1 e por BLACK BROWNIE BB LTDA no evento 32, EMBDECL1 em face do acórdão de exarado no evento 14, ACOR2 por esta Segunda Turma Especializada, o qual deu deu provimento à remessa necessária, tida por conhecida, bem como deu parcial provimento à apelação, para reformar a parte da sentença que havia declarado a nulidade do indeferimento dos pedidos de registro nºs 914.587.986 da marca "BLACK BROWNIE" e 924.136.910 da marca BLACK BROWNIE COFFEE AND CAKE, da autora/apelada, para que sejam mantidas as decisões do INPI de indeferimento.

A embargante BLACK BROWNIES BRASIL LTDA sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, especificamente quanto ao argumento da segurança jurídica, que teria sido expressamente levantado em suas razões recursais e não apreciado pelo colegiado.

Os principais pontos destacados são:

• A embargante obteve o deferimento do registro da marca junto ao INPI em 2020, passando a exercer regularmente suas atividades empresariais desde então.

• A empresa afirma ter enfrentado dificuldades financeiras, comuns às pequenas empresas, mas ainda assim manteve sua atuação no mercado de forma contínua e regular.

• Houve investimentos relevantes, tanto no processo administrativo de registro da marca (custas e honorários profissionais), quanto em marketing, identidade visual, embalagens, materiais e utensílios necessários à comercialização dos produtos.

• O registro da marca foi realizado em estrita observância à legislação aplicável, o que teria gerado um direito adquirido e legítima expectativa de sua manutenção.

• A anulação do registro, após anos de uso e investimento, representaria violação ao princípio da segurança jurídica, além de medida considerada injusta e desproporcional.

A embargante BLACK BROWNIE BB LTDA  aponta contradição na análise da distintividade das marcas, uma vez que, embora reconhecidas como marcas mistas, o acórdão teria examinado apenas os elementos nominativos “BLACK” e “BROWNIE”, considerados descritivos, sem avaliar os elementos figurativos e a impressão de conjunto, nem aplicar a exceção prevista na parte final do artigo 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/1996.

Alega, ainda, contradição quanto à anterioridade dos depósitos marcários, pois o acórdão reconhece que o pedido da embargante é anterior ao da embargada, mas atribui a prioridade a esta última com base em pedido de 2015 pertencente a terceiro estranho à lide, sem demonstração de sucessão ou transferência de titularidade, em afronta ao critério objetivo do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial.

Sustenta omissão na análise da distintividade adquirida pelo uso, afirmando que a embargante utiliza a marca desde 2018, de forma anterior e contínua, o que poderia ter conferido caráter distintivo ao sinal, nos termos do artigo 124, inciso VI, parte final, combinado com o artigo 129, §2º, da Lei nº 9.279/1996. Aponta, também, omissão quanto à eventual aplicação dos artigos 125 e 126 da LPI, relativos à proteção especial das marcas de alto renome e notoriamente conhecidas.

No plano processual, a embargante indica obscuridade na alteração da posição processual do INPI, que passou de assistente especial a réu em grau recursal, sem esclarecimento quanto aos efeitos dessa modificação e ao regime de sucumbência, bem como no afastamento genérico da condenação da autarquia em honorários advocatícios. Por fim, aponta obscuridade na fundamentação que considerou a sentença ilíquida para fins de incidência da remessa necessária, sem explicitação dos critérios utilizados para a aferição do proveito econômico.

Ao final, requer o saneamento dos vícios apontados, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento, e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

Contrarrazões do INPI no evento 43, CONTRAZ1 e de BLACK BROWNIE BB LTDA no evento 44, CONTRAZ1, requerendo esta última a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória, majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e condenação da embargante nas custas processuais decorrentes da oposição dos embargos de declaração..

É o relatório1.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.trf2.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 20002678205v5 e do código CRC 193d1b8f.

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Apelação Cível Nº 5008252-29.2023.4.02.5101/RJ

VOTO

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), constituem recurso cabível contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão sobre ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

A legislação processual ampliou o alcance dos embargos declaratórios, permitindo seu manejo contra qualquer decisão judicial e não apenas contra sentenças e acórdãos. Essa amplitude impõe ao órgão jurisdicional o dever de manifestar-se sobre todos os pontos suscitados cujo pronunciamento seja obrigatório. Contudo, essa abrangência não é ilimitada, não obrigando o órgão jurisdicional a se manifestar sobre questões que não decorram dos vícios processuais (omissão, contradição e obscuridade) ou de outras situações especificamente contempladas no CPC, como o saneamento de erro material, a necessidade de pronunciamento sobre teses firmadas em recursos repetitivos ou assunção de competência.

No que tange aos embargos de declaração opostos por BLACK BROWNIES BRASIL LTDA, não se verifica a alegada omissão. Os registros da embargante foram anulados por terem sido concedidos em violação à legislação, o que afasta a alegação de ofensa à segurança jurídica ou a eventuais prejuízos financeiros, uma vez que registros nulos não geram direitos ou obrigações.

Os embargos de declaração opostos por BLACK BROWNIE BB LTDA igualmente não merecem provimento.

A alegação de contradição na análise da distintividade das marcas revela mera inconformidade com o resultado do julgamento. A decisão foi clara ao estabelecer que, no conjunto dos sinais analisados, prevalece o termo descritivo "BLACK BROWNIE", considerado irregistrável nos termos do inciso VI do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (LPI). O julgado também firmou que a ausência de outros elementos distintivos torna inaplicável a parte final do dispositivo em comento. Vejamos:

"Portanto, a meu ver, a aglutinação dos termos "BLACK" e "BROWNIE", busca aludir, do ponto de via ideológico, a um doce contendo alto teor de cacau, referindo-se a uma característica do produto.

Assim, devido à natureza comum e descritiva da expressão "BLACK BROWNIES", entendo que deve prevalecer o entendimento da autarquia especializada acerca da sua irregistrabilidade, nos termos do inciso VI do artigo 124 da LPI, de todas as marcas discutidas nos autos, já que nelas essa expressão exerce papel preponderante nos conjuntos e os demais elementos nominativos, assim como a parcela figurativa dos sinais, não são capazes de desviar a atenção do consumidor do elemento principal.

Nesse sentido, o parecer do INPI (processo 5008252-29.2023.4.02.5101/RJ, evento 37, CONT2):

"

Outrossim, não subsiste a alegação de contradição quanto à anterioridade dos depósitos. Tal ponto mostrou-se irrelevante para a solução da controvérsia, porquanto se entendeu pela irregistrabilidade de todas as marcas. A questão da anterioridade foi abordada apenas como deferência ao debate, mencionando a relação subjetiva que fundamentou a constatação de que a anterioridade favoreceria a corré, nos seguintes termos:

"Por fim, apenas em deferência ao debate, já que entendo que nenhuma das marcas pode ser registrada, pontuo que a sentença também falhou em considerar que a anterioridade favoreceria à autora, já que o primeiro pedido de registro da marca "BLACK BROWNIES", idêntica à que posteriormente foi, de forma equivocada, concedida à apelante pela autarquia, data de 2015, ou seja, é anterior aos pedidos da autora/apelada, e tem como titular o marido - Nicácio Ribeiro de Araujo Junior - da sócia - Marli Menegazzo - da empresa corré/apelante. Portanto, caso fosse possível o registro do sinal, a anterioridade seria da corré/apelante. Todavia, como visto, não o é."

Por conseguinte, improcede a alegação de omissão na análise da distintividade adquirida ou na aplicação dos artigos 125 e 126 da LPI, visto que os sinais das embargantes são constituídos essencialmente de elementos descritivos, o que inviabilizou os registros, na forma do artigo 124, inciso VI da LPI.

Ademais, não se identifica impropriedade no julgado com relação à modificação da posição processual do INPI, que, de acordo com diversos precedentes deste Tribunal, é de réu. Tampouco há incorreção quanto à sucumbência, que restou afastada nos moldes da Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça (NO REEXAME NECESSARIO, E DEFESO, AO TRIBUNAL, AGRAVAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA A FAZENDA PUBLICA.):

"No presente caso, a empresa autora/apelada objetiva a nulidade do indeferimento do  registro nºs 914.587.986, para a marca mista BLACK BROWNIE, e 924.136.910, para a marca mista BLACK BROWNIE COFFEE AND CAKE,  alegando  a autarquia que o indeferimento deve ser mantido  com fundamento no inciso VI do Artigo 124 da LPI. Da mesma forma, objetiva a nulidade  dos registros de marcas nºs 920.662.935 e 920.663.419 referentes à marca “BLACK BROWNIE”S, de titularidade da ré , também com fundamento no inciso VI do Artigo 124 da LPI ( evento 37, CONT2).

Desta forma, tanto pelo fato de a presente ação versar sobre a nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro da apelada, quanto em razão de a autarquia ter oferecido resistência no decorrer desta lide, ainda que parcial, o INPI ocupa a posição de réu no processo.

Portanto, a sentença deve ser modificada nesse aspecto para que a posição do INPI deixe de ser de assistente especial passando à de réu.

(...)

Ressalto que, em que pese em razão da remessa necessária o INPI tenha passado de assistente especial a réu, não lhe é possível imputar a condenação em honorários, nos moldes da Súmula 45 do STJ.

Observa-se que os argumentos trazidos pelos embargantes representam, na verdade, uma tentativa de rediscussão do mérito da decisão proferida por este Tribunal. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexaminar a causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento, quando inexistentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Por fim, não se acolhem os pedidos da embargada BLACK BROWNIE BB LTDA de: (i) condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória, por não estar caracterizada a hipótese legal do artigo 1.026, §2º do CPC; (ii) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não houve acolhimento do recurso desta embargante; e (iii) condenação da embargante nas custas processuais decorrentes da oposição dos embargos de declaração, por não haver custas para interposição de tal recurso na Justiça Federal.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo o julgador formado juízo acerca das questões enfrentadas, a matéria encontra-se prequestionada.

Voto no sentido de negar provimento aos embargos de declaração de BLACK BROWNIES BRASIL LTDA e de BLACK BROWNIE BB LTDA1.

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Apelação Cível Nº 5008252-29.2023.4.02.5101/RJ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRREGISTRABILIDADE DE MARCAS DESCRITIVAS E AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BLACK BROWNIES BRASIL LTDA e BLACK BROWNIE BB LTDA em face de acórdão que manteve a irregistrabilidade de marcas por serem descritivas e anulou registros concedidos em violação à legislação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material, conforme alegado pelas embargantes, especialmente quanto à irregistrabilidade das marcas, segurança jurídica, prejuízos financeiros, distintividade, anterioridade dos depósitos e posição processual do INPI.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a alegada omissão, pois os registros da embargante foram anulados por terem sido concedidos em violação à legislação, o que afasta a alegação de ofensa à segurança jurídica ou a eventuais prejuízos financeiros, uma vez que registros nulos não geram direitos ou obrigações, conforme a interpretação dos vícios processuais do art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de contradição na análise da distintividade das marcas não merece provimento, pois a decisão foi clara ao estabelecer que o termo "BLACK BROWNIE" é descritivo e irregistrável, conforme o inc. VI do art. 124 da LPI, prevalecendo sobre os demais elementos que não possuem capacidade distintiva.

5. Não subsiste a alegação de contradição quanto à anterioridade dos depósitos, visto que tal ponto mostrou-se irrelevante para a solução da controvérsia, porquanto se entendeu pela irregistrabilidade de todas as marcas.

6. Improcede a alegação de omissão na análise da distintividade adquirida ou na aplicação dos arts. 125 e 126 da LPI, visto que os sinais das embargantes são constituídos essencialmente de elementos descritivos, o que inviabilizou os registros, na forma do inc. VI do art. 124 da LPI.

7. Não se identifica impropriedade no julgado com relação à modificação da posição processual do INPI para réu, nem quanto à sucumbência, que restou afastada nos moldes da Súmula 45 do STJ, uma vez que o INPI, ao oferecer resistência, ocupa a posição de réu, mas não pode ser condenado em honorários em reexame necessário.

8. Os argumentos trazidos pelos embargantes representam mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão proferida por este Tribunal, e os embargos de declaração não constituem via adequada para reexaminar a causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento, quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

9. Os pedidos da embargada BLACK BROWNIE BB LTDA de condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória, majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais não são acolhidos, pois não está caracterizada a hipótese legal do § 2º do art. 1.026 do CPC, não houve acolhimento do recurso desta embargante e não há custas para interposição de tal recurso na Justiça Federal.

IV. Dispositivo

10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LPI, art. 124, inc. VI; e CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 451.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração de BLACK BROWNIES BRASIL LTDA e de BLACK BROWNIE BB LTDA1, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2026.

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EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 04/02/2026 A 11/02/2026

Apelação Cível Nº 5008252-29.2023.4.02.5101/RJ

INCIDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

PRESIDENTE: Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

Votante: Desembargador Federal WANDERLEY SANAN DANTAS

Votante: Desembargador Federal ALFREDO HILARIO DE SOUZA

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária